특허권의 강제 실시와 병행 수입 문제

TRIPs Council과 글리벡 문제에 관한 공동토론회 (2001년 9월 3일)

남희섭 (공유지적재산권모임 IPLeft)

1. 강제 실시

강제실시란 특허권자의 의사에 상관없이 특허발명을 타인이 실시할 수 있도록 강제하는 것을 말하며, 특허권의 공정한 행사를 촉진하는 중요한 요소로 간주되어 파리조약 제5조에도 그 내용이 포함되어 있다. WTO/TRIPs 협정 제31조는 강제 실시권의 요건을 엄격하게 규정하고 있는데, (1) 강제실시의 승인은 신청인이 합리적인 조건으로 권리자로부터 허락을 얻을 노력을 하였지만 합리적인 기간 안에 허락을 얻지 못한 경우 (보충성 원칙), (2) 개개의 사안마다 심사하여 인정되며 (개별성 원칙), (3) 다만, 국가 긴급사태나 그밖에 극도의 위기 상황, 또는 공공․비영리적 사용을 위해 필요한 경우에는 보충성의 존재가 의제되고 (4) 강제실시가 승인되는 경우 그 범위와 기간은 목적 달성을 하는 데에 한정되어야 하고 (최소실시의 원칙), (5) 강제실시되는 권리는 통상실시권에 한정되며 (통상실시원칙), (6) 사유 종료시 곧 강제실시권을 종료하여야 한다 (한시성원칙)는 많은 요건이 필요하다 (박성호, ‘지적재산권과 인권’).

가. WTO/TRIPs 규정 (31조B항)

Article 31 (Other Use Without Authorization of the Right Holder)

Where the law of a Member allows for other use of the subject matter of a patent without the authorization of the right holder, including use by the government or third parties authorized by the government, the following provisions shall be respected:

(b) such use may only be permitted if, prior to such use, the proposed user has made efforts to obtain authorization from the right holder on reasonable commercial terms and conditions and that such efforts have not been successful within a reasonable period of time. This requirement may be waived by a Member in the case of a national emergency or other circumstances of extreme urgency or in cases of public non-commercial use. In situations of national emergency or other circumstances of extreme urgency, the right holder shall, nevertheless, be notified as soon as reasonably practicable. In the case of public non-commercial use, where the government or contractor, without making a patent search, knows or has demonstrable grounds to know that a valid patent is or will be used by or for the government, the right holder shall be informed promptly;

나. 국내 특허법의 규정과 절차

제107조(통상실시권 설정의 재정) ① 특허발명을 실시하고자 하는 자는 특허발명이 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 특허청장에게 통상실시권 설정에 관한 재정(이하 "재정"이라 한다)을 청구할 수 있다. 다만, 제1호 및 제2호의 규정에 의한 재정의 청구는 그 특허발명의 특허권자 또는 전용실시권자와 통상실시권 허락에 관한 협의를 할 수 없거나 협의결과 합의가 이루어지지 아니하는 경우에 한하여 할 수 있다.

1. 특허발명이 천재․지변 기타 불가항력 또는 대통령령이 정하는 정당한 이유없이 계속하여 3년이상 국내에서 실시되고 있지 아니한 경우

2. 특허발명이 정당한 이유없이 계속하여 3년이상 국내에서 상당한 영업적 규모로 실시되지 아니하거나 적당한 정도와 조건으로 국내수요를 충족시키지 못한 경우

3. 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우

4. 사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항을 시정하기 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우

② 제1항제1호 및 제2호의 규정은 특허발명이 특허출원일부터 4年을 경과하지 아니한 경우에는 이를 적용하지 아니한다.

③ 특허청장은 재정을 함에 있어서는 매 청구별로 통상실시권 설정의 필요성을 검토하여야 한다.

④ 특허청장은 재정을 함에 있어서는 그 통상실시권이 국내수요를 위한 공급을 주목적으로 실시되어야 함을 조건으로 부과하여야 한다.

제108조(답변서 제출) 특허청장은 재정의 청구가 있는 때에는 그 청구서의 부본을 그 청구에 관련된 특허권자에게 송달하고 기간을 정하여 답변서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.

제109조(산업재산권분쟁조정위원회의 의견청취) 특허청장은 재정을 하고자 할 때에는 발명진흥법 제29조의 규정에 의한 산업재산권분쟁조정위원회의 의견을 들어야 한다.

제110조(재정의 방식) ① 재정은 서면으로 하고 그 이유를 명시하여 한다. ② 제1항의 재정에는 다음 각호의 사항을 명시하여야 한다. 1. 통상실시권의 범위 및 기간 2. 대가와 그 지급방법 및 지급시기

제111조(재정서등본의 송달)  ①특허청장은 재정을 한 때에는 당사자 및 그 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 재정서등본을 송달하여야 한다. ②제1항의 규정에 의하여 당사자에게 재정서등본이 송달된 때에는 재정서에 명시된  바에 따라 당사자사이에 협의가 성립된 것으로 본다.

제112조(대가의 공탁) 제110조제2항제2호의 대가를 지급하여야 할 자는 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 그 대가를 공탁하여야 한다.

1. 대가를 받을 자가 수령을 거부하거나 수령할 수 없는 경우

2. 대가에 대하여 제190조제1항의 규정에 의한 소송이 제기된 경우

3. 당해 특허권 또는 전용실시권을 목적으로 하는 질권이 설정되어 있는 경우. 다만, 질권자의 동의를 얻은 때에는 그러하지 아니하다.

제113조(재정의 실효) 재정을 받은 자가 제110조제2항제2호의 지급시기까지 대가(대가를 정기 또는 분할하여 지급할 경우에는 최초의 지급분)를 지급하지  아니하거나 공탁을 하지 아니한 때에는 그 재정은 효력을 잃는다.

제114조(재정의 취소)  ①특허청장은 재정을 받은 자가 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 이해관계인의 신청에 의하여 또는 직권으로 그 재정을 취소할 수 있다. 다만, 제2호의 경우에는 재정을 받은 통상실시권자의 정당한 이익이 보호될 수 있는 경우에 한한다.

1. 재정을 받은 목적에 적합하도록 그 특허발명을 실시하지 아니한 경우

2. 통상실시권을 재정한 사유가 없어지고 그 사유가 다시 발생하지 아니할 것이라고 인정되는 경우

② 제108조․제109조․제110조제1항 및 제111조제1항의 규정은 제1항의 경우에 이를 준용한다.

③ 제1항의 규정에 의한 재정의 취소가 있는 때에는 통상실시권은 그때부터 소멸된다.

제115조(재정에 대한 불복이유의 제한) 재정에 대하여 행정심판법에 의하여 행정심판을 제기하거나 행정소송법에 의하여 취소소송을 제기하는 경우에는 그 재정으로 정한 대가를 불복이유로 할 수 없다.

제190조(보상금 또는 대가에 관한 불복의 소) ①법원에 소송 ② 재정의 등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 이를 제기하여 한다.

다. 법 107조 제1항 제3호(공공의 이익을 위한 비상업적 실시)의 해석과 절차

공공의 이익을 위한 비상업적 강제실시는 불실시에 의한 강제실시보다 공공의 이익을 위한 것이므로 적당하게 실시되고 있는 경우에도 공공의 이익을 확보하기 위해 불충분한 경우가 있다는 점에서 차이가 있으며, 불실시에 의한 강제실시보다 특허권자의 이익이 좀 더 많이 희생되지만 공공의 이익을 위해 필요한 경우이기 때문에, 특허법의 목적에 좀 더 부합된다고 할 수 있다.

그런데, 특허청에 문의한 결과 이 규정은 실제로 적용된 사례도 없고 거의 사문화된 것이어서, 내부 운영지침도 마련되어 있지 않을 뿐 아니라 심지어 제출서류 양식조차 갖추고 있지 않다고 한다. 현재, 특허청 법무담당관실의 담당자와 절차 진행에 대해 논의를 하고 있다.

따라서, 규정의 구체적인 해석을 위해 일본 특허청의 운영규정과 일본 학자들의 해석을 참고하였다. 일본법은 우리 나라의 현행법과 달리 ‘공공의 이익을 위해 特히 필요한 경우’로 규정하고 실시가 비상업적일 것을 요구하지 않는다는 점에서 우리법과는 차이가 있다 (우리 나라의 구법에는 ‘특허발명의 실시가 공익상 특히 필요한 경우’라고 되어 있었다).

공공의 이익을 위해 特히 필요한 경우에 대해, 일본특허청의 ‘재정제도의 운영요령’에는 ① 국민의 생명․재산의 보전, 공공시설의 건설 등 국민생활에 직접 관계된 분야에서 특히 필요한 경우, ② 당해 특허발명의 통상실시권의 허락을 하지 않음으로써 당해 산업 전반의 건전한 발전을 저해하고 그 결과 국민생활에 실질적 폐해가 인정되는 경우라고 되어 있다. 공공의 이익을 위해 特히 필요한 경우란 국민의 생명, 건강, 재산의 보전, 공공시설의 건축 등 국민생활에 직접관계가 있는 소위 공공적 산업부문에 속하고 해당 발명이 긴급하고 널리 실시할 필요가 높은 경우(예컨대, 악성전염병이 전국적으로 만연하고 이에 대한 특효약인 특허발명품을 신속하고 대량으로 공급할 필요가 있는 경우)를 말하는데, 동경대의 나카야마 교수는 ‘다만 공공의 이익에 관계가 있다 하더라도 단지 비용관계에서 필요한 경우, 또는 그 특허발명을 이용하지 않더라도 실현가능한 방법이 있는 경우 등에는 재정의 청구는 할 수 없다고 해석해야 할 것’이라고 한다. 일본에서도 1998년 9월 1일 현재 이 규정에 의한 사례는 없으며, 일본 특허청의 ‘재정제도의 운용요령’에 따르면 원칙적으로 재정청구가 있은 후 170일 내에 처리하도록 되어 있다(요시후지 ‘특허법개설’, 나카야마 ‘특허법’).

‘비상업적 실시‘의 해석: 정부가 의약품을 무상으로 제공하는 행위는 비상업적인 실시라고 볼 수 있는데, 민단단체가 유상으로 의약품을 공급하는 행위도 비상업적 실시에 포함될 수 있는지는 검토가 더 필요하다. 특허법상 특허권자는 ’특허발명을 業으로서 실시할 권리를 독점’하는데, 여기서 ‘業으로서 실시‘란 개인적․가정적 실시를 제외하는 의미로 해석하는 것이 통설이다. 따라서, 영리를 직접 목적으로 하지 않더라도 공공사업․ 의료업․ 변호사업 등에서 행해지는 실시도 업으로서의 실시라 할 수 있다. 그렇다면, ’비상업적 실시‘란 ’業으로서 실시‘ 중 ’영리를 목적으로 하는 실시‘를 제외한 것으로 해석하는 것이 타당하지 않을까?

라. 글리벡 특허의 ‘재정에 의한 통상실시권 청구‘를 위한 논의

(1) 의의

남아공에서 에이즈(AIDS) 치료제를 둘러싼 분쟁은 특허권이 ‘건강하게 살 권리‘를 위협할 수 있으며 의약품의 가격에 특허권에 의한 독점 가격이 허용되면 환자의 약에 대한 접근권이 크게 제한받을 수 있음을 보여준다. 의약품에 대한 강제실시권의 부여는 현행 법규정의 테두리 안에서 건강권과 환자의 권리를 지킬 수 있는 최선의 정책이 될 수 있다. 그런데, ’글리벡‘에 대한 강제실시권을 얻는다 하더라도 실시주체나 실시방법(글리벡의 제조나 수입의 현실적 가능성) 등을 고려할 때, 실제로 환자에게 적절한 가격으로 ’글리벡‘을 보급할 수 있는지는 많은 검토가 필요하다. 그렇다면, ’글리벡‘의 강제실시권 청구는 실효성 측면에서 그 의의를 찾기 보다는 의약 분야에 미칠 수 있는 특허제도의 문제점을 알리고 공공의 이익을 위해 특허권을 제한할 수 있으며 그 필요성에 대한 사회적 합의를 도출하는 데에 더 큰 의의가 있다고 생각하고, 강제실시권을 설정하기 위한 국내 제도․절차의 정비와 이러한 과정에서 얻은 경험들을 TRIPs와 같은 국제적 규범을 만드는 작업에 실증적 사례로 활용할 수 있다는 점에 또 다른 의의가 있을 것이다.

(2) 특허와 권리자 확인

현재 ‘글리벡’에 대한 국내 특허권은 물론 외국 특허권의 존재를 정확하게 확인하지 못했다. 노바티스의 글리벡에 대한 특허권이 2013년에 끝난다는 얘기만 확인될 뿐이다.

http://www.crt.org/news_nytimes5_01.htm 뉴욕타임즈 5월 1일자 기사 중 "Because chronic myelogenous leukemia and GIST are relatively rare cancers, the current market for Gleevec is quite small, and there is no guarantee that the drug will be effective against other cancers. Novartis's patent on the drug expires in 2013, leaving the company 12 years to seek a return on its investment."

동일한 내용은 Emedweely지에서도 확인할 수 있다(http://www.emedsecurities.com/sitetools/helpcenter/ forms_pdf/emedupdate/06-11-01.PDF)

그런데, 재정에 의한 통상실시권(강제실시권)을 청구할 때 청구인이 특허권과 권리자를 모두 특정해야 한다면 이것은 강제실시권의 발동을 실질적으로 억제하는 절차적 장벽이 될 수 있다. TWN의 briefing report (June 2001) E. proposals E.1.1 'Compulsory Licensing'에 “Another problem facing developing countries are the difficulties they face or may face in having to follow several procedural requirements or conditions prior to or in the process of granting compulsory licenses. Article 31 specifies several such conditions, including procedures for obtaining authorisation of the right holder on reasonable commercial terms and payment of "adequate remuneration," etc. These procedural conditions should not become a hindrance to the issuing of compulsory licenses."라는 주장은 이런 점에서도 설득력이 있다.

또한, 정확한 의미는 분명하지 않지만, TRIPs 31조에도 ‘공공의 이익을 위한 비상업적 실시‘에서 “정부가, 특허 검색을 하지 않고, 특허를 정부에 의해 또는 정부를 위해 현재 실시하거나 장래에 실시할 것임을 알거나 알 수 있을 때에는, 권리자에게 그것을 즉시 통보해야 한다”라고 규정되어 있다.

따라서, 강제실시권을 청구할 때 청구인이 특허권을 특정하도록 할 것이 아니라 실시하고자 하는 물건(약품)을 특정하는 것을 요건으로 해야 할 것이다. 요건을 이렇게 규정해야 할 또 다른 이유는 강제실시권을 청구할 당시에는 검색이 되지 않는 특허가 있을 수 있고 출원만 되어 그 결과가 나오지 않는 경우도 있으며, 제약 특허의 경우 어떤 특허가 어느 약품에 적용되는지는 권리자가 가장 잘 알 수 있기 때문이다(개발도상국의 경우 특허권의 검색 시스템 자체가 미비할 수도 있음). 또 다른 문제는 특허권자가 여럿이거나 강제실시권 부여 후 특허권자가 변경된 경우에도 생길 수 있다(우리 법에서는 이런 문제가 없음). 그러나, 권리를 특정하지 않고 물건만으로 강제실시의 대상을 정하는 데에도 기술적인 어려움이 있다는 사실을 부인하기는 어렵다.

(3) 107조 요건의 적용

- 공공의 이익: 글리벡은 만성골수성 백혈병 CML(Chronic Myeloid Leukemia)에 치료효과가 뛰어난 것으로 알려져 있는데, 환자수가 많지 않기 때문에(신문기사에 따르면, 국내 환자수는 1,000여명 정도이고 7월 현재 91명에게 무상으로 공급되고 있다고 함), 이것만으로 공공의 이익을 위한 실시라고 주장하기는 어려운 측면이 있지만, 한편으로는 글리벡이 일부 말기암 환자에게도 적용될 가능성이 있고 환자의 수가 작다는 이유만으로 공공의 이익을 부정하는 것이 제도의 취지에 바람직한지도 의문이다.

- 비상업적 실시: 영리적 목적이 아닌 실시인 한 이 요건의 충족은 큰 문제가 없으리라 생각된다.

(4) 청구 주체와 실시 방법 및 기타

- 시민단체 명의로 할 것인가? 여기에는 몇 가지 고려해야 할 사항이 있다. 우선, 민간단체가 실시권을 얻었을 경우 스스로 실시(예컨대, 생산이나 수입)할 기술적․재정적 능력이 있느냐 하는 점을 고려해야 하며, 만약 독자적으로 실시할 수 없다면 실시권자가 다른 자에게 재실시를 허락하는 것이 가능한가를 고려해야 한다. 특허법 102조3항에 따르면 재정에 의한 통상실시권은 실시사업과 함께 이전하는 경우만 재실시허락이 가능한 것으로 규정되어 있다. (이곳은 법개정의 필요성도 느껴지는 대목이다. 특허법 107조에는 비상업적인 실시를 요건으로 하면서 이것을 이전하는 경우는 ‘실시사업’과 함께 이전하도록 하는 것은 취지와 맞지 않으므로, 공공의 이익을 위한 실시에 적합하다면 특허권자의 허락없이 이전할 수 있도록 하는 것이 더 적합할 것이다.)

- 노바티스는 실시권자에게 기술 정보를 제공할 의무를 부담하는가? 글리벡을 reverse engineering하여 카피 의약품을 제조할 기술이 국내에 존재하는지는 알 수 없지만, 특허권자가 강제실시권자에게 특허품의 실시에 필요한 기술과 정보를 제공할 의무를 부담한다고 보기는 어려울 것이다. 왜냐하면, 강제실시권은 성질상 통상실시권(non-exclusive license)이 될 수 밖에 없고, 통상실시권자에 대해 특허권자는 침해금지를 제기하지 않을 부작위 의무만 부담한다고 보는 것이 정설이기 때문이다. 다만, 특허명세서에 기재된 설명을 그대로 따라했을 때 특허발명을 실시할 수 없다면 특허를 무효시킬 수 있는 하나의 근거(특허법 42조 3항: 詳細한 說明에는 그 發明이 속하는 技術分野에서 통상의 知識을 가진 者가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 發明의 目的․구성 및 效果를 기재하여야 한다)는 될 수 있을 것이다. 그러나, 실시권자는 특허 무효심판을 청구할 수 없다.

- 비용(실시료)은 누가 감당할 것인가?

- 식품의약청으로부터 약품 판매 허가를 받아야 하는가?

- 강제실시권 운동이 현재 진행되고 있는 보건복지부와 노바티스 사이의 협상에 어떤 영향을 줄 것인지? 단기적으로 나쁜 영향을 줄 가능성은 없는지? 스위스 정부나 노바티스社의 WTO 제소로 인해 생길 수 있는 문제점은?

마. 노바티스(Novartis) 특허의 강제실시 사례

http://www.cptech.org/pharm/belopaper.html 양희진 번역글 ‘강제실시권에 대한 FAQ' 참조

지적재산권의 강제실시권과 관련된 최근의 사례는 시바-가이기(Ciba-Geigy)와 산도즈 (Sandoz)가 노바티스로 합병되면서 FTC가 내린 97년 3월 24일 결정 및 명령에 관한 것이다. 시바-가이기와 산도즈는 미국 회사가 아니다. 이 회사들의 본사는 스위스 바젤시에 있다. 합병된 회사인 노바티스는 생명공학회사인 카이론(Chiron)을 소유하게 되었는데, FTC는 노바티스가 미국의 독점금지법을 위한했다고 주장했다. 왜냐하면, 기존의 시바-가이기와 산도즈는 여러 제품에 대해 현재 강력한 경쟁자이기 때문이다. FTC는 몇가지 제품에 대해서는 권리 박탈을 요구했고, 다수의 다른 보건관련 발명에 대해서는 지적재산권의 강제실시권 허용을 명령했다. 일례로, 시바-가이기, 산도즈, 카이론은 HSV-사 제품과 관련해 축적된 많은 특허, 데이터, 노하우에 대해 실시권을 허용할 것을 요구받았다. 뿐만 아니라, 사이토킨 제품과 관련된 특허 및 제반 권리에 대해서도 모든 요청자들에게 통상 실시권을 허용하라는 요구도 받았다. 사이토킨에 관한 통상실시권(유전자 치료법 관련)의 경우와 엔더슨 유전자 치료법 특허의 경우 FTC는 실시권 허용의 조건을 구체화했다. 실시가 허용된 사이토킨 관련 제품에 대해서는 총매출액의 3% 이내에서 로열티를 지불한다. 앤더슨 유전자 치료법 특허는 미국국립 보건원(NIH)로 회사가 지불한 로열티보다 1% 높은 가격으로 실시가 허용된다.

2. 특허품의 병행 수입 문제

병행 수입이 문제로 되는 이유는 (1) 무역에 의하여 특허품의 소유권은 국경을 넘어 이전하지만, 특허권은 이전하지 않고 원래의 권리자에게 그대로 남아 있으며 (2) 특허권자는 특허발명을 實施할 권리를 독점하는데, 이 실시에 ‘수입’이 포함되므로, 형식적으로만 보면 특허권의 범위에 포함되는 모든 상품의 수입 행위는 특허권의 침해로 해석될 수 있기 때문이다 (나카야마 ‘특허법’).

상표품의 병행수입은 원칙적으로 허용하고 있으며 이러한 실무는 거의 정착되었다고 볼 수 있다. 한편, 특허품의 병행수입도 특허권을 침해하지 않는 것으로 해석하는 것이 보통이며 유럽의 경우에는 광범위하게 병행수입이 이루어지고 있다(양희진 '건강하게 살 권리와 세계화‘). 유럽의 일부 국가에서 병행수입을 막는 것을 독점금지법에 위반되는 것으로 취급하기도 한다. 가장 강하게 병행수입을 금지하는 것은 미국이다. 미국에서는 저작물과 약제에 대한 병행수입이 금지되며 심지어 자동차조차도 3차원 저작물이라 취급하여 병행수입을 금지하기도 한다 (James Love).

병행수입을 인정하는 근거로는 지적재산권의 소진 또는 소모(exhaustion) 이론이 가장 유력한데, 이것은, 지적재산권자에 의하여 상품이 처음으로 판매되거나 또는 그의 동의하에 처음으로 판매되면 당해 상품에 관해서는 권리가 소진하여 그 이후의 어느 유통 단계에서도 권리를 행사할 수 없는 것이라고 보는 것을 말한다. 물론 여기서 소진의 지역적 범위를 특정 국가의 영역내로 제한 할 것인가 아니면 국제적인 시장을 대상으로 하여 지적소유권이 완전히 소진되는 것으로 보는가에 대해서는 논란이 있는데, 이러한 논란의 연장선상에 놓여 있는 것이 바로 병행수입의 허용여부이다. 병행수입은 외국 상표권자의 상품의 시장가격을 경쟁적으로 낮추도록 유도하고 더 나아가 외국 특허권자 등이 特許登錄國에서 발명을 실시하여 국내생산판매하도록 유도하는 효과가 있기 때문에 개발도상국이 많은 관심을 보이고 있는 문제이기도 하다 (정상조). 특허권의 국제적 소진을 반대하는 입장은 주로 특허독립의 원칙에 기반을 두는데, 이것은 특허권의 발생 소멸 등에 적용되는 원칙을 특허와 관련된 구체적인 물건에 동일하게 적용한다는 점에서 오류가 발견된다. 즉, 특허독립의 원칙은 자국의 특허권의 구체적인 효력을 판단할 때 타국에서 생긴 사실을 감안하는 것까지 금지하는 것은 아니다 (나카야마).

가. 조약 등의 내용

병행수입 문제를 직접적으로 다루고 있는 조약이나 협정은 아직 없다. TRIPs 협정 성립과정에서 병행수입에 대해 많은 논의가 있었으나, 합의를 하지 못했고, 협정 6조는 ‘이 협정에 관한 분쟁 해결에서 이 협정의 어떠한 규정도 지적재산권의 소진에 관한 문제를 취급하기 위해 사용될 수 없다’고 되어있다. 따라서, 국내법에서 병행수입을 인정하더라도 TRIPs 협정을 위반한 것은 아니고, 다만 병행수입을 인정하지 않는 국가와 형평성 문제만 남는다.

나. 실제 사례

우리 나라에서 상표품을 둘러싼 병행수입 사례는 있지만, 특허품에 대한 예는 없으며, 일본의 사례를 소개한다. 일본 대법원 BBS 판결(일본대법원 평성 9년 7월 1일 판시 1612호, 160면). 원고 BBS사는 독일과 일본에서 알루미늄 호일에 관한 특허권을 가지고 있고, 피고는 독일에서 적법하게 판매된 원고 제품을 병행수입한 것으로서 순수하고 단순한 형태의 병행수입 사건이다. 1심에서 병행수입은 특허침해라고 판단했고, 2심에서는 병행수입은 합법이라고 판단했는데, 일본 대법원은 국내에서 특허제품이 양도된 경우 특허권은 소진하지만 외국에서 양도된 경우 이것과 동일하게 논할 수는 없다. 현대사회에서 국제간의 경제거래가 광범위하고 고도로 진전되고 있는 현상에 비추어 보면 상품 유통의 자유는 최대한으로 존중되어야 할 것으로 요청되고, 외국에서의 경제거래에서도 일반적으로 양도인은 목적물에 대해 갖고 있었던 권리를 양수인에게 이전하는 것을 전제로 거래가 이루어지므로, 양수인 또는 전득자가 이것을 일본에 수입하는 것은 당연히 예상되는 일이다. 따라서, 양수인에 대해서는 당해 제품의 판매처 내지 사용지역으로부터 일본을 제외하는 취지의 합의를 한 경우를 제외하고, 또한 전득자에 대해서는 양수인과의 사이에서 그와 같은 합의를 하고 특허 제품상에 명확하게 표시한 경우를 제외하고, 일본에서 특허권을 행사하는 것은 허용되지 않는다.

다. 병행수입이 인정되는 요건

일반적으로 병행수입이 인정되기 위해서는 다음 3가지 요건이 만족되어야 한다. 첫째, 수입품이 진정상품(침해품이 아니라는 의미)일 것. 둘째, 권리자가 적법하고 임의로 유통에 둔 것일 것. 셋째, 특허권자와 외국에서 유통에 둔 자가 동일하거나 동일하다고 볼 수 있는 자일 것.

몇가지 문제들: 외국에 대응특허가 존재해야 하는가? 외국에서 강제실시권이 설정되어 특허품이 유통된 경우와 가격강제가 있는 경우에는 어떻게 적용할 것인가?

라. Check List - Article 6 Issue

(1) 개별국가에서 권리소진을 어느 정도로 자유롭게 채택할 수 있는지 (2) 6조와 다른 조항과의 관계 (3) 국제소진 이론에 의해 허용되는 병행 수입의 정의, 이것이 다른 나라에서 강제실시권에 의해 생산된 제품에도 적용되는지 다른 합법적인 방법에 의해 유통된 경우도 포함하는지 (4) 전지구적 가격 시스템에 대한 보완 수단으로 역수입을 방지하는 action (5) non-prejudicing of rights of Members under the TRIPS Agreement by tiered pricing arrangements

마. Third World Network Briefing Paper (June 2001)

병행 수입은 public health interest에 매우 중요한 문제이다. 왜냐하면, 제약산업은 동일한 약에 대해 세계적으로 약값을 다르게 정하기 때문이다. 병행수입은 특허권자가 시장을 분할하고 가격차별을 두지 못하게 할 수 있다. 낮은 가격으로 판매되는 특허약을 수입하면 수입국의 환자들이 약에 더 많이 접근할 수 있게 된다. 이것은 특허품이 최초로 판매된 국가에서 특허권자가 보상을 받는 것을 막지도 않을 것이다. 이런 점에서 병행 수입은 WTO 협약국이 트립스 규정 8조에 따라 public health and nutrition을 보호하기 위해 채택할 수 있는 합법적인 수단으로 보아야 한다. 27.1조에 따른 discrimination complaint를 피하고 모든 경제분야에 혜택을 주기 위해 병행 수입은 국내법 하에서 기술 분야에 관계없이 모든 특허품에 대해 허용되어야 한다. 제1 세계와 그들의 기업들은 만약 병행 수입이 허용된다면 세계적으로 단일 가격 체계가 형성되고 그렇다면 저가격 국가에서는 가격의 증가를 초래한다는 이유로 병행 수입을 반대한다. 그러나 이러한 주장은 근거가 약한데, 그 이유 중 하나는 동일한 약에 대해 개도국이 선진국보다 약값이 더 비싸다. 13개의 commonly used drugs 가운데 10개의 약에 대한 소매값은 Tanzania가 Canada 보다 더 비싸다. 20개 일반 의약의 평균 소매가격은 중앙 아메리카, 남아메리카의 10개 국가가 12개의 OECD 국가보다 더 비싸다. 남아프리카에서 조사한 약의 평균가격은 8개의 유럽국가보다 더 비싸다. 남아프리카의 약값은 Zimbabwe보다 평균 4배 더 비싸다.

바. Statement by the Africa Group (July 25, 2001)

TRIPs 협정에 따라 여러 가지 상황에서 병행수입이 허용된다는 점을 명백히 해야 하며, 그러한 상황은 (1) 특허품이 다른 나라에서 특허권자에 의해 또는 그의 허락에 의해 유통된 경우, (2) 특허품이 강제 실시권에 의해 다른 나라에서 판매된 경우, (3) 특허품이 특허권자의 허락 이외의 다른 합법적인 수단에 의해 다른 나라에서 유통된 경우 (예컨대, 특허품이 수출국에서는 특허로 보호되지 않는 경우)