글리벡 강제실시 청구를 위한 청구주체 논의

2002. 1. 15. 정보공유연대 IPleft 남희섭

특허법 제107조는 “특허발명을 실시하고자 하는 자는 특허청장에게 통상실시권 설정에 관한 裁定을 청구할 수 있다“고 규정하고, 재정청구가 가능한 경우로서, 동조 제1항3호는 ”공공의 이익을 위하여 비상업적으로 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우”를 열거하고 있다.

이에 대응되는 TRIPS 협정 제31조b는 ‘공공의 비상업적 사용(public non-commercial use)’이라고 하여, 청구주체가 ‘정부나 체약국(government or contractor)'인 경우를 주로 상정하는 것으로 보인다. 우리나라와 일본의 구특허법도 재정의 청구를 정부만 할 수 있도록 했으나, 현행법은 청구인을 특별히 제한하지 않는 것으로 개정되었는 바, 이러한 입법의 경위를 참작할 때, 107조에 의한 재정청구인은 ’실시할 능력이 있는 자‘라면 누구나 청구할 수 있는 것이 분명하다. 따라서, 시민단체가 청구인이 되는 것은 문제가 없다.

다만, 107조에서, 공익을 위한 비상업적 강제실시를 청구하는 자는 ‘특허발명을 실시하고자 하는 자’에 해당하여야 한다고 규정하고 있으므로, 청구인은 소정의 실시능력을 갖추고 있어야 할 것이다. 그렇지만, 강제실시하고자 하는 발명의 모든 실시 행위를 청구인이 모두 직접 해야한다고는 볼 수 없으므로, 이것의 해석 여하에 따라서 청구인의 범위가 달라질 수 있다. 일단, 재정에 의한 통상실시권자는 특허권자의 허락을 받더라도 제3자에게 실시허락을 할 수 없는 것이 원칙이고, 실시사업과 함께가 아닌 경우에는 통상실시권을 이전할 수 없으므로(특허법 102조3항), ‘글리벡‘을 직접 생산할 능력이 없는 ’단체‘만으로 이루어진 ’청구인‘이 과연 법 제107조에 의한 재정을 청구할 수 있는지가 문제이다.

(1) 국내 제약회사에서 생산하는 경우

국내 제약회사가 공동으로 청구인이 되는 경우에는, 청구인의 ‘실시능력’에 아무런 문제가 없다. 그러나, 제약회사가 직접 청구인이 되는 것은 ‘비상업적 실시’ 요건에 문제가 될 수 있고, ‘노바티스‘와 적대적 관계로 되는 것을 무릅쓰고 청구인에 참여할 국내 제약회사가 나타날지도 의문이므로, 제약회사를 청구인에 포함시키지 않는 경우의 논의를 주로 한다.

민간단체로만 청구인을 구성했을 때, ‘실시능력’에는 문제가 없는가? 特許權의 共有에 관한 이론에는 이 문제를 유추하여 해결할 수 있는 것이 있다. 즉, 특허권이 공유인 경우, 공유자 스스로가 실시하는 경우는 문제가 없지만, 하청을 주는 경우에 그것을 공유자의 실시로 간주할 것인지 실시허락으로 볼 것인지 하는 문제점이 있다. 만일 이것을 실시허락으로 본다면, 다른 공유자의 허락이 없는 한, 하청받은 자의 실시는 특허권의 침해가 된다. 실제로 실용신안권 공유자 중 1인의 하청인이 타공유자의 동의를 얻지 않고 한 제조 행위에 대해 이것이 실시허락에 해당하는가의 여부에 대한 분쟁이 일본에서 있었다. 공유자가 금형을 제작하고 기술지도를 하여 재료․품질․제조기계의 성능에 대한 지시를 하고, 제품은 오로지 공유자에게 납품되어 공유자가 제품을 면밀하게 검사하고, 제조량이나 제품단가도 공유자가 결정하였는데, 설비는 하청인의 소유였던 사례에서, 仙台 고등법원은 하청인은 공유자의 하나의 기관으로서 제조한 것이며, 공유자가 자기의 계산으로 그 지배관리하에 실시한 것으로 침해를 부정하였다[나카야마, 305쪽 각주 1). 일본에는 이와 유사한 판결이 하나 더 있다.

우리나라에서는 아직 사례가 없지만, 우리 특허법에 따르면, 특허권이 공유인 경우 공유자 1인이 다른 공유자의 동의없이 통상실시권을 허여하는 것은 무효이므로, 공유자 1인이 공유특허발명을 스스로 실시하지 아니하고 그 실시의 일환으로 물건의 제작 등에 관하여 제3자에게 의뢰한 경우 제3자의 실시행위를 공유자의 실시로 볼 것인지가 문제이나, 제3자가 공유자의 지휘감독하에서 공유자의 사업의 일환으로 단순히 특허품의 제작 등을 한 경우라면 제3자의 실시는 공유자 본인의 실시로 보아도 될 것이므로 다른 공유자의 동의사항은 아니라고 해석하는 듯 하다[특허법, 천효남 510쪽]. 이 경우, 제3자는 공유자의 一機關에 다름없다고 이론을 구성하거나, 하청인을 공유자의 이행보조자로 본다.

만약 재정에 의한 통상실시권자에게 공유 특허권에 적용되는 위 이론이 그대로 통용된다고 한다면, 굳이 국내 제약회사를 청구인에 포함시키지 않더라도, ‘단체’만의 명의로 글리벡 강제실시를 청구하는 것이 가능할 것이다. 다만, 문제는 ‘단체’의 일기관 또는 이행보조자가 되도록 국내제약회사와 어떠한 형태의 계약을 체결할 것인지와 그 시기를 언제로 하여야 할 것인지가 문제이다.

‘단체’만으로 강제실시 청구인을 구성하는 경우에도, ‘글리벡’을 환자에게 ‘양도‘하는 특허발명의 실시행위가 적당하다고 인정될만한 요건을 갖추어야 할 것이다. 건약, 민의련, 인의협 등은 적당하다고 보이지만, IPLeft는 이 요건에 적당한지 조금은 의문이다.

(2) 외국 제약회사에서 생산한 제품을 수입하는 경우

청구인이 외국 제약에서 생산된 제품을 수입하여 국내에 배포하는 것은 ‘실시능력’에 아무런 문제가 없는 것으로 보인다.

2. ‘공공의 이익’과 ‘비상업적 실시‘ 요건에 대해서는 그간의 토론회 자료집 참고.

3. 재정청구 절차 (일본 특허청 재정제도운영요령 참조)

▶ 재정청구서제출 -- 15日 -- 청구서부본송달 -- 40日 -- 답변서제출 -- 20日 -- 법률요건조사 -- 15日 -- 심의회 개최 -- 20日 -- 裁定案 -- 15日 -- 심의회 개최 -- 10日 -- 재정송달 (전체 135日)

▶ 피청구인측에 외국인이 포함되어 있는 경우에는 답변서 제출기간이 90日로 되어 전체 처리 기간은 185日로 늘어남.