공공의 이익을 위한 특허발명의 강제실시

2003. 2. 21. 남희섭

Ⅰ. 서론 - 특허권의 본질 논쟁

특허권은 특허발명을 특허권자만 독점적으로 실시하고 특허권자의 허락없는 타인의 실시를 특허권자가 배제할 수 있는 권리를 말한다. 그런데, 특허권의 내용을 이처럼 독점 배타적인 권리로 구성하는 것이 논리적으로 반드시 타당하거나 필연적인 것은 아니다. 예컨대, 특허기술을 ‘물건’으로 파악하고 특허권자를 그 물건의 ‘소유자‘로 규정하는 독점 배타적인 방식보다는, 기술을 중심으로 한 사람들 사이의 관계 즉, 특허권자와 특허기술의 이용자(이용자에는 소비자만 있는 것이 아니라 특허권자와 대등한 또는 더 우수한 기술을 개발할 수 있는 다른 기술자들도 포함된다)들 사이의 관계를 규정하는 방식으로 특허권의 내용을 구성하는 것도 충분히 가능하다. 그러면 특허권을 왜 하필 독점배타적인 권리로 구성하였을까? 결론부터 말하면 그 이유는 독점배타적 내용의 특허권이야말로 자본주의의 특성과 잘 부합하기 때문이다. 특허제도의 연원에서 그 근거를 찾아보자.

사람들 사이의 관계를 중심으로 특허권의 내용을 구성한다는 것은 예를 들면, 특허권자와의 관계에서 특허기술의 이용자가 특허권자에게 불법적인 행위로 손해를 끼친 경우 그 손해의 전부를 배상하도록 하는 형태로 특허제도를 만들 수도 있다는 것이다. 특허제도가 발명기술을 보호한다는 목적과 더불어 기술의 혁신과 사회적 확산을 도모하는 데에도 동일한 무게의 목적을 두고 있다면, 특허권자의 경제적 보상을 위한 시장독점권만 강조하는 것 못지 않게, 특허발명의 이용을 장려하고 보장하는 것도 중요하다. 이렇게 된다면, 특허법을 ‘발명의 보호 및 기술의 이용과 확산을 위한 법률’이라고 고쳐 부를 만하다.

이러한 결론은 자본주의 법질서의 근간은 자산 소유 중심의 물권법정주의와 물권 우선의 원칙이라는 점을 법철학적 관점에서 분석한 “정태욱「자본주의와 재산권 법리에 관한 법철학적 상상」민주법학 제13호, 1997년”에서도 그 단초를 얻을 수 있다.

특허제도가 등장할 무렵인 15세기 중세 유럽에서는 군주가 영주나 길드 조직에게 각종 특권을 부여하여 자신의 지위를 공고히 하려는 정치적 목적에서 길드에 대해 제조와 무역의 독점을 인정하였다. 그 후 절대왕정이 타도되어 산업자본이 국정을 지배하면서 자본의 원시적 축적이 진행되었던 중상주의 시대에는 초기 산업자본을 위해 국내시장을 확보할 목적으로 외국 기술을 국내에 유입하였는데, 이를 위한 반대 급부로 독점적 특허권을 인정하기 시작하였다. 물론, 르네상스 시기에 자기의 발명을 공개하기 꺼려하는 기술자들의 인식이 기술 발전에 장애가 되어 발명자에 대한 독점적 보호라는 경제정책의 일환으로 특허제도가 출발했다는 점을 인정하지 못할 바 아니지만, 특허권이 독점배타권으로 규정된 것은 기술의 발전과 사회적 확산을 위해 필연적이기 때문이 아니라, 정치적인 의도나 정책적 고려에서 출발했다는 점을 강조할 필요는 있다. 법을 이데올로기적 기능에서 보면, 법이 비록 사회 구성원 중 어느 일방의 이익을 옹호하고 타방의 이익을 배제하는 것이라도 법조문이 강자의 이해관계를 적나라한 방식으로 표현하지 않고 사회전체의 보편적 이익을 추구하는 듯한 외관을 갖추도록 조치함으로써 법의 원만한 집행을 도모한다. 따라서, 독점배타권 형태의 특허권이 기술혁신과 사회적 확산을 위해 필연적이라고 강변하는 것보다는, 차라리 부의 집중과 부의 회전, 재생산이라는 자본주의 질서에 가장 잘 부합되는 것이 자산 소유 중심의 물권법이고, 그러한 측면에서 특허법도 자본주의 법질서의 근간인 물권법 형식을 따르도록 독점배타권으로 규정하게 되었다고 새기는 것이 더 솔직할 것이다. 특허제도가 초기부터 그 유용성과 권리남용으로 인한 폐해에 대한 논란이 계속되고 있는 것도 이러한 특허권의 독점적 성질 때문이다.

이상수『입법을 통한 사회변동전략의 유용성과 한계』민주법학 제15호, 1999년.

특허법이 물권법 형식을 따르고 있다는 점을 인식하더라도 저작권과 달리 절대적 독점권으로 특허권을 구성한 것은 다른 차원의 문제를 야기한다. 예컨대, 현행 물질특허제도에서는 甲이 a라는 방법으로 새로운 의약품을 발명해 특허권을 취득한 경우, 제3자는 a와는 다른 b 방법을 사용하더라도 특허의약품을 생산할 수 없다. 이와 달리 동일한 사상 A라 하더라도 표현 a에 대한 저작권은 다른 표현 b에는 그 권리가 미치지 아니한다. 그러면 독점배타적 내용을 근간으로 하는 저작권과 특허권에서 이처럼 보호 차원을 다르게 한 이유는 무엇일까? 이에 대해서는 특허 기술은 개발에 더 많은 비용이 들고 따라서 강력한 인센티브가 필요하기 때문이라는 견해(Dan L. Burk, Patenting Speech 73, (1999)), 특허는 인정요건을 까다롭게 하여 중요한 기술의 개발을 촉진하고 저작권은 보호요건을 최소화하여 저작물을 풍성하게 하기 때문이라는 견해(Paul Goldstein, Infringement of Copyright in Computer Programs, 47 U. Pitt. L. Rev. 1119, 1121 (1986))와, 보호대상의 본질적 차이(즉, 심미적 대상물을 보호하는 저작권과 기능적 대상물을 보호하는 특허권)로부터 그 답을 구하는 견해(Douglas Y'Barbo, The Heart of the Matter: The Property Right Conferred by Copyright, 49 Mercer L. Rev. (1998)) 등이 있는데, 특허의 대상물은 저작물에 비해 자본주의적 상품에 가깝게 할 필요성이 더 강했기 때문이란 유추는 어떨까? 다만, 저작권을 통해 운영체제 시장을 독점하고 있는 마이크로소프트의 예에서는 이러한 유추가 그대로 적용되지는 않는다.

특허제도의 무용론은 19세기에 많이 등장했는데, 네덜란드는 1869년부터 1910년까지 특허법을 폐기한 바 있고, 스위스는 1888년 특허법 제정을 위한 국민투표가 부결되었고, 영국에서는 1872년부터 특허법의 결함과 남용에 관한 사실조사에 착수하였으며,1891년부터 1934년까지 파리협약 개정 과정에서 각국은 국제 특허 규범의 조화와 통일을 위하여 자국의 특허법을 개정하는 데 매우 인색하였다. (최경수,『국제지적재산권법』한울아카데미, 2001년, 25-26면 참조.)

특허권의 본질을 어떻게 규명하는가에 따라 특허권을 어느 정도까지 제한할 수 있는지 그 범위와 한계가 달라진다. 한편, 특허권의 제한 법리를 이해하는 데에는 이것이 특수한 경우에만 외부에서 주어지는 예외가 아니라, 그 권리의 개념에 내재된 것이란 점을 상기할 필요가 있다. 특허권을 보장하는 국제협약이나 조약은 물론 우리 헌법과 민법, 특허법에도 이러한 권리의 제한을 미리 예정하고 있으며, 특허제도가 상정하고 있는 논리모순적인 전제가 성립하기 위해서는 권리의 보장과 제한이 절묘한 조화를 이루어야만 가능하다는 점들은 특허권의 제한을 예외적인 것으로 보는 시각이 타당하지 않음을 말해준다. 또한, 소유권 본질 논쟁에서와 마찬가지로 특허권 역시 물건에 대한 변화되거나 변경될 수 없는 지배권으로 표현된 것이 아니라, 경제적․사회적 요소에 따라 변천되는 유동적이고 상대적이기 때문에 특허권의 제한은 권리의 본질을 구성하는 핵심적인 요소이다. 특히, 특허권은 기술의 도입과 확산을 통해 자국의 산업을 발전시키려는 경제정책적인 이유로 창설된 인위적인 권리이고, 발명지식을 둘러싼 사회적 관계를 특허권이 규정하며 따라서 발명지식을 이용하는 사회구성원들 사이에 합의가 필요하다는 점에서, 특허권의 유동적이고 상대적인 요소는 더욱 강조할 필요가 있다.

이와 관련하여, Friedrich-Karl Beier, Exclusive Rights, Statutory License and Compulsory Licenses in Patent and Utility Model Law, 30 Int'l Rev. Indus. Prop. & Copyright Law (I.I.C.) Vol. 3/1999, 259-261에서는 강제실시의 예외적 성질에 대해 설명하면서, 서구 특허법 대부분에 강제실시 조항을 두고 있으나 그런 사정만으로는 강제실시의 허여가 매우 예외적이란 점을 부정할 수 없다고 한다. 그 근거로 1930년대 이후 강제실시 사례가 매우 적다는 점과 그 동안 식품이나 의약 특허에 대해 많은 강제실시를 부여해 왔던 영국과 캐나다에서 이런 경향이 사라졌다는 점을 꼽고 있으며, 나아가 강제실시 조항의 존재 자체만으로도 특허권자로 하여금 제3자에게 자발적 실시권을 주도록 자극할 수 있다고 한다. 생각건대, 이 글의 저자는 권리의 본질로서 내재된 제한 측면의 강제실시를 부정하기 보다는 강제실시를 실제로 허여하는 것은 예외적으로 이루어져야 함을 강조한 듯하다.

특허기술이 널리 사용되도록 하기 위해 특허기술의 독점을 허용하는 것.

특허권을 제한하는 제도적 장치로는 특허권의 효력 그 자체를 한정하거나 특허권을 취소하는 것이 있는데, 특허발명의 강제실시제도는 역사적으로 특허권의 독점에 의한 폐해를 방지하기 위해 도입된 것이다. 특허발명의 강제실시 제도는 특허권의 국제적 보호 논의에서 선진국과 개도국 사이에 가장 첨예한 대립을 보이고 있는 것 중 하나이기도 한데, 의약 발명을 둘러싸고 가장 많은 논란이 있다. 의약 발명에서 강제실시가 중요하게 부각되는 이유는 3가지로 정리할 수 있다. 첫째, 신약을 개발하는 데에는 막대한 비용이 들지만 일단 개발된 약은 모방하기가 매우 쉽고 카피 의약품을 생산하는 데에는 거의 비용이 들지 않는다. 둘째, 다른 분야와 달리 의약분야에서는 특허권의 독점적 성격이 매우 강하게 나타난다. 예컨대, 의약 분야에서는 하나의 특허로 세계시장을 지배하는 것도 가능하기 때문에 독점이 크게 부각되지만, 전자 산업이나 기계 분야에서는 하나의 제품에 여러 특허가 존재하여 어느 한 기업이 하나의 제품에 대해 기술을 독점하는 것이 어려우며 오히려 특허권은 다른 특허권자와 관계를 맺는 수단 예컨대 상호실시 허락(cross-licensing)의 도구로서의 의미가 더 크다.  마지막으로, 국제 조약에서도 인정하고 있는 강제실시 제도가 현실적으로 불평등하게 적용되고 있으며, 이로 인해 아프리카를 비롯한 가난한 나라의 환자들이 값비싼 특허약물을 먹지 못해 죽어가는 비극적 현실을 들 수 있다.

예를 들어서, 연구나 시험을 위한 특허발명의 실시에는 특허권의 효력이 제한되고, 의약이나 의약의 제조방법에 대해 특허가 된 경우, 약사법에 의한 약사의 조제행위와 그 조제에 의한 의약에는 특허권이 미치지 아니한다(특허법 제96조).

특허발명의 불실시로 인한 강제실시가 있은 후 2년동안 특허발명이 실시되지 않으면 특허권을 취소할 수 있다(특허법 제116조).

Hannah E. Kettler, Using Innovative Action to Meet Global Health Needs through Existing Intellectual Property Regimes, 1999에 따르면 신약당 평균 개발비용은 3억~6억불이라고 하며, Tufts Center for the Study of Drug Development, Dimasi J., et al의 Outlook Report 2002에 따르면, 1987년에서 2000년 기간동안 신약의 개발 비용은 매년 10% 이상 증가하여 2000년 신약 하나의 평균 개발비용은 8억3백만불이라고 한다(http://csdd.tufts.edu/InfoServices/OutlookPDFs/Outlook2002.pdf).

이러한 이유로 기술 혁신에 대한 경제적 보상으로 특허권이 절실하다는 주장의 교과서적인 사례로 제약 산업을 많이 꼽는다. 특허에 의한 의약발명의 보호가 없다면 영리를 추구하는 기업은 아예 투자를 하지 않거나 사회적으로 가장 적합한 수준 이하의 투자에 그칠 것이라고 한다. 그러나, 투자의 동기 부여를 위한 특허권의 인정에도 특허권자가 과연 얼마만큼의 투자를 하였으며 그러한 투자가 독점배타적 권리를 인정할 정도로 타당한지는 따져보아야 할 문제이며, 신약을 개발하였다 하더라도 개발방법과는 다른 방식으로 동일한 약을 생산하는 것까지 금지하는 형태의 독점권 부여가 과연 정당한 보상 차원인지는 의문이다. 또한, 투자 동기를 인정하더라도 소위, 소외질병(neglected disease)에 대한 연구개발비의 투자 동기를 특허권이 부여하지 못한다는 점은 명백하다.

한편, Dean Baker and Noriko Chatani, Promoting Good Ideas on Drugs: Are Patents the Best Way? - The Relative Efficiency of Patent and Public Support for Bio-Medical Research, Center for Economic and Policy Research, October 11, 2002에 따르면, 의약품의 개발 비용이 높아짐에 따른 경제적 요인을 고려할 때, 특허를 통한 의약 개발 보상 제도 보다는 공적 자금이나 비영리 기관을 통한 의약 개발과 같은 대안적 제도가 더 효과적이라고 한다. 실증적인 연구를 바탕으로, 사적 부문의 연구개발비가 4억불을 넘는 경우 특허보호에 의한 이익보다 손실이 더 커진다는 점을 보여주고 있는데, 그 이유로는 특허로 인한 독점 가격이 경제 왜곡을 가져오고 이러한 왜곡은 독점 가격이 높아지는 것에 비해 제곱배로 더 빨리 진행되기 때문이라고 한다.

전통적으로 특허권에 기반한 카르텔이 가장 강하게 존해했던 분야는 화학과 제약산업이었다. 이에 대해서는 Peter Drahos, John Braithwaite, Intellectual Property, Corporate Strategy, Globalization: TRIPs in Context, Wisconsin Int'l Law Journal, Summer 2002, 6면 이하에 자세히 나와 있다.

나카야마『공업소유권법(상)』한국지적재산권연구회 역, 육법사(2001), 11,12면 참조.

이러한 사실은 의약분야의 특허분쟁 양상의 특징으로부터도 엿볼 수 있는데, 제약 분야의 특허분쟁은 전자나 기계 산업의 특허분쟁과 달리 화해의 방식으로 종결되지 않고, 어느 한쪽의 승소나 패소로 시장진입 성공 또는 시장 축출로 결론이 난다 (이대희 “특허분쟁에 대한 경제학적 접근 - 게임이론적 분석을 중심으로 -” 1996년 고려대석사학위논문).

UN 개발계획의 ‘인간 개발 보고서 2001’은 TRIPs 협정의 공정한 이행이 보장되어야 하며, 협정에서 허용하고 있는 특허의 강제실시와 병행수입이 실제로 필요한 곳에 제대로 적용되고 있는지 의문을 나타냈다. 실제로 강제실시의 경우만 보더라도, 캐나다, 영국, 미국에서는 수백 건의 강제실시를 발동해 왔으나, 지금까지 지구 남반구에서는 특허의 강제실시가 부여된 적이 단 한번도 없다. AIDS 치료약의 특허권을 둘러싼 사례에서 보듯이 이러한 강제실시 적용의 불균형은 미국과 다국적제약기업의 정치적 압력과 무역보복 때문이다.

특허발명의 강제실시 제도를 법으로는 규정하고 있으나 이것이 시행된 적이 없는 우리나라와 일본에서는 강제실시에 대한 논의가 피상적인 수준에 머물러 있고, 심지어 강제실시 제도가 현실적으로는 아무런 효과도 없는 제도라는 무용론까지 있는 실정이다. 그러나, 최근 국내에서 백혈병치료제인 ‘글리벡(Gleevec 또는 Glivec)'에 부여된 국내특허에 대한 강제실시청구가 있었고, 국내 제약회사인 보령제약이 미국 화이자사의 물질특허 '암로디핀 베실레이트'에 대한 통상실시권 허여 심판을 청구하는 등 강제실시 제도가 현실로 적용되는 사례가 등장하면서 강제실시 제도의 좀 더 구체적인 해석론이 필요하게 되었다. 또한, 2001년 11월 ’TRIPs 협정과 건강권에 대한 WTO 각료선언문‘은 (1) 회원국이 공중의 건강을 보호하기 위한 조치를 TRIPs 협정이 '방해하지 않으며 방해할 수 없다(does not and should not prevent)'는 점과, (2) 공중의 건강을 보호하기 위한 특히, 의약품에 대한 접근권을 높이기 위한 WTO 회원국의 권리를 지지하는 방식으로 협정이 해석되고 이행될 수 있다는 점을 분명히 함으로써, 특허발명의 강제실시 제도를 이해하는 자세에도 기존의 특허법의 목적을 달성하기 위한 범위 내에서만 강제실시를 조망하던 것에서 벗어나 새로운 접근과 해석이 필요한 시점이 되었다.

특허등록 제261366호 ‘피리미딘 유도체, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 약제학적 조성물’

한국경제 2002년 4월12일자 기사

이 글은 특허발명의 강제실시 제도 특히, 특허법 제107조1항3호에 규정되어 있는 ‘공공의 이익을 위한 특허발명의 강제실시 제도’를 현실로 적용하기 위해 필요한 해석론을 전개하고, 이 과정에서 도출되는 현행 제도의 문제점을 중심으로 법개정론을 전개한다. 이를 위해 필요한 범위 내에서 국제조약의 내용과 외국의 강제실시 제도와 사례들을 간략히 소개한다.

Ⅱ. WTO/TRIPs 협정 및 도하 각료선언문의 함의와 강제실시 사례

1. WTO/TRIPs 협정상의 강제실시

특허권에 대한 가장 기본 협약인 파리협약에는 강제실시가 특허권의 남용에 대한 제재의 형태로 규정되어 있는데, 이와 관련된 가장 첨예한 대립은 특허를 취득한 나라로 특허권자가 특허에 관계된 물건을 단순히 수입하는 것이 강제실시의 요건이 되는가에 있었다. 파리협약에서 강제실시 조항을 개정하려는 세계지적재산권기구(WIPO)의 노력이 무산되면서, 결국 논의의 무대는 세계무역기구(WTO)로 옮겨간다. 1994년 WTO의 부속협정으로 체결된 무역관련지적재산권협정(TRIPs 협정)에는 특허권자의 독점권에 대한 제한으로, 30조에 의한 특허권의 일반 예외 조항과 31조에 의한 강제실시를 두고 있다. TRIPs 협정 31조는 파리협약과 달리 특허권이 남용된 경우 뿐만 아니라, 국가긴급사태(national emergency)나 극도의 위기상황(circumstances of extreme urgency), 공적인 비상업적 사용(public non-commercial use), 불공정 거래 행위의 시정(anti-competitive practices), 선후권리자의 형평성(dependent patent) 등을 위한 강제실시가 가능하도록 하여 파리협약에 비해 더 넓게 강제실시를 허용하고 있다. TRIPs 협상에서 선진국과 후진국간 최대의 쟁점은 강제실시권을 부여하는 이유를 한정할 것인지의 여부였다. 선진국은 강제실시권을 부여하는 이유를 한정적으로 열거할 것을 주장한 반면, 개도국은 이유를 한정하지 말 것을 주장하였다. 구체적으로 강제실시를 명하는 경우의 요건에 관해, (1) 강제실시를 명할 수 있는 경우를 한정적으로 열거하고 기타 어떠한 상황에서도 강제실시를 명할 수 없도록 하는 방법(선진국의 grounds approach), (2) 어떠한 이유에 의하더라도 강제실시를 명할 수 있으나 명하는 경우에 강제실시권 부여의 조건을 다수 열거하고 부여의 적정화를 도모하는 방법(개도국의 condition approach)이 대립하였으나, 결국 TRIPs 협정에서는 개도국의 입장이 채택되어 제31조에서 강제실시를 명하는 조건을 정하게 되었다.

파리협약 5조A(1)항은 ‘특허는 특허권자가 어느 동맹국내에서 제조된 상품을 그 특허를 부여한 국가로 수입함으로 인하여 몰수되지 않는다‘고 규정하여 ’수입‘에 의한 실시가 강제실시 발동의 요건이 되지 않도록 하였다. 한편, WTO/TRIPs 협정 논의과정에서도 ‘수입에 의한 실시‘ 문제가 선진국과 개도국 사이에서 첨예하게 대립되었는데, 브뤼셀 각료회의(1990년 12월 3일)에 제출된 개도국의 제안에는 ’특허권자는 (a) 특허발명을 실시하고 (b) 라이센스 계약에 관련된 기술이전을 저해하는 남용적인 행위나 반경쟁적인 행위를 하지 않을 의무를 진다‘고 규정하고, 동항 a호에는 ’실시란 통상 특허제품의 제조 또는 방법특허의 산업적 적용을 의미하고, 수입은 제외되는 것으로 한다‘라는 정의규정이 포함되어 있었다(Terence P. Stewart, The GATT Uruguay Round: A Negotiation History, Vol. III, 1993년). 이에 대한 유럽연합은 반대안을 내었고, 결국 ’수입‘ 문제에 대해서는 양자 사이에 합의가 되지 않아, 현행 TRIPs 31조에는 ’수입 실시’에 대한 명문의 규정이 들어가 있지 않다.

유일한 요건의 한정은 반도체 기술에 대해서만 규정되어 있다.

김성준『WTO법의 형성과 전망; 4. GATS, TRIPs, DSU』삼성출판사 414-418면 참조.

TRIPs 31조에서 요건(ground) 한정 방식이 채택되지 못한 것은 유럽 연합이 조건 한정 방식을 지지하는 것으로 입장을 바꾸었고, 인도 등 개도국의 입장이 매우 강경하였으며 요건을 한정할 때 구체적으로 어떤 요건으로 한정할지 정하기가 매우 어려웠기 때문이며(尾島 明,『축조해설 TRIPs 협정 - Detailed Analysis of the TRIPs』일본기계수출조합 1999년 145-146면 참조), 미국 등 선진국의 요건 한정 방식은 자신들의 실무관행과도 배치되었기 때문이다(Jerome H. Reichman, Catherine Hasenzahl Non-voluntary Licensing of Patented Inventions: Historical Perspective, Legal Framework under TRIPs, and an Overview of the Practice in Canada and the United States of America, UNCTAD/ICTSD, 2002년, 10면 참조).

WTO/TRIPs 협정 제31조에 규정된 강제실시는, (1) 강제실시의 승인은 개별적으로 비교 형량하여 심사하여야 하고(개별성 원칙), (2) 특허권의 강제실시를 요청하는 자가 특허실시 이전에 상업적으로 합리적인 조건을 제시하여 특허실시권 제의를 하였음에도 합리적인 기간 안에 특허실시권을 얻지 못한 경우에 보충적으로만 허용되며(보충성 원칙), (3) 다만, 국가 긴급사태나 그밖에 극도의 위기 상황, 또는 공공․비영리적 사용을 위해 필요한 경우에는 보충성의 존재가 의제되고, (4) 강제실시가 승인되는 경우 그 범위와 기간은 목적 달성을 하는 데에 한정되어야 하고 (최소실시 원칙), (5) 강제실시되는 권리는 통상실시권에 한정되며 (통상실시원칙), (6) 강제실시권은 이를 이용하는 기업이나 영업권(goodwill)과 함께 양도하지 않는 한 양도가 금지되고(양도금지의 원칙), (7) 강제실시권은 강제실시권을 부여하는 체약국 내의 국내 시장에 공급하는 것을 주목적으로 하여야 하며(국내실시의 원칙), (8) 강제실시를 정당화하는 상황이 소멸하거나 그러한 상황이 재발되지 않을 것으로 판단되는 때에는 강제실시권을 부여받은 이해관계인의 적법한 이익을 충분히 보장하는 조건 하에 강제실시권을 취소할 수 있는 제도 마련과 권한있는 기관이 신청에 따라 강제실시를 정당화하는 상황의 존속여부에 관하여 심사할 권한을 가져야 한다 (한시적 적용의 원칙)는 등 많은 요건과 절차가 필요하다.

정진섭․황희철, ‘국제지적재산권법’ 1995 육법사

3. 도하 선언문의 함의

2001년 11월 14일 카타르 도하(Doha)에서 세계무역기구(WTO)는 별도의 각료선언문을 채택하면서 그 제목을 ‘TRIPs 협정과 공중의 건강에 대한 선언(Declaration on the TRIPs Agreement and Public Health)’으로 하였다. 도하 선언문은 강제실시의 해석이나 적용과 관련하여 매우 중요한 내용을 담고 있다. 도하 선언문은 강제실시를 부여할 권리와 그 조건을 결정할 주권이 각 회원국에 있음을 천명하면서 특허권보다 의약품에 대한 접근권에 더 무게를 두었다. 이것은 그 동안 강제실시 제도와 관련하여 개도국과 선진국 사이의 불평등한 현실과, 강제실시를 적용하려는 개도국의 시도를 선진국 등에서 무역보복과 같은 압력을 행사해 저지하여 왔다는 사실을 반영한 것인데, 선언문 5(c)절은 특별히 “각 회원국은 어떠한 것이 국가 긴급사태나 기타 극도의 위기 상황을 구성하는지 결정할 권리가 있으며, HIV/AIDS, 결핵, 말라리아, 기타 유행병과 같은 공중의 건강이 위기에 처한 상황은 국가의 비상사태나 극도의 위기상황을 의미한다.”는 점을 밝히고 있다. 도하 각료 선언의 논의 과정에서, 미국은 TRIPs 31(b)조는 27조1항의 특허권에 부속되는 권리이고, 국가 긴급사태는 HIV/AIDS에만 적용된다는 입장을 유지하였는데, 도하 각료선언 이후 이러한 미국의 주장이 더 이상 의미가 없게 되었다. 도하 각료선언문에서 ‘공중의 건강이 위기에 처한 상황’이 ‘국가 긴급사태나 기타 극도의 위기 상황’을 의미한다고 선언한 것은, 어느 회원국이 국가 긴급사태를 선포한 경우 이를 둘러싼 분쟁에서 국가 긴급 사태의 규명 자체에 대한 논란을 차단하기 위한 것이다. 또한, 각료 선언문 5(c)절에서 ‘각 회원국(Each Member)'이란 용어를 사용함으로써, 국가 긴급사태를 결정하는 것은 다른 회원국의 개입없이 어느 회원국의 주권 재량에 따라 독자적으로 가능함을 천명하였다.

도하 선언문의 제목에 ‘지적재산권’, ‘특허권’, ‘유행병’, ‘필수의약품’, ‘의약품의 가격’과 같은 한정된 의미의 용어를 사용하지 않은 것은, 도하 선언문이 특수한 상황에만 국한되지 않고, TRIPs 협정 전체와 공중의 건강에 대한 포괄적인 의미의 선언임을 천명한 것이다. 도하 선언문은 개도국의 입장을 대부분 반영한 것이었는데, 이를 두고 ‘정치적 선언‘이라고들 하는 이유는 뉴라운드 출범이 1999년 시애틀에 이어 또 다시 무산되는 것을 막기 위한 선진국의 후퇴와, 에이즈로 죽어가는 자국민의 건강권을 확보하기 위한 개도국의 절박한 입장 사이의 정치적인 타협의 결과였기 때문이다.

선언문 5(a)절 “공중의 건강을 보호하기 위한 WTO 회원국의 권리 특히, 의약품의 모든 자에 대한 접근권을 높이기 위한 WTO 회원국의 권리를 지지하는 방식으로 협정이 해석되고 이행될 수 있으며 그렇게 되어야 한다는 점을 확인한다(we affirm that the Agreement can and should be interpreted and implemented in a manner supportive of WTO Members' right to protect public health and, in particular, to promote access to medicines for all.” 선언문 5(b)절 “각 회원국은 강제실시권을 부여할 권리를 가지고 강제실시권을 부여할 조건을 결정할 자유가 있다(Each Member has the right to grant compulsory licences and the freedom to determine the grounds upon which such licences are granted).“

도하 선언문의 갖는 또 다른 함의는 선언문 4절 “회원국이 공중의 건강을 보호하기 위한 조치를 TRIPs 협정이 '방해하지 않으며 방해할 수 없다'는 점에 합의한다.”라고 합의(agree)라는 문구를 사용하여 이 선언이 비엔나 협약 3조3항(a)의 ‘추후의 합의’에 해당함을 재차 확인하였다. 따라서, 강제실시와 관련하여 TRIPs 협정을 해석하는 데에는 협정문의 문맥에 부여되는 통상적인 의미에 따라 성실하게 해석하되 도하 선언문을 반드시 참작하는 것이 도하 각료선언 이후의 TRIPs 협정 해석에 적용되는 원칙이라 할 것이다. 특히, 도하 선언문에서 ‘공중의 건강을 보호하기 위한 WTO 회원국의 권리를 지지하는 방식으로 협정이 해석되고 이행되어야 한다’고 한 점은 TRIPs 협정문으로부터 반드시 명백하게 도출된다고 보기 어려운, 새로운 해석과 합의라는 점에서 도하 선언문의 또 다른 의의를 찾을 수 있다. 요컨대, ‘지적재산권의 보호와 시행은 … 권리와 의무가 균형을 잡도록 기여하여야 한다’는 TRIPs 협정 제7조의 ‘목적’ 규정과 ‘협정 규정과 양립하는 한 공중의 건강과 영양을 보호하기 위해 필요한 조치를 채택할 수 있다’는 협정 제8조의 ‘원칙’ 규정에 따라 ‘강제실시’를 해석하는 경우에도, ‘공중의 건강을 보호하기 위한 회원국의 권리를 지지하는 방식’으로 해석하여야 하는 것이 도하 각료선언 이후의 TRIPs 협정 해석의 원칙이 된 것이다.

We agree that the TRIPs Agreement dose not and should not prevent Members from taking measures to protect public health.

조약이나 협정의 해석은 “조약문의 문맥 및 조약의 대상과 목적으로 보아 그 조약의 문맥에 부여되는 통상적인 의미에 따라 성실하게 해석하는 것”이 원칙인데, 이것은 ‘1980. 1. 27. 조약 제697호로 국내에 발효된「조약법에 관한 비엔나 협약」제3절(조약의 해석) 제31조(해석의 일반규칙) 제1항에 규정되어 있다. 한편, 비엔나 협약 31조3항에는 조약문의 문맥과 함께 ‘(a) 조약의 해석 또는 그 조약 규정의 적용에 관한 당사국간의 추후의 합의’, ‘(b) 조약의 해석에 관한 당사국의 합의를 확정하는 그 조약 적용에 있어서의 추후의 관행’을 반드시 참작하도록 하고 있다.

Frederick M. Abbott, The Doha Declaration on the TRIPs Agreement and the Public Health: Lightening on the Dark Corner at the WTO, Journal of International Economic Law, Oxford University Press, 2002년

[Abbott: 2002] 앞의 각주 29)

도하 선언문은 ‘수출을 위한 강제실시’를 후속 의제로 넘겨 TRIPs 이상회로 하여금 2002년말까지 이에 대한 결론을 내도록 하였다. 그러나, TRIPs 이사회는 기한을 수차례 넘기며 결론을 내지 못하고 있는데, 그 주된 이유는 미국을 위시한 일부 선진국이 수출을 위한 강제실시의 적용 대상을 치명적인 전염병으로 한정할 것과 한국을 포함한 ‘잘사는 나라’에는 적용 자체가 되지 않도록 제한할 것을 주장하고 있기 때문이다. 한국 정부는 대상 질병의 제한에는 미국 입장에 동조하는 한편, 적용 제한에 대해서는 북한과의 특수한 관계 등을 고려하여 수용하지 않은 것으로 알려진다.

4. 해외 주요국의 강제실시 제도와 사례

특허발명의 강제실시를 가장 많이 이용하고 있는 나라 중 하나는 미국이다. 특이한 점은 미국특허법에는 강제실시에 관한 규정을 두고 있지 않다는 것이다. 그 대신 ‘식물신품종보호법’에 의하면 농림부장관이 미국내 농산물의 적절한 공급을 위해 필요한 경우 특허된 신품종의 강제실시를 결정할 수 있고, 공적자금이 투입된 특허발명에 대해서 보건이나 안전 또는 기타의 공익을 위해서 필요하다고 판단되는 경우 특허발명의 강제실시가 가능하며, ‘공중보건 및 복지에 관한 법률’에 따르면 오염물질배출규제 또는 원자력의 이용 등 공익을 위해 특허발명의 강제실시가 가능하다. 한편, 1994년 Jerrold Nadler 의원이 의약관련발명에 대한 강제실시 규정을 특허법에 두고자 하는 특허법 개정안을 연방의회에 제출하였으나 통과되지는 못했다고 한다. 미국에서 특허발명의 강제실시는 법원이나 정부에 의해 독점을 규제하는 차원에서 주로 발동되었는데, 1997년 미국 연방통상위원회(FTC)는 시바-가이기(Ciba-Geigy)와 산도즈(Sandoz)가 노바티스(Novartis)로 합병된 것이 미국내 유전공학 의약품 시장에 실질적인 영향을 미친다고 보고 합병 기업들의 유전자 치료와 관련된 미국등록특허와 출원중인 특허 및 시토킨(Cytokine)과 관련된 세계 전역에서 출원 중이거나 등록된 특허, 혈우병 치료와 관련된 기술정보와 노하우 등에 대해 포괄적인 강제실시를 명령했다. 또한, Monsanto가 DeKalb Genetics를 인수하면서 생명공학 특허발명과 이와 관련된 정보의 실시 및 사용허락이 이루어진 예도 있고, Upjohn과 Pharmacia AB의 합병으로 9-AC 암 치료제 특허권이 강제실시되기도 하였다. 미국에서는 100건이 넘는 불공정거래 사건에서 특허발명의 강제실시가 발동되었고, 정부에 의한 특허발명의 사용을 위해 강제실시 제도를 광범위하게 활용하였는데, 이로 인해 유럽연합으로부터 항의를 받기도 했다.

미국 특허법에 강제실시에 대한 일반규정이 없는 이유에 대해 자유시장 원칙에 대한 확고한 믿음과 정부 통제에 대한 불신이 주된 것이고, 연구 개발에 대한 보상을 극대화하고 현행 경쟁법의 적용에서 공정성을 희생하면서 얻게 되는 효율성에 대한 신뢰 때문이라고 한다[UNCTAD/ICTSD: 2002] 앞의 각주 21).

정상조『특허발명의 강제실시』서울대학교 법학, 제40권제1호(1999), 268-269면 참조.

[정상조: 1999] 앞의 각주 31)

http://www.ftc.gov/os/1997/9704/c3725.do.htm ‘노바티스’의 합병은 미국 내에서 이루어진 것이 아니라 ‘스위스‘에서 이루어진 것이라는 점에서 미국 정부의 이러한 조치는 특기할만하다.

Carlos M. Correa, Intellectual Property Rights, the WTO and Developing Countries, Zed Books Third World Network, 2000, 91-92면 참조

의약 분야의 특허에 대한 강제실시는 아래 표에서 보는 것처럼 캐나다에서 가장 많은 예가 나타난다. 그 이유는 캐나다 구특허법에 의약품 특허에 대한 특별한 강제실시 규정을 두었기 때문이다. 즉, 캐나다 구특허법에 따르면, 의약품의 제조를 위해 특허의 실시권 부여를 청구하는 누구에 대해서도 실시권을 허여하지 못할 정당한 이유가 인정되지 않는 한 실시권을 허락하여야 한다. 캐나다 특허법의 이 규정은 TRIPs 협정과 NAFTA 가입 등을 이유로 1993년 2월에 폐지되었는데, 캐나다는 그 후 ‘특허의약품 가격검토 기구(Patented Medicine Prices Review Board)를 두어 특허의약품의 가격을 특허권자가 정기적으로 보고하도록 하여 특허의약품의 가격을 통제하고 있는데, 실제로 90년 중반 이후 캐나다의 특허의약품은 OECD 평균보다 약 10% 더 낮다.

다른 통계에 따르면, 캐나다에서 1969년-1992년에 1,030건의 의약품 특허 강제실시 청구가 있었는데, 이 가운데 613건에 대해 강제실시가 허용되었다 [UNCTAD/ICTSD: 2002] 앞의 각주 21) 20면.

http://www.pmprb-cepmb.gc.ca

한편, 1883년부터 강제실시 제도를 두고 있는 영국의 1949년 특허법은 음식물이나 의약품 또는 의료장치 등에 관한 특허발명의 경우 시장 가격이 높다는 것만을 사유로 해서도 특허발명의 강제 실시가 가능했는데, 이 제도는 1977년 폐지되었다.

영국은 궤양 치료제인 ‘시메티딘(Cimetidine)’의 특허권에 대하여 강제실시를 한 바 있으며, 이 특허는 1997. 7. 24. 필리핀 대법원에서 판결 제121867호로 강제실시를 하기도 하였다. 필리핀 대법원 판결문은 http://www.lawphil.net/judjuris/juri1997/jul1997/gr_121867_1997.html 참조.

<표 >  영국과 캐나다의 의약품/식품 특허에 대한 강제실시 사례

국가	기간	청구	허가	거절
영국(식품 포함)	1966-75	35	22(63%)	7(20%)
캐나다(의약품만)	1953-75	192	139(72%)	4(2%)
	1981-91	421	288(68%)	49(12%)
출처: 小原喜雄(오하라 요시오)『개괄적 보고 - 파리조약5조A 개정교섭의 난점은 TRIPs 협정에 의해 어느 정도 해결되었는가 -』일본공업소유권법학회 년보 제24호(2000) 110면

프랑스는 구특허법에서 의약품이 충분히 공급되지 않거나 그 가격이 지나치게 높게 책정되어 있어서 의약품 발명에 관한 특허권의 강제실시가 공중보건의 유지를 위해 필요하다고 판단되는 경우에는 공중보건업무를 관장하는 부처의 장관의 신청에 의해 직권으로 강제실시를 결정할 수 있다. TRIPs 협정이 발효된 후에도 이 프랑스 특허법 제613조의 16에 규정되어 있는 공중위생을 위한 강제실시 제도는 존속되고 있다.

독일의 연방특허법원은 1991년 류마티스 치료약과 관련된 특허에 대해, 중대한 질병의 치료를 위한 특허발명 의약품을 환자들이 구입할 수 있도록 하기 위해서 필요한 특허발명의 강제실시는 공공의 이익에 부합된다고 판단한 바 있다. 이에 대해서는 후술한다.

BPatG 7. Juni 1991, 24 IIC 394 (1993)

자국민의 건강권을 확보하기 위해 의약품 특허발명에 강제실시를 적용하려다 실패한 사례는 AIDS 치료약 특허권을 둘러싸고 있었던 남아공과 태국, 브라질 등에서 볼 수 있다.

이에 대해서는 졸고 『의약품 특허의 강제실시 - 남한의 현황과 외국의 사례』의약품 공공성 토론자료집, 2001. 10. 27.을 참조하거나, Brazil Ministry of Health, National AIDS Drug Policy (May, 2001) (http://www.aids.gov.br/assistencia/aids_drugs_policy.htm) 또는 http://www.twnside.org.sg/ (제3 세계 네트워크 홈페이지)를 참조할 수 있다.

Ⅲ. 공익을 위한 특허발명의 강제실시

1. 강제실시 제도의 유형

특허발명의 강제실시를 ‘특허권자의 의사에 상관없이 타인이 특허발명을 실시하는 것’으로 넓게 이해한다면, 특허발명의 강제실시는 법률 규정에 의한 강제실시와 행정기관의 결정에 의한 강제실시(ex officio license)로 대별해 볼 수 있다. 행정기관의 결정에 의한 강제실시에는 (1) 특허권의 남용에 대한 제재 조치로서 발동될 수 있는 강제실시, (2) 선후권리자들의 이해관계를 조정하기 위한 강제실시, (3) 공공의 이익을 위한 강제실시 등이 있다.

선사용에 의한 통상실시권, 직무발명에 대한 사용자의 통상실시권, 무효심판청구등록전의 실시에 의한 통상실시권, 질권경락 후의 원특허권자의 실시권, 의장권존속기간만료 후의 통상실시권, 재심에 의하여 회복한 특허권에 대한 선사용자의 실시권, 재심에 의하여 실시권을 상실한 원특허권자의 실시권 등이 있다.

(1) 특허권의 남용에 대한 제재 조치로서의 강제실시

파리협약에서 권리남용에 대한 제한으로 강제실시가 허용된 다음 권리의 남용이 없는 경우에도 특허권자의 권리를 제한하기 위해(예컨대, 의약 관련 발명이나 식품의 특허권자를 통제하기 위해) 유럽의 거의 대부분의 국가에서 강제실시를 적용하였는데, 이에 대하여 특허권의 강제실시는 권리남용의 제재로만 한정되어야 한다는 주장이 있었으나 이는 영국법원(Parke-Davis Co. v. Comptroller of Patents, Design and Trade Marks, [1954] 71 R.P.C. 169)과 독일법원(Case Nasser, NJW 49, 1953)에서 배척되었다.

가. 불실시

특허발명이 천재 지변 기타 불가항력 또는 정당한 이유없이 3년 이상 국내에서 실시되고 있지 않은 경우에는 당해 특허발명의 실시를 원하는 자는 특허청장에게 통상실시권 설정의 재정을 청구할 수 있다. 이 경우 재정을 청구하기 전에 실시를 원하는 자가 특허권자 또는 전용실시권자에게 협의를 구했으나 협의가 성립할 수 없거나 협의의 결과 합의가 이루어지지 않아야 하는 소위, ‘보충성의 요건’이 전제된다.

나. 불충분한 실시

특허발명이 국내에서 실시되고 있기는 하지만, 정당한 이유없이 계속하여 3년 이상 국내에서 상당한 영업적 규모로 실시되지 아니하거나 적당한 정도와 조건으로 국내수요를 충족시키지 못하는 경우에는 실시를 원하는 자의 청구에 의해 특허청장이 통상실시권을 설정할 수 있다. 이 경우에도 특허권자와 사전협의를 거쳐야 하는 보충성의 요건이 필요하다. 여기서, ‘상당한 영업적 규모로 실시되지 않는다‘는 것은 그 발명의 기술파급 효과가 확산될 개연성이 없는 형태의 실시를 제재하기 위한 것이고, ’적당한 정도와 조건으로 국내수요을 충족시키지 못한다‘는 것은 특허권자가 특허물건을 터무니없이 높은 가격으로 유통시킨다거나 타인의 실시를 배척하여 그 실시의 정도가 형편없는 경우 등을 말한다고 한다.

이종일『UR/TRIPs 협정에 따른 특허법개정(안)의 강제실시권에 관한 연구』변시연구(1995), 11-12면 참조.

다. 불공정거래행위를 시정하기 위해 필요한 경우

사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정한 거래행위로 인정된 사항을 시정하기 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우 당해 특허발명을 실시하고자 하는 자가 특허청장에게 통상실시권 설정의 재정을 청구할 수 있다. 이 규정은 TRIPs 협정을 반영하여 도입된 것인데, 우리 공정거래법에 의하면 공정거래위원회의 시정조치가 없는 한 공정거래법에 규정된 손해배상청구 소송을 제기할 수 없기 때문에, 극히 제한된 범위에서만 적용되는 어색한 규정으로 잘못 도입되었다.

이에 대해 자세한 것은, [정상조: 1999] 앞의 각주 31) 288-292면 참조.

(2) 선후권리자 사이의 이해관계를 조정하기 위한 강제실시

특허발명이 타인의 先특허발명 등을 이용하고 있는 경우, 후특허권자가 선특허권자로부터 정당한 이유없이 실시허락을 받을 수 없는 때에는 후특허권자 등의 청구에 의하여 심판절차를 통해 통상실시권을 허여하는 것이다. 이 심판을 우리 특허법에서는 ‘통상실시권허여심판’이라고 하는데, 보령제약에서 미국 화이자사를 상대로 청구한 것이 바로 이것이며, TRIPs 협정에는 제31조(l)에 규정되어 있다.

즉, 선특허권을 침해하지 않고서는 후특허발명을 실시할 수 없는 경우.

(3) 공공의 이익을 위한 강제실시

이에 대해서는 절을 바꾸어서 상세히 논의한다.

2. 공익을 위한 강제실시 제도의 입법경위

‘공익을 위한 강제실시’와 관련된 우리 특허법의 입법 경과를 살펴보면, 1952년 4월 13일 법률 제238호 특허법(1946년 특허법) 제101조에는 적당한 조건부의 실시권 허락을 특허권자가 거부하는 것이 국내 사업에 부당한 손해를 가하고 실시권의 허락이 공익상 필요함이 명백한 때에 이것을 특허에 관한 권리의 남용으로 규정하고, 이에 대해 檢事 또는 이해관계인이 강제실시권의 허여 또는 특허의 취소를 청구할 수 있도록 하였다(동법 제102조). 그 후, 1961년 12월 31일 법률 제950호 특허법 제44조1항은 특허권의 공용징수 형태로 ‘특허발명이 국방상 또는 공익상 필요한 때에는 특허권을 정부에서 제한, 수용, 취소하거나 정부에서 특허발명을 실시하거나 또는 정부 이외의 자로 하여금 실시하게 할 수 있다’고 규정하는 한편, 특허권이 남용되는 경우의 제재 형태로 제45조(불실시의 경우의 강제실시 또는 특허취소)에서 ‘특허권자가 특허를 받은 후에 계속하여 3년이상 정당한 이유없이 그 발명을 국내에서 실시하지 아니하는 경우에 공익상 필요하다고 인정될 때에는 특허국장은 이해관계인의 청구에 의하여 그 실시권을 타인에 허여할 수 있’도록 규정하였다. 이러한 공용징수 형태의 규정은 1963년 3월 5일 법률 제1293호 특허법에도 동일하게 규정되었고, 동법에서는 45조의 2를 신설하여 1항에서 ‘특허권자 기타 특허에 관하여 권리를 가진 자는 그 권리를 남용하지 못한다.’고 하고, 2항에서는 ‘다음 각호의 1에 해당하는 때에는 특허에 관한 권리를 남용한 것으로 본다. 3호: 특허권자가 실시권의 허락을 부당하게 거부하여 산업이나 국가 또는 국내거주자의 사업에 손해를 가하였을 때. 4. 방법발명에 의한 특허의 경우에 그 권리의 범위에 속하지 아니하는 방법에 의하여 물건을 생산하여 타인에게 부당하게 손해를 가하였을 때’를 추가하였다.

제101조 특허에 관한 권리는 (특허권자, 지역적 권리자, 독점적 실시권자, 비독점적 실시권자 또는 기타 특허권에 의하야 청구를 하는 자가 有한 권리를 포함함) 남용함을 不得함. 左記各號에 1에 해당할 時는 특허에 관한 권리는 남용한 것으로 간주함. . . 중 략 . . . 4. 실시권은 적당한 조건부의 실시권의 허락을 거부함이 我國의 사업 혹은 산업 및 국내거주자의 사업에 부당한 손해를 가하며 실시권의 허락이 공익상 필요함이 명백한 時. . . . 중 략 . . . 전항각호에 관련하야 남용의 유무를 결정함에 관하야는 특허는 발명 및 고안을 장려하며 발명 및 고안이 지체없이 될 수 있는데로 국내에서 상업적 규모로 생산됨을 확보하기 위하야 허여된 것으로 간주하여야 함. 발명 혹은 고안이 국내에서 실시될 가능성의 유무를 결정함에 관하야는 노무, 기술자, 원료, 산업시설, 자본, 경제요소 등 해당 사항 전부에 관하야 고려함을 요함.

공용수용의 형태 또는 특허권 남용의 제재조치에 대한 부가적 요건으로 ‘공익‘을 요구하던 이러한 태도는 1978년 2월 8일 법률 제2505호 특허법 제50조 및 1986년 12월 31일 법률 제3891호 특허법 제50조에까지 그대로 유지되어 오다가, 1990년 1월 13일 법률 제4207호 특허법에서는 국가에 의한 특허권의 수용으로 규정하던 종전과는 달리 제107조에서 ‘통상실시권 설정의 재정‘ 규정을 마련하면서, 제1항제3호에 ’特許發明의 실시가 公益상 特히 필요한 경우‘에 특허발명을 실시하고자 하는 자가 통상실시권의 재정을 청구할 수 있도록 규정하기에 이른다.

‘공익상 특히 필요한 경우’로 규정한 것은 구서독의 특허법을 차용했던 일본 특허법의 규정을 수용한 것으로 보인다.

1995년 국내에 TRIPs 협정이 발효됨에 따라 개정된 1995년 12월 29일 법률 제5080호 특허법 제107조에서는 ’공공의 이익을 위하여 特히 필요한 경우’에서 ‘特히’를 삭제하는 대신 ‘비상업적 실시’ 요건을 추가하였다. 1995년 법은 이 외에도 불공정거래행위를 시정하기 위해 필요한 경우에도 강제실시의 재정을 청구할 수 있도록 하였고, 반도체 기술에 대해서는 강제실시 발동 요건을 달리 정하였다.

당시 특허청은 법개정이유를 ‘貿易關聯知的財産權協定(UR/TRIPs)의 내용과 맞지 아니하는 條項을 동 協定의 내용과 맞도록 改正하여 特許制度의 世界化를 추진하는 동시에, 世界貿易機構(WTO)體制에 能動的으로 대비하고 技術開發의 成果를 신속히 보호함으로써 技術開發을 촉진하려는 것임. ⑥ 特許廳長의 裁定에 의한 强制實施權의 發動要件을 확대하여 不公正去來行爲를 是正하기 위하여 필요한 경우에도 裁定을 請求할 수 있도록 함.’이라고 밝히고 있다.

이와 같은 입법의 경위를 정리하면, 우리 특허법에서 인정하고 있는 ‘공익을 위한 강제실시’ 제도는 청구인의 범위가 ‘검사나 이해관계인, 정부’에서 ’특허발명을 실시하고자 하는 자‘로 확대되고 공익상의 필요가 ’특히 필요한 경우‘로 제한되지 않는 등 그 한계가 완화되는 방향으로 개정되어 지금에 이르고 있음을 알 수 있다. 다만, 강제실시의 형태가 ’비상업적’인 것으로 제한되었는데, 이에 대해서는 후술한다.

3. 공익을 위한 특허발명의 강제실시의 요건과 해석

(1) 청구인 적격과 비상업적 실시

특허법 제107조제1항 본문은 ‘특허발명을 실시하고자 하는 자는 … 재정을 청구할 수 있다’고 규정하여 청구인 자격에 대한 아무런 제한을 두고 있지 않다. 또한, ‘공익상 필요한 때에 정부에서 특허발명을 실시하거나 정부 이외의 자로 하여금 실시하게 할 수 있다‘고 규정했던 구특허법의 규정과 비교하거나, 청구인을 검사, 정부, 이해관계인으로 한정했던 구특허법의 규정과 비교할 때, 특허발명을 실시할 의사가 있는 자는 누구나 특허법 제107조 소정의 재정을 청구할 수 있다고 해석된다.

다만, 107조에서, 공익을 위한 비상업적 강제실시를 청구하는 자는 특허발명을 ‘실시’하고자 하는 자에 해당하여야 하므로, 청구인은 소정의 실시능력을 갖추고 있어야 할 것이다. 그런데, 이 실시능력과 관련하여 애매한 문제가 존재하는데, 그것은 실시의 형태가 ‘비상업적’일 것으로 제한했기 때문에 생기는 것이다. ‘비상업적 실시’의 요건은 TRIPs 협정 제31조의 ‘공적인 비영리적 사용(public non-commercial use)' 규정을 도입한 것인데, 이것은 TRIPs 규정을 잘못 해석하고 우리 법문에 포함시킨 것으로 보인다. 특허청의 해설 자료에 따르면, TRIPs 협정의 논의과정에서 ’공적인 비영리적 사용’의 표현에 대해서는 이견이 많았는데, 정부에 의한 사용(governmental use)으로 하자는 제안과, 단순히 공적인 목적의 사용(public purpose use)으로 하자는 제안이 있었다. 논의의 방향은 가급적 적용범위를 축소하자는 쪽으로 진행되어, 정부에 의한 사용 등으로 할 경우 정부가 영리적 목적으로 강제실시권을 발동할 가능성(그 예로는 ‘우정사업’을 든다)이 있으므로 이를 막기 위해 현재의 규정으로 된 것이라고 한다. 한편, TRIPs 31조 협상과정에서, 정부사용 문제에 대해 군사기술개발, 우주 개발 등 국가 프로젝트에 대해 정부가 타인의 특허와의 저촉을 일일이 조사하지 않고 이를 사용할 광범위한 권한을 가지도록 하려는 미국과 이것에 반대하는 일본, 유럽연합 사이의 대립이 있었다. 정부의 사용에 대해 미국은 엄격한 제한을 두지 말자고 주장한 반면, 일본과 유럽연합, 스위스는 정부에 대해 포괄적인 적용 예외를 두는 것은 바람직하지 않다고 반대하였으며, 브뤼셀 초안에는 정부 사용에 대해 ‘적용하지 않는다’는 규정이 있었으나 최종적으로 삭제되었다. 이러한 논의 과정을 거쳐, 보충성 조건(사전 교섭 조건)이 면제되는 정부의 사용은 ‘공적인 비상업적인 사용’으로 국한하였다. ‘비상업적’이란 단어의 삽입에 대해 미국은 정부사용은 본래 비상업적이라는 이유로 반대하였다. 이러한 TRIPs 논의경과와 우리 법조항의 문구를 살펴보면, 특허법 제107조의 요건에는 ‘정부의 영리적 실시’를 배제하는 형태로 되어야 마땅한데, 현재 규정은 모든 실시 형태가 비상업적일 것을 요구하고 있어서, 협정의 내용을 잘못 이해하고 규정한 것으로 보인다. 법개정론과 별개로 해석론상, ‘비상업적으로 특허발명을 실시‘한다는 것을 어떻게 해석할 것인가?

특허청 ‘TRIPs 규정 해설자료’ 132면 및 [최경수: 2001] 앞의 각주 5) 269면 참조.

[尾島 明: 1999] 앞의 각주 21) 147-148면 참조.

[尾島 明: 1999] 앞의 각주 21) 148면 참조.

특허법상 특허권자는 ’특허발명을 業으로서 실시할 권리를 독점’하는데, 여기서 ‘業으로서 실시‘란 개인적․가정적 실시를 제외하는 의미로 해석하는 것이 통설이다. 따라서, 영리를 직접 목적으로 하지 않더라도 공공사업․의료업․ 변호사업 등에서 행해지는 실시도 업으로서의 실시라 할 수 있다. 그렇다면, 특허법 제107조1항3호 소정의 ’비상업적 실시‘란 ’業으로서 실시‘ 중 ’영리를 목적으로 하는 실시‘를 제외한 것으로 해석할 수 있다. 이와 더불어, 재정에 의한 통상실시권의 이전(移轉)을 규정하고 있는 특허법 제102조제3항의 ’제107조 규정에 의한 통상실시권은 실시사업과 같이 이전하는 경우에 한하여 이전할 수 있다‘라고 규정하여 강제실시 형태에 이미 ’실시사업‘을 예정하고 있다. 이러한 점들을 종합적으로 고려하면, ’특허발명의 비상업적 실시‘란 ’고도의 영리적 목적을 위한 실시‘만을 제외하는 포괄적인 개념으로 해석해야 할 것이다.

한편, 비상업적 실시 요건과 실시능력을 결부시켜 고려할 때, 청구인 적격에 문제가 생긴다. 즉, 정부 이외의 누가 강제실시를 청구할 수 있을 것인가? 공익을 위해 정부가 스스로 강제실시권을 발동하여 특허발명을 실시하는 경우에는 실시능력과 비상업 실시 요건에 큰 문제가 없을 것이지만, 특허발명과 경쟁관계에 있는 영리기업이나 영리를 목적으로 하지 않는 단체 등에서 공익을 위해 강제실시를 청구하는 것이 과연 가능한가? 영리기업에서 공익을 위한 강제실시를 청구하는 것이 가능하여도 그 실시를 할 것인지 의문이다. 한편, 특허발명을 직접 생산할 능력이 없는 공익단체에서 강제실시를 청구하는 경우에는, 청구인 적격에 문제가 될 수 있다. 그렇다고 하여, 실시능력 문제를 해결하기 위해 실시능력이 있는 영리기업과 그렇지 못한 비영리단체가 공동으로 청구인이 되는 것은 역시 ‘비상업적 실시’ 요건에 다툼이 생긴다. 요컨대, 우리 특허법 107조1항 본문에는 공익을 위한 강제실시를 청구할 수 있는 자에 대해 아무런 제한을 두고 있지 않지만, 실시능력이나 비상업적 실시 요건으로 인해 정부 스스로 강제실시를 발동하는 경우를 제외하면 실질적으로 청구주체에 일정한 제약이 따른다. ‘글리벡’ 특허에 대한 강제실시 청구는 국내의 임의단체 2곳과 사단법인에서 청구를 하였는데, 이 단체들이 ‘글리벡’ 특허에 대한 강제실시를 허락 받더라도 특허발명 ‘글리벡’을 실시를 하기 위해서는, ‘글리벡‘을 제조할 수 있는 시설이나 기술력을 갖춘 국내의 제약회사를 통해 생산을 하거나 외국으로부터 ’글리벡‘ 의약품을 수입하여야 한다. 국내 제약회사를 통해 글리벡을 강제실시하는 경우, 위 제약회사는 강제실시를 직접 허락받은 자가 아니므로, ’글리벡‘ 특허권자로부터 특허침해 금지의 대항을 받을 수 있다. 강제실시권은 그 성질상 통상실시권이 될 수 밖에 없고, 특허권자는 통상실시권자에게 침해금지의 소를 제기하지 않을 부작위 의무만 부담한다고 보는 것이 정설이기 때문에, 통상실시권자인 강제실시권자가 제3자인 국내 제약회사에게 그 실시를 재허락을 할 수는 없다. 그렇다면, 이러한 특허권 침해 문제를 일으키지 않으면서, 특허발명을 ’비상업적’으로 실시할 수 있는 경우란 어떤 상황을 말하는가?

특허법은 공익상 필요한 경우에 사기업이 특허발명을 실시하는 것을 허용하는 것인지 의문시된다. 특허법은 “공익을 위하여 비상업적으로 실시할 필요가 있는 경우”에 강제실시가 이루어질 수 있다고 규정하고 있기 때문에, 사기업이 강제실시의 허락을 받아서 특허발명 제품을 제조․판매하는 것은 상업적 실시에 해당하기 때문에 허용될 수 없는 것이라고 해석되기 때문이다. 그러나, 자본주의 사회에서 특허발명제품의 제조에 비용이 소요되는데도 판매할 수 없다면 과연 강제실시의 허락을 받은 자가 어떻게 실시를 할 수 있을지 의문이고, ‘비상업적 실시’의 요건을 부과할 필요가 있는지 극히 의문시된다. [정상조: 1999] 앞의 각주 31) 288면 참조.

‘건강사회를 위한 약사회‘, ’평등사회를 위한 민중의료연합‘ ’사단법인 인도주의실천의사협의회‘

‘글리벡’을 외국에서 수입하는 경우에는 이런 문제가 발생하지 않는다. 이러한 이유로 글리벡 특허의 강제실시 청구단체들은 인도의 제약사로부터 제네릭(Generic) 약을 수입하는 절차를 검토하고 있다. 실제로 인도에서는 2003. 1. 26. 글리벡과 생물학적으로 동등한 것이 입증된 약(제품명: Veenat)이 시판되었고, 5-6개의 인도제약사가 유사한 약의 승인을 신청한 상태라고 한다.

특허권의 공유(公有)에 관한 이론에는 이를 유추해 볼만한 것이 있다. 즉, 특허권이 공유인 경우, 공유자 스스로가 실시하는 경우는 문제가 없지만, 공유자 1인이 제3자에게 하청을 주는 경우에 그것을 공유자의 실시로 간주할 것인지 실시허락으로 볼 것인지 하는 문제점이 있다. 만일, 이것을 실시허락으로 본다면, 다른 공유자의 허락이 없는 한, 하청받은 자의 실시는 특허권의 침해가 된다. 실제로 실용신안권 공유자 중 1인의 하청인이 타공유자의 동의를 얻지 않고 한 제조 행위에 대해 이것이 실시허락에 해당하는가의 여부에 대한 분쟁이 일본에서 있었다. 공유자가 금형을 제작하고 기술지도를 하여 재료 품질 제조기계의 성능에 대한 지시를 하고, 제품은 오로지 공유자에게 납품되어 공유자가 제품을 면밀하게 검사하고, 제조량이나 제품단가도 공유자가 결정하였는데, 설비는 하청인의 소유였던 사례에서, 仙台 고등법원은 하청인은 공유자의 하나의 기관으로서 제조한 것이며, 공유자가 자기의 계산으로 그 지배관리하에 실시한 것이라고 하여 특허권의 침해를 부정하였다.

仙台高等法院 秋田地判 昭和 48年 12月 19日 判時 753호, 28면, [나카야마: 2001] 앞의 각주 13) 305면, 각주 1)에서 재인용.

우리나라에는 일본과 같은 공유특허권의 사례가 없지만, 우리 특허법에 따르면, 특허권이 공유인 경우 공유자 1인이 다른 공유자의 동의없이 통상실시권을 허여하는 것은 무효이므로, 공유자 1인이 공유특허발명을 스스로 실시하지 아니하고 그 실시의 일환으로 물건의 제작 등에 관하여 제3자에게 의뢰한 경우 제3자의 실시행위를 공유자의 실시로 볼 것인지가 문제이나, 제3자가 공유자의 지휘감독 하에서 공유자의 사업의 일환으로 단순히 특허품의 제작 등을 한 경우라면 제3자의 실시는 공유자 본인의 실시로 보아도 될 것이므로 다른 공유자의 동의사항은 아니라고 해석하는 듯하다. 이 경우, 제3자는 공유자의 일기관(一機關)에 다름없다고 이론을 구성하거나, 하청인을 공유자의 이행보조자로 본다.

천효남,『특허법』510면 참조.

재정에 의한 통상실시권자와 특허권자 사이의 관계와 공유 특허권자들 사이의 관계가, 재실시 허락의 가능 문제에서는 동일하게 적용되므로, 공유특허권자 사이에 적용되는 위 이론을 따르면, 공익단체들이 강제실시권을 허락받고 실시능력이 있는 영리기업을 자신의 일기관 또는 이행보조자가 되도록 관계를 맺어 실시한다면, 실시 능력과 결부된 청구인 적격 문제와 ‘비상업적 실시’ 요건 및 특허침해 문제를 해결할 수 있을 것이라고 생각된다.

2) 피청구인과 강제 실시 청구의 대상

특허발명의 강제실시의 피청구인은 특허권자 및/또는 전용실시권자이고, 공익을 위한 강제실시의 청구대상은 위 특허권자가 적법하게 보유하고 있는 특허권이다.

한편, 특허권은 등록이 효력 발생 요건이어서, 특허청에 등록되지 않은 것(예컨대, 아직 특허출원이 진행 중에 있는 발명)에 대해서도 강제실시의 청구 대상이 될 수 있는지 문제가 될 수 있다.

강제실시 제도에서 피청구인과 청구대상을 특정하는 문제는 별다른 어려움 없이 명확해 보일 수도 있다. 그런데, 실제로는 이것이 절차상의 장벽으로 작용한다. 예컨대, ‘글리벡’과 같은 의약품에 대해 강제실시를 청구하는 경우, 실시하고자 하는 대상 물건과 특허권자는 쉽게 특정이 가능하지만, 청구대상으로서의 특허권을 제3자가 명확하게 특정하는 것은 그리 쉬운 문제가 아니다. 제약 특허의 경우, 해당 의약품에 어떤 특허가 분포되어 있는지는 권리자 이외의 제3자가 쉽게 파악하기 어렵다. 2001년 TRIPs 이사회에서 의약의 접근권과 특허에 대한 논의가 진행될 때, 제3세계 네트워크에서 낸 제안에 따르면, 개도국이 강제실시와 관련하여 직면하고 있는 어려움 가운데 하나로 강제실시를 허락받는 과정이나 그 전단계에서 요구되는 절차와 조건을 준수하는 것이라고 한다. 이러한 맥락에서, 강제실시권의 발동을 실질적으로 억제하는 절차적 장벽을 제거하는 것이 필요한데, 예를 들어서, 강제실시를 청구하는 자가 피청구인과 청구대상 권리를 빠짐없이 모두 특정하도록 할 것이 아니라, 강제실시를 하고자 하는 물건(예컨대, 의약품)을 특정하고 이와 관계된 특허권자를 청구인이 특정하면, 특허권자가 의약품에 설정된 특허권의 정보를 제공하도록 일정한 의무를 부과하는 것도 생각할 수 있겠다.

TWN의 briefing report (June 2001) E. proposals E.1.1 'Compulsory Licensing'에 “Another problem facing developing countries are the difficulties they face or may face in having to follow several procedural requirements or conditions prior to or in the process of granting compulsory licenses. Article 31 specifies several such conditions, including procedures for obtaining authorisation of the right holder on reasonable commercial terms and payment of "adequate remuneration," etc. These procedural conditions should not become a hindrance to the issuing of compulsory licenses.

한편, TRIPs 31조에는 ‘공적인 비상업적 실시‘에서 “정부가, 특허 검색을 하지 않고, 특허를 정부에 의해 또는 정부를 위해 현재 실시하거나 장래에 실시할 것임을 알거나 알 수 있을 때에는, 권리자에게 그것을 즉시 통보해야 한다”라고 규정되어 있는데, 여기서 ’특허 검색을 하지 않고‘란 문구가 들어간 것은 미국이 절대로 필요하다고 했기 때문이다. 요컨대, 타인의 특허권과의 저촉 여부를 일일이 조사하지 않고서도 정부는 타인의 특허발명을 사용할 권한을 가진다.

3) ‘공공의 이익’

특허권의 제한이 가능한 ‘공공의 이익’이란 무엇인지 구체적으로 정의하는 것은 가능하지 않다. 1958년 조사에 따르면, 유럽의 15개국에서 공공의 이익을 위한 강제실시 규정을 두고 있었고, 1960-1966년경 모든 유럽 국가가 공공의 이익을 목적으로 한 강제실시를 허용하고 있었다. 그러나, 공공의 이익에 대한 해석이 너무나 다양하여 20세기 말이 될 때까지도 이것이 조약으로 발전하지 못하였다. 그렇지만, 국가안보나 환경 문제, 에너지 공급의 확대, 노동자의 안전 확보, 새로운 질병의 치료 등을 위한 강제실시는 공익에 부합된다는 점에는 공통된 이해가 있었다(UNCTAD/ICTSD: 2002] 7면 참조). 한편, 폴리페론 사건(1996 GRUR 190, 192, 28 IIC 242 (1997))에서 독일 대법원은 ‘공공의 이익’에 대해 다음과 같이 판시하였다. "There can bo no universally valid definition of public interest. On the contrary, this term, like any general term, is subject to change. The assessment of the balancing of the interests of the patent holder and of the general public is subject to varying points of view. The decision depends entirely on the circumstances of the individual case." ([Beier: 1999] 261면에서 재인용)

TRIPs 협정 31조 b와 c에는 국가 긴급사태 및 공적인 비상업적 사용(public non-commercial use)을 위한 강제실시가 규정되어 있는데, '공적인 비상업적 사용‘의 구체적인 예는 협정에 나타나 있지 않으나, TRIPs 협정 제1조1항 및 제8조1항에 기초하면, 가맹국은 ‘공중의 건강과 영양을 보호하고’ 또는 ‘사회경제적 및 기술적 발전에 극히 중요한 분야에서 공공의 이익을 촉진하기’ 위한 강제실시를 할 수 있다고 해석된다. 구체적으로 어떠한 경우가 ‘공공의 이익을 위해 필요한 때’인지에 대해 국내에서는 이를 판단한 법원의 선례가 아직 없다. 한편, 우리나라의 舊특허법과 동일하게 ‘특허발명의 실시가 공익상 特히 필요한 경우’ 재정에 의한 통상실시권을 허용하는 일본 특허청의 ‘재정제도의 운영요령’에는 ① 국민의 생명․재산의 보전, 공공시설의 건설 등 국민생활에 직접 관계된 분야에서 특히 필요한 경우, ② 당해 특허발명의 통상실시권을 허락하지 않음으로써 당해 산업 전반의 건전한 발전을 저해하고 그 결과 국민생활에 실질적 폐해가 인정되는 경우를 예시하면서, 공공의 이익을 위해 特히 필요한 경우란 국민의 생명, 건강, 재산의 보전, 공공시설의 건축 등 국민생활에 직접관계가 있는 소위 공공적 산업부문에 속하고 해당 발명을 긴급하고 널리 실시할 필요가 높은 경우(예컨대, 악성전염병이 전국적으로 만연하고 이에 대한 특효약인 특허발명품을 신속하고 대량으로 공급할 필요가 있는 경우)를 말한다고 한다.

회원국은 이 협정 규정을 이행하여야 한다. 회원국은 국내법으로 이 협정에서 요구하는 것보다 광범위한 보호를 이행할 수도 있으나 그러한 의무를 부담하지는 아니한다. 다만, 그러한 보호가 이 협정 규정에 저촉하여서는 아니된다. 회원국은 자국의 법제도와 관행 내에서 이 협정 규정의 적절한 시행 방법을 자유롭게 결정할 수 있다.

회원국은 자국의 법률 및 규칙을 제정하거나 개정하면서 공중의 보건 및 영양을 보호하고, 자국의 사회경제적 및 기술적 발전에 매우 중요한 분야에 대한 공공의 이익을 증진하기 위하여 필요한 조치를 채택할 수 있다. 다만, 그러한 조치는 이 협정 규정과 양립하여야 한다.

이 글을 쓰고 있는 시점에, 글리벡 강제실시에 대한 특허청의 판단은 청구를 기각하는 것으로 알려져 있는데 구체적인 이유는 아직 알 수 없어 선례로 소개하는 것은 후일로 미룬다.

일본공업소유권법연구회,『공업소유권법질의응답집』1362면 이하 참조.

공익을 위한 특허발명의 강제실시에 대해, 세계지적재산권기구(WIPO)에서는 『공공의 이익을 위한 강제실시는 국가적 비상사태의 경우가 특히 적합한 예라고 설명하면서, 의료 장비를 예로 들면, 갑작스런 유행병이 발생한 경우 의료 장비를 빨리 수입할 필요가 있고, 의료 장비 특허권자가 합리적인 조건에도 불구하고 의료장비를 수입하려 하지 않거나 제3자에게 라이센스를 주지 않을 때 정부는 제3자 또는 정부 스스로 의료 장비를 수입할 수 있다. 그러나, 유행병이 통제 가능한 상태로 된 다음에는 강제실시 조치를 유지할 이유가 없고 특허권자는 자신의 특허에 부여된 권리를 전부 회복받아야 한다』고 설명한다.

‘WIPO Intellectual Propoerty Handbook: Policy, Law and Use' 38면

그러나, 이러한 WIPO의 설명은 공익을 위한 강제실시를 지나치게 좁게 해석하거나 의도적으로 왜곡하는 측면이 있다. 왜냐하면, 공공의 이익을 위한 강제실시는 비상사태의 경우 발동되는 강제실시와는 별개의 것이고, 도하 각료선언문에서도 에이즈나 말라리아와 같은 국민 건강의 위기상황(public health crises)을 국가 비상사태의 하나로 한정하였고, “강제실시권을 부여할 수 있는 조건의 하나인 국가의 비상사태나 극도의 위기상황이 HIV/AIDS, 결핵, 말라리아와 같은 유행병(pandemic)에 적용되고, 회원국은 강제실시권을 부여할 권리를 가지고 강제실시권을 부여할 조건을 결정할 자유가 있다”는 점을 분명히 하였으며, 공익을 위한 강제실시에는 특허권자와 사전 협의를 거쳐야 한다는 요건이 적용되지 않기 때문이다. 한편, 일본 재정제도 운영요령에 나와 있는 설명은 공공의 이익에 대한 다소 추상적인 면이 있고, 교과서적인 사례에만 치중하고 있어서 구체적인 사안에 적용하기 위해서는 좀 더 실증적인 해석이 필요하다. 특허권의 경쟁제도적 기능을 부정하지 않는 입장에서 공공의 이익을 검토한다면, 특허권이 특정인에 대한 관계에서 남용되는 것이 아니라, 일정한 영역에 속하는 모든 개인 또는 특정한 상황에 있는 모든 개인에 대하여 남용이라고 평가할 수 있는 경우라면 그 구체적인 상황을 고려하여 ‘공공의 이익‘ 요건을 판단할 수 있다. 예컨대, 어느 질병으로 고통받는 환자의 회복에 필수적인 의약품과 특허권의 행사가 직접 관계되어 있는 경우나, 일정 지역에 거주하는 모든 사람의 건강한 생활에 관계된 환경 문제의 해결과 특허권의 행사가 직접 관계된 경우라면 구체적으로 공익을 위한 강제실시권 발동의 예가 될 수 있다.

TRIPs 협정 31조 B항에도 ‘공적인 비상업적 사용’과 ‘비상사태 등’을 별개로 취급하고 있다.

일본 발명협회,『공업소유권법축조해설(제14판)』230면에는 ‘공공의 이익을 위해 특히 필요한 때’를 해석하면서 “발전(發電)에 관한 발명에서 그 발명을 실시하면 발전원가가 현저하게 감소하여 수요자의 부담이 반감되는 경우에 공익을 위해 특히 실시할 필요성이 있다”고 하고 있는데, 이러한 예는 실증적 해석에 도움이 되는 설명이다.

土肥一史(도히 카즈후미)『강제실시허락제도와 공공의 복지』일본공업소유권법학연보 제24호(2000).

한편, 구체적으로 어떤 상황에서 공익을 위한 특허발명의 강제실시가 가능한지에 대해 독일의 사례(앞의 각주 38)의 사례) 중 참작할만한 것이 있다. 독일 연방대법원은 특허권자의 배타적인 권리의 보호가 특허발명의 실시에 관한 공공의 이익을 위해 희생되어야 할 상황이 있을 수 있다는 원칙을 거듭 확인한 바 있는데, 구 특허법하의 독일판례에는, 예컨대 독일의 국내시장에 대한 특허발명제품의 공급을 늘리기 위해 필요한 경우, 대규모 실업을 방지하기 위해서 필요한 경우, 안전성의 증가나 일반 공중의 보건향상을 위해 필요한 경우 등에 특허발명의 실시가 공공의 이익에 부합된다고 판시한 바 있다. 1991년 독일연방특허법원은 ‘공공의 이익’에 대하여 “구체적 개별적 이익상황에 대하여 판단해야 한다는 개념, 특허권자의 이익과 특허권자 이외의 공중이 받는 이익의 비교 고려에 의해 공공의 이익을 판단할 것, 특허권자의 이익을 희생하여 실현하고자 하는 이익이 다른 대체적인 수단에 의해 실현할 수 있는 이익인가 아닌가를 중요하게 고려할 것 등”을 지적하면서, 독일에 존재하는 100만 내지 200만의 류마티스성 관절염 환자에 의해, 독일에서 제조승인된 유일한 유효성분 W를 갖는 의약품이 원고(특허권자)의 것 하나뿐인 상황에서, 환자가 안정적 계속적으로 본 의약품을 입수할 수 있다고 하는 공중의 이익은 공공의 이익이라고 인정하였다. 독일연방특허법원의 이 판결에 대해 연방대법원은 ‘피고의 의약제품보다 원고의 제품이 효능이 더 뛰어나다는 점이 입증되지 않았고, 피고가 의약제품을 전혀 공급하지 않은 것도 아니며, 원고의 의약제품의 제조를 위해서 피고의 특허발명의 강제실시가 이루어져야만 공공의 이익에 부합된다고 말할 수 없다“고 하여 특허법원의 결론을 유지하지 않았다.

[정상조: 1999] 앞의 각주 31) 274, 275면.

BPatG 7. Juni 1991, 24 IIC 394 (1993). 이 판결이 적용된 사건은 다음과 같다. 피고는 물질 W에 관해 독일에서 물질특허를 가지고 있고, W를 유효성분으로 하는 의약품 Y에 대해 미국의 제조승인을 받았으나, 독일에서는 제조승인이 되어 있지 않았다. 류마티스성 관절염 치료약으로서, 원고는 독일국내에 W를 유효성분으로 하는 의약품 X를 제조판매하였다. 이 의약품 X는 독일에서는 W를 유효성분으로 하는 유일한 의약품이었다. 원고는 합리적인 대가와 상당한 담보를 제공하는 조건으로 피고에게 라이센스 설정을 요구했으나, 피고는 이것을 거절하여, 원고가 연방특허특허법원에 소를 제기한 것이다. 법원은 “독일연방 후생국이 제조승인한 의약품이고, 달리 비교되는 의약품보다도 부작용이 명확하게 적은 의약품에 관하여, 그 외에, 후생국에 의해 승인되거나 거의 승인된 동일하거나 더 우수한 효과와 부작용의 의약품이 존재하지 않는 한, 특허보호되는 유효성분을 사용한 의약품을 제조하기 위하여, 공공의이익에 기초하여 유한적인 강제실시를 설정할 것으로 한다”고 판단하였다.

BGH 1995. 12. 5. 판결 GRUR 1996, 190, [정상조: 1999] 앞의 각주 31)의 각주 44)에서 재인용.

한편, 특허발명의 강제실시를 발동하기 위한 요건으로서 ‘공공의 이익’을 해석하는 데에는 우리 헌법의 재산권에 관한 이념으로부터 특허법의 강제실시 제도의 성격을 규명하는 작업도 필요하다. 우리 헌법은 모든 국민에게 재산권을 보장하면서도 재산권의 사회적 제약 내지 사회적 기속성을 강조함으로써 우리 헌법이 추구하는 사회복지국가의 이념과 재산권을 조화시키려고 노력하고 있다. 즉, 헌법 제23조제1항은 ‘모든 국민의 財産權은 보장된다. 그 내용과 한계는 법률로 정한다’고 하여 재산권의 보장을 천명하면서 그 내용과 한계는 입법권자의 입법형성권에 의해 법률로 정해질 뿐만 아니라, 동조제2항에서 ‘재산권의 행사는 公共福利에 적합하도록 하여야 한다’고 하여 재산권의 사회기속성을 단순한 윤리적 의무 차원을 넘어서 재산권행사의 헌법적 한계로 설정하고 있다. 나아가, 동조제3항에서 ‘공공필요에 의한 재산권의 수용․사용 또는 제한 및 그에 대한 보상은 법률로써 하되, 정당한 보상을 지급하여야 한다’고 하여 공익상 긴절히 필요한 경우에는 보상을 전제로 한 재산권의 침해가 허용되고 있다. 특허권과 같은 소위 ‘정신적 재산권‘도 헌법상 재산권의 범주에 포함된다 할 것인데, 이러한 헌법 정신에 입각하여 특허법 제94조는 ‘특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다’고 하여, 특허발명에 대한 일정한 행위를 특허권자의 허락없이는 할 수 없도록 하면서도, 특허에 의한 독점으로 생길 수 있는 폐해를 막기 위해 특허권의 취소(특허법 제116조), 수용(제106조), 효력의 제한 규정(제96조)을 두고 있는데, 특허법 제107조(통상실시권 설정의 재정) 규정도 이러한 맥락에서, 재산권 행사의 공공복리성을 달성하기 위해 특허권의 남용에 대한 제한(제1항 제1호, 제2호 및 제4호)에 더하여, 공익을 위한 제한(제3호)을 두고 있는 것이다.

허영『한국헌법론』박영사(2000)

우리 헌법은 일반 재산권을 보장하는 제23조와 별도로 제22조제1항(모든 국민은 학문과 예술의 자유를 가진다)과, 제2항(저작자․발명가․과학기술자와 예술가의 권리는 법률로써 보호한다)에서 특허권의 헌법적 보장을 천명하고 있다.

한편, 다른 유형의 강제실시 제도와 비교했을 때, 공익을 위한 특허권의 제한은 특허권 남용에 대한 제한과 달리, (1) 특허발명이 적당하게 실시되고 있는 경우에도 공공의 이익을 확보하기 위해 불충분한 경우가 있다는 점과, (2) 특허발명이 공익상 필요한 경우에는 그 발명이 특허권자에 의해 실시되고 있느냐 그렇지 않느냐를 묻지 않는다는 점에서 차이가 있고, (3) 특허권자의 ‘정당한 이유’에 의한 항변을 인정하지 않는다는 점에서도 구별이 된다. 또한, 특허권 남용에 대한 제한과는 달리 ‘공익을 위한 특허권의 제한’에는 (4) 특허권자와 사전협의를 거쳐야 하는 ‘보충성의 원칙’이 적용되지 않는다. 우리 특허법에서 ‘공익을 위한 강제실시 제도’에 이러한 차이점을 둔 이유는 ‘공익을 위한 강제실시‘ 제도가 특정인의 관계에 대한 특허권의 남용 등에 대한 제재 조치가 아니라, 특허권자의 이익 이외의 더 큰 이익 즉, 공공의 이익을 위해 특허권의 행사를 부분적으로 제한하는 고도의 판단을 요구하기 때문이라 할 수 있다. 요컨대, 공익을 위한 강제실시는 특허권의 남용에 대한 제재나, 제3자와 형평성 고려 또는 특허법의 목적을 달성하기 위한 한도 내에서만 고찰하는 수준을 넘어서는 것이 필요하다.

[土肥一史: 2000] 앞의 각주 64)

4) 대가의 지급

공익을 위한 특허발명의 강제실시권자는 특허권자에게 대가를 지급하여야 하는데, 이와 관련하여 TRIPs 협정 제31조h에는 특허권자는 각 사안에 따라 강제실시에 의한 경제적 가치를 고려해 충분한 보상을 받을 수 있어야 한다고 규정하고 있다. 우리 특허법은 특허권이 수용되었을 때에는 ‘정당한 보상금’이라고 되어 있고(특허법 106조3항) 강제실시인 경우에는 단순히 ‘대가’라고만 되어 있다. 국제법상 특허권자에 대한 충분한 보상은 시장가치를 통해 산출하되, 이것이 적절치 않은 경우, 기대이익을 포함하는 영업가치, 대체비용 등이 주로 거론되는데, 강제실시의 경우 특허권자에게 지급해야 하는 대가도 ‘시장가치에 가까운 충분한 보상‘을 의미한다고 할 수 있다. 캐나다의 경우 강제실시료에 대해서는, 순판매가격의 4%로 하여야 한다는 견해와 순가격의 10~15%라는 견해가 있다. 우리 법에서는 1999. 7. 1. 폐지된 ‘국유특허권의처분․관리규정’을 참조할 수 있을 것인데, 이 규정에 따르면 총판매수량을 미리 예측할 수 없을 때에는 ‘제품의 판매단가×점유율×기본율’에 의한 제품단위당 실시료를 ‘대가’로 정한다. 다만, 대가의 액을 결정하는 문제로 강제실시 허여 여부의 결론이 지연되지 않도록 제도적 장치를 마련할 필요는 있다.

[최경수: 2001] 앞의 각주 5) 271면, 각주 396) 참조.

小原喜雄『개괄적 보고 - 파리조약 5조A 개정교섭의 난점은 TRIPs 협정에 의해 어느 정도 해결되었는가』일본공업소유권법학연보 제24호(2000).

Ⅳ. 결론 및 법개정론

앞에서 살펴본 것처럼, 우리 특허법 제107조1항3호의 ‘공공의 이익을 위한 강제실시제도’는 TRIPs 협정의 발효에 따라 도입된 것이지만, 국내 법현실과 맞지 않는 부분도 있고 협정의 내용을 잘못 이해하여 규정한 것도 있으며, 실제 적용을 위해서는 보완해야 할 곳도 보인다. 강제실시제도를 둘러싸고 국내의 논의를 촉발시킨 ‘글리벡’ 사안은 약값의 높고 낮음이 문제가 아니라 본질적으로 특허권이 환자의 생명이나 건강보다 우선할 수 있느냐 하는 인권의 문제로 귀결된다. 특허권이 인간의 생명이나 건강권보다 우월할 수 없다는 평범한 진리가 우리나라에서 현실로 나타나기를 기대하며, 또 한편으로는 특허제도가 본래 추구하고자 했던 공공영역이 제대로 확보되기를 바라며, 법개정을 위한 짧은 견해를 피력한다.

박성호『생명권, 건강권, 그리고 특허권 - 글리벡 특허권에 대한 강제실시문제』Jurist(2002. 03), 글리벡 사건을 중심으로 한 특허권과 인권의 문제는 민주사회를 위한 변론 통권 제48호(2001)를 참조. 한편, 글리벡 사건을 인권 문제와 분리하여 파악하는 견해로는 민주사회를 위한 변론 통권 제50호(2002) 참조.

(1) 특허법 제107조1항3호에서 ‘비상업적’ 요건은 삭제해야 한다. ‘비상업적’ 요건은 ‘공익’을 위해 활동하는 주체가 특허발명의 강제실시를 청구하는 실질적인 제약이 될 뿐만 아니라, ‘정부에 의한 영리적 실시‘를 배척하기 위해 도입되었던 TRIPs 협정의 취지에도 맞지 않으며, 영리적 목적의 주체가 강제실시를 청구하는 것을 실질적으로 차단하고 있다.

(2) 특허법 제107조1항4호(사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항을 시정하기 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우)에서 관련법(예컨대, 공정거래법)를 참조하여 실제로 적용될 수 있는 내용으로 수정하거나 시행령을 통해 절차적 규정들을 만들어야 한다.

(3) 강제실시권의 발동을 위하여 장애가 되는 절차적 요소에 대해 검토하여 이에 대한 보완책을 마련해야 한다. 예를 들어서, 강제실시의 청구대상이 되는 특허권의 존재에 대해 일정한 조건을 청구인이 충족하면, 피청구인(특허권자)가 그것을 확인하는 소극적 수준의 의무를 부담하는 규정을 둘 필요가 있다.

(4) 강제실시권이란 권리자의 의사에 상관없이 또는 권리자의 의사에 반하여 제3자에게 특허발명을 실시할 권리를 부여하는 것이지만, 이것이 공공의 이익을 위해 개인의 권리를 제한하는 것이라면 공익 달성을 위해 필요한 범위 안에서 권리자에게 일정 정도의 의무를 부담시키는 것도 제도의 취지에 어긋나지 않을 것이다. 가령, 특허권자가 강제실시권자에게 실시에 필요한 정보 예컨대, 의약품을 제조하기 위한 공정 조건이나 특허 이외의 노하우 정보 등을 제공하도록 강제하는 것도 고려할 필요가 있다. 이것은 강제실시권을 통상실시권(non-exclusive license)의 한 형태로만 파악하는 기존 개념에 수정이 필요하다. 즉, 순수한 통상실시권이 아니라 의무부담형 통상실시권으로 강제실시권의 성질을 달리 파악할 필요가 있다.

(5) 강제실시 특히 ‘공공의 이익을 위한 특허발명의 강제실시’에 대해서 처분권자를 특허청장으로 하는 것은 바람직하지 않다. 그 이유는 앞에서도 언급하였듯이, 공익을 위한 강제실시는 특허권자의 이익 이외의 공중의 이익을 위해 특허권의 행사를 제한하는 고도의 판단을 요구하기 때문이다. 또한, 특허법 제119조에 따르면, 특허청장은 처분을 위해 산업재산권분쟁조정위원회의 의견을 반드시 들어야 하는데, 이 위원회는 특허나 상표 등 산업재산권에 대한 사인간에 분쟁이 있을 때 이를 조정하는 것을 주된 임무로 하며 분쟁조정업무의 효율적 수행을 위해 3인의 위원으로 구성된 조정부를 중심으로 운영하고 있다. 공익을 위한 강제실시의 처분권자를 특허청장으로 한다면, 처분권자에게 의견을 주는 기구는 공익에 대한 필요성을 판단할 수 있는 외부 기관으로 하는 것이 더 적절하다.

일본 특허법에 따르면, 특허발명의 불실시를 이유로 한 강제실시에 대한 처분권자는 특허청장이지만(일본특허법 제83조2항), 공공의 이익을 위한 특허발명의 강제실시는 통상산업부 장관에게 청구하도록 되어 있다(일본특허법 제93조2항).

이 위원회는 발명진흥법 제29조 근거를 둔 위원회인데, 특허청장이 위촉하는 15인 내지 20인의 위원으로 구성되고 위원장은 특허청장이 임명하도록 되어 있다. 현재 이 위원회의 위원장은 특허청차장이다.

법개정론과 별개로 강제실시 제도에 대한 인식에도 변화가 필요하다. 지적재산권 제도가 존재하지 않으면 지적창작이 없을 것이라는 근거없는 우려와 마찬가지로 특허발명의 강제실시가 반드시 또는 자동적으로 특정분야의 연구개발을 줄인다는 주장은 실증적인 뒷받침이 뒤따라야 한다. 마찬가지로, 특허발명의 강제실시와 관련하여, 실증적인 뒷받침없이 특허권의 폐해나 강제실시의 긍정적인 측면만 지나치게 부각하는 것도 피하여야 하지만, 강제실시의 허용이 해당 기술분야의 개발과 투자 의욕을 줄일 것이라고 당연시하는 근거없는 믿음에서도 벗어날 필요가 있다. 특허발명의 강제실시에는 특허권자에 대한 보상이 전제로 되어야 하고 강제실시가 허용되어도 특허발명은 유효하게 존재하기 때문에, 강제실시를 통한 특허권의 제한은 소극적이고 부분적인 제한이다. 또한, 강제실시 제도는 시장독점을 통한 특허권자의 과다한 독점이윤을 합리적인 보상 이윤으로 환원하는 역할이 더 크다고 할 수 있다. 바꾸어 말하면, 강제실시 제도 역시 특허제도가 목적으로 하고 있는 기술의 혁신과 확산을 위한 여러 도구의 하나이며, 권리자와 이용자 사이의 균형을 유지함으로써 특허제도 내에서 공공 영역을 확보할 수 있는 제도적 장치의 하나라는 것이다.

글리벡 특허에 대한 강제실시가 청구된 후, 국회의 정부종합감사에 출석했던 특허청장은 ‘환자들을 위한 공익적 목적과 아울러 정부의 약가정책을 집행하기 위한 종합적인 정책의 일환으로써 노바티스사의 글리벡에 대한 강제실시를 활용하는 방안도 검토해 볼 필요가 있지 않느냐’는 의원의 질문에 ‘아주 제한적으로 예외적으로 규정하고 있기 때문에 약가정책이랄지 이런 것을 집행하기 위한 수단으로 특허권의 강제실시가 이루어져야 하는 데는 좀 더 검토가 필요하다’고 답변하였는데(2002. 10. 4. 국회산업자원부종합감사 속기록 자료), 현행 특허법의 규정은 연혁적으로 가장 포괄적이고 일반적으로 규정되어 있다는 점에서, 처분권자인 특허청장 조차도 법규에 대한 올바른 이해를 하고 있는지 의심되는 대목이다.

영국특허청이 주관하고 있는 CIPR (Commission on Intellectual Property Rights)에서 2002년 9월에 발표한 최종 보고서(http://www.iprcommission.org/graphic/documents/final_report.htm)에 따르면, 연구 개발에 대한 동기부여에 부정적인 영향을 미치지 아니하고, 값싼 의약품을 활성화시키기 위해 선진국이나 개도국이 채택할 수 있는 정책 중 하나로 특허발명의 강제실시 제도를 들고 있다. 이 보고서는 강제실시 제도는 미국의 탄저병 치료제 Cipro의 사례에서 보는 것처럼, 특허의약 생산자와 정부가 의약품 가격을 협상하는 도구로도 유용하다는 점을 지적하고 있다.