특허 제도 어떻게 개선할 것인가?

2009년 4월 (남희섭 hurips@gmail.com)

<차례>

I. 서론	3

II. 한국 특허 제도의 현황	8

1. 특허 출원·심사 관련 현황	8

2. 특허권의 유효성	21

3. 특허청 세입·세출	23

4. 특허권 존속기간 및 등록특허의 활용 현황	24

5. 특허청의 정책 및 정부입법 활동	28

III. 특허권의 절대적 독점성과 관련된 제도 개선안	32

1. 독자 발명의 발명가 항변권	32

2. 과실 추정 규정	46

3. 특허 심사제도와 등록제도	49

4. 최선의 실시 형태 기재 의무화	54

5. 조약의 효력	54

IV. 특허 심사 개선을 위한 제도 개선안	57

1. 특허심사 평가를 위한 독립 기구	57

2. 선행 기술 제공 의무화	59

3. 정보 제공 촉진 제도 도입	59

V. 특허 발명의 활용 촉진을 위한 제도 개선안	61

1. 정부 사용을 위한 강제실시	61

2. 특허청의 결정에 의한 강제실시(재정에 의한 통상실시권)	66

3. 공공연구 성과의 활용 촉진	69

4. 개방형 라이선스 (Open License)	74

VI. 특허청 운영 개선을 위한 제도 개선안	77

1. 책임운영기관	77

2. 특허심판원의 독립 운영 또는 폐지	85

VII. 제도 개선안 정리	88

I. 서론

특허권은 특허 결정이라는 행정행위를 통해 창설되는 권리이다. 이처럼 제도적 권리의 성격이 강한 특허권은 관련 기술 분야의 시장지배력을 법적으로 보장하기 때문에 기술 혁신과 시장 경쟁에 지대한 영향을 줄 수 있다. 또한 특허권은 모방(copy) 행위만 금지하는 저작권과 달리 모방을 수반하지 않은 행위까지도 금지하는 절대적 독점권으로 구성되어 있기 때문에 기술의 사회적 활용에 결정적인 영향을 미칠 수 있다. 이와 같이 특허 제도가 기술혁신이나 사회에 미칠 영향이 큼에도 불구하고 그 동안 국회에서 특허 관련 정책은 별 주목을 받지 못했다. 그래서인지 특허와 관련된 정책은 거의 전적으로 특허청 혼자 수립해 집행해왔으며 입법 기능도 특허청이 주도하였고 이 과정에서 국회를 통한 견제가 거의 없었다.

특허결정의 법적 성질은 행정법상의 확인(특정한 사실 또는 법률관계에 관하여 의문이 있는 경우에 공적 권위로써 그 존부 또는 정부를 판단(인정, 확정, 선언)하는 행위)으로 보는 것이 다수설이고, 특허무효심판이나 정정심판제도는 특허결정의 법적 성질이 확인임을 전제로 한 제도이며, 특허결정을 받은 출원인의 특허등록에 따라 특허권의 효력이 발생하는 것은 특허법 제87조 제1항에 의한 것일 뿐이라고 한다(권창환, “특허출원인에게 불리한 특허결정에 대한 구제방법에 대하여”, Law & Technology, 제4권 제3호 (2008년 5월), 83면).

특허 제도가 기술혁신에 큰 영향을 준다는 점은 이론적으로는 확인이 되지만, 실제로 특허 제도가 기술 혁신에 긍정적인지 부정적인지는 기술 분야나 기술의 발달 정도, 산업 환경, 과학기술정책 등에 따라 달라질 것이다.

제헌의회부터 18대국회까지 발의된 특허법 개정안은 모두 35건(위원회대안 제외)인데, 이 가운데 정부발의는 21건으로 60%를 차지한다. 국회 전체의 법안 발의안에서 의원발의가 정부발의보다 많아지기 시작한 15대 국회(96년 5월~2000년 5월) 이후에 발의된 특허법 개정안은, 정부발의가 의원발의보다 숫자에서는 작지만(9건대 14건) 주요 정책과 관련된 법개정안은 거의 정부발의를 통해 이루어졌다는 점에서 특허 정책의 입법 기능은 여전히 특허청이 주도하고 있다고 평가할 수 있다.

설사 특허 정책을 특허청이 주도하더라도, 특허법이 요구하는 공적 기능을 특허청이 제대로 수행하고 있다면 별 문제가 없을 것이다. 그러나 특허청은 특허권자와 특허출원인을 공공연히 ‘고객’이라고 부르며 고객을 감동시키는 행정이 특허청의 주된 임무인 것으로 오해하고 있다. 대표적인 사례로 2006년말 특허심시기간이 갑자기 9.8개월로 줄어든 것을 들 수 있다.

2006년 5월 특허청의 ‘고객감동경영선포식’에서 당시 특허청장은 발명가, 대기업, 중소기업, 연구기관 관계자를 ‘특허고객’이라고 한 바 있다.

어떻게 이러한 ‘속도전’이 가능했을까? 특허청이 내세우는 근거는 심사 인력의 증원과 업무 효율화, 선행기술 조사 외주처리, 정보 전산화 등이다. 그러나 이것만으로는 특허심사의 속도전을 설명할 수 없다. 심사관 한명이 하루에 약 2건의 특허를 심사해야 하는 살인적인 노동강도와, 급작스런 심사 인력 증원으로 경력 3년 미만의 심사관이 거의 절반을 차지하는 심사 인력 구조로 불과 2년 만에 심사기간을 절반으로 줄일 수 있었다고 보기는 힘들기 때문이다. 심사기간의 무리한 단축으로 업무량이 폭증하자 유럽특허청의 심사관들이 2008년에 “특허심사를 제대로 하게 해 달라”며 파업을 했던 것과 비교하면, 한국 특허청은 유럽인에게 전수하지 못할 ‘비법’이 있는 듯하다.

http://www.theregister.co.uk/2008/09/25/epo_staff_strike/

특허심사 기간 9.8 개월이 달성된 이유는 업무 효율화나 심사 인력 증원과는 다른 데에 있다. 그 동안 독립채산제를 통해 운영의 자율성을 확보했던 특허청은 그 근거가 되었던 ‘특허관리특별회계법’이 폐지될 상황에 놓이자 ‘책임운영기관 설치·운영에 관한 법률’에 따른 책임운영기관이 되어 조직의 자율성을 계속 확보할 필요가 있었다. 더구나 책임운영기관이 되면, 특허청은 조직·인사·예산에 대한 자율성과 독립성이 더 커지고 초과수입금을 직간접 비용으로 사용할 수 있다는 이점까지 생긴다. 책임운영기관에 선정되기 위해서는 우수한 성과를 낸다는 점을 보여야 하는데, 이를 위해 특허청은 수십년동안 가장 큰 문제점으로 지목되어 온 심사적체를 일순간에 해소할 필요가 있었던 것이다.

심사기간의 무리한 단축은 더 큰 문제의 한 단면을 보여줄 뿐이다. 본질적인 문제는 특허청이 자신의 역할을 실제 특허법이 요청하는 것과 정반대로 규정하고 있으며 이것이 구조화되어 ‘규제 포획(regulatory capture)’ 현상이 고착되는 문제다. 정부조직법이나 특허법의 규정에 비추어보면, 특허청의 핵심 역할은 심사 기능이다. 앞에서 얘기한 것처럼 특허권은 특허결정이라는 행정행위를 통해 창설되는 권리인데, 특허법에 따르면, 특허결정은 재량행위가 아니라 기속행위로서, 특허결정을 내리는 심사관은 특허등록을 거절할 이유가 없으면 반드시 특허결정을 해야 한다. 요컨대 우리 특허법은 특허등록을 받으려는 자가 특허요건이 충족되었음을 입증한 경우에만 특허권이 발생하는 방식이 아니라, 특허요건이 충족되지 못했음을 입증하지 못하면 특허권이 발생하는 방식을 취하고 있다. 특허요건이 충족되지 못했다는 사실은 특허심사 절차를 통해 심사관이 입증해야 한다. 특허요건의 핵심은 ‘신규성’과 ‘진보성’이라 할 수 있는데, 이는 특허권자 이외의 제3자가 자유롭게 실시할 수 있는 기술 영역과 특허권이라는 배타적 권리가 미치는 영역을 가르는 핵심 기준이다. 따라서 특허법상 특허청은 자유 기술 영역이라고 하는 일종의 공공영역을 담보할 공적 주체이고, 특허권이라는 독점배타권을 얻으려는 기업을 규제하는 것을 핵심 업무로 해야 한다.

규제포획이란 규제자가 피규제자에게 포획당하여 피규제자의 이익을 편향적으로 정책에 반영하는 현상을 말한다(정정길 외 공저, 정책학원론, 대명출판사, 2003년, 159면). 일반적으로 입법, 사법, 행정 기관 중 행정 기관은 관련분야의 업무를 수행하면서 고객과 밀접한 관계를 맺고 있기 때문에 고객집단에 포획될 가능성이 높다. 특허청은 수입의 대부분을 고객이 내는 수수료로 운영되기 때문에 이러한 규제포획이 구조화되어 있다. 이는 한국 특허청 고유의 문제는 아니고, 미국이나 유럽특허청, 세계지적재산권기구(WIPO)에도 나타나는 문제이지만, 책임운영기관 제도는 한국 특허청의 ‘규제 포획’ 문제를 더 심화하는 결과를 낳는다.

규제 포획으로 인한 특허청의 공적 신뢰성이 훼손되고 민주적 의사결정과 지재권 제도의 개혁이 좌절될 수 있다는 주장에 대해서는 Carolyn Deere, The Politics of Intellectual Property Reform in Developing Countries: The Relevance of the World Intellctual Property Orgnization, in The Development Agenda: Global Intellectual Property and Developing Countries (Neil Netanel edn., 2009) 116면 참조.

특허법 제66조.

다시 말하면 특허심사는 특허권을 통해 기술을 독점하려는 이해집단에 맞서 공중의 이익을 대변하여 누구나 자유롭게 사용할 수 있는 자유기술 영역을 확보하는 것이다. 특허청의 핵심 사무를 이렇게 규정하면, 특허청의 역할은 발명을 특허화하고 공공연구성과를 사적 독점화하는 것보다 자유기술 영역을 많이 확보하여 공공의 기술 이용을 촉진하는 것에 주력해야 한다는 결론을 끌어낼 수 있다. 그런데 특허청은 이러한 역할과는 정반대의 길을 가고 있다. 특허청이 이런 행위에 주력하게 된 것은 구조적 요인 때문이다. 특허청은 특허권자가 납부하는 수수료를 기반으로 운영되고 책임운영기관 제도는 이를 특허청의 존립근거로 만들기 때문에 특허청 입장에서는 가급적 특허출원이 많아지고 쉽게 등록이 되며 특허권이 오래 유지되도록 할 동기가 생긴다. 특허청 주도로 정부가 발의하여 개정된 특허법은 모두 이런 동기에서 생긴 결과물로 평가할 수 있다.

사회적 실재를 규명하는 존재론적 관점에서 보자면, 이 글은 구조와 행위자에 대해 양자가 상호 구성적이라는 입장을 취한다. 구조와 행위자가 상호 구성적이란 말은 구조나 행위자 어느 하나만으로는 사회 현상을 설명할 수 없다는 것이다. 행위자는 구조가 지시하는 대로만 움직이는 대리인이 아니고 자신의 이해에 맞지 않는 구조적 불일치는 이를 변경하려는 대응을 하고 자신의 이해에 맞는 구조에 대해서는 이를 지속하고 확대하려는 대응을 하는 조직적 행위자이다. 이런 면에서 구조는 행위자에게 장벽이 되기도 하며 동시에 기회가 되기도 한다. 행위자와 구조는 제도에 의해 중재되는데 여기에는 2가지 방향의 중재가 있다. 첫번째는 구조가 제도를 바꾸고 새로운 행위자를 만드는 방향이고, 두번째는 이렇게 만들어진 행위자가 제도를 바꾸고 새로운 구조를 만드는 방향이다. 행위자가 제도적 중재를 통해 구조를 변경하는 ‘구조적 상태조절(structural conditioning)’에는 이를 공고화하고 정당화하기 위한 담론 전략이 동원된다. 이런 점에서 구조적 상태조절은 “조직화되었을 뿐만 아니라 이념적으로 체계화된 새로운 조직적 행위자들”을 형성한다.

Susan Sell, Private Power and Public Law (2003).

Margaret S. Archer, Realist Social Theory: The Morphogenetic Approach (1995) 315면.

1980년대 들어 기술의 역할 변화로 인해 새로운 이해 집단이 형성되었고 이들을 통한 제도적 중재의 결과 새로운 지재권 규범이 세계적 규모로 형성되었다. 여기서 새로운 이해 집단은 주로 첨단 기술 분야에서 주도적인 역할을 한 미국의 다국적기업들을 말한다. 이러한 사적 부문 행위자들의 이해는 국가라는 프리즘을 통해 굴절되어 국제정치경제 질서에 반영된다. 한국의 지재권 제도 역시 한미간 협상·다자간 협상 과정을 통해 반영된 사적 부문 행위자와 구조적 상태조절에 큰 영향을 받았다. 이 글에서 주목하는 행위자는 미국계 사적 부문 행위자들이 아니라 한국 정부의 정책 집행자들이다.

Palan and Abbott는 시장 구조의 변동을 초래한 세계화 또는 지구화(globalization)의 4가지 핵심 요소로, (i) 금융의 지구화, (ii) 생산의 국제화, (iii) 기술의 역할 변화, (iv) 탈규제의 정치화를 꼽는다.

Peter Drahos & John Braithwaite, IntellectualProperty,CorporateStrategy,Globalization:TRIPSinContext,20Wis. Int'l L.J. 451, 474 (2002)는 트립스 협정은 화학, 제약, 바이오 분야의 미국 기업들의 전략적 행동의 결과물로 보며, Susan Sell과 Christopher May(Christopher May, A Global Political Economy of Intellectual Property Rights: The New Enclosures? (2000))도 미국계 다국적기업과 미국 정부의 역할을 강조한다. 이에 비해 Duncan Matthews, Globalising Intellectual Property Rights: The TRIPS Agreement (2002)는 유럽계 기업들의 역할을 강조한다.

특히 이 글은 특허청에 특별히 주목하는데, 그 이유는 2가지다. 첫째, 지재권 보호의 최대주의를 달성하려는 구조적 상태조절이 만들어 낸 새로운 행위자 중 한국에서 가장 영향력이 있는 행위자는 바로 특허청이기 때문이다. 특허청은 사적 부문 행위자와 달리 정책을 집행할 직접적인 권한과 자원을 가지고 있다. 둘째, 특허청이 생산해서 유포하는 담론은 사회 사회 구성원 전체를 위하는 것처럼 포장되어 있지만 사실은 특허청의 이해에 적합한 구조를 확대 재생산하려는 체계적이고 조직적인 행위라는 점이다.

특허제도가 필요한 상황 즉, 시장 실패는 언제나 발생하는 법칙이 아니라 경우에 따라서는 발생하지 않을 수도 있고 발생하더라도 정도에 차이가 있으며 특허제도 이외의 방법으로 시장 실패를 치유할 수도 있다. 다시 말하면 시장 실패는 ‘현상’에 불과하다. 특허제도의 경제적 분석을 통해 우리가 얻는 교훈은 특허가 혁신을 촉진하거나 방해한다는 확정된 결론이 아니라 특허가 혁신을 촉진하거나 방해하는 상황과 맥락을 이해하는 것이다. 그런데 특허청은 시장 실패를 법칙화해야 하는 구조적 환경에 놓여 있다. 이 글에서 반복적으로 강조하는 것처럼, 특허청의 역할은 시장 실패가 발생하지 않는 영역을 확대하는 것이지, 시장 실패를 법칙화하고 기술들을 최대한 특허권화하는 것이 아니다.

Lawrence Lessig, The Future of Ideas: The Fate of the Commons in a Connected World (2001) 205-206면.

이러한 문제 인식을 바탕으로, 이 글은 한국 특허제도의 개선방향을 제시하려고 한다. 이를 위해 먼저 2장에서는 한국 특허제도의 현황을 여러 지표들을 통해 살펴볼 것인데, 특허출원·심사와 관련된 국내 현황과 외국의 동향을 비교하고, 등록된 특허의 유효성, 활용 현황, 존속 기간도 분석할 것이다. 그리고 특허청의 주요 정책과 특허청이 주도하여 개정된 특허법의 내용도 간략하게 살펴본다. 3장에서 6장은 특허 제도의 문제를 4가지로 나누어 각각에 대한 개선안을 제시한다. 특허권의 절대적 독점성과 관련된 개선안은 3장에서 다루는데, 5가지 즉, 독자 발명의 항변권, 과실 추정 규정, 특허 심사·등록 제도, 조약을 효력을 살펴본다. 3장의 개선안 중 어떤 것들은 특허권의 절대적 독점성과 직접 관련성이 적은 것도 있으나 분류의 편의상 3장에 묶어 논의한다. 4장에서는 특허청의 심사 개선을 위해, 특허 심사 평가를 위한 독립 기구 신설, 출원인의 선행 기술 제공 의무화, 포상금(bounty)을 통한 정보 제공 촉진 제도 등을 제안한다. 5장은 특허 발명의 사회적 활용을 촉진하기 위한 방안으로, 정부 사용을 위한 강제실시, 재정에 의한 통상실시권, 공공연구 성과의 활용 촉진, 개방형 라이선스 도입 등을 제안한다. 마지막으로 6장은 규제 포획과 직접 관련된 특허청의 운영 개선을 위해 책임운영기관 제도의 수정과 특허심판원의 독립 운영 또는 폐지 방안을 제시한다.

여기서 제안하는 제도 개선안은 장기적인 논의가 필요한 것도 있고 당장 시행할 수 있는 것도 있다. 일부 내용은 지난 17대 국회때 발의된 것이 수정된 형태로 포함되어 있는데, 조약의 효력, 출원인의 선행 기술 제공 의무화, 포상금을 통한 정보 제공 촉진 제도, 정부 사용을 위한 강제실시, 공공연구 성과의 활용 촉진, 개방형 라이선스 제도와 관련된 개선안이 그것이다.

II. 한국 특허 제도의 현황

1. 특허 출원·심사 관련 현황

가. 특허출원 동향

국내 특허출원은 1990년대 중반부터 급격하게 증가하기 시작하였다. 아래 <표 1>에서 보는 것처럼, 국내 특허출원수는 2000년에 10만건을 넘은 후 증가세를 이어오고 있으며 2007년에는 약 17만 건으로 2005년 이후부터 세계 4위 수준을 유지하고 있다(미국 44만건, 일본 36만 9천건, 중국 24만 5천건, 한국 17만 1천건, 독일 6만건).

특허청 업무현황, 제278회 국회(정기회) 국정감사 지식경제위원회 제출보고서, 2008년 10월, 3면 (이하 ‘특허청 업무현황 2008’).

2007년 현재 국내특허출원에서 내국인과 외국인의 출원비는 약 7.5:2.5이고 전체 출원의 약 50%는 전기전자가 차지하고 기계(15.1%), 화학(9.8%) 순이다.

<표 > 연도별 특허출원 동향 (출처: 특허청 지식재산통계연보)

연도	1999년	2000년	2001년	2002년	2003년	2004년	2005년	2006년	2007년
특허출원	80,642	102,010	104,612	106,136	118,652	140,115	160,921	166,189	170,711
증가율	-	26.5%	2.6%	1.5%	11.8%	18.1%	14.8%	3.3%	2.7%

아래 <그림 1>에서 보는 것처럼, 국내 특허출원 증가율(2007년 기준 10년간 연평균 11%)은 1996년~2006년 세계 평균 5.3%보다 높은 편이며, 2008년 들어 경제침체와 이에 따른 기업들의 품질 위주 특허출원으로 특허출원 건수의 증가율은 점차 둔화되고 있다.

WIPO, World Patent Report 2008 (2008), 13면.

2008년 8월 현재 특허출원은 -1.5%, 실용신안 출원은 -18.8%로 감소 (앞의 각주 *) ‘특허청 업무현황 2008’ 3면)

<그림 1> 1985년~2006년 전세계 특허출원 동향 (출처: WIPO World Patent Report 2008)

한국의 특허출원 동향과 관련하여 주목할 점은 인구당 출원건수, GDP당 출원건수, R&D 투자액 대비 출원건수가 매우 특이한 지표를 보인다는 점이다. 인구 백만명당 특허출원수는 세계 2위로 미국이나 독일에 비해 3배 이상 많고 유럽 대부분의 국가에 비해 거의 10배나 많다(그림 2). 인구당 특허출원수는 일본이 가장 많은데, 일본은 2000년 3,028건이던 것이 2006년 2,720건으로 크게 줄어든 반면 한국은 2000년 1,549건에서 2006년 2,591건으로 크게 증가하여 일본과 한국의 격차가 거의 없다. 이에 비해 3위인 미국, 4위인 독일과 한국의 격차는 매우 크다. 2006년 기준으로 한국은 인구 백만명당 특허출원수가 미국(741.8건)의 3.5배, 독일(582.6건)의 4.5배, 영국(289.7건)의 8.97배, 스위스(233.8건)의 11배나 된다.

<그림 2> 인구 백만명당 내국인 특허출원수(2006년)

(출처: WIPO World Patent Report 2008, 46면)

GDP당 특허출원수는 아래 <그림 3>에서 보는 것처럼 한국이 일본에 비해서도 상당히 많고, 미국, 독일, 영국에 비해서는 압도적으로 많다. 2006년 기준으로 한국의 GDP당 특허출원수는 121.56건으로 일본의 86.56건에 비해 1.4배, 미국(19.6건)의 6.2배, 독일(19.41건)의 6.3배, 영국(10.13건)의 12배, 스위스(6.74)의 18배나 많다. 또한 중국을 제외한 대부분의 나라에서 GDP당 특허출원수가 2000년에 비해 2006년이 감소하는 경향인 점과 달리 한국은 9.2%나 증가하였다.

GDP 대비 특허출원수의 증가율은 한국의 경우 2005년에 11.7%로 증가하여 일본(-2.7%), 미국(6.3%), 독일(-1.1%), 영국(-8.7%), 스위스(-7.4%)에 비해 매우 크다.

2004년, 2005년의 GDP 대비 특허출원 증가율은 WIPO와 세계은행 자료를 참조하였다. 증가율은 중국이 29%로 가장 높으며 그 다음이 뉴질랜드 13.9%이고 한국은 3위이다.

<그림 3> GDP당 내국인의 특허출원수(2006년)(출처: WIPO World Patent Report 2008 46면)

R&D 투자 대비 내국인의 특허출원수는 한국이 압도적인 1위인데, 상위 4개국인 한국, 일본, 러시아, 중국을 비교한 아래 <그림 4>에서 보듯이 한국의 출원 증가는 2002년~2005년 사이에 두드러진다.

<그림 4> R&D 투자대비 내국인의 특허출원 상위 4개국 출원 동향 (출처: WIPO Statistics Database and UNESCO, July 2008)

아래 <그림 5>에 나타낸 것처럼, 2006년 기준으로 R&D 투자비 대비 내국인의 특허출원수는 한국이 백만달러당 5.597건으로, 2위 일본(2.635건)의 2.1배, 미국(0.778건)의 7.2배, 독일(0.816건)의 6.9배, 영국(0.611건)의 9.2배, 스위스(0.240건)의 23배에 달한다.

<그림 5> R&D 투자대비 내국인의 특허출원 (출처: WIPO Statistics Database and UNESCO, July 2008)

위 데이터를 근거로, 한국의 특허출원 동향에 대해서는 다음과 같은 평가를 할 수 있다. 한국에서는 1990년대 후반부터 2000년대 중후반까지 특허출원 활동이 매우 활발하게 전개되었다. 그런데 이처럼 활발한 특허출원 활동은 연구개발투자대비 내국인의 특허출원수가 소위 ‘특허선진국’에 비해 7배 이상이나 많다는 점에서 두 가지 우려를 낳는다. 첫째, 한국의 연구개발 주체들은 특허출원이 가능한 응용분야에 집중적인 투자를 하고 있으며, 이는 기초 분야의 투자에 상대적으로 소홀하다. 둘째, 특허출원의 ‘남발’ 현상이다. 한국의 기업들은 연구개발의 성과를 법적으로 보호받기 위해 특허출원을 한다기 보다는 연구개발의 성과를 냈다는 포장용으로 특허출원을 하는 경향이 크다. 물론 특허출원 전체 건수에서 상위 10대 대기업이 특허출원의 전체 동향에 큰 영향을 미치기 때문에 ‘남발’ 현상을 국내 연구개발 주체 모두의 경향인지는 검토가 더 필요하지만, 최소한 ‘특허 4대 강국’이란 수식어는 수정이 불가피해 보인다. 특허출원이 12월에 집중되는 ‘연말 특수 현상’을 보거나, 특허출원이 1990년대말부터 증가해왔음에도 불구하고 기술무역수지 폭은 점차 확대되어 왔다는 점에 비추어 볼 때, ‘특허 4대 강국’보다는 ‘특허 출원의 남발’ 현상이 더 정확한 평가일 것이다.

기술무역수지 적자(억$)는 2002년 20.8억달러에서 2004년 27억달러, 2006년 29.4억달러로 증가했다(특허청 2009년 업무계획(2008년 12월) 4면).

나. 특허심사 건수 및 심사 기간

특허법에 따르면 특허출원 중 심사청구를 한 건에 대해서만 특허심사가 이루어지므로, 앞에서 살펴본 특허출원수의 증가가 특허심사 물량의 증가로 곧바로 이어지지는 않는다. 그래서 특허심사 청구 동향을 별도로 살펴볼 필요가 있다.

아래 <표 2>는 2005년부터 2008년 8월까지 연도별 특허출원수의 증가율과 심사청구 증가율이고, <표 3>은 2001년부터 2006년까지 연도별 심사청구 추이를 보여준다. 아래 <표 3>에서 2002년 특허출원된 것은 심사청구기간 5년이 다 경과하기 전의 자료이기 때문에 전체 심사청구 추이를 알기는 어렵지만, 출원과 동시에 심사청구하는 비율이 출원증가율과 대체로 비례하므로, 출원건의 약 80% 정도가 심사청구를 하는 것으로 볼 수 있다.

<표 2> 연도별 특허 출원 및 심사 청구 증가율

구 분	2005년	2006년	2007년	2008년 8월
출원 건수	160,921건	166,189건	172,469건	104,732건
전년대비 증가율	14.8%	3.3%	3.8%	△3.5%
심사청구 건수	118,304건	127,563건	137,446건	88,541건
전년대비 증가율	12.0%	7.8%	7.7%	2.4%

<표 3> 특허출원건수 및 심사청구건수 추이(2001-2006) (단위 : 건수, %)

(출처: 산업연구원, 심사처리기간 단축에 따른 사회․경제적 효과 분석, 2007년 9월, 23면) (주: 총누계는 당해연도의 심사청구건수를 의미하며, 심사청구율은 출원년도 기준의 심사청구율을 의미)

출원년도 출원건수 심사청구	2001	2002	2003	2004	2005	2006	총누계
	104,612	106,136	118,652	140,115	160,921	162,618
2001	61,502						81,156
2002	1,607	62,267					82,890
2003	1,801	1,637	69,470				89,960
2004	5,007	1,513	2,688	81,240			105,619
2005	5,436	5,231	1,687	2,521	94,047		118,304
2006	12,114	5,997	5,398	2,012	2,929	98,093	126,543
2007.1		944	663	181	345	449	8,295
합계 (심사청구율)	87,467 (83.6%)	77,589 (73.1%)	79,906 (67.3%)	85,954 (61.3%)	97,321 (60.5%)	98,542 (60.6%)

아래 <표 4>는 1999년부터 2007년까지 특허·실용신안 출원에 대한 연도별 심사건수, 처리기간, 심사관 1인당 처리건수, 심사관 정원이다. 여기서 ‘심사처리건수’는 1999년까지는 심사종결처리건수를 의미하며 2000년부터는 1차 심사처리건수로 심사처리실적을 관리한다.

<표 4> 연도별 특허·실용신안 심사건수, 처리기간, 심사관 정원 (출처: 특허청 통계 자료 및 특허청 2008년 지식재산백서)

구 분	전체 심사건수	처리기간(개월)	1인당 처리건수	심사관 정원(명)
1999년	144,700	23.6	397	384 (-)
2000년	137,117	20.6	330 (-67)	380 (-4)
2001년	110,316	21.3	303 (-27)	382 (+2)
2002년	128,721	22.6	342 (+39)	453 (+71)
2003년	142,011	22.1	320 (-20)	513 (+60)
2004년	151,793	21.0	280 (-40)	558 (+45)
2005년	180,432	17.6	255 (-25)	728 (+170)
2006년	240,665	9.8	338 (+83)	727 (-1)
2007년	143,554	9.8	239 (-99)	636 (*)
비고: 2006년까지는 특·실 심사본부 심사관 정원, 2007년부터는 특·실 심사본부 내 심사부서의 심사관 정원. 1차 처리 심사건수에는 특허·실용신안 실체 심사, 실용신안 기초적 요건 심사(1999년~2006년), PCT 국제조사보고서 작성 건수 포함.

특허 심사처리 기간은 위 <표 4>와 아래 <그림 6>에서 보는 것처럼, 2004년까지 20개월 이상을 유지하다가 2006년부터 10개월 이하로 급격하게 줄어들었다.

<그림 6> 심사처리기간 추이 (출처: 통계청 데이터베이스)

이러한 한국의 특허심사처리기간 추이는 외국과 비교할 때 매우 특이하다. 아래 <표 5>와 <그림 7>에서 보는 것처럼, 특허 3극이라 불리는 미국, 일본, 유럽(EPO) 특허청의 1차 심사처리기간은 1999년부터 2006년까지 완만한 증가세를 보이고 있는 데 비해 한국은 2005년에 20월 이하로 진입한지 1년만인 2006년에 10개월 이하로 급격하게 줄어든다. 주요국 특허청에서 1차 심사기간이 늘어나는 요인은 (1) 발명 기술의 고도화·융복합화, (2) 특허청구항 수의 증가, (3) 심사물량 자체의 증가 등이다.

<표 5> 국가별 심사처리 기간 (1차 심사처리기간, 단위: 개월) (출처: 통계청 데이터베이스, WIPO Statistics Database, annual reports and trilateral statistical reports 및 특허청 자료)

구 분	1999년	2000년	2001년	2002년	2003년	2004년	2005년	2006년	2007년	2008년
한 국	23.6	20.6	21.3	22.6	22.1	21.0	17.6	9.8	9.8	10 (목표치) 특허청의 2008년도 중앙책임운영기관 사업계획서(70면)에 따르면 ‘기술의 융·복합화와 청구항 수 증가, 심사처리물량의 지속적인 증가로 인해 심사처리 기간의 추가 단축이 곤란하므로 10개월 유지를 1차 심사처리기간 목표값으로 설정하였다.
미 국	13.8	13.6	14.1	16.7	18.3	20.2	21.1	22.6	25.3	-
일 본	19	21	22	24	25	26	26	26	-	-
EPO	19.8	20.7	20.7	23	24.9	21.7	26.1	23.8	-	-

<그림 7> 국가별 심사처리 기간 비교 (출처: WIPO World Patent Report 2008)

한국특허청의 급격한 심사처리기간 단축은 특허등록건수의 증가로 이어지며, 전세계 특허분포까지도 바꾸어 놓았다. 아래 <그림 8>에서 보는 것처럼, 한국 특허청이 2006년에 허여한 특허 건수는 120,790건으로 2000년 34,956건에 비해 무려 346%나 증가했고, 아래 <그림 8>에서 보듯이 전세계 연도별 등록 특허에서 한국 특허가 차지하는 비중이 2000년, 5.8%에서 2006년, 14.1%로 급격하게 증가했다.

<그림 8> 주요국 특허등록건수 추이 (출처: World Patent Report 2008, 21면)

<그림 > 2000년 전세계 등록특허 분포

(출처: World Patent Report 2008, 22면)

<그림 > 2006년 전세계 등록특허 분포

(출처: World Patent Report 2008, 22면)

심사처리기간을 무리하게 줄이고 심사관의 처리물량이 늘어나면서 등록결정율도 증가한다.

<표 6> 연도별 특허·실용신안 등록율

연 도	‘92～’02	‘03	‘04	‘05	‘06	‘07
1차 심사처리건수	913,687	142,011	151,793	180,432	240,665	143,554
등록건수	556,163	81,437	83,250	106,228	150,526	126,500
등록율	60.9%	57.3%	54.8%	58.9%	62.5%	88.1%

<표 7> 연도별 특·실 심사 1차·종결 처리 및 등록결정율 (출처: 특허청 통계)

구 분		2003	2004	2005	2006	2007
1차 심사처리	등록결정	19,505	19,952	21,860	39,440	26,801
	의견제출	71,100	75,085	106,096	151,365	96,997
	기타통지	426	408	410	912	693
	취하·포기	2,402	2,959	2,749	3,678	4,656
	계	93,433	98,404	131,115	195,395	129,147
심사종결처리	등록결정	48,047	54,551	78,397	127,298	112,344
	거절결정	28,077	31,424	36,946	43,655	35,417
	취하·포기	3,856	4,422	2,749	3,678	4,656
	계	79,980	90,397	118,092	174,631	152,417
	등록결정률	63.1%	63.4%	68.0%	74.5%	75.5%
주: 1. 2006년 이전 등록결정률 = 등록결정 ÷ (등록결정 + 거절결정) 2. 2007년 이후 등록결정률 = 등록결정 ÷ (등록결정 + 거절결정 + 심사종결 후 취하·포기)

위 <표 6>에서 보는 것처럼 등록율(1차 처리건수 ÷ 등록건수)는 2006년 62.5%에서 2007년 88.1%로 증가했고, <표 7>의 등록결정율은 2003년~2007년에 63.1%, 63.4%, 68%, 74.5%, 75.5%로 해마다 증가했다.

이에 비해, 유럽의 경우, 1980년~2000년까지 EPO에 출원된 약 120만건의 특허출원에 대한 EPO의 등록결정율은 61%이며 이 가운데 4%는 권리의 변경없이 유지되고 나머지 57%는 최소한 하나 이상의 체약국에서 특허 유효로 살아남았다. 미국의 경우, 아래 <그림 >에서 보는 것처럼 등록율이 1970년대부터 1990년대말까지 60%대를 유지하다가 70%대로 올라선 이후 2000년대에는 급격하게 떨어져 지금은 45%대로 추락했다.

Nicolas VAN Zeebroeck, Essays on the Empirical Analysis of Patent Systems, Doctorial Dissertation, UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES (2008) 176면.

Ron D. Katznelson, The Perfect Storm of Patent Reform?, Fenwick & West Lecture Series Inaugural Symposium, November 7, 2008 발표자료 11면 (James A. Toupin, IPO Annual meeting, September 21-23, 2008 재인용).

<그림 > 미국 특허청의 등록율 추이

다. 심사관 일인당 심사건수 및 평균 심사기간

심사처리 건수의 증가는 심사관 일인당 처리 건수에 직접적인 영향을 미친다. 아래 <표 8>에서 보는 것처럼, 한국 특허청의 심사관 일인당 처리 건수는 2002년~2006년 평균 307건으로 미국 77.8건의 4배, 일본 209건의 1.5배에 달한다. 또한 한국은 심사관 일인당 처리건수의 연도별 변동이 매우 크고, 처리 기간의 변화가 심해 처리 건수와 처리 기간 사이의 상관 관계를 분석할 수 없을 정도이다. 이에 비해 일본은 처리건수가 200건 내외로 일정하고 처리 기간도 약 2년 정도로 변동폭이 거의 없다. 미국은 일본에 비해 처리 기간에는 변동이 있지만, 처리 건수는 70건 내외로 변동이 작다.

<표 8> 특허심사관 일인당 연간 심사 건수 및 심사 기간

(출처: 2007년 특허청 국회 산자위 제출 자료 및 특허청 자료)

구분	2002년		2003년		2004년		2005년		2006년		2007년
	건수	기간	건수	기간	건수	기간	건수	기간	건수	기간	건수	기간
한국	342	22.6	320	22.1	280	21.0	255	17.6	338	9.8	239	9.8
미국	78	16.7	80	18.3	82	20.2	77	21.1	72	22.6	-	-
일본	206	24	222	25	203	26	197	26	217	26	-	-
EPO	EPO 심사관의 일인당 처리 건수는 데이터를 구하지 못했으나, 미국에 비해 더 작은 것으로 알려져 있다. 유럽특허청의 경우, 기술분야 중 심사의 난이도가 가장 높은 것으로 인정되는 컴퓨터 및 디지털신호처리 분야의 경우 특허출원 1건의 심사에 4.6일이 소요되고, 난이도가 낮은 것으로 평가되는 농업분야의 경우 2.29일이 소요되는 것으로 분석하고 있으며, 전체 평균은 3.24일이라고 한다.

2006년에 심사기간이 크게 단축된 것에 대해 특허청은 ‘체계적인 성과 관리, 업무 프로세스 혁신, 아웃소싱 효율화, 특허정보화 시스템의 고도화’ 때문이라고 설명한다. 심사시간이 절반으로 줄어든 2006년 바로 전해인 2005년에 심사관 인력이 170명이나 증원되었다는 점(앞의 <표 4> 참조), 특허청이 설명하는 ‘체계적인 성과 관리’, ‘업무 프로세스 혁신’, ‘특허정보화 시스템의 고도화’는 심사기간 단축에 긍정적인 영향을 미쳤다고 보기 어렵다. 그렇다면, 심사기간 단축에 가장 큰 영향을 미친 요인은 ‘아웃소싱 효율화’ 즉, ‘외부기관을 통한 선행기술조사’의 증가라 할 수 있다. 실제로 아래 <표 9>에서 보는 것처럼, 선행기술조사 용역 비율은 1992년~2002년의 평균 15.7%에서 2003년 45.8%, 2004년 51.4%, 2005년 43.7%, 2006년 33.6%, 2007년 51.8%로 크게 늘어났다.

특허청, 2008년 책임운영기관 사업계획.

특허심사관을 대상으로 한 설문 조사 결과에 따르면, 선행기술조사 용역으로 인한 심사 기간 단축 효과는 ‘직접 등록’의 경우(거절이유 통지 없이 곧바로 등록하는 경우) 평균 32%, 1차 거절이유 통지 후 등록결정하는 경우는 25.8%로 전체적으로는 26.9%의 심사 기간 단축 효과가 있다고 한다. 특허청의 다른 연구용역 보고서에서도 심사관의 선행기술조사 활용도가 92%이고 조사결과를 활용한 처분에 대한 거절결정불복율도 낮은 것으로 나타난다고 한다.

특허청 연구용역보고서, ‘선행기술조사 용역 효과 분석을 위한 연구’, 연구수행기관: 한국행정연구원, 2004년 4월 11일, *면.

특허청 연구용역보고서, ‘심사처리물량에 대한 선행기술조사 용역물량의 적정수준에 관한 연구’, 연구수행기관: 팬코리아 특허법인, 2008년 9월, 23면.

<표 > 선행기술조사 용역 추진실적 (출처: 특허청 연구용역보고서(2008년) 23면)

연 도	‘92～’02	‘03	‘04	‘05	‘06	‘07
1차 심사처리건수	913,687	142,011	151,793	180,432	240,665	143,554
용역건수 (환산건수)	143,144 (205,800)	65,066 (102,500)	78,080 (127,233)	78,824 (131,000)	80,825 (133,078)	74,432 (121,989)
용역비율	15.7%	45.8%	51.4%	43.7%	33.6%	51.8%
용역단가(원)	-	123,000	124,000	124,550	127,900	138,510
집행액(백만원)	23,207	12,570	15,791	16,316	17,039	17,140

그런데 외부 기관의 선행기술조사만으로도 심사기간의 급격한 단축을 다 설명하기 어렵다. 왜냐하면, 아래 <표 10>에서 보는 것처럼, 일본 특허청은 매년 심사처리 건수의 약 70%에 대한 선행기술 조사를 외부기관에 의뢰하고 있지만, 이를 통해 심사처리기간의 단축 효과는 나타나지 않기 때문이다.

앞의 각주 _) 보고서, 2008년 25면. 한편 미국은 2007년에 목표물량은 미국을 지정기관으로 하는 전체 PCT 국제출원의 25%를 외주처리하는 것이 목표였으나, 2007년에 실제로 아웃소싱된 PCT 선행기술조사 용역물량은 목표물량을 훨씬 초과하는 16,144건이 의뢰 되었다고 한다(위 보고서 27면).

<표 > 일본특허청 선행기술조사 용역 (단위: 천건)

연도	‘02	‘03	‘04	‘05	‘06	‘07
용역건수	142	160	178	187	197	213
심사처리건수	215	226	234	244	293	308
용역비율	66.0%	70.8%	76.1%	76.6%	67.2%	69.2%

한국 특허청의 심사처리 건수와 관련하여 주목할 변화 중 하나는 최근 국제협력조약(PCT: Patent Cooperation Treaty)에 따른 국제출원의 국제조사 신청이 급증하고 있다는 점이다(아래 <표 11> 참조). 외국 기업의 국제조사 신청에 대해 특허청은 조사 품질 제고에 많은 노력을 들이고 있으며 2008년에는 이를 위한 심사인력 200명 증원을 계획하고 있다.

<표 11> 외국기업의 PCT 국제조사 신청 추이 (출처: 서면답변자료 40쪽)

구 분	’05년	’06년	’07년	’08년(예상)	’09년(예상)
외국기업 PCT 국제조사 (전년 대비 증가율)	20건	735건 (3,575%)	2,853건 (288%)	12,000건 (321%)	22,000건 (83%)

라. 심사 오류율

특허청은 자체 평가를 통해 심사 오류율을 발표한다. 심사 오류율을 평가하는 대상은 2008년 상반기 이전에는 전체 심사처리 건수의 2%이던 것을 3%대로 상향 조정하였다. 심사평가 비율 3%는 미국(3~4%)과 비슷하고 일본(0.1%), EPO(1.7%)보다는 높다(아래 <표 12> 참조).

심사오류율 평가 방식은 2007년부터 심사가 종결된 이후 평가하는 사후 평가방법으로 변경되었다. 이는 평가대상 건 중 98% 이상이 흠결이 없음에도 심사평가를 위해 상당기간 최종 결정이 늦어지는 데 따른 출원인의 불만을 해소하기 위한 것이었다고 한다. 그리고 2007년 이후 지적된 흠결 건 중 대부분은 절차나 형식적 흠결에 관한 것이어서 심사결과를 번복하여야 할 정도는 아니었으며, 명백히 무효사유가 있는 부실특허에 대해서 심사관에 의한 직권 무효심판청구가 1건 있었다고 한다. 특허청, 제278회 국회(정기회) 국정감사 지식경제위원회 서면답변자료 (2008년 10월) 14면 참조.

<표 12> 심사평가비율 (출처: 특허청, 제278회 국회(정기회) 국정감사 지식경제위원회 서면답변자료 (2008년 10월) 15쪽)

	한국	미국	일본	EPO
심사평가비율	2.9%	3~4%	0.1%	1.7%
비 고	2008년 상반기	2007년	2007년	2003년

특허청이 자체 평가한 심사 오류율은 2001년 6.0%에서 2006년 1.5%로 해마다 줄었고(아래 <표 13> 참조), 일인당 심사처리 건수가 4배나 적은 미국에 비해 심사오류율이 훨씬 더 낮아졌다(아래 <표 14> 참조).

<표 13> 심사오류율 (출처: 2007년 산자위제출자료)

년 도	□01	□02	□03	□04	□05	□06
심사평가건수	2,276	329	2,422	2,657	3,170	2,774
오류건수	79	14	92	96	75	42
심사오류율(%)	6.0	4.3	3.8	3.6	2.3	1.5

<표 14> 각국 특허청의 심사오류율 비교

년 도 국 가	□02	□03	□04	□05	□06	□07
한국	4.3	3.8	3.6	2.3	1.5	1.6
미국	4.2	4.4	5.3	4.6	3.5	-
EPO	오류율을 공표하지 않음
일본	오류율을 공표하지 않음

2. 특허권의 유효성

특허품질을 평가하는 지표로는 (1) 심사관의 거절결정에 대한 특허출원인의 불복율(거절결정불복심판청구율), (2) 특허출원인 등에 대한 만족도 조사, (3) 특허청이 평가하는 심사오류율, (4) 특허무효심판 인용율 등이 있다. 이 가운데 거절결정불복심판청구율은 심판의 청구 여부를 전적으로 특허출원인이 판단하며, 앞에서 본 것처럼 특허출원인을 ‘합리적 행위자’로 보기 어렵다는 점, 그리고 특허출원인을 합리적 행위자라고 보더라도 특허출원인의 판단을 법리적 판단으로 보기 어렵다는 점 등의 한계가 있다. 특허품질을 평가하는 두번째 지표 역시 특허출원인의 주관적 평가를 기준으로 한 것이라는 한계가 있다. 세번째 지표인 특허청 자체의 심사 오류율은 신뢰성에 의문이 많아 특허권의 유효성을 판단하는 지표로 활용하기 어렵다. 그래서 여기서는 특허심판원과 특허법원의 무효율을 특허권의 유효성을 판단하는 주요 지표로 본다.

가. 특허심판소/특허심판원이 판단한 등록특허의 무효율

1980년부터 2005년까지 특허심판소/특허심판원에 청구된 특허무효심판사건의 인용건수와 인용비율은 다음과 같다.

이 자료는 필자가 2006년 9월 특허청에 정보공개를 청구하여 받은 답변을 참고했다.

- 1980년부터 2005년까지 특허 무효심판 청구: 2,757건

- 1980년부터 2005년까지 특허 무효심판 인용: 1,182건 (처리건  2,614건)

- 1980년부터 2005년까지 특허 무효심판 인용 비율: 45.2%

즉, 1980년부터 26년간 등록특허의 무효율은 45.2%인데, 무효율은 2002년 이후 점차 높아지는 추세다(2002년 36%, 2003년 44%, 2004년 48%, 2005년 59.7%).

의약품 특허(국제특허분류(IPC)가 A61K, C07D인 특허)의 무효율은 48.1%로 이 보다 높다.

나. 법원에서 판단한 등록특허의 무효율

1980년부터 2005년까지 처리된 특허 무효심판 사건 중 1심에서 인용/기각된 심결에 대해 상급심(항고심판소, 대법원 또는 특허법원)에서 파기한 사건은 다음과 같다.

앞의 각주 *) 특허청 정보공개청구 답변 자료.

- 1980년부터 2005년까지 특허심판원의 특허무효심판 인용심결 후 상급심에서 파기된 건수 및 비율: 96건, 21.2% (소제기 처리건: 453건)

- 1980년부터 2005년까지 특허심판원의 특허무효심판 기각심결 후 상급심 파기건수 및 비율: 127건, 38.6% (소제기 처리건: 329건)

이 통계에 따르면, 특허무효심판의 상급심이 판단한 등록특허 무효율은 1980년부터 26년간 61.9%이다.

453 * 0.788 = 357건 무효, 329 * 0.386 = 127건 무효, (357 + 127) / (453 + 329) = 61.9%.

위 통계는 항고심판소, 대법원, 특허법원의 판단이 다 포함되어 있는데, 1998년에 개원한 특허법원이 등록특허의 유효성을 판단한 사건은 박성수 판사의 판례 분석에 잘 나타나 있다. 분석에 사용된 판결은 2002년~2006년 특허법원이 처리한 사건 중 등록무효 사건(특허·실용신안) 뿐만 아니라, 취소결정 사건, 거절결정 사건, 권리범위확인 사건까지 포함하여 특허법원이 등록권리의 유효성을 판단한 사건을 모두 대상으로 한다. 전체 등록무효 관련 판결의 수는 792건이고 이 가운데 무효로 본 판결은 585건(73.9%)이고 유효로 본 판결은 207건(26.1%)로 무효로 본 경우가 압도적으로 많다. 아쉬운 점은 이 판례 분석은 거절결정 사건까지 포함하고 있어서 등록된 특허에 대한 유효성을 추정하는 지표로는 부족하다는 점이다.

박성수, 판례분석을 통한 특허의 유효성 고찰, 서울대학교 기술과법센터 2007년도 제3회 워크숍 “특허제도의 현황과 과제” (2007년 5월 21일) 발표문 (이하, ‘박성수-판례분석, 2007년’).

파기된 사건은 제외하고, 동일한 특허에 대해 등록무효 심판이 제기된 경우에는 한건으로 산정하며, 복수의 청구항에 대해 별개의 소제기가 있는 경우도 하나의 사건으로 취급. 앞의 각주_ 박성수-판례분석, 2007년 5면.

권리범위확인 사건에서 권리가 부정된 판결은 2002년 0건, 2003년 4건, 2004년 8건, 2005년 9건, 2006년 2건이며(29면), 거절결정 사건은 11/46(2002년), 9/45(2003년), 7/49(2004년), 11/58(2005년), 26/151(2006년)으로 심결에서 진보성이 부정되었으나 특허법원에서 진보성이 인정된 경우가 대부분이다(30면).

전체 등록무효 사건에서 특허는 428건(54%), 실용신안은 364건(46%)이고, 무효로 판결난 사건의 대부분을 차지하는 1998년~2001년까지 4년간 출원된 특허의 비율은 특허가 72.5%, 실용은 27.5%(15~16면), 무효사유는 신규성 84, 확대된 선원 16, 기재불비 57, 진보성 436, 기타 11(모인 9)라고 한다(17면).

다. 특허권의 유효성에 대한 평가

특허심판원과 특허법원이 판단한 등록특허의 무효율은 2003년부터 점차 증가하여 지금은 60~70%대에 달한다. 이는 미국, 일본, 유럽특허청에 비해 다소 높은 편이다. 미국은 법원에서 특허가 무효로 되는 비율은 미국 지방법원과 연방순회법원에서 1989년부터 1996년까지 18년 동안 239건의 특허침해 소송에서 다룬 299건 중 46%이며, 의약품 특허의 경우 미국의 연방무역위원회(FTC)의 조사에 따르면, 2002년 6월 1일까지 법원의 판결이 난 의약품 특허의 침해소송 사건에서 특허침해가 아니라는 판단이 56%이고 특허가 무효라는 판단이 46%이었다. 일본의 경우 1심 무효율은 2000년부터 2006년까지 평균 약 46.7%이고, 2000년 31%에서 2006년 61%로 크게 증가했다. 유럽특허청(EPO)의 이의신청 인용율은 이의신청된 특허의 약 70%가 무효로 되거나 청구범위 보정을 통해 권리범위가 축소된다(무효로 되는 비율은 37%). EPO의 이의신청에서 무효로 되는 비율이 미국보다 낮은 이유에 대해 Graham & Harhoff는 미국특허청의 심사가 EPO의 심사에 비해 더 관대하기 때문이라고 한다.

John R. Allison & Mark A. Lemley, Empirical Evidence on the Validity of Litigated Patents (July 1998). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=118149

Federal Trade Commission, Generic Drug Entry: Prior to Patent Expiration: An FTC Study (July 2002), 13면 참조.

Shinjiro Ono, Recent Status and Problems of Patent Appeals and Trials: Effects of Recent Reforms in the JPO Appeal System and of Recent Judiciary Reforms (2003‐2007), Including the Establishment of an IP High Court, WINDS from Japan, Issue #33, at 4‐5 (Feb. 2008) 참조. 2006년 일본에서 무효율이 급격하게 높아진 이유는 무효심판에서 구두심리를 적극 활용하는 등 심판절차를 엄격하게 하고 기준을 개정했기 때문이라고 한다. 1심 무효율이 2심 법원에서 파기되는 비율은 2000년 이후 줄어들었다고 한다.

Stuart J.H. Graham & Dietmar Harhoff, Can Post‐Grant Reviews Improve Patent System Design? A Twin Study of US and European Patents, GESY Discussion Paper No. 38 (2006).

Id. at 18. 미국에서 등록된 특허 중 소송의 대상이 된 특허의 20%, 소송의 대상이 되지 않은 특허의 30%가 EPO에서는 심사과정에서 거절되어 등록되지 못했다.

무효심판 사건의 무효율을 등록특허 전체의 유효성을 나타내는 지표로 본다면 등록특허의 유효성은 재사권에 준하는 권리로 취급하기 힘들 정도로 낮다. 이에 대해 특허청은 “무효심판은 등록된 전체 특허권 중 극히 일부분에 대해서만 제기되는 것이고, 권리의 무효 가능성이 있는 경우에만 무효심판을 제기하므로 무효심판의 1심 판단만으로 전체 등록특허의 부실을 얘기하는 것은 근거없는 논리비약”이라고 한다. 그리고 무효심판과 같이 특허청의 심사 과정에서 혹시 생길 수도 있는 실수를 사후에 교정하는 제도를 두고 있으므로, 심판원이나 법원의 무효율은 이러한 제도가 제기능을 하고 있음을 보여줄 뿐이라는 주장도 있다.

2006년 10월 12일 특허청 담당자와 통화 내용.

무효심판 사건의 무효율을 기준으로 특허 전체의 유효성을 논할 수 없다는 주장에는 동의하기 어렵다. 보통 무효심판은 경쟁사가 타사의 특허를 조사한 후 무효 가능성이 있는 부실 특허를 선별하여 제기하는 것이 아니라, 특허권자로부터 권리행사를 받은 경우에 제기하는 경우가 대부분이다. 이것은 2가지 의미가 있는데, 첫째 무효심판의 대상이 된 특허는 특허권자가 권리행사를 할 정도로 실제 활용되는 ‘품질 좋은’ 특허라 할 수 있다. 둘째, 특허침해 소송에서 침해주장을 당한 피고 입장에서는 특허권자를 상대로 무효심판을 청구하는 전략을 택할 동기가 넘쳐난다. 무엇보다, 무효심판 절차에서 특허권자는 이미 확정되어 내용 변경이 불가능한 특허권을 놓고 무효가 아니라는 매우 수세적인 입장인 반면, 피고는 무효심판을 청구함으로써 특허권자를 역으로 공격하는 공세적 입장에 설 수 있다. 따라서 등록된 전체 특허의 무효율은 실제 특허무효 사건에서 특허심판원이나 특허법원이 판단한 무효율보다 더 높다고 보는 것이 타당하다.

3. 특허청 세입·세출

특허청은 자체 수입으로 세출을 충당하는데, <표 15>에서 보는 것처럼 대부분의 수입은 특허권자 등이 내는 수수료에서 나온다(2000년~2008년 평균 약 82%). 특허청의 예산은 2007년 기준 최근 5년간 연평균 14.1% 증가했다. 2008년 특허청의 세입·세출예산은 3,137억원이고 세출구조는 심사․심판(10.2%), 정보화(16.2%), 지식재산 창출(14.7%), 활용(6.9%), 보호(1.4%), 종합지원(32.6%), 일반회계 전출금(12.7%) 등으로 지식재산의 창출·활용·보호에 가장 많은 예산(23%)을 쓰고 있다.

국내 최다 출원기업인 삼성전자(주)는 2007년에 연차등록료로 약 120억원을 납부하였고, 출원료․설정등록료 등을 모두 포함하는 경우에는 약 245억원을 수수료로 납부하였다(특허청 국회 서면답변자료 22쪽)

미국특허청(USPTO)의 2008년 등록료(maintenance fee) 수입은 약 5억 달러이다.

<표 15> 특허청 예산 내역 (단위: 억원)

연도	2000년	2001년	2002년	2003년	2004년	2005년	2006년	2007년	2008년
총예산	1,466	1,568	1,768	1,813	1,850	2,250	2,979	3,062	3,137
수수료전체	975	1,155	1,439	1,684	1,765	1,903	2,344	2,421	2,692
수수료 비율	66.5%	73.6%	81.3%	92.8%	95.4%	84.5%	78.6%	79%	86%
등록료	546	637	789	908	1,039	1,113	1,348	1,443	1,586
등록료 비율	37.2%%	40.6%	44.6%	50%	56.1%	49.4%	45.2%	47.1%	50.6%

4. 특허권 존속기간 및 등록특허의 활용 현황

가. 특허권 존속기간

특허법에 보장된 특허권 존속기간은 출원일로부터 20년이지만 실제로 등록된 특허의 평균 존속기간은 기업 특허권자 6.8년, 개인 특허권자 8.3년이다. 평균 존속 기간이 20년보다 훨씬 더 짧은 이유는 특허권자가 중도에 권리유지를 포기하기 때문이다. 2007년 현재 존속 중인 특허권은 약 58만 7천 건인데, 등록유지료 불납과 존속기간 만료로 소멸하는 특허는 18만 9천 건으로 등록 특허권의 24.4%를 차지한다. 법정기간이 만료할 때까지 유지되는 권리는 극히 일부분이다. 한 연구에 따르면 독일, 프랑스, 영국에 등록된 특허 중 약 10%만 기간만료까지 존속한다고 한다.

http://eastmeetswest.european-patent-office.org/faq. 한국특허의 평균 존속기간은 전세계 평균과 거이 차이가 없는 것으로 보인다. WIPO World Patent Reoprt 2008의 그래프를 보면 2006년에 존속하고 있는 특허는 대부분 2000년 전후에 특허출원된 것들이다(*면).

그리고 개인 발명가와 중소기업이 16년 이상 장기보유한 특허는 678건(개인: 148건, 중소기업: 530건)으로 존속 중인 전체 특허권의 불과 0.1155%에 지나지 않는다 (특허청 서면답변자료 23면).

Schankerman and Pakes (1986) quoted in Alfonso Gambardella1, Dietmar Harhoff2 and Bart Verspagen, The value of European patents, European Management Review (2008) 5, 69–84.

대부분의 등록 특허가 존속기간만료 전에 소멸하는, 연차료 불납으로 인한 권리 소멸 비율은 아래의 <표 16>에서 보는 것처럼 많게는 48%(2003년) 가까이 된다. 연차료 불납으로 소멸하는 특허권은 아래 <표 17>에서 보는 것처럼 내국인과 외국인 간의 차이가 매우 크다(내국인 18.9%, 외국인 34.9%).

<표 16> 연차료 불납으로 소멸한 특허권

구 분 연 도	특 허
	등 록	소 멸	비 율	납부하지 않은 연차료
1999	62,635	7,419	11.8	6.56
2000	34,956	8,797	25.2	6.78
2001	34,675	11,293	32.6	6.08
2002	45,298	19,902	43.9	5.45
2003	44,165	21,295	48.2	6.05
2004	49,068	21,030	42.9	7.17
2005	73,512	23,770	32.3	6.93
계	344,309	113,506	33.0	6.43

<표 17> 2007년 존속 특허권의 내외국인 현황

권리		내국인		외국인		계
		건	%	건	%	건	%
특허	등록	510,856	100.0%	265,064	100.0%	775,920	100.0%
	소멸	96,655	18.9%	92,481	34.9%	189,136	24.4%
	존속	414,201	81.1%	172,583	65.1%	586,784	75.6%

특허권의 평균 존속기간은 등록유지료의 액수, 등록유지료 납부 방식, 특허의 가치에 따라 달라지기 때문에 한국 특허의 평균 존속 기간을 외국과 직접 대비할 때 이를 고려해야 하지만, 전체적으로 보면 외국의 특허권도 법정 기간 20년 훨씬 더 전에 소멸한다.

중국은 내국인 특허의 경우 6년, 외국인 특허의 경우 8.5년이며, 일본은 절반 이상이 17년 넘게 존속한다고 한다. 유럽특허의 평균 존속기간은 등록일 기준 6.63년, 출원일 기준 8.15년으로 한국과 거의 같다. 독일특허는 평균 존속기간이 약 12년이란 연구도 있고, 평균 존속기간이 8년 미만(5%만 기간만료까지 존속)이라는 연구도 있다.

http://eastmeetswest.european-patent-office.org/faq. 1994년~2006년 일본 특허의 평균 존속기간은 9.4년이라고 한다(IPB Corporate Patent & Financial Statistics Data Bank 2006 [General Statistics].

Nicolas VAN ZEEBROECK, ESSAYS ON THE EMPIRICAL ANALYSIS OF PATENT SYSTEMS, doctorial dissertation, UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES (2008). 이 통계에 사용된 자료는 1980년~2000년 사이에 EPO에 출원된 120만건의 특허이며 등록율은 61%).

BOEHMERT & BOEHMERT, Valuation of Innovative Technologies - License Analogy based Approaches according to Employees’ Inventions Remuneration Calculation in Germany, 3rd Conference on Technology Commercialization, Amman, October 31/November 1, 2007 발표자료, para 2.1.4.

Thomas Eger, Fifth Session: Intellectual Property Rights, Second Asia Link Workshop in Law and Economics, 2007 발표자료. http://www.igidr.ac.in/~babu/law/slides/eger6.doc

미국은 연차료 납부 방식이 특이한데, 한국과 달리 매년 연차료를 내는 것이 아니라, 3.5년, 7.5년, 11.5년마다 연차료를 납부해야 한다. Malackowski & Barney의 연구에 따르면, 아래 <그림 13>에서 보는 것처럼, 1986년에 등록된 약 7만건의 특허 중 83.5%가 4년차 연차료를 납부하고, 61.9%가 8년차, 42.5%가 12년차 연차료를 납부한다고 한다. 즉, 미국 특허 중 12년 이상 존속하는 비율은 절반이 안된다. 2008년 7월 통계도 이와 거의 유사한데, 1996년에 등록결정된 특허 2,229건 중 4년차 연차료는 84%, 8년차 연차료는 63%, 12년차 연차료는 49%가 납부했다.

James Malackowski & Jonathan A. Barney, what is Patent Quality? -- A Merchant Banc's Perspective, Colloquium on a Comprehensive Approach to Patent Quality, Federation Internationale Des Conseils En propriete Industrielle, Amsterdam, June 8-9, 2007 발표자료 10-11면.

http://www.patentlyo.com/patent/2009/02/uspto-maintenance-fees.html

<그림 13> 미국 특허의 연차료 납부 동향 (1986년 출원건)

나. 등록특허의 활용 현황

등록특허가 실제로 얼마나 활용되는지는 측정이 어렵고 ‘활용’의 개념도 정확하지 않으며 조사 방법이나 기관에 따라 차이가 많다. 특허청의 ‘2005년 지식재산백서’에 따르면 특허·실용신안권을 보유한 기업을 대상으로 한 실태 조사 결과 등록특허·실용신안이 실제로 활용되지 않는 휴면율이 1998년~2004년까지 평균 64%에 달한다 (아래 <표 18> 참조).

<표 18> 특허사업화 실태 조사 결과 (특허청 ‘2005년 지식재산백서’ 393면)

구 분	년도별	존속권리 (A)	실시권리 (B)	휴면권리 (C)	휴면율(C/A, %)
산업재산권 전체	'97	33,322	7,996	25,326	76.0
	'98	44,549	20,867	23,682	53.2
	‘99	45,564	22,098	23,466	51.5
특허 및 실용신안	'98	15,950	5,799	10,106	63.4
	'99	23,338	10,222	13,116	56.2
	‘01	3,032	1,131	1,901	62.7
	‘02	23,298	6,169	17,102	73.4
	‘04	22,444	8,731	13,713	61.1

이에 비해 2004년 전경련의 조사에 따르면 휴면율이 49.5%다(아래 <표 19> 참조). 전경련 조사는 방어 목적으로 보유한 특허를 휴면 특허로 분류한다.

<표 > 국내 미활용특허 활용방안 조사(‘04.12, 전국경제인연합)

구 분		대기업	중소기업	전체
활용특허		47.6	53.4	50.5%
미활용특허	방어적 특허	32.4	27.2	29.8%
	이전가능 특허	20.0	19.3	19.7%

2007년 한국지식재산연구원의 지식재산활동 실태조사결과에 의하면, 우리나라 기업의 특허기술 휴면율은 56.1%(‘07)로 일본의 51.6%와 비슷한 수준이라고 한다. 이에 비해 특허청이 2007년에 국회에 제출한 자료에 따르면 특허 기술의 사업화율은 2001~2006년 평균 35%이므로 특허 휴면율은 약 65%이다(아래 <표 20> 참조).

서면답변자료 43면.

<표 > 특허 기술의 사업화율 (출처: 2007년 특허청 국회 제출자료)

구 분	년도별	보유건수 (A)	실시건수 (B)	미활용건수 (A-B)	사업화율 (B/A, %)
특 허	2001	3,032	1,131	1,901	37.3
	2002	23,298	6,169	17,102	26.5
	2004	22,444	8,731	13,713	38.9
	2005	11,815	3,923	7,892	33.2
	2006	100,632	37,213	63,419	37.0

이처럼 등록특허의 활용률이 낮은 이유는 앞에서 지적한 ‘특허출원의 남발 현상’이 가장 크다고 본다. 특허청의 2005년 연구용역보고서에 따르면, 대기업의 휴면율은 49.5%로 중소기업 46%와 거의 차이가 없고, 대학이나 공공연구기관의 휴면율은 거의 90% 대로 매우 높고, 개인 특허권자의 휴면율도 62.4%나 되며, 분야별로는 전기전자 분야의 휴면율이 78.4%로 가장 높고 정보통신 분야는 35.4%로 가장 낮다.

특허청 연구용역보고서, ‘우리나라 특허제도 및 정책의 개선방안에 관한 연구: 휴면특허의 활용을 중심으로’, 연구책임자: 전주대학교 성경태 교수, 2005년 12월, 55면.

5. 특허청의 정책 및 정부입법 활동

가. 특허청의 정책

특허청이 2008년 12월 국회에 제출한 주요업무계획에 따르면, 특허청은 경제위기를 도약의 기회로 삼기 위해 제조업 강국에서 지식재산 강국으로 도약하는 위기 극복 방향을 제시한다. 이를 위한 전략으로 특허청은 ‘지식․핵심기술의 축적․활용 ➪ 산업의 생산성제고(TFP 증대) ➪ 경제성장’의 선순환 구조 확립을 꼽는다. 이 과정에서 특허청은 ‘지식재산’의 ‘창출’, ‘활용’, ‘보호’ 3가지를 핵심 정책으로 삼고 그 과정에서 특허청의 주도적 역할을 강조한다.

특허청이 지식재산의 ‘창출·활용·보호’를 정책의 핵심으로 규정한 것은 일본 고이즈미 내각이 2002년에 ‘지적재산기본법’을 제정하고 2003년에 ‘지적재산전략본부’를 설치한 이후부터다. 한국에서도 지적재산을 국가의 핵심 과제로 삼고, 이 과제를 수행하는 핵심 부서가 바로 특허청이 될 수 있는 계기를 만들자는 것이다. 특허청의 주요 업무는 이 틀에서 크게 벗어나지 않는다.

2008년 10월 특허청이 국회에 제출한 업무현황 보고에 따르면, 특허청의 주요 업무는 다음 6가지이다.

(1) 세계최고 수준의 고품질 심사․심판 서비스 제공

(2) 세계를 선도하는 특허행정정보화 시스템 구축․운영

(3) 지식재산의 창출기반 강화

(4) 지식재산권의 활용 촉진

(5) 지식재산권의 보호기반 강화

(6) 고객중심의 특허행정서비스체제 구축

이 6개 업무 중 (3), (4), (5)에 해당하는 ‘지식재산의 창출기반 강화, 활용 촉진, 보호기반 강화’를 위해 특허청이 사용하는 예산이 가장 많다. 지식재산의 창출기반 강화를 위한 세부 업무로는 (i) 국가 R&D 전략 선도를 위한 특허정보 활용, (ii) 대학·공공연구소의 지식재산 역량 강화, (iii) 중소기업의 지식재산 역량 강화, (iv) 지식재산 전문인력 양성 기반 확충(발명진흥사업), (v) 지식재산분야 민간협의체 설립·운영 등이 있다. 지식재산권의 활용 촉진 사업으로는 (i) 우수 특허기술의 사업화 촉진, (ii) 특허기술 거래 시스템 구축, (iii) 특허기술 평가 시스템의 고도화가 있다. 지식재산권의 보호기반 강화를 위한 세부 업무로 (i) 위조상품 근절을 위한 단속 강화, (ii) 해외 진출기업의 지재권 보호 강화, (iii) 한국 지재권의 국제적 보호기반 강화가 있다.

고품질 심사·심판서비스 제공을 위한 업무로는 (i) 선행기술 검색 강화, (ii) 다원적 심사평가 시스템 구축, 선진국형 심사품질지표(특허결정 적합률) 도입, 심사관 1인당 심사처리건수 적정화, 심사 효율성 향상을 위해 주요국 특허청과 업무 협력 강화(특허심사 하이웨이, 심사관 교류 근무, 특허검색 경진제도), 맞춤형 3트랙 특허심사 제도 도입(우선심사 대상을 확대하고, 심사유예 신청제도를 도입하여, 우선심사·일반심사·심사유예의 3트랙 심사 제도), 심사·심판 인력의 전문성 제고를 위한 교육 강화 등이 있다.

특허심사 하이웨이란 “어느 한 국가에서 특허가능하다는 결정이 내려지면, 상대국은 그 심사결과를 활용하여 우선적으로 심사에 착수하는 제도”를 말한다(특허청 2009년 주요업무계획, 15면).

2008년 지경위 업무보고자료.

2005년부터 추진된 특허심사기간 단축과 심사·품질에 대한 특허청의 평가에는 2008년부터 이전과는 다른 ‘온도차’가 느껴진다. 2007년에 작성한 특허청의 ‘2008년 중앙책임운영기관 사업계획’에 따르면, 특허 심사처리 기간을 9.8개월로 단축할 수 있었던 것은 ‘체계적인 성과 관리, 업무 프로세스 혁신, 아웃소싱 효율화, 특허정보화 시스템의 고도화’ 덕택이며, 특허 심사처리기간을 세계에서 가장 빠른 10개월 수준으로 유지하겠다고 한다. 그리고 특허청의 용역으로 산업연구원이 수행한 연구용역보고서(2007년 9월)를 인용하며 2003년~2006년 특허심사 처리기간 단축으로 2조 4,464억원의 경제적 효과가 발생한다고 한다.

산업연구원의 이 보고서(산업연구원, “심사처리기간 단축에 따른 사회․경제적 효과 분석”, 2007년 9월)는 심사처리기간 단축의 효과를 분석하면서 심사품질에 대해서는 아무런 고려를 하지 않았다. 그래서 이 보고서의 결과를 그대로 인정할 경우 심사기간이 ‘0’인 경우에 사회경제적인 효과가 가장 좋다는 결론이 된다. 다시 말하면, 특허청에서 심사를 아예 하지 않고, 출원과 동시에 곧바로 등록해 주는 것이 가장 경제적으로 효과적이 된다.

한편 2008년 10월 특허청 업무보고 자료에 따르면, ‘기간단축 중심의 특허심사에서 고품질 특허 심사로 패러다임을 전환’하고 ‘심사 인프라 최적화, 심사품질 고도화, 품질 관리 효율화’ 등의 과제를 추진하겠다고 한다. 또한 2009년 1월에 작성된 특허청의 ‘2008년도 자체평가 결과보고서’에서는 사업목표 ‘심사·심판 품질 제고’의 달성이 다소 미흡했다고 평가하며(9면), 그 이유로 계획을 수립할 때 사전조사와 의견수렴이 미흡했고 성과지표(심판품질) 중 80%가 대표성 확보가 약하기 때문이라고 한다.

특허청의 자체 평가 결과, 우수한 과제는 ‘국가 R&D 사업의 효율적 추진을 위한 특허정보 활용 강화’, ‘미래형 특허정보시스템 구축’, ‘해외에서 우리 기업의 지식재산권 보호 강화’, ‘지역 중소기업의 지식재산 창출역량 강화’ 등 4개 과제이며, 미흡한 과제는 ‘6시그마 경영의 효율화’, ‘고객지향적 심사․심판제도 구축․운영’ 등인 2개 과제인 것으로 평가되었다.

나. 특허청의 정부입법 활동

(1) 2009년 7월 1일 시행법(일명 ‘고객 맞춤형 특허제도 기반 강화’)

❍ 특허출원 명세서 또는 도면의 보정에 대한 제한 요건 완화(법 제47조): 최후거절이유통지 후의 보정에 대한 제한요건에서 특허청구범위를 감축하는 경우는 실질적 변경으로 보지 아니하도록 하여 특허출원인이 특허청구범위를 자유롭게 감축할 수 있는 기회를 확보할 수 있게 함.

❍ 재심사 청구제도 도입(법 제67조의2 신설): 특허거절결정을 받은 경우 심사관에게 다시 심사를 받기 위하여는 반드시 특허거절결정 불복심판을 청구하도록 하고 있어 특허출원인으로서는 불가피하게 특허거절결정 불복심판을 청구하여야 하는 불편이 있음. 특허거절결정 불복심판을 청구하지 아니하더라도 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면의 보정과 동시에 재심사를 청구하면 심사관에게 다시 심사를 받을 수 있도록 함.

❍ 추가납부료의 차등제도 도입(법 제81조제2항 및 제81조의2제3항): 특허료의 납부기간이 경과되어 특허료를 추가납부할 때에는 납부기간의 경과일수에 관계없이 납부하여야 할 특허료의 2배의 금액을 일률적으로 추가납부하도록 하고 있어, 특허권의 설정등록을 받으려는 자나 특허권자에게 과도한 비용을 부담하게 하는 문제점이 있음. 특허료를 추가납부할 때의 납부 금액을 특허료의 2배 이내의 범위에서 지식경제부령으로 정하는 금액에 따라 차등하여 납부할 수 있도록 함.

(2) 2007년 7월 1일 시행법

우종균, 최근 특허법 개정 내용 및 분석, Law & Technology,제3권, 제1호, 2007년 1월, 7~9면. 조영선, 한국의 특허법 관련 실무 동향, Law & Technology, 제4권 제3호, 2008년 5월.

❍ 특허청구범위제출유예제도(가출원제도, 특허청구범위를 특허출원서 제출 후 출원공개(1년 6개월) 전까지 명세서에 기재할 수 있도록 함.)

❍ 발명의 상세한 설명 기재요건 완화(발명의 목적, 구성, 효과 기재요건을 없애고, 명세서 기재요건을 지식경제부령을 위임하였음. 그리고 특허청구범위에 구성을 기재하도록 한 요건을 삭제하여 기능이나 동작 방법으로 청구항을 기재하는 것도 가능하도록 함.)

❍ 무효심판 절차에서 정정 범위 확대(정정청구가 종전에 답변서 제출기한 내로만 제한되어 있던 것을 정정의 기회를 추가로 부여).

❍ 출원인이 원할 경우 중간서류 제출 이전이라도 특허여부 결정이 가능하도록 함(제15조 제2항).

❍ 청구항별 심사제도(제63조 제2항 신설, 심사관은 특허청구범위에 2 이상의 청구항이 있는 특허출원에 대하여 거절이유를 통지할 때에는 그 통지서에 거절되는 청구항을 명시하고 그 청구항별로 거절이유를 구체적으로 기재하여야 한다)

(3) 2006년 3월 3일 시행법

❍ 실용신안무심사등록제도 폐지 및 이중출원 제도 폐지: 특허출원에 대한 심사처리기간이 단축됨에 따라 출원공개 전에 특허심사가 이루어지는 등의 특허심사 환경의 변화에 대비하고, 특허출원인의 편익을 도모하고 특허심사 및 특허심판업무의 효율성을 높이기 위하여 이중출원제도를 폐지하는 대신 변경출원제도를 도입.

❍ 특허이의신청제도 폐지: 특허이의신청제도를 특허무효심판제도로 통합.

❍ 선행기술 범위 확대: 외국에서 간행물 기재 이외의 방법으로 공지·공용된 기술에 대해서도 특허를 받을 수 없도록 함.

❍ 신규성상실의 예외 확대(공지되지 아니하는 것으로 보는 경우의 확대(제30조제1항 제1호): 특허출원일 전 6개월 이내에 특허철원인이 행한 모든 공지행위를 특허거절이유에서 제외하여 공개된 기술에 대해서도 특허를 부여하도록 함.

❍ 유성번식식물에 대해서도 특허를 받을 수 있도록 특허 대상을 확대(제31조 삭제)

(4) 2005년 12월 1일 시행법

특허권의 회복(법 제81조의3제3항 신설): 추가납부기간 이내에 특허료를 납부하지 아니하였거나 보전기간 이내에 보전하지 아니하여 실시 중인 특허발명의 특허권이 소멸된 경우에 그 특허권자는 추가납부기간 또는 보전기간 만료일부터 3월 이내에 특허료의 3배를 납부하고 그 소멸한 권리의 회복을 신청할 수 있도록 함.

(5) 2003년 5월 12일 시행법

특허료 보전명령 제도 도입: 종전에는 특허출원인 또는 특허권자가 특허료의 일부를 부족하게 납부한 경우에는 특허출원을 포기하거나 특허권이 소멸된 것으로 보도록 하였으나, 이와 같은 경우에는 특허청장이 특허료의 보전명령을 하도록 하고, 보전기간 내에 특허료를 보전한 경우에는 특허출원 또는 특허권의 효력이 지속되는 것으로 보도록 하여 특허권자 등을 보호하도록 함(법 제81조·제81조의2·제81조의3 및 제 87조).

III. 특허권의 절대적 독점성과 관련된 제도 개선안

1. 독자 발명의 발명가 항변권

가. 이론적 검토

지재권 보호의 실용주의 이론에 따르면, 지식 생산의 장려가 지재권 제도의 목적이다. 지식의 공공재적 성격으로 인해 발생하는 시장 결함을 해소하기 위해서는 지재권을 통한 지식의 일시적 독점이 필요하다는 것이다. 지식은 타인이 아무런 비용을 들이지 않고 마음대로 이용할 수 있기 때문에 “무임승차자의 모방으로 인해 최초 창작자가 기대했던 보상이 감소한다.” 따라서 무임승차자 문제로 인해 발생하는 시장 결함을 해소할 아무런 장치가 없으면 지식 생산을 위한 투자의 유인이 줄어들어 결국 사회 전체적으로 필요한 수준 이하로 지식이 생산될 것이라고 한다. 지재권은 지식의 공공재적 성격을 제거하고 지식의 “인위적 희소성”을 만들어 냄으로써 위에서 말한 시장 결함 문제를 해결할 수 있고 이에 따라 지재권 제도를 운영하는 사회는 더 큰 부를 얻을 수 있다는 것이 실용주의 이론의 핵심이다.

미국의 지재권 제도는 실용주의를 개념적 배경으로 한다. Federal Trade Commission (FTC), To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy, §1, 6 (2003) (이하, ‘FTC Report 2003’). 한편, 유럽은 창작자의 인격적 성격을 강조하므로 미국과는 태도가 다르지만 1980년대 이후 유럽의 지재권 제도는 실용주의로 수렴하고 있다고 볼 수 있다. 특히 유럽연합(EU)의 최대 목표인 ‘단일 시장 구축’에 따라 지재권 제도는 상품이나 서비스의 자유로운 이동을 보장하는 방향으로 통합되고 있어서 미국과 유럽의 차이는 점차 사라지고 있다.

WIPO Standing Committee on the Law of Patent, Report on the International Patent System, SCP/12/3 ¶28‐30 at 8 (Apr. 15, 2008) (이하, ‘WIPO SCP/12/3’).

DONALD S. CHISUM ET AL., PRINCIPLES OF PATENT LAW: CASES AND MATERIALS 63 (3d. ed. 2004).

여기서 “인위적 희소성”은 “자연적 희소성”과 대비되는 의미로 사용하였다. 자연적 희소성과 달리 인위적 희소성은 법 제도를 통해 희소성을 만들어내기 위한 정당화 논리가 필요하다. Boudewijn Bouckaert, What is Property? 13 HARV. J.L. & PUB. POL’Y 475, 793 (1990) 참조.

그러나 지재권 제도의 실용주의 이론은 특허에는 그대로 적용할 수 없는 치명적인 결함이 있다. 왜냐하면 특허법은 저작권법과 달리 무임승차자만 처벌하는 것이 아니라, 선의의 발명가까지도 처벌하기 때문이다. ‘무역관련 지적재산권협정 (TRIPS 협정)’이 적용되는 어떤 나라에서도 특허권 침해 여부를 판단할 때 피고가 선의인지 악의인지는 고려 대상이 아니다. 특허법과 달리 저작권법에서는 원고(저작권자)가 피고의 복제를 입증해야 하기 때문에 저작권자의 저작물을 모방하지 않은 선의의 피고는 저작권 침해의 책임을 지지 않는다. 특허의 이러한 특성 때문에, 많은 학자들은 특허 제도를 지재권 가운데 “가장 기본적이고 가치”있다거나, “가장 강력하며 지재권의 표준”이라고 부른다.

피고의 선의, 악의는 손해배상액을 정하는 기준이 되기도 한다. 가령 미국이나 영국과 같은 일부 국가에서는 악의 또는 의도적인 특허 침해는 손해배상액을 정하거나 징벌적 배상을 부과하는 기준이 된다. 한국 특허법에서도 선의 또는 경과실의 침해자에 대해서는 실시료 상당액의 손해배상액을 정할 때 참작할 수 있다(특허법 제128조 제4항).

Melville B. Nimmer & David Nimmer, Nimmer on Copyright, 13-6 (2006). 그러나 저작권에서 피고의 선의가 절대적 항변이 되지는 못한다. 미국의 경우 다음 3가지 유형의 선의는 피고가 항변할 수 없다. 첫째, 피고는 자신의 창작인 줄 알았으나 실제로는 원고의 저작물을 무의식중에 모방한 경우, 둘째, 제3자가 원고의 저작물을 모방한 줄 모르고 제3자의 저작물에 의거한 경우, 셋째, 원고의 저작물인 것을 알면서 모방했으나 이러한 모방이 저작권 침해가 아닌 것으로 선의로 인식한 경우 (이러한 인식이 원고의 저작권 고지에 의한 오해인 경우에는 면책될 수 있음). Id at 13-285.

William Cornish & David Llewelyn, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, 7 (2007).

Suzanne Scotchmer, Innovation and Incentive 66 (2004).

그럼 왜 저작권과 달리 특허권은 독자적인 창작을 인정하지 않을까? 이 문제는 특허법이 성문화된 15세기부터 지금까지 중요한 쟁점이 아니었기 때문에, 이에 대한 학설들을 대별하기는 어렵지만, 크게 3가지 견해로 검토할 수 있다.

선의의 발명가에 대한 특허권 침해를 부정한 유일한 판결은 영국에서 1845년에 있었지만(Heath v. Unwin, 2 W.P.C. 227 (1845)) 상급심에서 파기되었다. 그 후에도 영국, 미국 법원은 특허침해 사건에서 피고의 의사는 고려대상이 아니라고 판결해 왔고 학자들 사이에서도 논쟁이 없었다(Henry Hardinge Cunynghame, English Patent Practice: With Acts, Rules, Forms, and Precedents 316 (1894); H. Fletcher Moulton, The Present Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions 161 (1913); Roger William Wallace & John Bruce Williamson, The Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions 416 (1900)).

첫째, 보호대상이 다르기 때문에 특허에는 독자적인 창작이 인정되지 않는다는 견해이다. 이 견해는 다음의 비유로 설명할 수 있다.

셰익스피어가 리어왕(King Lear)을 저술하지 않았다면 ‘리어왕’은 세상에 존재할 수 없을 것이지만, 제임스 와트(James Watt)가 증기기관을 발명하지 않았더라도 나중에 누군가가 증기기관을 발명했을 것이다.

W. Hindmarch, Observations and the Defects of the Patents Law 23 (1851) (Sherman, 1999: 151).

Sergeant Talfourd (25 April 1838) 42 Handard col. 565. Brad Sherman and Lionel Bently, The Making of Modern Intellectual Property Law: The British Experience, 1760‐1911, 152 (1999)에서 재인용.

이 견해는 사회적으로 가치가 높은 많은 혁신 기술들이 여러 발명가에 의해 거의 동시에 발명되는 ‘발명의 집중 현상’까지도 설명할 수 있다는 점에서 매우 설득력이 있다. 그런데 특허와 저작권의 보호대상의 차이점을 중심으로 독자 창작의 인정 문제를 설명하는 것은 보편적인 결론을 내기 어렵다는 한계가 있다. 즉, 리어왕과 증기기관의 차이점은 보호대상을 어떻게 특정(identification)할 것인지 방법론에 따른 결과이지, 특허제도가 독자 발명을 인정하지 않는 보편적 이론이 되기에는 부족하다. 만약 ‘리어왕’을, ‘증기기관’을 특정하는 방식과 유사하게, “영국의 전설 속의 왕인 ‘리어’와 세 딸에 관한 비극적인 이야기”로 추상화하여 특정한다면, 세익스피어가 아니라도 ‘리어왕’은 누군가 저술했을 것이라는 결론을 끌어낼 수 있다. 요컨대, 보호대상을 특정하는 방식은 보호대상 고유의 특성에서 필연적으로 생기는 결과가 아니기 때문에, 보호대상의 차이만으로 특허제도에서 독자발명이 인정되지 않는다고 이론을 구성하기는 어렵다.

발명의 집중 현상의 예는 무척 많다. 벨과 그레이의 전화기 발명을 비롯해 전구(Edison, Swan), 집적회로(Kilby, Noyce), 전신(Morse, Henry, Cooke, Wheatstone), 망원경(Hans Lippershey, Drebbel, Fontana, Jansen, Metius, Galileo), 비행기(Wrights, Glenn Curtis), 레이저, 플라스틱 등을 들 수 있다..

18세기 영국에서 특허제도의 효용성에 대한 논쟁에서, 특허제도를 지지했던 측은 발명 행위를 저작 행위와 마찬가지의 창작 행위라고 주장했다. 이들에 따르면 발명 행위란 단순한 ‘발견’이 아니라 세상에 존재하지 않던 것을 창작한 행위이며, 밀튼(Milton)이 실락원(Paradise Lost)을 창작한 것과 마찬가지로 와트(Watt)도 자신만의 고유한 증기기관을 창작했다는 것이다. 그래서 발명가는 이미 존재하는 아이디어를 기초로 발명 행위를 하지만, 그 발명은 추상적인 아이디어를 구체적인 실현 형태로 바꾸는 과정에서 다른 발명가와는 구별되는 특유한 표현(a unique expression)으로 아이디어를 구체화했다는 점에서 저작 행위와 마찬가지다. 이 주장을 펴는 이유는, 발명을 이렇게 특정하면, 특허는 세상에 존재하지 않던 대상에 대한 보호를 하는 것이고 따라서 ‘독점’이라는 오명을 피할 수 있기 때문이다. Brad Sherman and Lionel Bently, The Making of Modern Intellectual Property Law: The British Experience, 1760‐1911 (1999) 152면 참조.

저작권과 달리 특허권의 보호범위가 추상적인 수준으로까지 확장된 데에는 18세기 유럽에서 정착된 특허명세서 제도가 중요한 요인이었다. 보호받고자 하는 발명을 문자로 특정하게 함으로써 특허권자의 이익을 위해 활동하는 전문 변호사들이 보호범위를 넓게 기재하기 시작했고 이것이 특허의 보호범위를 기능이나 기술적 사상의 형태로 추상화시켰다. 만약 저작물의 등록제도가 지금까지 유지되었고 저작물의 보호범위를 문자로 특정하도록 했다면 아마 저작물의 보호범위도 특허권과 마찬가지로 추상적인 수준으로 확대되었을 것이다. 여기서 지적하고자 하는 것은, 특허권의 보호범위가 ‘기능의 보호’ 또는 ‘기술적 사상’의 보호라는 추상적인 수준으로 확장된 것은 보호대상의 고유한 특성에서 필연적으로 생긴 결과가 아니라, 특허명세서 제도에 의해 생긴 상황적, 우연적(contingent) 결과라는 점이다.

특허제도가 독자 창작을 인정하지 않는 이유에 대한 두번째 견해는 특허와 저작권은 보호기준이 다르다는 점을 강조한다. 보호기준이 서로 다르기 때문에 보호범위도 달라야 한다는 것이다. 발명의 대상이 되는 기술 혁신은 비용이 많이 들고 투자의 불확실성이 높기 때문에, 보호기준이 높고 따라서 강력한 보호가 필요한 반면, 이러한 특허제도의 정책적 고려는 저작권에는 존재하지 않는다는 것이다. 그런데 이 이론은 원인과 결과 사이의 인과관계를 충분히 설명하지 못한다. 높은 보호기준과 강한 보호범위, 이에 대비되는 낮은 보호기준과 약한 보호범위는 현행 제도를 설명하는 이론일 뿐이고 인과관계를 제시하지는 못한다. 저작권과 특허권의 역사적 전개를 보더라도 저작권과 특허의 보호기준과 보호범위를 연계하려는 정교한 정책적 고려는 찾아보기 어렵다.

예컨대, 특허는 인정요건을 까다롭게 하여 중요한 기술의 개발을 촉진하고 저작권은 보호요건을 최소화하여 저작물을 풍성하게 하기 때문이다(Paul Goldstein, Infringement of Copyright in Computer Programs, 47 U. Pitt. L. Rev. 1119, 1121 (1986)).

Maureen A. O’Rourke, Toward a Doctrine of Fair Use in Patent Law, 100 Colum. L. Rev., 1177, 1196 n.78 (2000).

특허에서 독자 창작의 항변을 인정하지 않는 근거에 대한 세번째 견해에 따르면, 특허는 신규성을 요건으로 하는 반면 저작권은 창작성을 요건으로 하기 때문이다. 저작물의 창작성 요건은 발명의 신규성과 달리 독자적인 창작일 것을 요구한다. 그러나 특허에서는 발명이 독자 창작인지는 중요하지 않고 사회적으로 새로운 것인지가 주된 관심사이다. 따라서 특허에서는 피고의 독자 창작 여부는 중요하게 취급될 이론적 근거가 별로 없다. 이 견해는 특허 제도와 저작권 제도의 역사에 비추어볼 때, 가장 타당한 견해로 보인다. 근대 저작권 제도는 저자라는 개념에서 출발한 반면, 특허 제도는 새로운 산업이나 새로운 무역의 도입이란 관점에서 출발했기 때문에 발명자가 누구인지 그가 독자적인 창작을 했는지는 중요하지 않았다.

나. 경제적 평가

독자발명의 항변권을 지지하는 주장은 2가지 근거, 경제적 효율성과 공평성을 든다. 공평성 개념은 사회적으로 가치있는 창작을 한 자는 보상을 받을 권리가 있다는 점을 말하는데, 지재권의 자연법 이론을 완전하게 적용하면, 2명의 발명가가 동일한 발명을 독자적으로 완성한 경우 두 발명가 모두 보호하는 것이 공평성 개념에 타당하다. 경제적 효율성은 독자발명의 항변권을 도입하면 특허권의 사중손실(deadweight loss)을 줄일 수 있다는 점에 주목한다. Maurer & Scotchmer에 따르면, 독자발명에 근거한 경쟁자의 출현을 두려워한 특허권자는 시장 지배력을 줄이고 이에 따라 가격이 떨어진다. Leibovitz는 발명 이전의 시장 왜곡(특허경쟁에서 이기기 위해 과다한 투자를 하여 발명 행위를 경쟁적으로 가속함으로써 생기는 왜곡)이 방지된다는 점을 독자발명의 항변권의 유력한 장점으로 보며, 기술의 상업화 과정에서 일어나는 불공정행위의 가능성을 줄일 수 있다고 한다.

Wendy J. Gordon, Of Harms and Benefits: Torts, Restitution, and Intellectual Property, 21 J. Legal Stud. 449, 450 n.2 (1992); See also Matthew Wayne DeCamp, Global Health: A Normative Analysis of Intellectual Property Rights and Global Distributive Justice, 176 n.39 (PhD. Diss. Duke University, 2007).

Maurer, Stephan M. & Suzanne Scotchmer, The Independent Invention Defense in Intellectual Property, 69 Economica 535 (2002) (John M. Olin Working Paper 98‐11).

John S. Leibovitz, Inventing a Nonexclusive Patent System, 111 Yale L.J. 2251, 2268‐2279 (2002). Leibovitz는 배타적 권리를 중심으로 하는 현행 특허권을 비배타적 권리로 바꾸어야 한다고 주장한다. Leibovitz가 주장하는 비배타적 권리란 무임승차자로부터 발명가를 보호하는 권리를 말한다. Id. at 2268.

Shapiro는 독자발명의 항변권이 인정되지 않는 현행 특허제도는 경제적으로 비효율적이라고 주장한다. 왜냐하면 특허권자에 대한 보상이 과다하고, 사중손실을 증가하며 경쟁자에 의한 혁신을 저해하여 사회적으로 낭비이기 때문이다. 특허권자에 대한 보상이 과다한 이유는, 가령 2 이상의 기업이 동일한 발명을 거의 동시에 발명했다면 각 기업이 사회에 기여한 추가 기여분은 매우 낮다(이론상으로는 영). 왜냐하면, 어느 한 기업이 발명을 완성하지 않은 경우에도 발명이 해당 사회에 등장했을 것이기 때문이다. 달리 말하면, 독자발명이 존재하는 상황에서는 어느 한 발명가의 사회적 기여분은 해당 발명과 관련된 기여분 전체의 극히 일부분이다.

Carl Shapiro, Patent Reform: Aligning Reward and Contribution, in Innovation Policy and The Economy (Adam Jaffe et al. eds., 2007). Shapiro가 주장하는 특허제도 개혁의 핵심은 독자 발명의 항변권 도입과 재심사제도의 개선 2가지다.

Id. at 116.

Id. at 117.

독자 발명의 항변권과 유인(Incentives)의 감소

독자 발명의 항변을 인정할 경우 사중손실이 줄어든다는 점은 경제학자들 사이에서 대체로 공감대가 형성된 것으로 보인다. 그러나 독자발명의 항변을 인정할 경우 특허제도가 상정하는 ‘유인’이 훼손되는지에 대해서는 견해가 갈린다. 독자발명의 항변권을 가장 체계적으로 정리한 Vermont는 유인의 감소는 인정하지만 유인의 감소가 필요한 수준 이하로는 떨어지지 않는다고 보며, 시스템 비용(특허 보호를 제공하기 위한 비용)의 감소가 더 크기 때문에 제도 도입이 필요하다고 한다.

Samson Vermont, Independent Invention as a Defense to Patent Infringement, 105 Mich. L. Rev. 475, 478‐79 (2006) (이하, ‘Vermont 2006’). Vermont는 여러 발명가가 동일한 발명을 거의 동시에 완성하는 상황에서는 현행 특허법에 따른 발명의 보상이 과다하다는 Shapiro와 같은 입장을 취한다. See id. at 499‐500.

Vermont가 제시한 모델에 따르면, 유인의 감소가 보통인 이유는 3가지다. (1) 독자 발명의 항변권이 인정되면 특허권자에 의한 독점 시장은 복점(duopoly) 즉, 쿠르노 복점(Cournot duopoly) 시장으로 바뀌는데 이 복점 시장의 가격은 자유경쟁시장의 가격보다 높게 유지되기 때문에 특허권의 독점권은 어느 정도 유지된다. (2) 현행 특허제도에서는 특허 경쟁에서 패할 경우 완전패자가 되어 발명 행위에 투자한 비용을 모두 잃게 될 위험이 있는데, 독자발명의 항변권이 존재하면 이러한 위험이 줄어든다. (3) 독자발명의 항변권은 특허권자에 대한 보상이 줄어드는 결과를 낳는데 이것은 최초 발명을 위한 경쟁자를 줄인다. 이처럼 유인의 감소는 얼마 되지 않는 반면, 시스템 비용의 감소가 큰 이유는 3가지다. 첫째, 독점 가격이 복점 가격으로 이동하기 때문에 독점 손실이 줄어든다. 둘째, 특허 경쟁의 강도나 수가 줄어들기 때문에 지대소실(rent dissipation)이 줄어든다. 지대소실이 발명의 상업화 단계에서 어느 정도 감소할지는 분명하지 않지만, 발명 완성 이전 단계에서 발생하는 지대 소실의 감소 그리고 최초 발명이 완성된 다음 이 최초 발명이 잠재적인 독자 발명가에게 알려지기(notified) 전까지 단계에서 발생하는 지대소실의 감소가 상업화 단계의 지대소실보다 훨씬 더 크다고 본다. 셋째, 특허침해 소송의 감소, 특허침해 여부를 확인하는 법률적 비용의 감소나 특허출원을 위한 기술에 연구개발 활동이 편향되는 것을 완화시킴으로써 발생하는 비용 감소와 같은 기타 비용의 감소가 있다.

Id. at 498.

특허 경쟁은 사회적 편익보다 더 큰 발명 비용을 초래한다. 왜냐하면, 결승점을 먼저 통과한 최초 경쟁자가 특허권을 획득하여 발명의 가치 전체를 독식하기 때문이다(William M. Landes & Richard A. Posner, The Economic Structure of Intellectual Property Law 300-301 (2003)).

Vermont 2006, 앞의 각주 _) 494‐497면.

Lemley는 Vermont의 제안을 전체적으로는 지지하지만 투자의 유인(발명의 유인이 아닌)에 미칠 부정적인 영향을 우려한다. Smith 역시 산업별로 미칠 영향에 대한 실증적인 자료가 부족하고 권리를 특정하거나 권리 이전이 어려워지는 부정적인 효과를 우려한다. 이러한 우려는 소위 전망 이론(prospect theory)의 핵심을 이루는 “사후적(ex post)” 유인과 관련된 것이다. Lemley는 전망 이론이 전반적으로는 타당하지 않지만, 특정 분야 가령 의약품 발명이나 대학 발명에서는 타당하다고 본다.

Samson Vermont, The Angel is in the Big Picture: A Response to Lemley, 105 Mich L. Rev. 1537 (2007) (이하 ‘Vermont 2007’. Lemley는 독자 발명의 항변권은 “patent troll” 문제를 해결한다는 점에서 권고할만하며, 일반적인 ‘공평의 관념’에도 부합되며 혁신의 유인을 크게 훼손하지 않는다고 한다(Mark A. Lemley, Should Patent Infringement Require Proof of Copying? 105 Mich. L. Rev. 1525 (2007)).

Henry E. Smith, Intellectual Property as Property: Delineating Entitlements in Information, 116 Yale L.J. 1742, 1822 (2007).

전망이론에서 말하는 ‘전망’은 기술적 가능성을 개발할 특정 기회를 말한다. 전망 이론은 특허가 상업화에 미치는 영향을 강조하며, ‘발명의 유인’이 특허제도의 목적이라는 입장을 비판한다 (Edmund W. Kitch, The Nature and Function of the Patent System, 20 J.L. & Econ. 265 (1977)). Kitch의 전망 이론은 Duffy 등이 보완하고 있다. John F. Duffy, Rethinking the Prospect Theory of Patents, 71 U. Chi. L. Rev. 439 (2004). Duffy는 Kitch가 재산권과 특허를 대별한 것을 비판하며 자연 독점과 특허 제도를 대별하여 전망 기능을 옹호한다. 국내에서 전망 이론을 중심으로 한 특허 이론에 대한 연구는 신동룡, “특허법 이론에 대한 연구”, 중앙법학, 제8집 제4호 (2006년), 389-420면 참조 (신동룡 교수는 ‘전망 이론’이란 용어 대신에 ‘개발가망성 이론’이란 용어를 사용한다).

전망 이론이 다윈주의 진화 혁신론과 맞지 않고, 전망 이론에서 해소하고자 했던 문제점 즉, 특허 경쟁에서 일등이 되려는 경쟁은 더 심화될 것이라는 비판에 대해서는 William M. Landes & Richard A. Posner, The Economic Structure of Intellectual Property Law (2003) 319-320면; Donald G. McFetridge & Douglas A. Smith, Patents, Prospects, and Economic Surplus: A Comment, 23 J.L. & ECON. 197, 202-03 (1980) 참조. 이러한 주장에 대해 Kitch는 기술혁신의 초기 단계에서는 참여자 수가 적기 때문에 특허 경쟁이 과열되지 않는다고 반박한다(Edmund W. Kitch, Patents, Prospects, and Economic Surplus: A Reply, 23 J.L. & ECON. 205, 205-06 (1980)).

Lemley, 앞의 각주 _) at 1530‐1531. 전망 이론은 신약 개발과 같이 막대한 투자비용이 드는 분야에서는 타당한 면이 있으나, Lemley가 우려하는 것처럼 독자 발명의 항변권 도입이 의약품 분야에 미칠 부정적인 영향을 검토하려면, 의약품 분야에서 독자 발명이 실제로 일어날 가능성을 함께 살펴야 한다. 신약 개발은 컴퓨터나 통신, 소프트웨어와 달리 순차적 혁신 과정을 거치지 않고 단절적(discrete) 혁신 과정을 거치기 때문에 독자 발명이 일어날 가능성이 낮다. 또한 신약 개발을 할 수 있는 제약사는 얼마되지 않기 때문에 동일 발명을 향한 경쟁이 치열하지도 않다. 그리고 신약과 같은 의약품 기술에 대해서는 특허 이외의 보호 제도(특허보호기간 연장 제도나 자료 독점권, 세제지원 등이 있기 때문에 독자 발명의 항변권으로 인한 유인의 훼손도 다른 분야에 비해 적을 것이다.

FTC Report, 앞의 각주 _) at §2, at 6.

독자 발명의 항변권에 반대하는 입장은 특허와 저작권의 보호대상의 차이점(아이디어의 표현(저작물)과 추상적인 발명의 차이점)과 창작성 요건의 차이점(독창성(저작권)과 진보성(특허)의 차이점)이 서로 분리될 수 없다는 점을 강조한다. Duffy는 독자 발명의 항변권을 도입한다면 특허 요건을 완화해야 한다고 주장한다. 독자 발명 항변권을 가장 강하게 비판하는 Milgrim 역시 제도의 목적이 서로 다른 저작권과 특허의 차이점에 주목하면서 기술 진보의 수준도 높고 기술 공개의 요건도 엄격한 특허에 대해서는 강한 보호가 필요하다고 주장한다. 보호대상의 차이점과 보호수준의 차이점과 관련하여 Liivak는 흥미로운 제안을 하는데, 유전자 발명은 저작물인 지도와 마찬가지로 자연에 존재하던 것을 복제한 결과물이므로, 저작권과 마찬가지로 독자 발명을 인정해야 한다는 것이다.

John F. Duffy, Inventing Invention: A Case Study of Legal Innovation, 86 Tex. L. Rev. 1, 8‐9 (2007).

Id.

Roger Milgrim, An Independent Invention Defense to Patent Infringement: The Academy Talking to Itself: Should Anyone Listen?, 90 J. Pat. & Trademark Off. Soc’y 295 (2008); Roger Milgrim, A Reply to A Response, 90 J. Pat. & Trademark Off. Soc’y 311 (2008). 이 외에도 Roger D. Blair & Thomas F. Cotter, Strict Liability and Its Alternatives in Patent Law, 17 Berkeley Tech. L.J. 799, 809 (2002)도 독자 발명의 항변권은 특허 제도의 근간을 위협한다고 주장한다.

Oskar Liivak, Maintaining Competition in Copying: Narrowing the Scope of Gene Patents, 41 UC Davis L. Rev. 177 (2007).

Ghosh는 현행 특허제도에서 채택한 ‘승자독식 법칙’이 발명의 조기 공개를 유도하고, 모방 행위보다 혁신 행위에 주력하도록 하기 때문에 독자 발명의 항변권 도입에 반대한다. Denicolò & Franzoni 역시 현행 특허제도의 승자독식 법칙은 혁신 기술에 더 적합하며, 독자 발명의 항변권 주장은 잘못된 가정에 기초했다며 비판한다.

Shuba Ghosh, Patents and the Regulatory State: Rethinking the Patent Bargain Metaphor after Eldred, 19 Berkeley Tech. L.J. 1315, 1347‐8 (2004).

Vincenzo Denicolò and Luigi Alberto Franzoni, On the winner‐take‐all principle in innovation races, 34 (2007), at http://ssrn.com/abstract=1069702.

정보 비용과 독자 발명의 항변권

필자는 독자 발명의 항변권을 도입하면 정보 비용의 감소가 매우 클 것으로 본다. 여기서 정보 비용은 특허 제도의 공개 기능과 통지 기능(notice function)의 실패에서 생기는 비용을 말하며, 특허를 조사하는 비용과 특허 침해를 회피하는 비용이 중요한 요소이다.

Long은 독자 발명의 항변권 도입으로 감소되는 정보 비용은 얼마되지 않는다고 보며, Vermont도 여기에 동의한다. Long의 주장에 따르면, 정보 비용의 감소가 작은 이유는 세 가지다. 첫째, 정보의 양과 당사자의 수가 저작권에 비해 특허가 훨씬 작으며, 둘째, 특허정보는 데이터베이스화되어 있어서 조사가 쉬우며, 셋째, 특허권은 저작권과 달리 구성요소의 일부는 보호하지 않기 때문에 권리를 파악하기가 쉽다.

Clarisa Long, Information Costs in Patent and Copyright, 90 Va. L. Rev. 465, 511 (2004).

Vermont 2006, 앞의 각주 _) at 481‐482. Vermont는 정보 비용의 감소가 얼마 되지 않는다는 점에 적극적으로 동의한다기 보다 다른 비용(시스템 비용)의 감소가 크다는 점에 더 주목한다.

Id. at 481.

특허 조사와 관련된 정보 비용

Long의 주장과 달리 특허의 조사 비용이 크다는 점은 다음과 같이 설명할 수 있다.

첫째, 일반적으로는 잠재적 침해자가 조사해야 할 특허의 양이 저작권보다 작다. 그러나 전체 특허의 양이나 전체 저작물의 양은 개별 행위자에게는 중요하지 않다. 따라서 잠재적 침해자가 조사해야 할 양은 특허가 저작물보다 훨씬 더 많은 개별 사례는 얼마든지 있을 수 있다. 예를 들어 태평양의 무인도 사진을 출판하려는 출판사가 조사해야 할 저작권은 그 수가 얼마 되지 않을 것이다. 이에 비해, 수백, 수천개의 부품을 조립해 완성품을 제조하는 반도체나 통신, 소프트웨어와 같은 산업계는 엄청난 양의 특허 데이터베이스를 조사해야 한다. 그리고 정보 비용을 계산할 때에는 제품의 개발 주기도 고려할 필요가 있다. 개발 주기가 빠를수록 조사 비용도 증가할 것이다.

둘째, 특허 조사 비용은 특허 정보 자체의 불확실성으로 인해 증가한다. 특허 정보는 출원 후 일정 기간(18개월)이 지나야 공개되기 때문에 독자 발명가는 공개된 특허 정보만으로는 완전한 특허 정보를 얻을 수 없다.

셋째, Long과 Vermont는 특허 제도의 공개 기능이 제대로 작동한다는 전제에서 출발하지만, 특허의 공개 기능에 대해서는 의문이다. 미국이나 유럽에서 특허 정보를 통한 기술의 공개 효과를 부정하는 연구 결과가 많다. 특허 문서를 통한 기술 공개가 제대로 이루어지기 어려운 가장 큰 이유는 무엇일까? 특허 문서는 ‘통상의 기술을 가진 자’가 작성하지 않고 ‘특허법 지식을 가진 자’가 작성하기 때문에, 기술자들에게 특허 문서는 독해가 매우 어려운 법률 문서이다. 그리고 특허법의 규정에도 불구하고 특허 문서에는 발명의 실시에 필요한 기술 정보를 기재하지 않아도 등록을 받을 수 있고, 노하우와 같은 정보는 문자로 표현하기 어렵기 때문에 특허 문서에 포함되지 않는다. 그리고 특허가 존재한다는 사실을 알고 고의로 특허침해를 할 경우 형사처벌을 받도록 한 처벌 조항은 경쟁자들이 특허 문서를 읽지 않도록 유도하는 효과가 있다.

공개 기능에 대해서는 Friedrich‐Karl Beier & Joseph Straus, The Patent System and Its Informational Function ‐ Yesterday and Today, IIC 1977 Heft 5 p. 393; Nancy T. Gallini, The Economics of Patents: Lessons from Recent U.S. Patent Reform, 16 J. Econ. Perspectives, 131, 139 (2002) 참조.

이 연구 결과들은 Disclosure Function of the Patent System (Or Lack Thereof), 118 Harv. L. Rev. 2007, 2015 (2005)에 잘 정리되어 있다. 물론 공개 기능을 긍정하는 연구 결과도 많은데, 이에 대해서는 Robert P. Merges, Uncertainty and the Standard of Patentability, 7 High Tech. L.J., 1, n.145 (1992)(여기에는 여러 문헌이 인용 가령 Susan Scotchmer & Jerry Green, Novelty and Disclosure in Patent Law, 21 RAND J. ECON. 131 (1990), Gerald M. Murphy, Jr. & Leonard R. Svensson, What Patents Teach, 20 CHEMTECH 146 (1990) 등이 인용되어 있다) 참조.

Ben Klemens, The Rise of the Information Processing Patent, 14 B.U. J. Sci. & Tech. L. 32, 33 (2008) (“patent databases are among the least important external information sources available to firms.”); Viven Irish, How to Read a Patent Specification, 10 ENG’G MGMT. J. 71, 71 (2000) (Most engineers actually read the patents said it’s “an uncomfortable experience, the document seems to be unreasonably repetitive and in parts almost incomprehensible.”). 이런 상황은 특허 명세서가 외국어를 번역한 문서인 경우 더 심각하다.

이 외에도, 특허 문서에 발명의 실시에 필요한 정보를 가급적 덜 기재하도록 하는 실무 경향과 이로 인한 특허 제도의 공개 기능 실패에 대해서는 Disclosure Function, 앞의 각주 _) 2024. 참조.

미국 특허법은 고의 침해자에게 징벌 배상을 하는데, 이것이 특허 제도의 공개 기능과 제도적으로 충돌한다는 주장에 대해서는 Stephen M. McJohn, Patents: Hiding from History, 24 Santa Clara Computer & High Tech. L.J. 961, 970‐971 (2008) 참조.

마지막으로 특허 데이터베이스를 조사하고 필요한 정보를 획득하는 것은 단순한 작업이 아니라 기술 지식과 법률 지식을 함께 요구하기 때문에 특허조사 비용이 작다고 보기 어렵다.

Schlicher, 앞의 각주 _) at 4‐53; Stewart E. Sterk, Property Rules, Liability Rules, and Uncertainty about Property Rights, 106 MILR 1285, 1332‐1333 (2008).

침해 회피 비용과 관련된 정보 비용

특허권의 보호 범위와 권리의 유효성이 불확실하기 때문에 특허 침해 회피 비용은 매우 크다.

특허권의 보호 범위가 어디까지인지 정확한 경계를 정하기가 매우 어렵다. 특허권의 보호 범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의해 정해지므로, 특허청구범위를 어떻게 해석하느냐가 관건이다. 특허청구범위의 해석이 어려운 이유는 해석 기준이 불확정 개념을 사용하고, 또 기준 자체도 변하기 때문이다. 청구범위를 해석하는 원칙 중 하나인 균등론은 나라마다, 법원마다 다르다. 보호범위 해석의 어려움은 특허만의 문제는 아니고 저작권에서도 마찬가지이다. 저작권 침해를 판단하는 기준인 실질적 유사성도 불확정 개념이고 기준도 유동적이다. 이처럼 특허권과 저작권의 권리범위를 정하기 어려운 이유는 보호대상이 무체성 때문이다. 따라서 보호대상의 무체성이 더 추상화될수록 또는 구체적인 표현이나 구현예보다 더 추상적인 형태의 정보를 보호대상으로 할 수록 권리의 범위를 정하기가 더 어려워진다.

특허법 제97조.

영국법원은 불확정 개념을 피하기 위하여 ‘균등론’을 인정하지 않는다(Cornish, 앞의 각주 67) at 246, Kirin‐Amgen Inc. v. Hoechst Marion Rousse (UKHL 46 (2004) at para 34)). 균등론 대신 영국 법원이 적용하는 기준은 발명자가 특허권의 보호를 추구하는 의도 또는 목적에 기초한 해석론(“purpose construction”)인데, 이 역시 ‘통상의 지식을 가진 자’라는 역시 불확정 개념을 사용한다는 점에서 실제로 큰 차이는 없어 보인다.

Mark A. Lemley, Rethinking Patent Law’s Presumption of Validity, 60 Stan. L. Rev. 45, 57 (2007). 한국에서는 2000년에 대법원 판결(97후2200)로 균등론을 명시적으로 수용했는데, 그 전에는 ‘실질적 동일성’ 개념으로 특허권의 보호범위를 해석해왔다. 2000년 이후에도 우리 법원의 균등론 적용 요건은 조금씩 변해왔다. 이에 대해서는 최성준, “한국 법원에서의 균등론”, Law & Technology, 제2권 제5호 (2006년 9월), 117~139면.

WIPO Report 2008, 앞의 각주 _) at ¶ 179.

일반적으로 특허는 기술적 사상을 보호한다거나 발명의 기능적 측면을 보호한다고 얘기하는데, 이 견해를 그대로 수용할 경우 특허의 보호대상인 발명은 저작권의 보호 대상인 표현보다 더 추상적이다. 또한 특허청구범위의 문자적 표현을 기준으로 기술의 경계를 구획하는 작업은 복잡한 과정을 요구한다. 따라서 특허권의 보호범위를 정하는 데 드는 비용은 저작권 만큼이나 크거나, 저작권보다 더 크다.

James Bessen & Michael J. Meurer, Patent Failure: How Judges, Bureaucrats, and Lawyers Put Innovators at Risk (2008) 8면. 또한 Stewart E. Sterk, Property Rules, Liability Rules, and Uncertainty about Property Rights, 106 MILR, 1285, 1131 (2008) (“uncertainty about the scope and existence of legal rights is more pervasive in the patent realm than in the copyright realm”).

특허권은 권리 자체가 유효한 권리인지 아닌지가 명확하지 않다. 앞에서 살펴본 것처럼, 특허청의 ‘엄격한’ 심사를 거쳐 등록된 특허의 45.2% 또는 50% 이상이 1심에서 무효로 판단되고, 60%~70%의 특허가 특허법원 소송 단계에서 무효로 판단된다. 이러한 이유로 특허권을 재산권에 준하는 ‘권리’로 취급할 수 없으며, 특허침해소송은 마치 법정에서 주사위를 굴리는 것과 같다는 비판까지 있다.

독자 발명의 항변권을 도입하면, 타인의 특허권을 조사하는 데에 드는 비용과 특허권의 침해를 회피하는 데에 드는 비용이 크게 감소한다. 특허제도가 표적으로 삼는 ‘무임승차자’는 특허 조사 비용과 침해 회피 비용을 부담할 의사가 처음부터 없던 자이므로, 이 비용의 감소로 인한 효과는 선의의 발명가에게 전적으로 돌아간다.

독자 발명의 항변권을 도입하면 특허 괴물(patent troll)의 문제가 해결되는 장점이 있으며, 특허 덤불(patent thicket) 문제가 해소된다는 분석은 바로 정보비용의 감소로 인해 직접 생기는 효과라 할 수 있다. 국내에서 ‘특허 괴물’이 얼마나 문제인지는 검토가 더 필요하겠지만, 특허 괴물에 대처하는 방안 중 하나로 제시되는 선행기술조사나 특허맵 활용 등도 정보비용을 줄이자는 대응 조치라고 평가할 수 있다. 미국의 경우 특허 괴물에 대한 사법적 조치의 하나로 특허침해금지 청구를 인정하지 않을 수 있다는 eBay 판결을 들 수 있다. 미국 대법원의 eBay 판결은 특허권의 행사와 관련하여 매우 의미있는 판결일 뿐만 아니라 트립스 협정 제44(2)조의 적용과 관련해서도 국제적인 관심을 끌고 있다.

‘특허 괴물’에 대한 정의는 아직 합의되지 않았다. 정상조 교수는 스스로 연구개발이나 제품생산 또는 상업적 서비스를 제공함이 없이 오직 타인의 특허권을 취득해서 과다한 실시료 내지 손해배상을 청구하거나 보다 유리한 조건의 협상을 위한 협박의 수단으로 그 특허권의 침해금지를 청구하려고 하는 자를 ‘patent troll’로 정의한다 (정상조, 소프트웨어 특허의 현황과 과제, Law & Technology, 제3권 제6호 (2007년 11월), 63면 각주 112)

‘특허 덤불’이란 새로운 기술을 실제로 상업화하려는 주체가 헤쳐나가야 할 a dense web of overlapping intellectual property rights를 말한다. Carl Shapiro, Navigating the Patent Thickets: Cross‐Licenses, Patent Pools, and Standard‐Setting, in Innovation Policy and the Economy (Jaffe et al., eds., 2001) 참조.

국내에서는 미국과 달리 대형 특허괴물은 아니더라도 중소 규모의 특허괴물이 활동할 가능성이 높으며, 다만 다만 특허권 침해에 대한 형사처벌과 침해물품의 필요적 몰수 규정은 특허 괴물의 새로운 무기가 될 수 있다는 주장은 최명석, 한국의 Patent Troll, 그 현황과 전망, Law & Technology, 제3권 제6호, 2007년 11월, 74-76면.

특허청 연구용역보고서, 주관연구기관: 건국대학교산학협력재단, 연구책임자: 정연덕, 2008년 12월, 20-23면.  민법의 신의성실·권리남용 법리의 적용(신규성이나 진보성이 없는 발명에 대한 특허권 행사를 권리남용으로 보는 판례(대법원 2004년 10월 28일 선고 2000다69194 판결)을 통해 특허법상 독자적인 ‘권리남용’ 항변을 정립, 제품생산자가 특허권자에게 실시허락을 구했음에도 특허권자 자신은 실시할 의사가 전혀 없으면서 지나치게 높은 실시료를 요구하는 patent troll 행위에 대해 권리리남용의 가능성)하거나, 손해배상액의 조정, 특허요건의 엄격화와 권리범위해석(균등록)의 엄격화, 소송비용의 패소자 부담의 실질화 등을 통한 문제 해결에 대해서는, 김기영, “Patent Troll에 대한 법적·제도적 대응방안 연구”, Law & Technology, 제4권 제4호 (2008년 7월), 55면 등 참조. 선의의 특허권 사용자(가령 합리적인 조건으로 실시허락을 받으려 하였으나 받지 못한 자들)들을 위한 권리남용의 원칙의 보충적 적용에 대해서는, 이주현, “Patent Troll의 특허권 남용에 대한 법적 대응방안 검토”, Law & Technology, 제5권 제1호 )2009년 1월) 참조.

eBay Inc. v. Merc Exchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006). 특허권을 취득만 하였을 뿐 실제로 사용할 의사가 없는 특허권자가 특허발명을 실제로 사용하는 경쟁자를 상대로 침해금지권을 기계적으로 행사할 수 있다면, 특허권자는 협상에서 유리한 지위를 확보할 수 있고 과다한 보상금을 경쟁사에게 요구할 수 있기 때문에 특허괴물의 문제가 제도화된다.

한국의 경우 특허권의 침해가 성립하면 금지청구를 거절할 법적 근거가 특허권의 남용 이외에는 없는데, eBay 판결과 같이 금지청구를 인정할 경우 소송당사자들에게 미치는 영향과 더불어 공익에 미치는 영향을 고려하는 것은 우리 특허법상 금지청구권의 해석에도 참고할 가치가 크다고 한다 (정상조, “소프트웨어 특허의 현황과 과제”, Law & Technology, 제3권 제6호 (2007년 11월), 63면.

eBay 판결을 국내 입법화하는 문제는, 한국 법원은 특허권자가 아무런 실시행위를 하지 않는 경우 가처분결정에 신중하고 특히 eBay 사건에서 문제가 되었던 소위 ‘비즈니스 모델’ 특허에 대한 가처분은 더욱 신중하게 적용하고 있다는 점에서, 미국과 한국의 제도상 차이점과 특허 환경의 차이점에 대한 검토가 더 필요하다고 보인다.

가처분결정을 받기 위해 특허권자는 현저한 손해나 급박한 위험을 막기 위한 보전의 필요성을 입증해야 하는데, 실제로 생산을 하지 않는 경우에는 보전의 필요성이 있다고 보기 어렵다. 다만 특허침해금지 본안소송을 제기한 경우에는 보전의 필요성을 입증할 필요가 없는 문제가 있으나, 특허괴물이 기간이 오래 걸리는 본안소송을 활용할 가능성은 낮아 보인다.

서울중앙지방법원 2004. 10. 7. 선고 2003가합38530 판결(확정)은 “일반인 특허에 있어서는 많은 경우 대체 기술이 있고 특허 기술이 적용되는 범위도 적은 반면 영업방법에 관한 발명은 그 발명이 속한 서비스업 분야에서 과도한 독점을 발생케 할 가능성이 높고 이러한 독점에 의하여 경쟁질서의 순간적인 붕괴, 시장의 균형이나 질서의 훼손 등을 초래할 수 있는 점 등 특수한 사정이 있음을 고려하여 BM 특허는 통상의 특허발명보다 그 권리범위를 엄격하게 해석하여야 한다”고 하였다

최승재, “미국 특허개혁법의 전개와 전망”, 법제처 2008 세계법제연구보고서 (2008년), 118면도 같은 입장인 것으로 보인다.

다. 독자 발명 항변권에 대한 법률적 검토

독자 발명 항변권을 국내 입법할 경우 (1) 국제조약(특히, 트립스 협정) 위반 문제, (2) 입법 형식을 검토할 필요가 있다.

(1) 국제조약 위반 문제

트립스 협정이 독자 발명의 항변을 금지하는지 여부는 협정 제28(1)조를 어떻게 해석할 것인지, 협정 제30조, 제31조의 예외를 독자 발명의 항변에 적용되는지의 문제이다. 트립스 협정 제28(1)조에 따르면, 물건의 발명에 대한 특허권은 제3자가 그 물건을 생산, 사용, 양도, 수입, 청약하는 행위를 금지할 권리이어야 한다. 이 규정이 독자 발명의 항변을 허용할 여지가 있다고 보기는 어렵다. 왜냐하면, 첫째, 제28(1)조는 물건에 대한 적극적인 권리의 형태가 아니라 발명과 관련된 특정 행위를 금지하는 소극적 형태로 규정되어 있으므로 이를 엄격하게 해석하면 특허권자가 제조한 ‘물건’이 아니라 제3자가 제조한 ‘물건’을 중심으로 권리를 해석해야 하기 때문이다. 둘째, 협정 제28(1)조는 논의 당시의 특허법조약 제19조에서 유래하였으며 협상가들의 의도는 당시 선진국의 법에 존재하던 기준을 반영하려는 의도였다. 당시 선진국의 특허법에 따르면, 가령 특허 물건의 ‘제조(making)’는 그 물건의 ‘생산’에 이르는 모든 행위(제조 방법이나 규모 등에 상관없이)를 포괄하는 것으로 해석되었기 때문에 독자 창작한 물건이 제외된다고 보기 어렵다. 독자적인 창작에 대한 권리를 부정하려는 명시적인 의도는 디자인 보호에 관한 제26(1)조와 반도체배치설계에 관한 제36조에서 볼 수 있다.

“a patent shall confer on its owner the following exclusive rights: (a) where the subject matter of a patent is a product … to prevent third parties from the acts of: making, using, offering for sale, selling, or importing for these purposes  that product.”

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) & International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD), Resource Book on TRIPS and Development (2005) 414면 참조.

Daniel Gervais, The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis (1998) 153, 154면.

Article 26(1) “The owner of a protected industrial design shall have the right to prevent third parties … from making … articles bearing or embodying a design which is a copy, or substantially a copy, of the protected design”

Article 36 “Members shall consider unlawful the following acts … only in so far as it constitutes to contain an unlawfully reproduced layout‐design”

독자 발명의 항변권이 협정 제28(1)조에 해당한다면 협정에 규정된 예외에는 해당하는지 검토해야 하는데, 독자 발명 항변권이 트립스 협정 제30조의 일반 예외에 해당하는지는 결론을 내기 매우 어려운 문제이다. 이것이 어려운 이유는 제30조가 “unreasonably conflict”, “unreasonably prejudice”와 같은 불명확한 표현을 사용하며, 아직까지 권위있는 해석이 없기 때문이다. 협정 제30조의 요건은 베른협약 제9(2)조의 이른바 ‘3단계 요건(three step test)’과 거의 같으며, 다만 ‘3단계 요건’과는 달리 ‘제3자의 합법적인 이익을 고려’하여야 한다는 요건이 추가된다는 차이가 있다.

협정 제30조가 불명확한 표현을 사용한 이유는 우루과이 라운드 협상 당시 특허권의 예외를 열거하는 방식에 합의를 이루지 못했기 때문이다(Frederick M. Abbott, Study Paper for the British Commission on Intellectual Property Rights on the WTO TRIPS Agreement and Its Implications for Access to Medicines in Developing Countries, 31 (2002), at http://www.iprcommission.org/papers/pdfs/study_papers/sp2a_abbott_study.pdf 참조).

협정 제28조에 대한 국제기구의 해석은 유럽연합과 캐나다 간의 분쟁에 대한 패널 보고서(Canada‐Patent Protection of Pharmaceutical Product, Report of Panel, WT/DS114/R (17 March 2000))가 유일하다 (이하, ‘캐나다-패널 보고서, 2000’).

이 추가 요건이 협정 제30조의 요건 전체에 적용되는지 아니면 제30조의 요건 일부에만 적용되는지에 관해 유럽연합과 캐나다 사이에 다툼이 있었는데, 분쟁 패널은 이에 대해 명확한 해석을 하지 않았다.

독자 발명의 항변권이 트립스 협정 제30조에 해당할 여지는 있다고 본다. 트립스 협정 제30조에서 말하는 ‘제3자의 합법적인 이익’에는 특정 개인의 이익 뿐만 아니라 더 광범위한 사회 정책 차원의 이익도 포함된다. ‘제3자의 합법적인 이익’을 협정의 목적 규정(제7조)과 원칙 규정(제8조)을 참작하여 해석하면, 독자 발명 항변권의 도입은 독점 가격을 복점 가격으로 낮추고 특허권자에 대한 과다한 보상을 사회적으로 적합한 수준으로 조정하며 과다한 정보 비용을 낮춘다는 점에서, “특허권의 보호가 사회경제적 복지를 증진하는 방식으로 이루어져야” 하고(제7조 관련), “협정 당사국은 사회경제적 및 기술적 발전에 매우 중요한 부문에 대한 공공의 이익을 위해 필요한 조치를 취할 수 있다”는(제8조 관련) 협정의 목적과 원칙에 더 부합한다고 할 수 있다.

Christopher A. Cotropia, Compulsory Licensing Under TRIPS and the Supreme Court of the United States’ Decision in eBay v. MercExchange, at 5 (2008), at http://www.cotropia.com/bio/Chapter26‐‐Cotropia‐‐PatentLawHandbook.pdf. ‘캐나다-패널 보고서, 2000’도 이러한 입장이라고 한다.

독자 발명의 항변권을 트립스 협정 제31조의 ‘강제실시’ 형태로 국내 입법을 하더라도 협정 위반의 문제가 없다는 점에는 이론이 없다. 왜냐하면 트립스 협정은 강제실시의 ‘요건(grounds)’은 한정하지 않고 강제실시를 발동할 경우 지켜야 할 조건(condition)에 대해서만 규정하기 때문이다. 다만, 반도체 기술에 대해서는 ‘public non-commercial use’나 비상사태일 경우에만 강제실시가 가능하도록 요건을 한정했으므로, 기술 분야에 따른 차이는 있다. 트립스 협정 제31조의 강제실시는 절차가 까다롭고 시간도 많이 걸리기 때문에 독자 발명가가 이 절차를 따라 항변권을 보장받도록 하는 것은 적절하지 않다고 생각한다.

트립스 협정과는 별개로 국제인권법을 근거로 한 독자 발명의 항변권도 생각할 수 있다. 가령 UDHR이나 ICESCR에서 말하는 ‘저자가 저작물(여기에는 발명도 포함되는 것으로 해석)에 대한 물질적 보상을 받을 권리’가 인권의 하나라면 독자 발명가도 생계를 유지하기 위해 필요한 정도의 물질적 보상을 요구할 권리가 있다고 해석할 여지가 있으며, 물질적 보상을 받을 권리는 아니더라도 특허권 침해로부터 면할 권리는 요구할 수 있다고 볼 수 있을 것이다.

(2) 입법 형식

독자 발명의 항변권을 입법하는 형식으로는 2가지를 생각할 수 있다. 하나는 특허권의 효력 규정(제94조)에 독자 발명가에 대한 권리를 제한하는 문언을 삽입하는 형식, 다른 하나는 현행 선사용권 규정의 적용 범위를 확대하는 형식이다. 특허권의 효력 규정을 개정하는 것보다 선사용권 규정을 통해 독자 발명의 항변권을 도입하는 것이 더 좋다고 생각하는데, 그 이유는 독자 발명가에게 전면적인 항변권을 인정하기에는 아직 논의가 성숙되지 않았고, 성질상 독자 발명의 항변권과 선사용권은 유사한 면이 많으며, 따라서 선사용권의 적용 범위를 조정하는 과정에서 독자 발명의 항변권도 점진적인 도입 논의가 가능할 것라고 보기 때문이다.

선사용권을 인정하는 근거는 특허출원인보다 먼저 발명을 한 자에게 항변권을 인정하는 것이 형평의 관점에서 타당하다는 점이다. 선사용권을 인정하는 또 다른 근거는 효율성이다. 최초 발명가가 이미 사용하고 있거나 사용 준비 중에 있는 설비를 특허권 침해를 이유로 폐기시키는 것은 사회적 낭비라는 것이다. 사실 선출원주의를 채택하고 있는 법제에서는 선사용권을 인정하지 않을 경우 진정한 발명가에게 권리를 준다는 특허 제도의 기본 개념이 흔들리기 때문에 선사용권을 통해 선출원주의의 폐단을 보완할 수 밖에 없다. 그렇다고 하여 선사용권이 선출원 제도에만 존재할 수 있는 것은 아니고 선발명주의 법제에서도 가능하다. 선발명주의 국가 중 필리핀은 포괄적인 선사용권을 인정하며, 미국도 1952년 이전까지 선사용권을 인정했고 지금은 영업 방법 발명에 대한 예외적인 선사용권만 인정하고 있다.

Gary L. Griswold & F. Andrew Ubel, Prior User Rights ‐ A Necessary Part of a First‐To‐File System, 26 J. MARSHALL L. Rev. 567, 578 (1993).

Mason Hayes+Curran, Draft Report to the Commission: Monitoring and Analysis of Technology Transfer and Intellectual Property Regimes and Their Use, 9 (2007), at http://www.eutechnologytransfer.eu/deliverables/

prior_user_rights.pdf.

WIPO Report 2008, 앞의 각주 _) at 127. In the Philippines, the prior use defence is allowed when such using is made for business purpose or has made serious preparation for such purpose, before the filing or priority date.

미국 특허법 제273조. 공평의 관점에서 보자면, 미국 특허법에는 제102(g)조와 제103조를 통해 출원인보다 미국 내에서 발명이 먼저 이루어진 경우에는 특허를 거절하거나 무효로 할 수 있도록 했기 때문에 선사용권을 전면적으로 도입할 필요성은 선출원주의에 비해 거의 없다고 볼 수 있다.

선사용권의 범위는 나라마다 차이가 많다. 선사용권의 항변을 하려면 실제 사용을 하거나 준비 행위가 필요하다는 태도가 대부분인데, 프랑스와 벨기에, 룩셈부르크에서는 발명의 착상(possession)을 먼저 한 자에 대해서도 선사용권을 인정하는 반면, 브라질과 캐나다에서는 준비 행위는 선사용의 항변이 되지 않는다. 또한 대부분의 법제에서는 선사용자의 선의(good faith)를 요건으로 하며, 사용 행위나 준비 행위가 자국의 영토 내에서 이루어진 경우에만 인정한다.

Hayes Report, 앞의 각주 133) at 13‐14. 프랑스의 경우 ‘발명의 착상’을 먼저 했다는 점을 증명하는 방편으로, 선발명가가 착상한 발명의 내용을 기재한 서면을 특허청에 보내는 제도(envelope Soleau)를 운영한다. 1914년에 도입된 이 제도는 널리 활용되어 1969년에는 1,700건(당시 특허출원 수는 16,000건), 1979년에는 9,017건(특허출원수는 11,445건)의 이용되었다고 한다(윤선희, ‘선사용권에 의한 통상실시권’, 특허법원 ‘특허소송연구’, 2005년, 218면 각주 48). 그러나 ‘발명의 착상’을 인정하는 요건이 엄격하여 실제로는 큰 의미가 없다는 견해도 있고, 일종의 방어 목적의 특허출원과 유사한 정도로 취급하기도 한다(Hayes Report at 13).

WIPO Report 2008, 앞의 각주 _) at ¶ 237.

일본, 독일, 체코, 이탈리아, 룩셈부르크는 선의의 요건을 명문으로 정하지 않는다. 독일은 판례를 통해 선의를 요건으로 인정하고 있다.

유럽의 일부 국가(체코, 이탈리아, 리투아니아, 룩셈부르크)는 유럽연합 국가 내의 행위까지 인정한다.

선사용권자로 인정받으려면 사용 행위나 준비 행위를 특허출원일(또는 우선일) 이전에 해야 하는 것이 절대 다수이지만, 핀란드와 덴마크, 스웨덴에서는 특허 공개일 당시 발명을 상업적으로 사용하고 있거나 사용할 실질적인 준비를 한 자는 강제실시를 청구할 수 있다.

Finland Patent Act of 1997 Article 48.

선사용권과 관련하여 가장 논란이 되는 문제는 선사용권의 범위이다. 선사용권자의 사용 범위가 출원일(또는 우선일)을 기준으로 ‘동결’되어야 한다는 견해와 선사용자의 발명 개념 내에서 사용의 범위를 정해야 하며 따라서 예컨대, 시장의 수요에 대처하기 위하여 생산량을 늘리거나 실시 형식을 변경하는 것도 허용해야 한다는 입장이 대립된다. 중국, 브라질, 러시아, 스페인을 제외한 대부분의 나라가 생산량의 증가를 허용한다.

Keith M. Kupferschmid, Prior User Rights: The Inventor’s Lottery Ticket, 21 AIPLA Q. J. 213, 246 (1993). In Walking Beam‐Type Heating Furnace case, the Japanese Supreme Court held that “the scope of the invention and the purpose of the business as practiced or prepared shall not be limited to the embodiment actually practiced or prepared by the prior user at the time of the patent application (priority date), but shall mean the scope of the technical idea or invention embodied by such embodiment. Thus, an effort of the prior use right is considered to extend not only to the embodiment actually practiced or prepared at the time of the patent application, but also to the modified embodiments so long as they are identical to the embodiment so practiced or prepared in terms of the underlying invention.” (Minshu Vol. 40, No. 6, page 1068; October 3, 1986). Translation of the decision is from Abe, Ikubo & Katayama, Patent Litigation in Japan, 44 (2008).

선사용권의 효과는 대부분의 국가에서 그다지 크지 않다는 것이 일반적인 견해인데, 가장 큰 이유는 선사용권을 둘러싼 소송이 거의 없다는 점이다. 일본의 경우 2005년 12월까지 소송사건을 통틀어 선사용권과 관련된 사건은 불과 83건이라고 한다. 유럽도 사정은 비슷한데, 프랑스는 1960년와 1970년대에 4건의 소송이 있었고 영국과 이탈리아에는 소송 자체가 없으며, 네덜란드에서도 몇건의 소송이 있었을 뿐이다. 소송이 없는 이유는 특허권자가 소송을 하거나 종국판결을 받기 보다는 선사용자와 협상으로 해결하기 때문이거나, 선사용자 자체로 별로 없기 때문일 것이다.

JIPA, 2nd Patent Committee, Changes in Company Economic Activities and Prior User Rights, 56 Chiza Kanri (Intellectual Property Management) 1107, 1109 (2006), at http://www.jipa.or.jp/content/english/activities/committee/pdf/200607tokkyo2.pdf.

Hayes Report, 앞의 각주 133) at 16

Bedford, New Hampshire, Four Biennial Patent System Major Problems Conference Prior User Rights: Introductory Comments, J. of Law and Tech. 207, 210 (1994)

독자 발명의 항변권을 선사용권의 확장 문제로 접근하면, (1) 선사용권의 원칙인 ‘출원일 또는 우선일’ 기준에 변경이 필요하고, (2) 선사용권의 범위, (3) 입증 책임과 입증 방법, (4) 선사용권의 성격 등이 문제가 된다. 선사용권 제도에 대한 경험이 거의 없는 국내에서는 독자 발명이 항변권을 선사용권의 확장 형식으로 도입하려면 논의가 좀 더 성숙되어야 하겠지만, 일응 선사용권의 원칙인 ‘출원일 또는 우선일’ 기준을 ‘발명 공개일’ 또는 ‘특허권의 내용이 독자 발명가에게 실제로 도달한 날’로 변경하는 방안으로 시작할 수 있겠다. 나머지 선사용권의 범위, 입증 책임과 입증 방법, 항변권의 성격은 선사용권과 같이 취급할 수 있다고 본다.

2. 과실 추정 규정

가. 현행 규정

제130조 (과실의 추정) 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다.

나. 개정안

특허법 제130조 삭제

다. 개정안 제안 이유

민법에 따르면, 권리자는 자기의 권리를 침해한 자를 상대로 불법행위에 기한 손해배상을 청구 할 수 있다. 이를 위해서 권리자는 엄격하게 고의, 과실, 손해액 등을 입증하여야 한다. 특허법은 3가지 특칙 규정, (i) 손해액의 추정, (ii) 과실의 추정, (iii) 생산방법의 추정 규정을 두어 특허권자의 입증책임을 경감하고 있다.

특허법에서 과실 추정 규정을 둔 취지에 대해 우리 법원은 “특허발명의 경우 그 내용이 특허공보 또는 특허등록원부 등에 의해 공시되어 일반 공중에게 널리 알려질 수 있고, 또 업으로서 기술을 실시하는 사업자에게 당해 기술분야에서의 특허권의 침해에 대한 주의의무를 부과하는 것이 정당하”기 때문이라고 한다. 특허법 외에도 과실의 입증책임을 전환하거나 과실을 추정하는 입법례는 많다. 공해책임과 제조물 책임에서는 제3자의 위험방지 의무를 확대하여, 제조물의 결함이나 오염물질의 배출 등 외부적 가해 원인이 있는 경우에는 그 원인제공자의 과실을 추정한다. 그리고 의료행위와 같은 고도의 전문기술행위에 의한 불법행위의 경우에는 판례에서 과실의 추정을 인정한다.

대법원 2003년 3월 11일 선고 2000다48272 판결, 대법원 2006년 4월 27일 선고 2003다15006 판결.

김주수, 민법개론, 삼영사, 1993년, 635면.

한편 특허법은 제130조에서 과실을 추정하면서 제128조 제4항 후단에서는 침해자에게 고의나 중과실이 없는 때에는 실시료 상당액의 손해배상액을 정할 때 법원이 이를 참작할 수 있도록 하고 있다. 일반적으로 법률에 의해 추정되는 과실은 불법행위의 요건사실로서의 과실이고, 과실의 정도까지 추정되는 것은 아니며, 불법행위에서 과실은 일반적으로 경과실을 의미한다. 따라서 특허법 제130조는 침해자의 과실을 추정하는 것일 뿐 그 과실이 경과실로 추정되는 것은 아니다.

김재국, “특허권침해에 대한 손해배상: 특허법 제128조 제3항, 제4항, 제5항”, 기업법연구 제21권 제1호(통권28호) 395-416, 408면.

특허권 침해자에게 과실이 있다는 추정을 침해 행위의 유형을 불문하고 모두 추정하는 것은 다음과 같은 문제가 있다.

첫째, 특허권은 생산, 사용, 양도, 대여, 수입, 청약, 전시 행위에 적용되며 이러한 행위를 ‘업으로서’ 실시하는 경우에만 특허권 침해가 된다. 그런데 ‘업으로서’ 실시란 비영리 목적의 개인적인 또는 가정적인 실시만 제외하는 것으로 넓게 해석되고, 생산을 비롯한 양도, 사용, 대여 등 모든 침해 유형행위에 대해 일률적으로 과실을 추정하는 것이 타당하지 않는 경우도 있다. 가령 특허권을 침해한 부품이 포함되어 있는 자동차를 구입한 개인이 이를 중고자동차시장에 판 경우는 ‘업으로서’ 양도하는 행위에 해당하여 부품 특허권자의 권리를 침해하는 셈이 되는데, 자동차를 구입하는 개인에게 법률상 과실을 추정하는 것은 타당하지 않다.

특허 제도가 태동했던 서유럽의 대부분 국가(이탈리아, 영국, 독일 등)도 비영리 목적의 개인적 실시(private act)에는 특허권이 미치지 않도록 한다. 개인적 실시까지 특허권의 침해로 규정하는 예외적인 태도는 미국 특허법에서 볼 수 있다(미국 특허법 제154(a)(1)조). 미국 특허법에서 개인적, 가정적 실시를 특허권 침해로 규정하더라도 이런 행위가 실제로 문제된 사례는 거의 없다. 그 이유는 침해를 적발하는 데에는 많은 비용이 드는 반면, 특허권자가 입는 손해는 미미하여 실제 소송으로까지 이어지지 않기 때문이다. 한편, 소프트웨어 발명의 경우 개인적 목적의 생산(복제를 통한 소프트웨어의 생산)이 특허권자의 경제적인 이익에 큰 영향을 줄 수 있으므로 ‘업으로서’ 실시 요건을 재검토할 필요가 있다는 주장도 있다(나카야마 노부히로(中山信弘), 「공업소유권(상) 특허법」(한일지재권연구회 옮김), 법문사, 2001년, 312쪽 참조 (이하, 나카야마 2001)).

물론 이 경우 중고자동차를 판 개인은 자동차를 생산하는 자와는 달리 과실이 없음을 항변하여 인정받을 가능성이 높다.

둘째, 과실추정 규정은 단순히 입증책임의 전환에 그치지 않고, 제3자에게 특허조사 의무를 부과하는 결과를 낳는다. 특허법에서 추정되는 과실은 특허권이 존재한다는 사실만이 아니라 특허권의 권리범위에 속한다는 사실을 몰랐던 점까지도 포함하는데, 등록된 특허의 절반 이상이 무효사건에서 등록무효로 판단되는 등 권리 자체의 유효성이 명확하지 않고, 특허를 조사하고 침해를 회피하는 비용 또한 너무 높기 때문에, 제3자가 부담하는 결과회피의 행위 의무가 과다하다. 특허권자의 보호를 위해 제3자에게 과다한 행위 의무를 부과할 경우 특허권의 침해를 회피하기 위한 비용이 너무 크기 때문에, 차라리 특허를 무시하는 것이 더 합리적인 상황이 된다.

이러한 이유로 특허법의 과실 추정 규정은 사실상 간주 규정에 가깝다고 한다(앞의 각주 148) ‘나카야마 2001’ 337면).

따라서 특허권 침해에 대해 과실이 추정되도록 한 현행 규정을 삭제하고, 상황에 따라 과실이 추정되는 경우를 법원의 판례를 통해 구축하는 것이 바람직할 것이다. 가령 특허권자가 침해 사실을 통지한 경우에도 ‘업으로서 실시’ 행위를 계속한다면 과실이 있음을 추정할 수 있을 것이다. 또한 이미 법원에서 인정하는 것처럼, 특허권자와 동종 업종에서 경쟁 관계에 있거나, 특허발명과 동일한 기술분야에 특허출원을 한 사실이 있는 경우에는 과실을 추정할 수 있을 것이다.

미국 특허법은 특허 제품에 특허 번호를 표시하는 방법 등으로 일반 공중에게 특허받을 사실을 공시할 수 있도록 하면서, 이를 하지 않은 경우에는 손해배상을 받지 못하도록 한다. 다만 특허권자가 침해를 통지한 경우에는 예외인데 이 경우에도 통지한 이후의 침해행위에 대해서만 손해배상을 받을 수 있다(미국 특허법 제287(a)조).

앞에서 인용한 대법원 2003년 3월 11일 선고 2000다48272 판결 사건에서, 권리는 지관가공의 전 공정을 최초로 자동화한 지관가공장치의 실용신안권이었고, 피고들은 지관 제조업 분야에 종사하는 자였다. 이에 대해 법원원은 피고는 “이 사건 등록고안이 존재한다는 사실을 알 수 있는 위치에 있었다”는 이유로 “피고들에게 과실이 없다거나 위 과실의 추정을 번복할 사유가 된다고 볼 수 없다”고 한다.

한편 트립스 협정에는 지재권 침해에 대한 손해배상을 규정하지만(제45조) 특허침해에 대한 과실 추정 규정을 두고 있지 않다. 협정을 논의할 당시 미국은 손해배상 책임에 ‘intentional negligence’를 요건으로 하지 말자고 요구한 반면 유럽연합(EC)과 스위스의 안에는 ‘deliberate or negligent’가 포함되어 있었다(Jacques J. Gorlin, An Analysis of the Pharmaceutical-Related Provisions of the WTO TRIPS (Intellectual Property) Agreement, Intellectual Property Institute, 1999, 61면.

3. 특허 심사제도와 등록제도

가. 현행 규정

제66조 (특허결정) 심사관은 특허출원에 대하여 거절이유를 발견할 수 없는 때에는 특허결정을 하여야 한다.

제87조 (특허권의 설정등록 및 등록공고) ① 특허권은 설정등록에 의하여 발생한다.

나. 개정안

(1) 특허법 제87조 제1항 개정 (단서 신설): 특허권은 설정등록에 의하여 발생한다. 다만, 특허권자 또는 전용실시권자가 제126조 내지 제132조 및 제225조에 따른 권리를 행사하고자 할 때에는 특허권 유지결정서를 제시하여야 한다.

(2) 심사관련 규정의 개정 ➠ 현행 특허청의 심사는 특허요건을 모두 정밀 조사하는 방식을 따르는 것을, (i) 방식 심사와 (ii) 선행 기술과 관련된 일부 요건(제29조 제1항의 신규성)에 대한 조사만 하도록 특허청의 심사를 변경한다.

다. 개정안 제안 이유

현행 심사제도와 등록제도에 따르면, 특허권은 특허청의 특허결정과 설정등록이라는 행정행위에 의해 효력이 발생한다. 특허결정은 재량행위가 아니라 기속행위로서, 특허결정을 내리는 심사관은 특허등록을 거절할 이유가 없을 때에는 반드시 특허결정을 해야 한다. 현행 특허법은 특허출원인이 특허등록 사유를 적극적으로 소명하도록 요구하지 않기 때문에, 특허등록 사유는 특허청 심사관이 적극적으로 조사해야 한다.

따라서 현행 심사제도와 등록제도에서는 특허청 심사관은 심사청구된 모든 특허출원에 대해 특허등록 사유를 정밀하게 조사하는 형태의 심사를 해야 한다. 이러한 정밀 심사가 필요한 특허출원이 한해에 10만건을 넘어서면서 한국을 비롯한 각국 특허청은 심사관의 수를 늘리고 심사역량을 강화하는 방식으로 대응해오고 있다. 그런데 이러한 전형적인 대응이 과연 사회적으로 또는 법 경제적으로 효율적인지 따져볼 필요가 있다. 사회적 비용이 최소인 방향으로 제도를 운영할 수 있다면 ‘정밀 심사’를 전제로 한 현행 등록제도의 개선을 생각해 볼 수 있다. 필자는 현행 ‘정밀 심사’ 방식은 지나치게 많은 비용이 들고 불필요한 행정력의 낭비를 초래하며, 비용효과성도 매우 낮기 때문에 ‘여과 심사’ 방식으로 제도를 변경하는 것이 바람직하다고 본다.

(1) ‘정밀 심사’ 방식의 비용과 행정력 낭비

특허출원의 증가를 이유로 특허청의 심사 인력은 매년 증원되어, 1992년 130명이었던 심사 인력은 2008년에는 789명으로 6배나 늘었다. 2008년 10월 현재 특허청 정원 1,511명 중 심사 인력이 789명(특허·실용신안: 659명, 디자인·상표: 130명), 심판인력이 99명(특허·실용신안: 72명, 디자인·상표: 27명)이므로, 특허심사 인력은 특허청 정원의 44%, 심판인력까지 합치면 48%를 차지한다. 2008년 특허청의 예산은 3,137억원인데, 이 가운데 ‘정밀 심사’를 위한 비용이 얼마인지는 정확한 통계를 구하기 어렵다. 특허청 예산 중 인건비는 833억원이고, 세출 구조는 심사․심판(10.2%), 정보화(16.2%), 지식재산 창출(14.7%), 활용(6.9%), 보호(1.4%), 종합지원(32.6%), 일반회계 전출금(12.7%)으로 되어 있다. 이를 토대로 ‘정밀 심사’를 위한 특허청이 집행하는 비용을 추산하면, 2008년 한해에만 ‘정밀 심사’를 위해 약 1천억 원의 비용을 쓴 것으로 추정할 수 있다. 특허청은 2010년에 심사인력 200명을 더 충원할 계획이므로 이 비용은 더 늘어날 것이다.

특허청 업무현황, 제278호 국회 정기감사 지식경제위원회 제출 보고서, 2008년 10월, 1~2면.

인건비의 50% (417억원) + 심사·심판(10.2%, 약 300억원) + 종합지원/정보화 비용의 일부 (약 300억원).

‘정밀 심사’ 방식은 지나친 행정 비용의 문제뿐만 아니라, 등록율의 상승이나 부실 심사를 구조화하는 문제로 이어질 수도 있다. 특허청의 심사 인력은 2005년 7월 통계로 박사(40%), 기술고시(35%), 기술사·변리사(5%)로 구성되어 있고, 5급 공무원이 65.2%를 차지한다. 이러한 인력 구조는 다른 중앙부처와 비교할 때 사무관의 규모가 지나치게 많아 과장급 승진에 대한 기대감이 상실되는 역효과가 있다. 그리고 정부부처 과장직 비율 26.7%에 비해 특허청 전체는 9.3%로 약 1/3 수준이고, 심사국의 과장 비율은 이 보다 더 낮은 3.7%이다.

특허청 연구보고서, 책임운영기관최적화방안 18면.

정부 부처의 사무관 비율은 재경부 39.4%, 산자부 34.5%, 환경부 21.2%, 행자부 25.3%, 중기청 26%이고, 정부 전체 평균은 11.6%이다.

특허청의 이러한 기형적인 인력 구조와 승진적체 문제는 2003년~2005년 3년 동안 심사관 333명을 증원함으로써 더욱 심해졌다. 특허청이 2003년부터 심사기간 단축을 위해 대규모의 심사 인력을 증원한 것으로 보면, 재직기간 3년 미만의 심사관이 절반 정도인 인력 구조를 통해 무리한 속도전을 한 셈이 된다. 특허청은 승진적체 문제를 해소하기 위해 성과 보상금 제도를 확대하고 있다. 승진이 불가능한 대신 승진 직급에 해당하는 보상을 주겠다는 것이다. 이를 위한 재원 즉, 보상적 경비는 전체 초과수입 중 직원들의 추가적인 노력으로 발생한 설정등록료의 초과수입금 규모로부터 산정하여 지급하고, 보상적 경비 규모는 목표대비 초과 심사처리건수를 기초로 산정한다.

책임운영기관 설치·운영에 관한 법률 시행령 제29조의 8에 따르면, 초과수입금의 1/10을 보상적 경비로 사용할 수 있다. 특허청의 초과수입금은 해마다 증가하여 2003년 61억원, 2004년 132억원, 2005년 445억원, 2006년 538억원, 2007년 594억원에 달한다 (특허청 지경위업무보고자료 2008년, 39면).

특허청, 2008년도 책임운영기관사업계획, 65면 이하.

(2) ‘정밀 심사’ 방식의 비용 효과성

앞에서 살펴본 것처럼, 등록된 특허의 평균 존속 기간은 6.8년이고 매년 연차료 불납으로 소멸하는 특허도 많게는 48%(2003년) 적게는 24.4%(2007년)이다. 그리고 개인 발명가와 중소기업이 16년 이상 장기보유한 특허는 678건(개인: 148건, 중소기업: 530건)으로 존속 중인 전체 특허권의 불과 0.1155%에 지나지 않는다.

[서면답변자료 23쪽]

등록된 특허권이 연차료를 납부하지 않아(즉, 특허권자가 권리 유지를 포기하여) 소멸하는 비율은 아래의 표 3에서 보는 것처럼 많게는 48% (2003년) 가까이 된다. 그리고 등록된 특허가 실제 활용되지 않는 휴면율도 평균 64%(2005년 지식재산백서), 49.5%(2004년 전경련 조사), 56.1%(2007년 한국지식재산연구원 조사), 65%(특허청 2007년 국회 제출 자료)에 달한다.

그리고 특허청이 2007년에만 37억원의 예산을 들인 특허기술 사업화 촉진 사업을 통해 거래된 특허는 아래 <표 21>에서는 보는 것처럼, 특허·실용신안이 298건으로 존속 중인 전체 권리의 0.044%에 불과하다.

표  권리별 기술이전 실적 (특허기술상설장터) (출처: 특허청 2008년 지식재산백서, 399면)

유형별 거래실적	’00	’01	’02	’03	’04	’05	’06	’07	합 계
특 허	29	72	54	48	72	86	127	259	747
실용신안	1	8	9	28	26	24	39	39	174
디 자 인		1		9	-	-	2	1	13
상 표			1	6	-	-	-	-	7
계	30	81	64	91	98	110	168	299	941

더 중요한 점은 등록된 특허권의 유효성에 관한 다툼이 실제로 생기는 비율을 전체 등록특허권수와 무효심판 청구사건수에서 유추하면, 등록특허권수 89,463건(2002년 45,298건, 2003년 44,165건) 중 무효심판이 제기된 사건은 539건(2002년 251건, 2003년 288건)은 0.602%에 불과하다.

이는 전세계적인 현상과도 크게 다르지 않다. WIPO에 따르면, 이의신청이나 무효사건의 대상이 된 특허는 등록특허의 6% 미만이고, 이의신청 사건이 많은 EPO를 제외하면 1% 미만으로 떨어진다(WIPO, World Patent Reoprt 2008, 50면).

(3) 소결론

지금까지 살펴본 것처럼, 현행 심사/등록 제도는 실제 활용도 되지 않은채 소멸하는 상당수의 특허를 ‘정밀 심사’하고 있다. 특허청 심사관이 한번 본 다음에는 아무도 쳐다보지 않는 특허에 대해 지나치게 많은 비용을 들이는 셈이다. 그리고 앞에서 살펴본 것처럼 특허청의 ‘정밀 심사’를 통과한 특허 중 절반 이상 많게는 약 70%가 법원에서 무효로 판결난다는 점을 고려하면, 특허청의 ‘정밀 심사’가 ‘정밀’했다고 보기도 어렵다. 따라서 특허심사청구된 모든 출원을 ‘정밀 심사’하는 현행 제도를 ‘선택과 집중’ 방식으로 변경하는 것을 고려할 필요가 있다. 과거 실용신안 무심사등록제도와 같이 특허권자가 권리를 행사하고자 하는 일부 특허권에 대해서만 엄격한 ‘정밀 심사’를 하는 제도 변경은 외국과 달리 실용신안 무심사등록제도를 운영해 본 경험이 있는 우리에게는 현실적인 대안이 될 수 있을 것으로 본다.

선택과 집중 방식의 심사를 한다면, 심사청구된 특허출원에 대해 실질적으로 동일한 선행 기술이 존재하는지 조사하는 신규성 심사만 하여 일응 부실한 특허출원을 걸러내는 ‘여과’ 방식을 생각할 수 있겠다. Kieff와 Lemely도 현행 ‘정밀 심사’ 방식을 버리는 것이 법 경제적으로 더 유리하다는 입장인데, 이들은 개선안의 ‘여과 심사’ 방식과는 달리 특허청의 심사 절차를 없애고 ‘정밀 심사’를 법원의 소송 절차에서 제대로 해 보자고 주장한다.

Kieff는 정부 기관인 특허청과 달리 소송의 당사자는 재판부의 이목을 끌 정보를 제출하려는 강력한 유인을 가지며, 특허권자와 경쟁 관계에 있기 때문에, 종래 기술 정보를 더 싼 비용으로 입수할 수 있고 따라서 소송 절차에서의 ‘정밀 심사’가 훨씬 더 경제적이라고 한다. Lemley는 경쟁사를 상대로 실제 행사되는 특허는 극히 일부분이기 때문에 이런 특허에 대해서만 ‘정밀 심사’를 하는 편이 사회적 비용을 줄일 수 있다고 보며, Kieff와 마찬가지로, 소송 당사자가 특허청 심사관보다 종래 기술 정보를 훨씬 더 많이 가지고 있다는 점을 강조한다. 미국의 특허제도개혁 논의에서 현행 심사/등록 제도를 완전히 바꾸자는 주장은 많지 않지만, Kieff나 Lemley와 같이 당사자 대립 구조의 ‘정밀 조사’가 결정계 구조의 특허청 심사보다 훨씬 더 경제적이며 효율적이라는 입장은 미국의 특허개혁법안(Patent Reform Act)에서 ‘등록 후 이의신청 제도’ 형태로 일부 수용되었다고 평가할 수 있다.

F. Scott Kieff, The Case for Registering Patents and the Law and Economics of Present Patent-Obtaining Rules, 45 B.C. L. Rev. 55, 73 (2003).

Mark A. Lemley, Rational Ignorance at the Patent Office, 95 NW. U. L. REV. 1495, 1497 (2001).

Jing-Yuan Chiou, The Patent Quality Control Process: Can We Afford An (Rationally) Ignorant Patent Office? available at http://ssrn.com/abstract=1099948. 이의신청 제도를 두지 않았던 미국과 달리 한국은 ‘등록 전 이의신청’ 제도를 운영해오다가 이를 1997년 개정법에서 ‘등록 후 이의신청’ 제도로 변경한지 몇 해만인 2005년 개정법에서 이의신청 제도 자체를 폐지했다. 무효심판 제도와 중복된다는 이유였는데, 일본의 예를 보더라도 무효심판 제도를 두고 있는 법제에서는 이의신청을 등록 후에만 가능하도록 하면 이용률이 크게 떨어질 수밖에 없다.

개정안에서 제안하는 여과 방식과 관련하여 과거 실용신안 무심사 등록 제도의 폐지 논의를 살펴볼 필요가 있다. 실용신안 무심사 등록 제도는 1999년 7월 1일부터 2006년 9년 30일까지 시행되었는데, 당시 폐지 법안을 마련한 특허청은 (i) 실용신안 무심사 등록 제도를 도입한 이유가 특허심사에 오랜 기간이 걸려 조기 권리화에 장애가 되었기 때문인데, 특허심사 기간이 단축되어 이러한 조기 권리화의 장애 요인이 사라졌고, (ii) 형식적 심사만을 거쳐 등록된 실용신안권은 권리가 불확실하고, 일반인의 오해가 많으며 이를 악용하여 부실 권리를 행사하는 사례가 적지 않고, (iii) 기술평가 청구를 처리하기 위한 심사관의 업무가 가중된다는 점 등이다.

특허청이 실용신안 무심사 등록 제도를 준비할 때의 안은 ‘완전 무심사’였는데, 이를 실용신안제도 자체의 폐지를 위한 조치로 본 변리사 업계가 반대하여 기술평가 제도를 도입했다고 한다(한국발명진흥회, “실용신안 선등록 제도의 장기발전방안 연구”, 2003년, 13면).

이런 문제점들은 실체심사로 등록되는 특허 제도와 무심사로 등록되는 실용신안 제도를 함께 운영하였기 때문에 생기는 문제들이다. ‘여과 방식’의 심사 제도를 특허법과 실용신안법에 동시에 도입하고 여과를 통과한 출원에 대한 등록증에 가등록증임을 명시한다면 부실 권리의 악용 문제는 많이 해소될 것이라고 본다. 그리고 기술평가청구 업무의 가중은 아무리 많더라도 지금의 ‘정밀 심사’ 보다는 줄어들 것이며, 평가청구 비용을 지금의 심사청구 비용보다 훨씬 더 높인다면 업무량은 더 줄어들 것이라고 생각한다.

4. 최선의 실시 형태 기재 의무화

가. 현행 규정

최선의 실시 형태 기재 의무화에 관한 규정은 현행 특허법에 없음. 관련 규정으로 특허법 제42조 제3항 “발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 지식경제부령이 정하는 기재방법에 따라 명확하고 상세하게 기재하여야 한다. <개정 2007.1.3, 2008.2.29>”

나. 개정안

제56조의 2 (특허출원인 등의 성실 의무) (신설)

현행 특허법에는 관련 조항이 없어서 제2장(특허요건 및 특허출원)의 맨 마지막 조문 뒤에 삽입하였음.

① 제42조 제1항에 따른 특허출원서를 제출하는 자는 발명의 상세한 설명에 발명자가 발명 당시 알고 있던 최선의 실시 형태를 기재하여야 한다.

다. 개정안 제안 이유

[다른 발제자와 주제가 중복되어 생략함. 공청회 자료집에는 내용이 포함될 수도 있음.]

5. 조약의 효력

가. 현행 규정

특허법 제26조 (조약의 효력) “특허에 관하여 조약에 이 법에서 규정한 것과 다른 규정이 있는 경우에는 그 규정에 따른다.”

나. 개정안

특허법 제26조 삭제.

특허법 제26조를 삭제할 경우 이를 준용하는 실용신안법 제3조, 상표법 제5조, 디자인보호법 제4조도 함께 개정해야 한다.

다. 개정안 제안 이유

헌법 제6조 제1항은 헌법에 의하여 체결·공포된 조약은 국내법과 같은 효력을 부여한다. 따라서 조약이 국회 동의와 대통령의 비준 절차를 거쳐 발효되면 국내에서는 국내법과 같은 효력을 갖는다. 조약이 국내에 효력을 내는 방식은 (i) 별도의 이행법률에 따르는 경우, (ii) 기존 법률의 개정에 의하는 경우, (iii) 조약 자체에 의한 경우 등 3가지다. 문제는 조약이 국내법과 저촉·충돌할 때다.

다만, 이 경우에도 조약문이 국내에 적용될 수 있을 정도의 자기집행력을 가져야 한다.

조약과 국내법이 저촉·충돌할 때에는 법 적용의 일반원칙인 ‘특별법·신법·상위법 우선의 원칙’에 따라 조약과 국내법의 우선순위를 정해야 한다. 그런데 특허법은 조약과 국내법의 관계에 대해 특별 규정을 두어 조약이 국내법보다 언제나 우선하도록 하였다. 이러한 조약 우선의 원칙은 다른 산업재산권법(실용신안법, 상표법, 디자인보호법)에도 준용된다. 특허법의 조약 우선 규정은 1961년 특허법부터 있었으며, 그 취지에 대해 “발명의 보호에 관하여는 파리협약 등을 통하여 국제적인 공감대가 형성되고, 특허제도가 국제적으로 통일되고 있는 점 등을 고려하여 국제법인 조약이 국내법에 우선한다는 취지를 명확히 천명”한 것이라고 한다.

법제처는 조약과 국내법이 저촉·충돌하는 경우 ‘특별법 우선원칙’만 적용하고 ‘신법 우선의 원칙’은 적용하지 않는 것이 국제법 위반 문제와 국가책임 문제를 피할 수 있으며 논리적으로도 더 합리적이라고 보는 듯하다. 즉, 조약은 항상 특별법이므로, 국내법이 신법이라 하더라도 조약이 더 우선한다는 것이다. 이상훈, ‘헌법상 조약의 법적 성격에 관한 고찰 - 조약의 국내법적 효력 및 국회동의의 법적 성격을 중심으로-’, 법제, 2003년 10월.

특허청, 조문별 특허법 해설, 2002년, 63면.

특허법 외에 조약 우선의 원칙을 규정한 법률로는 선박안전법, 우편법, 국제민사사법공조법, 국제형사사법공조법 등이 있다. 이들 법률들은 외국과의 교류가 법의 실질적 대상인 반면, 특허법은 속지주의를 원칙에 따라 국내 문제를 대상으로 한다는 점에서 차이가 있다. 또한 특허에 관한 조약의 실체적인 내용은 이미 대부분 국내법으로 수용이 되어 있으므로 특허에 관한 조약이라고 하여 법 적용 원칙의 특별한 예외로 취급할 실익이 별로 없다.

이상철, “조약의 국내법적 효력”, 법제실무 (1999년).

그리고 지적재산권법의 실체 규범들이 다자간통상협상이나 양자간 또는 지역간 통상협상에서 ‘일괄타결’의 하나로 확정되는 경향을 고려할 때 국제적 공감대나 국제적 통일화를 고려한다는 취지도 많이 퇴색되었다. 특히 ‘참여정부’에서 추진한 한미자유무역협정의 상대국인 미국은 조약보다 미국 국내법이 우선하도록 규정한 점을 감안하면, 조약이 한국 특허법에 항상 우선하도록 한 현행 조항은 삭제하는 것이 바람직하다. 한미 FTA의 특정 조항이 미국법과 한국의 국내법 모두와 충돌할 경우, 미국 내에서는 이 조항이 효력을 갖지 못하지만 한국에서는 국내적 효력을 가지는 불균형의 문제가 생길 수 있다.

미국의 헌법은 조약이 자국법과 동등한 효력을 갖는다고 규정하지만, 통상관련 조약 특히, WTO 이행법이나 FTA 이행법에는 미국법과 조약이 충돌하는 경우에는 그 조약의 효력을 인정하지 않는다. 예를 들어, 미국-모로코 FTA 이행법에는 미국의 연방법·주법과 협정문의 관계에 대해, “양자가 저촉·충돌하는 경우 미국법이 우선한다. 미국의 법률과 일치하지 않는 협정문의 어떠한 조항도, 그리고 이 조항의 미국민에 대한 적용도 효력이 없다”(Section 102. (a)(1) United states law to prevail in conflict. - No provision of the Agreement, nor the application of any such provision to any person or circumstance, which is inconsistent with any law of the United States shall have effect.)“고 규정한다. 미국-호주 FTA나 미국-칠레 FTA의 이행법도 마찬가지다.

IV. 특허 심사 개선을 위한 제도 개선안

1. 특허심사 평가를 위한 독립 기구

가. 현행 규정

없음.

나. 개선안

특허심사의 적정성을 평가하는 기구를 특허청과 별도로 설립하는 방안.

다. 개선안 제안 이유

현재 특허청의 심사는 특허청 내부에서 평가를 하고 있는데, 앞의 <표 13>에서 보는 것처럼, 심사오류율은 2001년 6%에서 2006년 1.5%로 매년 감소하고 있어서 특허심사에 아무런 문제가 없는 것으로 평가되고 있다. 그러나 특허청이 자체 평가한 심사오류율은 신뢰하기 매우 어렵다.

2006년 특허청 심사관 일인당 처리건수는 338건으로 2005년 255건에 비해 크게 증가했고, 2005년에 17.6개월이던 처리기간도 2006년에 절반 수준인 9.8개월로 줄었다. 심사관 한명이 일년에 338건을 처리하려면 하루에 약 2건의 특허심사를 해야 하는데, 이는 물리적으로 불가능하다. 그럼에도 불구하고 심사오류율은 1.5%로 크게 떨어졌다. 심사오류율 1.5%는 한국 심사관보다 일인당 처리건수가 약 1/4인 미국 심사관의 오류율 4%대와 비교할 때 믿기 힘들 정도로 낮다.

정차호 교수는 특허청의 심사사오류율은 측정 방법이 잘못되었고, 거절결정불복심판의 취소환송율이 약 40%에 이르고 무효심판 인용율이 약 50%나 된다는 점을 들어 심사오류율 1%대는 앞뒤가 맞지 않다고 한다(정차호, 특허청 특허심사 현황 및 개선 방안, 서울대학교 기술과법센터 2007년도 제3회 워크숍 “특허제도의 현황과 과제” (2007년 5월 21일) 발표문).

최근 특허청은 ‘특허결정적합도’란 개념을 도입하여 심사품질을 평가하는데, 평가 항목에는 7개 중 자체 심사평가표의 평균 득점이 55%로 가장 많은 비중을 차지한다(아래 표 참조). 그리고 심사결과에 대한 가장 직접적인 평가항목이라 할 수 있는 거절결정불복심판의 취소환송율은 10%에 불과하고 나머지는 심사결과와는 직접 관련이 없는 간접 지표들로 구성되어 있다.

특허청의 심사품질 평가 지표

(출처: 특허청 2009년 성과관리시행계획 (2009년 3월) 28면)

구 성 요 소	가중치	목표값
심사평가표의 평균득점(α)	55%	99.27
심사품질 만족도 설문조사결과(β)	10%	70.65
거절결정불복심판의 취소환송율(γ)	10%	34.25
심사보고서 작성비율(δ)	10%	95
법령 개정사항 설명회 개최비율(ε)	5%	95
등록결정건에 대한 청구항 감축비율(ζ)	5%	10.54
의견제출통지서 작성비율(η)	5%	84.25

특허심사는 특허권이 미치는 독점배타적 기술 영역과 누구나 자유롭게 사용할 수 있는 자유 기술 영역을 구분하는 특허제도의 핵심 요소이다. 따라서 특허심사의 정확성을 담보하기 위한 제도적 장치가 필요하다.

세계에서 특허심사가 가장 우수하다는 평가를 받는 곳은 유럽특허청이다. 유럽특허청의 심사가 우수한 이유 중 하나는 바로 ‘경쟁’ 때문이다. 유럽특허청은 유럽연합법에 따라 설치된 것이 아니라 개별 국가들의 별도 협약에 의해 설립되어 운영되고 있다. 따라서 유럽 특허청은 유럽 각국 특허청과 일종의 경쟁관계에 있다. 만일 유럽 특허청의 심사품질이 떨어지면 특허출원인들은 유럽 특허청 대신 개별 국가 특허청으로 갈 것이기 때문에 유럽 특허청은 심사 품질을 우수하게 유지하지 않을 수 없다. 경쟁 구조가 심사 품질을 높이는 기제가 된다는 점은 한국 특허청에서도 볼 수 있다. 최근 들어 특허협력조약(PCT)에 따른 국제조사신청 건수가 폭증하면서, 한국 특허청이 200명의 심사인력 증원을 계획하고, 국내특허출원의 심사보다 국제특허출원의 심사에 더 신경을 쓰는 것도 국제조사 업무가 다른 특허청과 경쟁 관계에 있기 때문이다.

심사인력 200명 증원계획은 2009년 공무원정원동결 조치로 무산되어 2010년에 시행할 가능성이 많다.

한국에서 특허 심사를 경쟁 체제로 하는 것이 정부조직법 등에 비추어 현실적으로 어렵다면, 특허청의 심사를 독립적인 외부 기구에서 평가하는 방안을 차선으로 고려할 수 있겠다. 외부평가기구로는 2가지를 생각할 수 있다. 첫째, ‘책임운영기관 설치·운영에 관한 법률’에 따라 특허청의 평가 업무를 맡는 ‘중앙책임운영기관 평가위원회’(국무총리 산하)에 ‘특허심사평가소위원회’를 두는 방안과, 둘째, ‘책임운영기관 설치·운영에 관한 법률’의 적용 대상에서 특허청을 제외하거나 특허청의 심사 조직을 분리한 다음, ‘중앙책임운영기관 평가위원회’와 별도의 기구를 설립하는 방안이다.

위 방안 중 어느 것을 따르더라도, 심사평가기구는 자율성과 독립성이 보장되어야 하고, 객관적이고 전문적인 방법을 통하여 결과의 신뢰성과 공정성이 확보되어야 한다.

‘정부업무 평가기본법(2006년 4월 1일부터 시행)’ 제7조 제1, 2항.

2. 선행 기술 제공 의무화

가. 현행 규정

없음.

나. 개선안

제56조의 2 (특허출원인 등의 성실 의무) (신설) (제1항은 ‘최선의 실시’)

② 특허출원인, 발명자, 특허출원인의 대리인이거나 대리인이었던 자 또는 제42조 제1항의 특허출원서의 준비에 관계된 자(이하 ‘특허출원인 등’이라 한다)는 제29조의 특허요건 판단에 중요한 정보를 특허청장에게 제출하여야 한다.

③ 제1항 또는 제2항을 위반한 경우, 특허권자 또는 전용실시권자는 제3자에게 권리의 침해를 주장할 수 없다. 2 이상의 청구항이 있는 특허권에 대해 어느 한 청구항이 제1항 또는 제2항을 위반한 경우 특허권자 또는 전용실시권자는 위반하지 않은 청구항에 대해서도 제3자를 상대로 권리 침해를 주장할 수 없다.

④ 제2항에 따른 정보의 제출 시기 및 절차는 대통령령으로 정한다.

다. 개선안 제안 이유

[다른 발제자와 주제가 중복되어 생략함. 공청회 자료집에는 내용이 포함될 수도 있음.]

3. 정보 제공 촉진 제도 도입

가. 현행 규정

제63조의2 (특허출원에 대한 정보제공) 특허출원이 있는 때에는 누구든지 그 특허출원이 거절이유에 해당되어 특허될 수 없다는 취지의 정보를 증거와 함께 특허청장에게 제공할 수 있다. 다만, 제42조제8항 및 제45조에 규정된 요건을 갖추지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2007.1.3> [본조신설 2006.3.3]

나. 개정안

제63조의 2 [2, 3항 신설] (특허출원에 대한 정보제공)

② 제1항의 정보가 제63조에 따른 거절이유의 통지 또는 제62조에 따른 거절결정의 근거가 된 경우에는 특허청장은 제1항의 정보를 제공한 자에게 대통령령으로 정하는 절차와 방법에 따라 포상금을 지급하여야 한다.

다. 개정안 제안 이유

특허심사에 제3자가 참여할 수 있는 제도는 크게 정보 제공 제도와 이의신청제도 2가지로 볼 수 있다. 특허심사에 제3자의 참여를 제도적으로 보장하는 이유는 특허출원된 발명과 관련된 종래기술은 경쟁사가 더 잘 알 수 있으므로 이를 통해 특허청의 심사를 보완하여 특허품질을 높이자는 것이다. 이의신청 제도는 2006년 특허법 개정으로 폐지되었기 때문에, 특허심사에 제3자가 참여할 수 있는 제도는 정보 제공 제도 하나이다.

현행 정보 제공 제도는 제3자의 자발적인 참여를 ‘기대’할 뿐 이를 촉진하기 위한 제도적 수단은 마련되어 있지 않다. 제3자는 순전히 자기의 비용과 시간을 들여 특허심사에 관련된 정보를 제공해야 하는데, 이 정보가 특허심사에 적절하게 활용된 경우라 하더라도 제3자는 아무런 보상을 받지 못한다. 개정안은 유용한 정보를 제공한 자에게 특허청이 금전 보상을 하도록 함으로써 제3자의 심사참여를 촉진하려는 것이다.

이러한 포상금은 일종의 비용 이전(fee shift) 제도의 하나로 볼 수 있으며, Thomas는 포상금 제도가 특허제도 개혁에 최적의 수단으로 평가한다. Miller는 포상금 제도를 소송단계로까지 확대해야 한다고 주장하는데, 만약 특허의 무효를 다투는 자가 적절한 선행 기술을 제출한 경우에는 특허권자가 포상금 형태의 금전을 지급하도록 하자는 것이다.

John R. Thomas, The Responsibility of the Rulemaker: Comparative Approaches to Patent Administration Reform, 17 Berkeley Tech. Law Journal 727 (2002)

Joseph Scott Miller, Building a Better Bounty: Litigation-Stage Rewards for Defeating Patents, 19 Berkeley Tech. Law Journal 667 (2004). 소송 과정의 포상금 제도는 한국의 경우 패소한 자가 승소한 자의 소송 비용을 부담하도록 하는 경우가 대부분이고, 이 소송비용에는 선행 기술을 조사하는 데에 든 비용까지 포함된다고 해석하면 Miller 교수의 안은 한국제도에 수용하기 어렵다. 다만, 소송 비용의 패소자 부담 원칙이 실제 소송 비용을 다 포함하지 못한다는 문제는 있다.

V. 특허 발명의 활용 촉진을 위한 제도 개선안

1. 정부 사용을 위한 강제실시

가. 현행 규정

특허법 제106조 (특허권의 수용 등) ① 정부는 특허발명이 전시ㆍ사변 또는 이에 준하는 비상시에 있어서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허권을 수용하거나(제1호의 경우에 한한다)특허발명을 실시하거나 정부외의 자로 하여금 실시하게 할 수 있다.

1. 국방상 필요한 때

2. 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시할 필요가 있을 때

나. 개정안

제106조 [개정] (특허권의 수용)

① 정부는 특허발명이 전시·사변 또는 이에 준하는 비상시에 국방상 필요한 때에는 특허권을 수용할 수 있다. [현행 규정의 제2호 삭제]

제106조의 2 [신설] (정부 등에 의한 특허발명의 실시)

① 정부 또는 정부와 계약을 맺은 자(이하 ‘정부 등’이라 함)는 타인의 특허권이 존재하는지 미리 조사할 필요없이 그 특허 발명을 실시할 수 있다.

② 정부 등은 타인의 특허권이 존재한다는 사실을 알았거나 알 수 있는 때에는 제1항의 실시 사실을 신속하게 특허권자·전용실시권자에게 통보하여야 하며 대통령령이 정하는 절차와 방법으로 보상금을 지급하여야 한다. 이 경우 특허청장은 제1항의 실시 사실을 특허등록원부에 기재하여야 한다.

③ 특허권자·전용실시권자는 정부 등을 상대로 제126조의 금지청구권을 행사할 수 없다.

다. 개정 이유

(1) 개정 내용 취지 및 설명

현행 특허법 제106조는 정부에 의한 특허 사용을 전쟁에 준하는 비상시에만 가능하도록 하고 있다. 정부 사용을 이렇게 제한하는 것은 조약(트립스 협정)이나 외국의 입법례에 비추어 지나치게 범위를 축소한 것이다.

개정안은 트립스 협정 제31조의 규정을 반영하여, 정부 등은 특허권자에게 보상금 지급을 전제로 타인의 특허발명을 실시할 수 있도록 하고(개정안 제106조의 2 제2항), 특허발명을 실시하기 전에 특허권이 존재하는지 미리 조사할 의무가 없다는 점을 명확히 하되(개정안 제106조의 2 제1항), 타인의 특허 발명을 실시하고 있다는 사실을 안 때에는 이를 특허권자에게 신속하게 통보할 절차적 의무를 진다(개정안 제106조의 2 제2항). 또한 트립스 협정 제44조 제2항의 규정을 반영하여 특허권자는 정부 등을 상대로 특허권침해금지청구권(특허법 제126조)을 행사할 수는 없고 보상금청구만 할 수 있도록 하였다(개정안 제06조의 2 제3항).

(2) 트립스 협정

트립스 협정 제31조와 제44조는 정부 사용을 위한 강제실시를 폭넓게 인정하고 있다. 정부 사용을 위한 강제실시는 다른 강제실시와 달리 (i) 정부가 타인의 특허발명을 사용할 때에는 미리 특허조사를 할 필요가 없다는 점, (ii) 어떠한 경우에 정부 사용이 가능한지에 대한 특별한 제한이 없으며, 영리를 목적으로 하지 않는 비상업적 사용이기만 하면 가능하다는 점, (iii) 정부 뿐만 아니라 정부와 계약을 체결한 민간기업들도 해당된다는 점, (iv) 특허권자는 정부 또는 정부와 계약을 체결한 자(contractor)를 상대로 특허발명의 사용 금지를 요구할 수는 없고, 보상금 청구권만 행사할 수 있다는 점 등의 특징이 있다.

Article 31 (Other Use Without Authorization of the Right Holder) Where the law of a Member allows for other use of the subject matter of a patent without the authorization of the right holder, including use by the government or third parties authorized by the government, the following provisions shall be respected:

(b) … In the case of public non-commercial use, where the government or contractor, without making a patent search, knows or has demonstrable grounds to know that a valid patent is or will be used by or for the government, the right holder shall be informed promptly;

(d) such use shall be non-exclusive;

(f) any such use shall be authorized predominantly for the supply of the domestic market of the Member authorizing such use;

Article 44 (Injunctions)

1. The judicial authorities shall have the authority to order a party to desist from an infringement, inter alia to prevent the entry into the channels of commerce in their jurisdiction of imported goods that involve the infringement of an intellectual property right, immediately after customs clearance of such goods. …

2. Notwithstanding the other provisions of this Part and provided that the provisions of Part II specifically addressing use by governments, or by third parties authorized by a government, without the authorization of the right holder are complied with, Members may limit the remedies available against such use to payment of remuneration in accordance with subparagraph (h) of Article 31. …

트립스 협정에 규정된 ‘정부 사용’을 이해하려면 협상 경과를 살펴보아야 한다. 트립스 협정 제31조의 논의과정에서 ‘공공의 비상업적 사용(public noncommercial use)’의 표현에 대해서는 이견이 많았다. ‘정부 사용(governmental use)’으로 하자는 입장과, 단순히 ‘공적인 목적의 사용(public purpose use)’으로 하자는 입장이 대립했다.

이는 협상 당초의 전통적인 ‘남-북 대립’보다 ‘북-북 대립’으로 나타났다. 정부 사용 문제에 대해 군사기술개발, 우주 개발 등 국가 프로젝트에 대해 정부가 타인의 특허와의 저촉을 일일이 조사하지 않고 이를 사용할 광범위한 권한을 가지도록 하려는 미국과 이것에 반대하는 일본, 유럽연합 사이의 대립이 있었던 것이다. 정부의 사용에 대해 미국은 엄격한 제한을 두지 말자고 주장한 반면, 일본과 유럽연합, 스위스는 정부에 대해 포괄적인 적용 예외를 두는 것은 바람직하지 않다고 반대하였다. 브뤼셀 초안에는 정부 사용에 대해 ‘적용하지 않는다’고 규정하였으나 최종적으로 삭제되었다.

尾島 明, ‘逐條解說 TRIPS 協定‘, 1999년, 일본기계수출조합, 147-148면 참조.

이러한 논의 과정을 거쳐, 사전 협의가 면제되는 정부의 사용은 ‘공공의 비상업적인 사용’으로 국한하였는데, ‘비상업적’이란 단어의 삽입에 대해 미국은 정부 사용이란 본래 비상업적이라는 이유로 반대하였지만, ‘정부 사용’으로 할 경우 정부가 영리적 목적으로 이 규정을 활용할 가능성이 있으므로(그 예로는 ‘우정사업’을 든다) 이를 막기 위해 현재의 규정으로 된 것이라고 한다.

[尾島 明: 1999] 148면 참조.

특허청 ‘TRIPs 규정 해설자료’ 132면 및 [최경수: 2001] 269면 참조.

(3) 입법례

미국

정부 사용을 가장 넓게 인정하는 법률은 미국의 사법절차에 관한 법률(Judiciary and Judicial Procedure Act, 28 USC §1498)이다. 이 법률은 미국 정부 스스로 또는 미국 정부를 위해 특허발명을 사용한 경우 특허권자는 미국 정부나 특허발명 사용자를 상대로 보상금 청구권만 행사할 수 있다고 하여 정부 등에게 포괄적인 특허 사용을 허용하고 있다. 사법절차에 관한 법률 제1498(a)조에 따르면, “미국 특허의 대상이 되는 발명이 그 발명에 대한 권리를 가진 자의 허락을 받지 않고, 미국에 의해 또는 미국을 위해 사용되거나 제조되는 경우에는, 권리자는 연방법원에 미국을 상대로 한 합리적이고 완전한 배상을 구하는 소송을 통해 권리구제를 청구해야 한다.” 미국은 정부 사용을 위해 특허발명을 사용하거나 불공정거래 사건에서 강제실시를 광범위하게 활용해 왔는데, 유럽연합이 이에 항의하기도 했다

제1498조의 모법은 1910년에 제정되었다고 하며, 원래 특허법 제68조(1940년법)에 있던 것을 1948년에 사법절차에 관한 법률로 변경하였다고 한다(Daniel R. Cahoy, Patent Fences and Constitutional Fence Posts: Property Barriers to Pharmaceutical Importation, 15 FORDHAM INTELL. PROP. MEDIA & ENT. L.J. 623, 686 n.308 (2005)).

where an invention described in and covered by a patent of the United States is used or manufactured by or for the United States without license of the owner thereof or lawful right to use or manufacture the same, the owner's remedy shall be by action against the United States in the United States Court of Federal Claims for the recovery of this reasonable and entire compensation for such use and manufacture.

Carlos M. Correa, Intellectual Property Rights, the WTO and Developing Countries, Zed Books Third World Network, 2000, 91-92면 참조

미국에서 1917년부터 1994년 1/4분기까지 연방법원에서 특허발명의 정부 사용에 대해 다룬 사건은 약 279건이었다. 이 가운데 ‘사법절차에 관한 법률’ 제1498조와 관련된 사건만 240건이며, 1994년부터 2002년 중반까지 제1498조에 따른 배상금 소송은 32건이었다. 이 배상금 소송 32건은 미국정부에 의한 특허 사용 전체 사례의 일부분에 지나지 않는다. 연방정부가 지급하는 배상금에 불만이 없는 경우 특허권자는 소송을 제기하지 않기 때문이기도 하지만, 소송을 제기하여 특허권자가 승소하는 비율이 1/3 미만으로 낮기 때문이기도 하다. 미국 정부가 특허를 사용하고 지불하는 로열티는 1992년까지 6%가 일반적이었으며 보통 5% 이상의 로열티를 배상금으로 지급한다고 한다.

Jerome H. Reichman, Compulsory Licensing of Patented Inventions: Comparing United States Law and Practice with Options under the TRIPS Agreement, AALS Mid-Year Workshop on Intellectual Property, May 2006.

Id.

미국 정부의 특허 사용으로 인한 보상금 분쟁은 ‘Hughes Aircraft and the William patent’, ‘Brunswick Corporation and the 606 patent’, ‘Gargoyles patent for protective eyewear’, ‘Carter-Wallace v. U.S. (496 F.2d 535) and the Patent on the drug Meprobamate’ 등이 있으며, 미국 정부가 직접 특허를 사용하지 않고 미국 정부와 계약을 맺은 사기업이 특허를 사용한 것이 특허침해가 아니라는 판단은 예컨대, Crater Corporation v. Lucent Technologies 사건에서 볼 수 있다(이 사건에서 Lucent는 자신은 정부 프로젝트에 따라 미국 연방정부로부터 권한을 부여받아 특허권자인 Crater의 특허 결합기(coupler)와 관련된 제품을 생산하였으므로 특허권 침해가 아니라는 항변을 했고, 연방항소법원(CFAC)은 이를 인정했다).

영국

영국 특허법도 미국과 마찬가지로 국가 사무(services of the Crown)를 위한 포괄적인 특허 실시를 허용하고 있다. 미국과 달리 영국 특허법은 국가 사무에 대한 정의, 사용 범위, 절차 등에 자세한 규정을 두고 있다.

국가 사무를 위한 특허 실시와 관련된 사건에서 영국 법원은 국가(the Crown)는 영국의 행정 기관(executive Government)을 의미하는 것이고, 따라서 국가 사무는 장관의 지시에 따라 국가 공무원이 제공하는 사무라고 해석한 바 있다(Pfizer Corp. v. Minister of Health (1965) R.P.C. 261 at 295, 301, 306).

영국 특허법 제55조 내지 제59조에 규정되어 있는 국가 사무를 위한 특허 실시 규정은 1883년에 개정되었는데, 1883년 이전 법에 따르면, 국가(the Crown)는 특허권자의 허락을 받을 필요 없이, 그리고 특허권자에게 보상금을 지급할 필요 없이 특허 발명을 이용할 수 있었다. 다만, 이 규정은 정부의 관리에게만 적용되며 정부와 계약을 맺은 자에게는 적용되지 않았다. 1883년 개정법은 국가가 타인의 특허를 실시하는 경우 보상금을 지급하도록 하는 대신, 실시권자를 정부 기관과 계약을 맺은 자를 포함하도록 적용 대상을 확대하였다.

Simon Thorley et al., Terrell on the Law of Patents, (2000, 5th ed.) 545. Dixon v. London Small Arms Co. Ltd (1874) L.R. 10 Q.B. 130.

영국의 1977년 특허법에 따르면, 국가 사무를 위해 정부 기관 또는 정부 기관으로부터 서면으로 권한을 받은 자는 타인의 특허 발명을 이용할 수 있는데(55조), 여기서 정부 기관은 중앙 행정기관을 말하며, 지방 정부나 우체국, 국립대학은 포함되지 않는다.

William Cornish & David Llewelyn, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, fifth edition (2003)] page 295.

무엇이 국가 사무인지에 대해서는 제56(2)조에 해석 규정을 두었는데, (i) 국가안보(foreign defense)를 위해 물품을 공급하는 것(제56(2)(a)조), (ii) 특정 의약품을 생산하거나 공급하는 것(제56(2)(b)조), (iii) 원자력 에너지를 이용하거나 생산하는 것, 또는 영국 국무성(Secretary of State)이 필요하다고 판단한 사안과 관련된 연구를 수행하는 것(제56(2)(c)조)을 포함한다.

영국 특허법에 따르면, 제조, 처분, 처분의 청약, 사용, 수입, 보관하는 행위를 특허권자가 독점한다(제60조). 정부 사용이 가능한 범위는 제60조의 독점권의 범위와 정확하게 일치하지는 않는다. 즉, 제55(1)조에 따르면, 특허가 물건인 경우, 물건의 제조, 사용, 수입 또는 보관하는 행위는 가능하고, 판매 또는 판매의 청약은 위 제조, 사용, 수입 또는 보관에 수반되거나 보조적인(incidental or ancillary)한 경우에만 가능하다. 그러나 국방 또는 특정 의약품의 공급 목적인 경우에는 판매 또는 판매의 청약이 가능하며, 판매 이외의 처분 또는 처분의 청약인 경우에는 어떠한 목적으로도 가능하다. 발명의 핵심 구성 요소와 관련된 어떠한 수단도 공급(supply)할 수 있는데 이는 간접 침해를 고려한 것이다.

국가 사무를 위한 특허 발명의 이용이 법 제55조에 포함되지 않는 경우라 하더라도 특허권자는 이용의 정지를 구하는 소송을 제기할 수는 없고 손해배상 청구 소송만 가능하다.

Crwon Proceeding Act 1947 s.21

정부이용은 특허권이 등록된 후 뿐만 아니라 등록되기 전에도 가능하고(공개 후 보상금 청구권 고려), 영국 특허와 유럽특허조약(EPC)에 따른 특허에도 적용된다. 정부가 발명을 사용하거나 제3자에게 사용 권한을 부여한 경우 해당 정부 기관은 특허권자에게 그 사실을 지체없이 (as soon as practicable) 통보해야 한다. 다만, 이 통보가 공공의 이익에 반하는 경우에는 통보하지 않아도 된다.

프랑스

프랑스 특허법에 따르면, 정부는 국방상 필요한 경우 직권에 의한 (ex-officio) 강제실시가 가능하다(제40조). 또한 공중보건이나 국가 경제를 위해서도 정부 사용이 가능하며(제37~39조), 특정 의약품이 공중의 복지를 위해 필요하고 의약품의 공급이 불충분하거나 가격이 너무 높은 경우에는 (1) 공중보건 소관 주무부 장관이 해당 발명의 실시를 청구하고, (2) 산업재산권 주무부 장관이 실시 여부를 판단한다(제37조).

2. 특허청의 결정에 의한 강제실시(재정에 의한 통상실시권)

가. 현행 규정

현행 특허법 제107조는 (i) 강제실시를 청구하기 전에 특허권자와 미리 협의할 것을 요구하고(공익을 위한 비상업적 실시와 불공정거래행위 시정을 위한 경우는 제외), (ii) 강제실시 청구는 특허청장에게만 할 수 있도록 하며, (iii) 불공정거래행위 시정을 위한 경우의 강제실시는 사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 경우에만 가능하도록 한다.

나. 개정안

개정안은 특허법 제107조를 (i) 사전협의 의무를 강제실시 ‘청구’의 조건에서 강제실시 ‘허여’의 조건으로 변경하고(공익을 위한 비상업적 실시와 불공정거래행위 시정을 위한 경우는 협의의무 면제), (ii) 강제실시 청구를 특허청장 또는 주무부 장관에게도 청구할 수 있도록 하며, (iii) 사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정되지 않은 경우에도 강제실시를 청구할 수 있도록 변경한다.

다. 개정 이유

(1) 배경

현행 특허법 제107조는 트립스 협정을 국내법에 반영하기 위해 1995년에 개정되었다. 그런데 당시의 법 개정은 트립스 협정 제31조를 오해한 문제가 있다. 가장 큰 오해는 강제실시를 허여할 수 있는 요건과 강제실시를 허여할 때 지켜야 할 절차(조건)를 혼동하였다는 점이다. 트립스 협정 제31조는 강제실시를 허여할 수 있는 요건은 정하지 않고 절차적 조건만 정하고 있다(반도체 기술은 예외). 1999년 세계무역기구의 ‘트립스 협정과 공중보건에 관한 도하 선언문’에도 강제실시의 허여 요건은 회원국의 재량이고 트립스 협정이 이를 제한하지 않는다고 분명히 밝힌 바 있다.

1995년 12월 29일 법률 제5080호. 당시 법 개정 이유는 “무역관련지적재산권협정(UR/TRIPs)의 내용과 맞지 아니하는 조항을 동 협정의 내용과 맞도록 개정하여 특허제도의 세계화를 추진하는 동시에, 세계무역기구(WTO) 체제에 능동적으로 대비하고 기술개발의 성과를 신속히 보호함으로써 기술개발을 촉진하려는 것임. 특허청장의 재정에 의한 강제실시권의 발동요건을 확대하여 불공정거래행위를 시정하기 위하여 필요한 경우에도 재정을 청구할 수 있도록 함”이라고 되어 있다.

반도체 기술의 예외에 관하여 협상 내내 아무런 논의가 없다가 마지막에 미국의 제안으로 삽입되었다.

선언문 제5(b)절 “각 회원국은 강제실시를 허여할 권리가 있으며, 강제실시권을 허여할 요건을 결정할 자유가 있다(Each Member has the right to grant compulsory licences and the freedom to determine the grounds upon which such licences are granted).”

트립스 협정 제31조에 규정된 절차적 조건 중 가장 중요한 것은 특허권자와의 협의 절차이다. 강제실시권을 청구하는 자가 합리적인 상업적 조건으로 특허권자와 협의하였으나 합리적인 기간 내에 협의가 성립하지 않은 경우에만 강제실시권자가 ‘실시’할 수 있다. 이 협의 절차는 강제실시를 지연시키는 효과가 있는데, 그래서 특별한 경우에는 협의 절차가 면제된다. 트립스 협정에서 구체적으로 정한 협의 절차의 면제 사유는 (i) 공공의 비상업적 사용, (ii) 사법 절차 또는 행정 절차를 통해 불공정거래행위로 판단된 경우, (iii) 국가 비상사태나 기타 긴급상황 등 3가지다. 그런데 1995년에 특허법을 개정하면서 협의가 면제되는 경우와 강제실시를 허여할 수 있는 요건을 혼동하여, 위 3가지 협의 면제 사유를 강제실시 허여 요건으로 규정하였다(국가 비상사태는 제106조로 규정).

비상사태를 제106조로 수용한 것도 문제가 있다. 왜냐하면 특허법 제106조는 ‘징발법’의 취지를 반영한 것이기 때문이다. 이에 대해서는 정상조, “특허발명의 강제실시”, 서울대학교 ‘법학’ 제40권 1호, 1999년 참조.

이 가운데 ‘공공의 비상업적 사용’에 관한 혼동은 2005년 법 개정을 통해 해결이 되어, ‘공공의 이익을 위해 특히 필요한 경우’에 강제실시를 청구할 수 있도록 하면서(제107조 제1항 제3호), 이것이 비상업적 목적일 경우에는 특허권자와 협의를 하지 않아도 되도록 하였다(제107조 제1항 본문).

(2) 사전 협의 의무에 관한 개정

트립스 협정 제31조는 특허권자와 협의 의무를 강제실시를 청구하기 전에 완료해야 할 조건으로 정한 것이 아니라 강제실시를 실제로 사용하기 전에 완료해야 할 조건으로 분명히 정하고 있다. 따라서 현행 특허법 제107조 제1항 본문에서 특허권자와 사전 협의가 실패한 경우에만 강제실시를 청구할 수 있도록 한 규정은 트립스 협정 제31(b)조에 맞도록 개정해야 한다.

Article 31 (b) “such use may only be permitted if, prior to such use, the proposed user has made efforts to obtain authorization from the right holder on reasonable commercial terms and conditions and that such efforts have not been successful within a reasonable period of time.”

(3) 불공정거래행위의 시정을 위한 강제실시

‘사전 협의 의무’와 마찬가지로 불공정거래행위의 시정을 위한 강제실시(제107조 제1항 제4호)도 앞에서 설명한 것처럼 트립스 협정 제31조를 오해하여 잘못 규정한 것이다. 불공정거래행위의 시정을 위한 강제실시를 현행 규정처럼 할 경우, 예를 들어 공정거래위원회에서 불공정거래행위라고 판정한 사안에 대해 다시 특허법에 따른 강제실시 절차를 밟아야 하는 절차의 낭비가 초래된다. 또한 한국의 공정거래법에 의하면 공정거래위원회의 시정조치가 없는 한 공정거래법에 규정된 손해배상청구 소송을 제기할 수 없기 때문에, 극히 제한된 범위에서만 적용되는 어색한 규정으로 잘못 도입되었다.

이에 대해 자세한 것은 ‘정상조: 1999’ 앞의 각주 196) 288-292면 참조.

(4) 강제실시 결정권자

현행 특허법은 강제실시 허여 여부의 판단을 모두 특허청장이 하도록 되어 있는데, 이를 발명 분야에 맞는 행정기관에서 관장하도록 변경할 필요가 있다. 정부조직법 제37조 제5항에 따르면, 특허, 실용신안, 디자인 및 상표에 관한 사무와 이에 대한 심사, 심판사무를 관장하기 위하여 지식경제부장관 소속 하에 특허청을 두고 있는데, 여기서 ‘특허에 관한 사무’는 주로 특허출원을 접수하고 그 등록을 유지하며 특허출원에 대한 심사·심판 업무를 말하며 특허에 관한 사항을 모두 포괄하는 의미는 아니다.

또한 강제실시 청구 요건에 비추어 보더라도 특허청장으로 하여금 해당 요건을 판단하도록 하는 것은 적절하지 않은 경우가 있다.

가령 특허법 제107조 제1항 제4호는 불공정거래행위를 시정하기 위해 필요한 경우의 강제실시를 ‘사법적 판단’ 또는 ‘행정적 절차’에서 불공정거래행위로 판정된 사항을 위해 필요한 경우로 한정하고 있는데, 이미 행정적 절차에 의해 불공정거래행위라고 판정된 사항에 대해 특허발명의 강제실시를 특허청장에게 또 다시 청구하도록 한 것은 불필요한 절차의 반복이 될 가능성이 높다.

그리고 특허법 제107조 제1항 제4호 ‘공공의 이익을 위해 특히 필요한 경우’에 대한 판단은 특허발명이 속하는 분야에 따라 해당 사안의 판단에 전문성이 필요한데, 특허에 관한 사무를 주로 하는 특허청장에게 이러한 전문성을 요구하기에는 무리가 있다. 예컨대, 특허발명이 의약품이나 식품과 관련된 경우에는 보건복지부 장관으로 하여금 공익을 위한 필요성을 고려하여 특허발명의 강제실시 여부를 판단하도록 하는 것이 바람직하다. 또한 2005년 개정 특허법에 신설된 의약품 수출을 위한 강제실시나 한국이 다른 나라로부터 의약품을 수입해야 할 필요가 있는 경우의 강제실시는 기본적으로 국내외의 보건의료에 관한 사항이고, 여기에 관련된 특허권의 강제실시는 부수적인 절차에 불과하므로 의약품 수입을 위한 특허발명의 강제실시에 관한 사무는 특허청장의 사무라기 보다는 보건복지부에서 다루어야 할 사무이다.

3. 공공연구 성과의 활용 촉진

가. 현행 규정

특허법에는 관련 규정 없음.

나. 개정안

제106조의 2(신설) [제1항~제3항은 ‘정부 사용을 위한 강제실시’]

④ 국가가 경비를 출연 또는 지원하여 완성된 발명의 특허권이나 전용실시권 또는 이에 준하는 독점적 실시권을 정부 이외의 자가 취득하였고, 그 발명의 실시가 다음 각호의 하나에 해당하는 경우에는 누구든지 대통령령으로 정하는 절차에 따라 그 발명이 속하는 기술 분야의 주무부 장관에게 제1항의 실시를 청구할 수 있다.

(i) 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자에 의한 특허발명의 실시가 적당한 정도와 조건으로 국내 수요를 충족하지 못하는 경우.

(ii) 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자에 의한 특허발명의 실시가 공중보건이나 환경 보호를 위해 필요한 정도를 적절하게 충족하지 못하는 경우.

다. 개정안 제안 이유

(1) 공공연구 성과의 귀속에 관한 제도

공공연구 성과에 대해 현행 제도는 이를 민간에게 이전하는 것을 국가의 의무로 정하여 적극 장려하고 있다.

2000년에 제정된 ‘기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률’(이하 ‘기술이전촉진법’)은 공공연구 성과에 대해 특허 등 지적재산권을 확보하도록 노력할 것을 정부·지방자치단체·정부투자기관의 의무로 정하고(제24조 제1항), 공공연구기관이 개발한 기술을 민간에게 이전하는 것을 정부의 책무로 규정한다(제3조 제3항). 또한 산업발전에 특히 필요한 경우에는 국가 소유의 공공연구성과를 민간에게 무상으로 이전하거나 무상의 실시권을 줄 수 있도록 하였다(제31조 제1항).

기술이전촉진법 제24조 제1항 “국가ㆍ지방자치단체 또는 정부투자기관은 연구개발에 소요되는 경비를 지원하여 획득한 성과에 대하여 특허 등 지적재산권을 확보하려는 노력을 하여야 한다.”

공공연구기관이란 “가. 국ㆍ공립 연구기관, 나.「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립ㆍ운영 및 육성에 관한 법률」제8조제1항의 규정에 따라 설립된 정부출연연구기관, 다.「특정연구기관 육성법」 제2조의 적용을 받는 특정연구기관, 라.「고등교육법」 제2조의 규정에 따른 학교, 마. 그 밖에 「민법」 또는 다른 법률에 따라 설립된 연구개발과 관련된 법인ㆍ단체로서 기술의 이전 및 사업화(이하 "기술이전ㆍ사업화"라 한다)의 촉진을 위하여 대통령령이 공공연구기관으로 정한 기관”을 말한다(법 제2조 제6호). 기술의 소유권, 실시권 또는 이용권이 공공연구기관에 귀속된 것을 “공공기술”이라 한다(법 제2조 제5호).

기술이전촉진법 제3조 제3항 “공공연구기관은 공공기술이 민간부문에 원활히 이전될 수 있도록 노력하여야 한다.”

기술이전촉진법 제31조 (지적재산권 등의 무상양여) “① 정부는 산업발전을 위하여 특히 필요한 경우에는 「국유재산법」의 규정에 불구하고 대통령령이 정하는 바에 따라 연구개발성과로서 국가에 귀속된 지적재산권의 실시권자에 대하여 실시료의 전부 또는 일부를 면제하거나 그 연구개발과제의 연구개발자와 그 연구개발사업의 투자자에 대하여 그 지적재산권을 무상으로 양여할 수 있다.”

이 규정은 원래 기술이전촉진법보다 먼제 제정된 ‘산업개발촉진법’ 제12조 제1항에 규정되어 있었으나 이를 삭제하고 기술이전촉진법에 수용했다.

공공기술 중 국가나 정부투자기관이 직접 수행하거나 직접 지원하는 연구개발에서 생성된 성과에 대해서는 연구개발에 참여한 기관에게 귀속시킬 수 있는데 이 경우 활용에 관한 조건을 달아야 한다(제24조 제3항). 여기서 ‘활용에 관한 조건’이란 권리자의 성명 및 주소, 기술의 명칭과 내용, 이용 조건들을 거래소에 등록하는 것을 말한다(시행령 제26조 제2항). ‘활용에 관한 조건’을 이렇게 규정한 것도 문제이지만, 법에서 말하는 ‘연구개발에 참여한 기관’에 대해 시행령에서는 공공연구기관만 언급하고 있어서 민간기업이 참여한 경우에 대해서는 활용에 관한 조건도 적용되지 않는 점도 납득하기 어렵다.

기술이전촉진법 제24조 제3항 “국가ㆍ지방자치단체 또는 정부투자기관은 그가 추진하거나 지원하는 연구개발사업에서 생성된 성과에 대하여 대통령령이 정하는 바에 따라 그 활용에 관한 조건을 붙여 이를 참여기관 등에 귀속시킬 수 있다.”

기술이전촉진법 시행령 제26조 제2항: 국가 등이 법 제24조 제3항에 따라 연구개발 성과를 공공연구기관에 귀속시키는 경우에는 그 공공연구기관으로 하여금 제9조제3항 각 호의 정보[권리자의 성명 및 주소, 기술의 명칭과 내용, 이용조건 등의 정보]를 거래소에 등록하도록 하여 일반인에게 관련 정보를 공개하고, 이용을 위한 신청절차 및 방법 등을 공시하는 등 성과의 이용을 촉진하기 위한 조치를 하도록 하여야 한다.

한편 과학기술기본법의 하위법령으로 2001년 12월에 제정된 ‘국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정’(이하 ‘국연사 규정’)도 국가연구개발사업의 성과에 대한 지적재산권을 원칙적으로는 주관연구기관의 소유로 하되, 참여기관이 주도적으로 개발한 개발한 성과에 대해서는 참여기관 단독 소유로 하도록 한다. 과거 국연사 규정에 따르면, 주관연구기관이 기업인 경우에는 지적재산권을 이전하지 않는 것이 원칙이라고 규정했으나, 현행 법령에서는 이를 삭제했다. 한편 국연사 규정 제15조 제3항에 따르면 (i) 국가 안보상 필요한 경우, (ii) 연구개발 결과물을 공익적 목적에 활용하기 위하여 필요한 등의 경우에는 연구개발 결과물을 국가의 소유로 할 수 있다.

국연사 규정 제15조 제2항 “② 국가연구개발사업의 수행결과로 얻어지는 지식재산권, 연구보고서의 판권 등 무형적 결과물은 협약에서 정하는 바에 따라 주관연구기관(세부과제의 경우에는 협동연구기관)의 소유로 한다. 다만, 제1호 및 제2호에 해당하는 경우에는 협약에서 정하는 바에 따라 참여기관이 단독으로 소유할 수 있고, 제3호에 해당하는 경우에는 협약에서 정하는 바에 따라 주관연구기관(세부과제의 경우에는 협동연구기관)과 참여기관이 공동으로 소유할 수 있다. <개정 2008.12.31> 1. 참여기관이 자체 개발하거나 주도적으로 개발한 무형적 결과물 2. 주관연구기관 또는 협동연구기관이 연구개발 결과물을 소유할 의사가 없는 경우 3. 중앙행정기관의 장이 주관연구기관(세부과제의 경우에는 협동연구기관)과 참여기관이 공동으로 소유하는 것이 연구개발 결과물의 활용을 위하여 더 효과적이라고 판단하는 경우”

국연사 규정 제15조 제3항  ③ 중앙행정기관의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 제1항 및 제2항에도 불구하고 연구개발 결과물을 협약에서 정하는 바에 따라 국가의 소유로 할 수 있다. <개정 2008.12.31> 1. 국가 안보상 필요한 경우 2. 연구개발 결과물을 공익적 목적에 활용하기 위하여 필요한 경우 3. 제1항 및 제2항에 따라 연구개발 결과물을 소유하게 될 기관이 국외에 있는 경우 4. 그 밖에 주관연구기관, 협동연구기관 및 참여기관이 소유하기에 부적합하다고 인정되는 경우.

(2) 공공연구 성과의 활용에 관한 제도

기술이전촉진법은 공공연구 성과를 민간기업에 이전한 경우 국가에서 이를 활용할 수 있는 규정은 두지 않고, 공공연구기관에게 성과가 귀속된 경우의 활용에 대해서만 규정하고 있으며, 공공연구기관에게 성과가 귀속된 경우에도 공공기관 스스로 성과를 이용하고 있는 경우에는 제3자가 이용을 신청할 수 없다(기술이전촉진법 시행령 제26조). 한편, 공공연구기관이 제3자에게 실시권을 주는 경우에도 연구성과의 개발에 투자한 기업은 2년 동안 우선권을 부여받는다(기술이전촉진법 제24조 제5항).

기술이전촉진법 제24조 ⑤ 공공연구기관은 제4항의 규정에 따라 공공기술의 이용을 허락하려는 경우에는 공공기술을 이용하려는 기업 등에 대하여 균등한 기회를 보장하여야 한다. 다만, 공공기술의 개발에 투자한 기업 등에 대하여는 대통령령이 정하는 기간 동안 우선권을 부여할 수 있다.

‘국연사 규정’은 기술이전촉진법과 달리 공공연구성과가 민간기업에 귀속된 경우에도 이를 제3자가 활용할 수 있도록 주관연구기관이 개입할 수 있는 장치를 두고 있다. 국연사 규정 제17조 제2항에 따르면, (i) 연구개발 결과물을 일반에 공개하여 활용할 목적으로 수행하는 과제의 경우, (ii) 참여기업 외의 자가 실시를 원하고 참여기업이 이에 동의한 경우, (iii) 정당한 사유없이 연구개발과제 종류 후 2년 이내에 실시계약을 체결하지 않은 경우, (iv) 약정한 기술료를 1년 이상 납부하지 아니한 경우, (v) 기술실시계약을 체결한 후 연구개발결과를 활용하는 사업을 정당한 사유없이 1년 이내에 시작하지 아니하거나 그 사업을 1년 이상 쉬는 경우(다만, (iii), (iv), (v)의 경우에는 미리 참여기업에게 소명기회를 주어야 함)에는 제3자가 공공연구성과를 이용할 수 있다.

(3) 공공연구 성과의 귀속과 활용에 대한 현행 제도의 문제점

앞에서 살펴본 것처럼, 공공연구 성과의 권리 귀속에 대해서는 정부가 연구수행기관이나 민간에게 권리를 이전하는 것을 적극 권장하는 방향으로 제도가 잘 정비되어 있다. 이에 비해 공공연구 성과를 공공의 목적으로 활용하는 제도는 미흡하다. 이는 공공연구 성과의 ‘활용’을 정의하는 방식 자체에 문제가 있기 때문이다.

현행 제도는 공공연구 성과를 특허화한 다음, 이를 사기업에게 이전하는 것을 공공연구 성과의 활용으로 보고 있다. 원래 발명유인론은 사적영역에서 이루어진 연구성과와는 달리 공공자금에 의한 연구성과에 대해서는 설득력이 약하다. 특허제도가 무임승차자 문제 때문에 생기는 투자 기피, 기술 공개 기피와 같은 시장실패를 치유하기 위한 것이라면, 공공연구는 이러한 시장 실패가 발생하지 않는 영역다. 이런 점에서 보면, 공공연구 성과를 특허화하고 이것을 민간기업에게 이전할 의무를 국가의 책무로 규정하는 현행 제도는 전통적인 발명유인론을 넘어서 공공연구 성과의 상업화를 촉진하기 위한 것이다. 이는 미국의 베이돌법(Bayh-Dole Act, 미국특허법 제200~210조)의 정책 목표를 그대로 이어받은 것이라 할 수 있다.

Ari K. Rai & Rebecca S. Eisenberg, Bayh-Dole Reform and the Progress of Biomedicine, Law and Contemporary Problems, Vol. 66, No. 1, 2002.

특허청은 직무발명 특히 국공립대학이나 공공연구기관의 연구성과를 민간에게 이전하는 것이 필요하여 기술이전촉진법 등을 정비하였다고 밝히고 있다(특허청 2004년 지식재산백서).

공공연구성과를 특허권으로 사적 소유화할 수 있도록 한 베이돌법은 미국에서도 여러 문제점이 보고되고 있다. 예컨대, 대학이 특허를 보유하고 특허를 통한 영업활동이 강조되면서 연방정부의 예산이 축소되고 개별 대학들이 연구비 확충을 위해 기술이전활동에 더 관심을 가지면서 수익성이 떨어지는 학과에 대한 지원 감소․인문학의 위기가 지적되기도 하며, 기업의 자금이 연구비의 주요 원천이 되면서 비밀주의가 일반화되고, 학술지 발표를 통한 자유로운 정보의 흐름과 공개주의라는 과학의 오랜 전통이 무너지는 문제, 연구자금을 지원하는 기업에 의해 연구의제가 통제되는 문제 등이 제기되었다.

사례들은 “김병윤, 대학과 기업, 특허를 통한 만남(국공립대를 중심으로), 김병윤 역, Eyal Press and Jennifer Washburn, The Kept University, Atlantic Monthly Vol. 285, No. 3 (March 2000), ‘산업교육진흥법개정안 무엇이 문제인가 교육정책토론회’ 2002년 7월, 자료집”을 참조하였다.

그리고 2000년대 들어 미국 대학의 특허출원이 감소세를 보이면서 베이돌법이 더 이상 효과가 있을지 의문이라는 연구 결과도 있고, 미국의 특수한 환경에 작동되도록 설계된 제도이기 때문에, 이를 그대로 도입한 기술이전촉진법 등이 우리 상황에 과연 맞는지, 원래 기획한대로 작동하고 있는지에 대한 평가가 필요하다. 그리고 공공연구성과의 활용에 대해 특허권의 실시율을 과연 지표로 볼 수 있는지, 기초과학기술에 더 집중되는 공공연구를 민간기업이 독점하도록 할 필요성이 있는지, 공공연구성과를 특허제도를 통해 활용하는 것이 대학과 연구소의 문화에 어떤 영향을 주는지, 과연 기술공개에 기여하는지 전반적인 제도에 대한 평가가 있어야 할 것이다.

Loet Leydesdorff & Martin Meyer, The Decline of University Patenting and the End of the Bayh-Dole Effect, 2009, http://users.fmg.uva.nl/lleydesdorff/bayh-dole/index.htm. 여기서 저자들은 미국 대학들의 특허출원이 2000년 들어 감소하는 이유를 구조적 원인에서 찾는다. 즉, 대학의 순위는 이제 지식의 산출로 평가하는데 여기에 특허는 포함되지 않기 때문에 대학간 경쟁의 성격이 변하면서 대학들이 특허에 덜 관심을 가지게 되고, 전통적인 산학 협력보다는 국제적인 협력이 연구성과의 평가에 더 중요해지는 평가 구조에서 원인을 찾는다. 구조적 원인이 아니라는 주장 즉, 특허권을 취득하는 데에는 많은 비용이 드는 반면 수익은 그만큼 나지 않는다는 사실을 이제 미국 대학들이 알았기 때문이라는 주장에 대해서는 이러한 학습에 20년이 걸린다는 점은 설득력이 없다고 반박한다.

WHO, Public Health: Innovation and Intellectual Property Rights, Report of the Commission on Intellectual Property Rights, Innovation and Public Health, 2006년, 70면.

가령 김희정 의원실의 2005년 9월 21일 보도자료에 따르면, 2000년부터 2004년까지 정부출연연구기관이 등록한 특허 총 7,153건 중 76%가 제3자에게 실시권을 주지 않아 활용이 되지 못한다고 하면서 “국가 경쟁력 강화차원에서 특허활용을 위한 대책마련이 시급하다”고 한다. 이러한 의견은 특허청에 대한 국회 국감에서 매년 나오는 지적이다.

대학과 정부연구기관에 의한 특허출원은 전체 특허출원에서 7%에 지나지 않지만, 기초과학기술에 대해 대학과 정부연구기관의 특허출원은 19%에 달한다고 한다. 정성창, 과학기술정책과 연계한 특허정책추진전략, 2004년 지식재산권포럼 발표자료.

[Arti: 2002]는 그 필요성이 더 적다고 한다.

「윤권순, 국가 R&D 수행연구소의 특허제도 활용조사 결과, 2004년 1월, 발명진흥회 지식재산권연구센터」에 따르면, 390개 연구기관(대학교 63.1%, 공공연구기관 26.7%, 기업 10.3%)을 대상으로 한 조사에서 특허출원 이유 중 과제평가와 연구실적에 활용하기 위해서가 56.7%이고 수익창출을 위해서는 42.5%라고 응답하여, 특허출원을 하는 이유가 실적 평가를 위한 것이라는 응답이 더 많았다. 또한, 새로운 기술지식이 특허 명세서에만 나타날 비율에 대해서는 설문자의 29%가 무시할 정도라고 하고, 30% 이상이 19%에 불과하다고 하여 기술의 공개를 통해 기술혁신에 기여한다는 특허제도의 목적이 제대로 달성되고 있지 못함을 엿볼 수 있다(외국의 조사 결과 중 J. Straus (1997년)는 새로운 과학기술지식의 75%가 특허명세서에 나타난다고 하여 국내 조사결과와 대조적이다).

이러한 평가 작업 전이라도, 민간에 이전에 공공연구 성과를 민간에 이전한 다음 공공필요에 의한 활용을 활성화할 수 있는 제도의 정비는 시급하다고 본다. 현행 제도에서는 공공영역에서 활용을 하려면 특허법 제107조의 강제실시제도를 이용하거나 제106조의 특허권 수용 등의 규정에 따라야 하는데, 강제실시 제도는 절차와 조건이 까다롭고, 제106조는 전시나 사변에 준하는 비상사태인 경우에만 가능하다는 한계가 있다. 따라서 공공연구 성과를 민간기업이 사적 소유화한 경우, 공공정책 목적에 필요한 경우 정부가 개입하여 활용할 수 있는 제도적 장치를 만들어야 한다. 공공연구 성과의 민간이전 제도를 가장 먼저 적극적으로 도입한 미국도 (i) 공공연구 성과를 이전받은 민간기업이 이를 합리적인 기간 내에 실제로 적용하지 않거나, (ii) 공중보건이나 국가안보 목적으로 필요한 경우, 또는 (iii) 연방법률 규정에 명시된 공적 이용을 위해 필요한 경우에는 정부기관이 개입하여 민간기업으로 하여금 제3자에게 통상 실시권이나 전용 실시권(독점적 실시권)을 줄 수 있도록 하고 있다.

이와 관련하여, 김해도, ‘국가연구개발사업과 관련된 지식재산권 귀속법규에 관한 연구’, 지식재산21, 제103호 (2008년 4월호)는 우리나라 특허법 제107조는 정부지원 대상 발명 뿐만 아니라 정부지원이 없이 이루어지 발명도 해당 요건만 갖추면 통상실시권 설정을 위한 재정을 청구할 수 있다는 점에서 미국특허법의 정부개입권(March-in rights)보다는 더 넓은 개념인 것으로 해석할 수 있다고 한다(126면).

미국 특허법 제203조 제1항(a)(b)(c).

이에 따라 개정안은 민간에 이전된 공공연구성과가 적당한 정도와 조건으로 국내 수요를 충족하지 못하는 경우(제106조의 2 제4항 제2호) 또는 공중보건이나 환경의 보호를 위해 필요한 정도를 적절하게 충족하지 못하는 경우(제106조의 2 제4항 제3호)에는 누구든지 국가에게 개입권을 행사할 것을 청구할 수 있도록 하였다. 이러한 법 개정은 특허청의 연구용역 보고서에서도 권고한 바 있다.

특허청 연구용역보고서, ‘한국의 지식재산 창출 및 활용의 활성화를 위한 정책과제 -정부(특허청)의 실천적 과제 발굴을 중심으로-’, 2006년 11월, 연구수행기관: 이노텍플러스, 173면 등. 이 보고서는 국가개입권에 더해 특허법 제87조를 개정하여, 공공연구 성과에 대해 민간이 특허권을 취득한 경우 이를 공보에 기재할 필요가 있다고 한다(167면).

4. 개방형 라이선스 (Open License)

가. 현행 규정

관련 규정 없음.

나. 개정안

특허법 제83조의 2 [신설] (특허료의 감면)

① 특허권자가 일정한 보상금의 수령을 조건으로 제3자에게 특허발명의 통상실시권을 허여하겠다는 통지를 특허청장에게 서면으로 한 경우에는 특허청장은 제79조 제1항의 특허료를 절반이 넘는 범위 내에서 대통령령으로 정하는 바에 따라 감면한다.

② 제1항의 청구는 전용실시권이 등록되어 있거나, 제107조에 따른 재정의 청구가 있은 후 또는 특허권 존속기간 만료 5년 이후에는 할 수 없다. 다만, 제107조에 따른 재정의 청구가 기각된 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 특허청장은 제1항의 청구가 있는 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 이를 공시하여야 하며, 특허권자가 통지한 보상금의 적정성을 판단해야 한다. 이 경우 보상금이 과다하다고 판단한 때에는 특허청장은 제79조 제1항에 따른 특허료를 감면하지 않을 수 있다.

④ 제1항에 따른 보상금의 수령 절차와 통지의 방법은 대통령령으로 정한다.

⑤ 제1항의 통지는 제3자가 보상금을 지급하겠다는 의사를 표시한 다음에는 이를 철회할 수 없다.

다. 개정 이유

앞에서 살펴본 것처럼, 등록 특허의 휴면율은 평균 64% (2005년 지식재산백서), 49.5% (2004년 전경련 조사), 56.1% (2007년 한국지식재산연구원 조사), 65% (특허청 2007년 국회 제출 자료)에 달한다. 휴면율을 줄이고 특허기술의 활용도를 높이기 위해 특허청은 여러 사업을 벌이고 있지만, 특허청이 2007년에만 37억원의 예산을 들인 특허기술 사업화 촉진 사업을 통해 거래된 특허는 특허·실용신안이 298건으로 존속 중인 전체 권리의 0.044%에 불과하다.

특허기술의 활용도를 높이는 방안의 하나로 개정안은 권리자가 개방형 라이선스를 채택하도록 장려하는 방안을 제시한다. 다만, 등록료의 감면 혜택만 노리거나 강제실시를 무력화하기 위해 제도를 악용하는 것을 방지하기 위해 존속기간이 만료하기 5년 이전이나 특허법 제107조에 따른 강제실시의 청구가 있는 경우에는 이 제도가 적용되지 않도록 하였다(제83조의 2 제2항). 그리고 특허권자가 제시하는 보상금이 지나치게 많은 경우에는 제도 도입의 목적인 기술의 활용 촉진은 되지 않고 특허권자에게 등록료만 감면하는 결과가 될 수 있으므로 보상금의 적정성에 대한 판단을 특허청장이 하도록 하였다(제83조의 2 제3항).

개정안에서 제시하는 개방형 라이선스는 ‘실시권 허여 선언 제도’와 같다고 할 수 있는데, 이 제도는 “특허보유자가 특허공급 의도를 분명히 밝힘으로써 특허기술 수요자에게 정보를 제공하여 특허의 사업화를 촉진할 수 있는 제도”라고 한다. 또한 “실시권 허여 선언 제도는 특허권자가 자신의 특허에 대해 실시허락 용의가 있다는 점을 원부에 기록하게 하고, 이를 열람한 제3자가 실시허락을 신청하면 받아들이게 의무를 부과 하는 대신에 특허유지비용의 40-50%를 감면해 주는 제도”로, “주로 유럽에서 시행되고 있는데, 전체 특허등록건수의 2-5%가 실시권 허여를 선언하고 있다”고 한다. 한국지식산연구원도 특허권자가 조건부 무상실시를 선언하고 이에 대한 세제 혜택를 주는 방식을 휴면특허의 활용 촉진 방안으로 하나로 제안한다.

특허청, 우리나라 특허제도 및 정책의 개선방안에 관한 연구 - 휴면특허의 활용을 중심으로 - , 2005년 12월, 연구책임자: 전주대학교 성경태 교수. 이 제도는 특허공급자의 의사를 밝힌다는 점에서 시장구축과 관련된 제도로도 볼 수 있다고 한다.

특허청, 우리나라 특허제도 및 정책의 개선방안에 관한 연구 - 휴면특허의 활용을 중심으로 - , 2005년 12월, 연구책임자: 전주대학교 성경태 교수, 156-157면. 이 보고서는, ‘실시권 허여 선언 제도’를 도입하면 가치 있는 특허임에도 불구하고, 특허유지비용 때문에 특허를 포기하여, 결과적으로 특허가 사장되는 문제도 해결할 수 있으며, 특허실시권 계약이 성립된 이후에 보고의무를 부과하게 되면, 특허청은 실시권허여 선언제도에 의한 라이센스 계약의 수 등을 파악할 수 있다고 보며, 제도의 평가에 대해서는, 효과나 실행용이성, 우선성은 중간정도로 평가하고 부작용은 상대적 강도가 가장 낮은 것으로 결론을 낸다(161면).

특허청 연구용역보고서, ‘휴면특허의 활용 촉진 방안에 관한 연구’, 2006년 12월, 연구수행기관: 한국지식재산연구원, 71~76면.

한편 개정안에서 제시하는 개방형 라이선스 제도는 특허권자가 납부하는 특허료의 성격을 어떻게 볼 것인지에 따라 평가가 달라질 수 있다. 특허료의 성격에 대해서는, 첫째 특허료는 특허청의 역무제공에 대한 대가의 성격보다는 독점배타권을 부여한 데 대한 대가 내지 보수로 보는 설, 둘째, 권리를 가지는 데 대한 행정상의 수수료라는 설, 셋째, 재산세와 같은 성질을 가지는 조세라는 설, 마지막으로 불필요한 경업방지에 의의가 있는 공공이익보호설 등으로 나뉘어지나 독점에 대한 대가로 보는 것이 다수설이라고 한다.

김원오, “특허 수수료 감면제도의 비교법적 고찰”, 지적재산권법의 제문제, 세창출판사 2004년 269-270면.

그런데 특허료의 액수가 존속기간에 비례하여 증가하고 이에 따라 특허료 불납으로 소멸하는 특허가 더 늘어나는 일반적인 경향을 고려하면, 특허료는 독점에 대한 대가와는 다른 성격이 있다고 할 것이다. 특허의 가치는 특허마다 다르고 존속기간 20년이 특허의 가치에 비해 짧을 수도 있고 길 수도 있다. 그렇다고 하여 개별 특허의 가치에 따라 존속기간을 일일이 다르게 하려면 이를 산정하는 데에만 너무 많은 비용이 들 것이다. 그래서 특허법은 특허권의 존속기간을 일률적으로 출원일로부터 20년으로 정하였다. 특허료 납부 제도는 이처럼 일률적으로 정한 특허존속기간을 특허의 가치에 맞게 조정하는 기능을 한다고 볼 수 있다. 이 조정 기능은 비용이 매우 낮은데 특허권자 스스로 평가한 특허권의 가치를 특허료와 협상하기 때문이다. 헌법재판소도 실용신안권 등록료에 대해 실용신안권자가 등록료를 납부하지 않은 경우에 “실용신안권을 소멸시켜 널리 일반의 공유재산으로 이용하게 함으로써 기술개발을 촉진하고 산업발전에 이바지하도록 한다는 것이 입법 목적”이라고 밝힌 바 있다.

특허료가 증가한다고 곧바로 존속기간 단축을 이어지지 않는 경우도 있다. 독일에서 1982년에 특허료를 2배 인상한 적이 있는데, 이러한 특허료의 인상에도 불구하고 대부분의 특허가 과거와 같은 존속기간을 유지했다고 한다. Patrick Thomas, The Effect of Technological Impact upon Patent Renewal Decisions, Technology Analysis & Strategic Management, Volume 11, Issue 2 June 1999 참조.

헌법재판소 2002년 4월 25일 선고 2001헌마200 결정.

개정안의 공개형 라이선스는 특허료의 감면으로 존속기간이 늘어날 것이라는 우려가 있으나 이는 개정안 제2항의 ‘특허권 존속기간 만료 5년 이후에는 할 수 없다’에서 ‘5년’ 기간의 조정을 통해 어느 정도 해소할 수 있을 것으로 보며, 특허기술의 사회적 활용을 도모할 수 있는 장치의 하나로 공개형 라이선스 제도 도입을 제안한다.

VI. 특허청 운영 개선을 위한 제도 개선안

1. 책임운영기관

가. 현행 규정

‘책임운영기관의 설치·운영에 관한 법률’

나. 개선안

❍ 제1안: ‘책임운영기관의 설치·운영에 관한 법률’에서 ‘특허청’을 제외하는 방안.

❍ 제2안: 특허청의 조직을 정책·심사·심판 기능과 집행 기능으로 분리하고, 집행 기능을 수행하는 조직에 대해서만 ‘책임운영기관의 설치·운영에 관한 법률’의 적용을 받도록 하는 방안. 현재 특허청이 수행하는 사법기능(특허심판원)에 대해서는 아래 ‘2. 특허심판원의 독립 운영 또는 폐지’와 관련.

❍ 제3안: 특허청의 평가 항목에서 특허심사의 적정성을 주된 평가 항목으로 하고, 이에 대한 외부 평가를 강화하는 방안.

다. 개선안 제안 이유

(1) 책임운영기관에 대한 이론적 배경

책임운영기관 제도는 공공부문에 대한 신자유주의 구조조정 프로그램의 하나로 신공공관리이론(New Public Management)을 이론적 근거로 삼는다. “전통적 관료조직이론에서는 고객인 시민이 선출된 정치인을 통해 정치에 참여하고, 권위와 권력을 시민으로부터 부여받은 정치인이 정부조직 운영에 개입하며, 정부조직 운영 책임자는 정치인에 책임을 지는 방식으로 정부조직이 운영된다. 그러나 신공공관리론에서는 고객이 직접 서비스 생산자에 대하여 영향력을 가질 기회”를 가지도록, “통제와 책임을 직접 연결”한다. 신공공관리이론은 정부 업무의 성과 관리와 고객지향성을 강조하며, 권한을 하부 조직에 위임하고 하부 조직의 자율성을 강조하는 대신 경쟁원리에 입각한 성과와 결과 책임을 중심 내용으로 한다.

박희봉, “책임운영기관제도 도입 상 문제점과 발전방향”, 한국정책학회보 제10권 제2호(2001년). 169면. (이하 ‘박희봉 2001’)

이처럼 ‘고객 중심 행정’과 ‘결과 중심의 관리’를 핵심으로 는 신공공관리이론과 결부된 신자유주의는 1990년대 영미를 중심으로 작은 정부를 위한 공공부문 감축, 민간 활동에 대한 정부 개입의 축소, 민간경제의 활성화를 주장한다. 공공부문의 책임운영기관화는 주로 영국, 호주, 뉴질랜드, 미국, 캐나다 등 앵글로-색슨 국가에서 정부 개혁 과제로 추진되었는데, 이는 공공행정 특유의 구조와 원리를 시장 원리로 대체하는 행정개혁 프로그램이라 할 수 있다.

정정길 외 4인 공저, 정책학원론, 대명출판사, 2003년, 116면.

한창섭, “책임운영기관의 성과관리체제에 대한 제도주의적 분석”, 한국행정학회 하계학술대회 발표문 (2007년), 65면. (이하, ‘한창섭 2007’)

신희영, “공적 가치 모델과 민주적 거버넌스: 공공행정 정당성 위기의 극복 가능성”, 한국정책학회 하계학술대회 , 2008권 , 1호 (2008년), 1면. (이하, ‘신희영 2008’).

한국은 1997년 경제위기에 직면하여 김대중 정부가 다양한 행정개혁 프로그램에 착수하여, 영국의 책임집행기관(Executive Agencies) 모델을 원용하여 책임운영기관제도를 도입하였다. 영국이 책임운영기관 제도를 처음 도입한 것은 1988년이며, 영국의 책임집행기관은 중앙행정기관이 수행하는 집행적 성격의 기능을 정책형성기능과 분리하여 독자적인 사업소 형태로 운영하는 것을 핵심으로 한다. 이에 비해 한국의 책임운영기관 제도는 집행 기능과 정책 기능의 분리 절차가 생략된채 진행되었고 이로 인해 책임운영기관의 선정기준에 대한 적절성이 학계나 실무가들 사이에서 뜨겁게 논의되었다. 그러나 2005년 특허청의 요청에 따라 법을 개정하여 책임운영기관을 중앙행정기관으로 확대하면서 포괄적인 집행 기능을 담당하는 중앙행정기관을 책임운영기관화한 제도의 문제점에 대해서는 거의 논의되지 않았다.

앞의 각주 230) ‘한창섭 2007’, 65면]

‘책임운영기관 설치 및 운영에 관한 법률’ 제정안에 대한 국회 검토보고서 5면 “이 법안은 IMF 이후에 생산적이고 경쟁력있는 새로운 행정환경을 조성할 필요성이 요청됨에 따라 ... 과거 80년대말 이후 영국 등에서 실시한 바 있는 정부부문에 대한 구조조정 사례를 연구, 분석하여 정부운영시스템의 혁신을 위한 방안의 하나로 추진하려는 것으로 보입니다.”

1993-96년간 영국 책임집행기관의 총자산은 평균 78% 증가했고 인력은 평균 3.44% 감소했으며 단위비용이 평균 3.32% 감소하고 운영비는 평균 4.76% 절감한 성과가 있다고 한다(앞의 각주 228) ‘박희봉 2001’ 172-173면 참조).

앞의 각주 230) ‘한창섭 2007’ 74면.

(2) ‘책임운영기관의 설치·운영에 관한 법률’의 주요 내용과 경과

신공공관리이론의 핵심 내용 즉, 권한의 위임과 자율성 보장 그리고 결과 책임은 1999년에 제정된 ‘책임운영기관의 설치·운영에 관한 법률’에 대부분 수용되어 있다. 이 법은 4차례의 개정을 통해 책임운영기관의 대상을 확대하고, 책임운영기관에 대한 인사, 예산, 사업집행의 자율성을 계속 강화해왔다.

1999년 1월 29일 제정되어 그 해 7월 30일 법률 제5711호로 시행된 ‘책임운영기관의 설치·운영에 관한 법률’에 따르면, ‘책임운영기관’이란 ‘정부가 수행하는 사무 중 공공성을 유지하면서도 경쟁원리에 따라 운영하는 것이 바람직한 사무’를 수행하는 기관의 장에게 ‘행정 및 재정상의 자율성을 부여하고 운영성과에 대해 책임을 지도록 하는 행정기관’을 말한다(제정법 제2조). 책임운영기관을 ‘설치’할 수 있는 ‘사무’는 법 제4조에 구체적으로 정해져 있는데, “(i) 기관의 주된 사무가 사업적·집행적 성질의 행정서비스를 제공하고 성과측정기준의 개발과 성과의 측정이 가능한 사무”이거나 “(ii) 기관운영에 필요한 재정수입의 전부 또는 일부를 자체 확보할 수 있는 사무”에 대해 책임운영기관을 설치할 수 있다. 이처럼 책임운영기관의 대상이 될 수 있는 정부기관의 범위는 상당히 넓다.

앞의 각주 228) ‘박희봉 2001’ 174면.

2002년 3월 25일 개정법은 책임운영기관의 독립성과 자율성을 강화하기 위하여 책임운영기관 및 그 소속기관의 하부조직의 설치·운영을 보다 쉽도록 하고, 초과수입금의 사용범위를 확대(기존에는 직접 경비에만 사용할 수 있었으나, 개정법에서는 간접경비에도 사용)하며, 사용절차도 간소화하였다.

2004년 12월 30일 개정법에서는 책임운영기관을 ‘행정형 기관’과 ‘기업형 기관’으로 구분하여, “기관의 주된 사무가 사업적·집행적 성질의 행정서비스를 제공하고 성과측정기준의 개발과 성과의 측정이 가능한 사무”는 행정형 기관, “기관운영에 필요한 재정수입의 전부 또는 일부를 자체 확보할 수 있는 사무”는 기업형 기관으로 정하였다(법 제2조, 제4조). 자체 예산 확보가 어려운 행정형 기관에 대해서도 운영은 일반 회계로 하되 기업형 기관에 준하는 예산운영상의 자율성을 보장하였다. 그리고 책임운영기관에 초과수입금이 발생한 경우 독자적인 사업운영이 가능하도록 하며, 간접경비를 사용할 경우 소속중앙행정기관의 장이 행사하던 예산전용권을 책임운영기관장이 행사하도록 변경하였다.

2005년 12월 29일 일부개정법(2006년 5월 1일 시행)은 책임운영기관을 ‘소속책임운영기관’과 ‘중앙책임운영기관’으로 구분하여 청 단위의 중앙행정기관도 책임운영기관이 될 수 있도록 적용 대상을 확대하였다. 당시 정부가 제안한 개정안(정부안은 2005년 10월 17일 국무회의에서 결정)은 당시 특허청의 요청에 따른 것이었다. 이 개정법은 책임운영기관의 범위를 청 단위 중앙행정기관으로 확대한 점에 외에도, 기관장의 임기를 보장하였다는 점에 특징이 있다. 그리고 책임운영기관에 대한 평가를 강화하기 위하여 국무총리가 기관의 사업목표를 정하고 책임운영기관은 성과측정지표가 포함된 연도별 사업계획서를 국무총리에게 제출하도록 하였다(법 제42조 신설). 그리고 중앙책임기관 운영심의회(기관장 소속)와 운영위원회(국무총리 소속)를 설치하고(법 제43조 및 제44조 신설), 중앙책임운영기관의 장은 ‘국가공무원법’ 등 공무원 인사관계 법령의 규정에 불구하고 고위공무원단에 속하는 공무원 외의 소속공무원에 대한 일체의 임용권을 가지도록 하였다(법 제47조).

국회 검토보고서 10면. “정부가 책임운영기관을 청 단위로 확대하려는 이유는 성과평가가 용이한 중앙행정기관까지 도입할 필요성이 제기되고 있으며, 특히 특허청은 스스로 책임운영기관으로 전환을 요청해 옴으로써 관련 법률을 정비하기 위한 것.”

중앙책임운영기관의 장의 임기 및 책무(법 제40조 및 제41조 신설)에 따르면, 중앙책임운영기관의 장의 임기는 2년으로 하고, 1차에 한하여 연임할 수 있도록 하되, 국무총리가 부여한 목표를 성실히 이행하고 기관운영의 공익성 및 효율성 등을 높이기 위하여 노력할 책무를 가진다. 당시 국회 전문위원실은 포괄적인 정책업무를 담당하는 중앙행정기관의 장에 대해서도 임기를 보장하면 다른 기관보다 높은 수준의 자율성과 책임성이 확보될 것이라는 긍정적인 평가를 하였다(앞의 각주 235) 국회 검토보고서 13면).

가장 최근에 개정된 법(2008년 12월 31일 개정, 2009년 4월 1일 시행)은 책임운영기관의 기관장을 채용할 때 행정안전부장관과 협의하도록 하던 것을 폐지하여 사후통보만으로 기관장 채용이 가능하도록 하고, 소속책임운영기관과 중앙책임운영기관 운영위원회를 통합하였다. 또한 국무총리 소속의 운영위원회를 행정안전부장관 소속으로 변경하고, 행정안전부는 책임운영기관제도의 운영과 개선, 기관의 존속 여부 판단 등을 위하여 책임운영기관에 대한 종합평가를 하도록 하였다(법 제44조 삭제, 제49-53조 신설). 소속책임운영기관에 대해 행정안전부 장관은 종합평가 결과를 토대로 기획재정부장관과 협의하여 소속책임운영기관의 존속여부에 대해 해당 중앙행정기관의 장에게 권고할 수 있다(제49조 제3항). 이에 비해 중앙책임운영기관에 대해서는, 운영위원회 위원장이 중앙책임운영기관의 존속 여부를 심의하고 종합평가 결과를 국무총리에게 보고하며, 국무총리는 중앙책임운영기관의 존속 여부, 제도개선 등에 필요한 사항을 중앙책임운영기관의 장에게 지시할 수 있다(제49조 제4항).

이는 이명박 정부의 정부위원회 통폐합 조치의 일환이었다.

2008년말 현재 책임운영기관은 기관의 지위에 따라 소속책임운영기관(46개)과 중앙책임운영기관(1개, 특허청)으로, 사무의 성격에 따라 행정형 기관(29개)과 기업형 기관(18개)로 구분 설치·운영되고 있다.

(3) 특허청과 책임운영기관

특허청의 행정 운영 자율성은 지금까지 2단계, 특허관리특별회계법에 따른 독립채산제(1988-2005년)와 ‘책임운영기관의 설치·운영에 관한 법률’에 따른 책임운영기관 단계(2006년-현재)로 나눌 수 있다.

특허청은 개청 이후 1987년까지 10년 동안 일반회계에 따라 예산을 운영해 오다가 1986년 12월 법률 제3889호로 제정된 ‘특허관리특별회계법’에 따라 1988년도부터 특별회계 제도를 시행하여, 특허행정 운영의 자율성이 어느 정보 보장되었다. 당시 특허청은 수수료 수입만으로 세출을 충당할 수 없었기 때문에 특별회계 제도를 운영하기 위하여 수수료를 80% 인상하여 세입 규모를 1987년에 비해 4배 확대함으로써 자체 세입으로 세출을 충당할 수 있는 구조를 인위적으로 만들었다.

특별회계 제도를 운영하기 전해인 1987년 세입예산은 43억원에 그쳐 세입예산이 세출예산의 66%에 불과했다. 1987년 12월 독립채산의 확립에 필요한 재원을 충당하고 수익자 부담원칙 및 외국의 수수료 체계 등을 고려하여 특허 관련 출원료, 심사청구료 및 특허료를 평균 80% 인상하였고, 1988년 특허청 세입, 세출 예산 각각 175억원으로 1987년에 비해 4배 이상 확대되었다 (특허청, “지식재산강국을 향한 도전 30년” 특허청 개청 30주년 자료집 (2007년), 123면).

특허관리특별회계법은 2005년 5월 특별회계 정비 방안에 의거 폐지대상 특별회계로 포함되어 2007년 폐지가 결정되었으나, 특허청에 대해서는 중앙책임운영기관으로 전환되는 시점까지 특별회계 제도를 유지하도록 하였다.

특허청 연구보고서, 책임운영기관최적운영방안에 대한 연구 (연구수행기관: 한국행정연구원), 2006년 4월, 15면. (이하 ‘특허청 연구보고서-책임운영기관 2006년’).

특허청의 책임운영기관 추진 경과는 다음과 같다.

앞의 각주 241), ‘특허청 연구보고서-책임운영기관 2006년’, 49면.

‣2004. 10 : 책임운영기관 전환 추진 방향 검토

‣2004. 12 : 책임운영기관 전환을 위한 전담 TFT 구성

‣2005.  4 : 책임운영기관 의견수렴 및 추진전략 수립

‣2005.  5 : 책임운영기관전환 방안 마련

‣2005. 5~ : 책임운영기관전환 방안 관계부처 협의

‣2005.  8 : 청 단위 중앙행정기관의 책임운영기관추진 공청회 개최

‣2005.  9 : 책임운영기관의 설치․운영에 관한 법률개정(안) 입법예고

‣2005. 10 : 책임운영기관의 설치․운영에 관한 법률개정(안) 국회제출

책임운영기관을 추진할 당시 특허청의 구상은 성과주의를 강화하고 개인별 심사역량에 따른 차별적 성과, 보상 체계를 도입하여 심사역량을 극대화하고, 보수 인센티브 제공을 통해 심사처리 증가 → 심사처리기간 단축 → 발명의 권리화 → 산업 및 경제발전 → 국가의 발전 등 책임운영기관 전환을 통해 국민들에게 보다 향상된 서비스를 제공한다는 것이었다.

앞의 각주 241), ‘특허청 연구보고서-책임운영기관, 2006년’, 16-17면.

(4) 문제점과 제도 개선안

책임행정기관 제도의 일반적인 문제점으로 2가지를 지적할 수 있다. 첫째, 신공공관리이론에 기반한 책임행정기관 제도는 공공행정 존립의 도덕적이고 윤리적인 근거인 공공성을 취약하게 만들고, 시장의 원리 및 민간경영기법을 공공부문에 적용함으로써 공익, 공공성, 공적 가치의 실현을 담보하는 공공행정의 가치를 크게 훼손한다. 둘째, 한국의 책임운영기관은 영국식 모델을 도입한 것이지만 정책기능과 집행기능의 분리 과정을 생략한 채 진행되었으며, 영국의 에이전시(agency) 개념에 해당하는 대국민 서비스 기관을 중심으로 한 것이 아니라 거의 모든 분야에 책임운영기관 제도를 도입하여 자율성이나 효율성 등의 성과가 기대에 미치지 못한다는 점을 들 수 있다.

앞의 각주 _) ‘신희영 2008’, 2면, 5면]

국회 행정안전위원회 심사보고서 2008년 12월, 5면

특허청을 중앙책임운영기관 형태로 운영했을 때의 문제점도 위에서 지적한 책임운영기관 제도의 일반적인 문제점과 같은 차원에서 검토할 수 있는데, 이를 특허 행정·정책 고유의 문제로 특수화하여 다음과 같이 4가지로 평가할 수 있다.

첫째, 신공공관리이론은 주권자인 시민이 서비스 제공자에게 직접 영향력을 행사할 수 있도록 하여 행정기관의 책임성과 서비스의 질을 높이자는 것이다. 그런데 특허 행정에서 고객은 주권자인 시민이라기 보다 시장독점력을 추구하는 특수 이해집단이기 때문에 특허청의 정책과 행정이 특수 이해집단 고객을 위한 서비스로 규정될 경우 특허청의 존립근거가 무너진다.

특허청을 설립한 근거는 특허·실용신안·디자인·상표에 대한 심사·심판 사무를 관장하기 위한 것이다. 또한 앞에서 살펴본 것처럼 특허 심사는 기술의 시장독점을 추구하는 특수 이해집단을 규제하는 것이 핵심이다. 다시 말하면, 특허심사는 특허권을 통해 기술을 독점하려는 특수 이해집단에 맞서 공중의 이익을 대변하여 누구나 자유롭게 사용할 수 있는 자유기술 영역을 확보하는 공적 가치를 실현하는 행정행위이다. 특허청의 핵심 사무인 특허심사를 이렇게 이해한다면, 특허청의 정책은 발명을 특허화하고 공공연구성과를 산업재산권화하는 것보다는 자유기술 영역을 많이 확보하여 공공의 기술 이용을 촉진하는 것에 주력해야 한다는 결론을 끌어낼 수 있다.

정부조직법 제32조 제5항.

이러한 이유로 특허청 심사관에게 무효심판청구인의 자격을 주고 있다. 특허가 등록된 다음에도 그 특허가 잘못 등록되었다는 사실은 안 경우 심사관은 무효심판 절차를 통해 부실특허를 해소할 의무가 있는 셈이다. 그런데 1967년부터 40년 동안 심사관이 청구한 특허무효심판 사건은 모두 24건에 불과하고(이 중 기각은 4건에 불과하여 무효율이 83%나 됨), 특허심판원에서 무효라고 심결한 사건에 대해 당사자가 특허법원 등에서 합의하여 심판청구를 취하한 다음 권리를 유지하는 사건에 대해 특허청 심사관이 무효심판을 청구한 사건은 거의 없다. 그리고 특허청 자체 심사 결과 심사에 흠결이 있다고 평가받은 건에 대해서도 단 한건만 무효심판을 청구하였다.

따라서 책임운영기관 제도는 ‘기관 운영에 필요한 재정수입의 자체 확보가 가능한 사무’에 대해 ‘기업형 책임운영기관’으로 지정하고 이에 따라 특허청은 ‘피규제자’를 자신의 존립 근거인 ‘고객’으로 규정해야 하기 때문에, 특허청이 존재해야 하는 합리성 즉, ‘공익의 대변자’ 역할과는 상충한다.

둘째, 규제 포획 현상의 구조화 문제를 지적할 수 있다. 특허청의 재정수입은 약 90%가 특허권자 등이 내는 수수료로 충당된다. 그런데 특허청과 같은 ‘기업형 책임운영기관’은 재정 수입의 자체 확보가 책임운영기관 설치의 근거가 된다. 따라서 특허청은 재정수입의 지속적인 확대를 위해 특허출원과 등록이 많아지는 방향으로 정책을 수립·집행하는 구조적 조건에 놓이게 된다. 이러한 구조적 조건은 특허청의 이해(기관장의 임기 보장, 권한의 확대, 인사의 자율성, 예산 집행의 자율성, 독자 사업 운영의 보장 등)와 부합하기 때문에 특허청은 이러한 구조를 지속하려는 제도적 변경을 꾀한다. 특허출원 명세서의 기재 요건을 완화한 특헙법 개정이나, 이의신청제도의 폐지 등은 특허청이 선호하는 구조를 지속하기 위해 구조와 제도가 행위자를 통해 서로 동화(elaboration)하는 예라 할 수 있다. 특허청이 추진하고 있는 중소기업 특허 갖기 운동이나, 발명 장려 운동(특허청의 발명 장려 운동은 특허출원의 재료로 ‘발명’을 장려하는 것이다), 여성발명운동(여성의 발명을 장려하는 것과 여성의 권리 신장은 아무런 관계가 없다), 기업의 특허인력 지원, 대학이나 공공연구소의 연구 성과를 특허화하도록 장려하는 제도나 정책 등도 고객을 많이 확보하려는 ‘마케팅’ 활동으로 볼 수 있다.

이러한 제도와 구조의 동화 작용은 이데올로기 차원에서도 강화된다. 특허청은 특허제도가 필요하다는 주장의 근거가 되는 시장 실패를 불변의 법칙인 것처럼 관념화한다. 그러나 특허권이 없으면 기술개발이 되지 않는 시장 실패는 언제 어디서나 일어날 수밖에 없는 ‘법칙’이 아니라, 경우에 따라서는 아예 발생하지 않을 수도 있고(자유소프트웨어나 페니실린 발명을 생각해 보라), 발생하더라도 기술 분야나 기술개발의 주체에 따라 편차도 매우 심한(제약발명과 반도체, 공공영역의 발명 등) ‘현상’에 지나지 않는다. 그리고 시장 실패는 특허제도로만 치유할 수 있는 것이 아니라 다른 제도(포상금 제도(reward)나 영업비밀보호제도)로도 치유할 수 있다. 다시 말하면, 특허제도는 기술 개발과 기술의 상업화를 위한 여러 ‘게임의 룰’ 중 하나이다. 그런데 특허청은 시장 실패가 항상 발생하는 법칙이란 관념에 사로잡혀 있고, 또 그래야만 하는 구조적 환경에 놓여 있다. 설사 특허제도를 통해 치유해야 할 시장 실패가 주된 ‘게임의 룰’이라고 하더라도 특허청의 역할은 시장 실패가 발생하지 않는 영역을 확대하는 것이지, 시장 실패를 법칙화하는 것이 아니다. 책임운영기관 제도는 특허청의 잘못된 역할 이해를 구조적으로 확대 재생산하도록 한다는 점에서 ‘규제 포획’ 문제를 더욱 심화한다.

특허권이 분야에 따라 달리 취급된다는 실증 연구에 대해서는 W.M. Cohen, R. R. Nelson and J.P. Walsh, Protecting Their Intellectual Assets: Appropriability Conditions and Why U.S. Manufacturing Firms Patent (or not), National Bureau of Economic Research, Working paper No. 7552, 2000 참조.

이에 대한 미국 내의 비판에 대해서는 Federal Trade Commission Report, note 13, ch. 6, at 4, quoted in Committee for Economic Development, Open Standards, Open Source, and Open Innovation, Hamessing the Benefits of Openess 7 (2006), http://www.ced.org/docs/report/report_ecom_openstandards.pdf (특허정책은 특허권자의 이익을 위한 것이 아니라 공중의 이익을 위한 것이어야 한다. 특허권을 부여하는 궁극적인 목적은 발명자에게 보상하는 것이 아니라 특정한 행위(발명 행위, 공개 행위, 개발 행위)를 유인하여 공중의 이익과 소비자 편익을 증가하는 것이다); Brain Kahin, Patent Reform for a Digital Economy, Computer & Communications Industry Association, November 2006, 32면 (특허청은 특허의 장려가 곧 혁신의 장려인 것으로 가정하고, 특허 = 발명 = 혁신을 공식화한다.)

지금까지 살펴본 2가지 문제점에 비추어볼 때, 책임운영기관의 설치·운영에 관한 법률 제2조에서 말하는 ‘공공성을 유지하면서도 경쟁원리에 따라 운영하는 것이 바람직한 사무’에는 특허 심사·심판 사무는 해당하지 않는다. 따라서 특허청은 책임운영기관의 적용 대상에서 제외해야 한다(개선안 제1안).

세번째 문제점으로 특허청의 정책·심사·심판 기능과 집행 기능을 분리하지 않고 특허청을 책임운영기관으로 운영하는 점을 꼽을 수 있다. 원래 신공공관리 이론에 기반한 책임운영기관 제도는 정부 기능에서 집행 기능은 분리하고 소속부처로부터 일정한 거리를 둔 조직 형태 즉, 자율 기관(autonomous agencies)에 대한 분권화와 자율성이 대상이었다. 따라서 현재 포괄적인 정책 기능뿐만 아니라, 입법 기능과 사법 기능의 일부까지도 수행하는 특허청을 기능분리 없이 책임운영기관으로 운영하는 것은 이론적 정합성이 없다.

앞의 각주 _) ‘한창섭 2007’, 67면.

또한 특허청의 정책 기능 중 상당 부분은 지식경제부의 기능과 중복된다. 가령 ‘특허청과 그 소속기관 직제(대통령령)’에 따르면, 특허청의 ‘산업정책국’은 ‘산업재산권제도에 관한 정책의 수립·종합 및 조정’, ‘산업재산권제도의 운영에 관한 기본계획의 수립 및 조정’을 하도록 되어 있다(제12조 제3항 제1호, 제2호). 그런데 특허청의 이 정책기능은 지식경제부 산업경제실의 ‘산업지식재산정책의 수립·추진’(‘지식경제부와 그 소속 기관 직제’(대통령령) 제11조 46호)과 중복된다. 또한 지식경제부 산업경제실의 ‘기술사업화시책의 수립ㆍ추진’(제57호), ‘연구성과의 권리화 및 이전촉진 시책과 제도개선’(제58호), ‘기술이전 및 사업화 촉진 시책의 수립ㆍ추진’(제60호), ‘기술사업화 기반구축을 위한 시책의 수립ㆍ추진’(제61호), ‘기술혁신 관련 국제협력시책의 수립ㆍ추진’(제62호), ‘산업기술 보호시책의 수립ㆍ추진’(제63호) 업무는 특허청의 발명 장려, 특허발명 기술의 사업화, 산업재산권 관련 업무 등과 중복된다.

따라서 특허청을 책임운영기관으로 계속 운영하려면 이러한 정책 기능과 앞서 언급한 심사 기능 및 심판 기능을 분리한 다음 나머지 조직에 대해서만 책임운영기관화하여야 한다. 나머지 조직이라 하면 예컨대, 특허출원 신청이나 ‘고객’의 기타 신청을 접수하고 전산화하며 신청인에게 통지하는 업무, 특허관련 데이터베이스를 구축하고 해당 정보를 체계화하는 업무, 해외지적재산권 제도에 대한 연구를 수행하여 국내에게 알리는 업무 등을 생각할 수 있다.

네번째 문제점은 책임운영기관의 평가 방식과 관련된다. 책임운영기관의 평가는 책임운영기관의 자체 평가와 행정안전부의 종합평가로 이원화되어 있다. 자체 평가는 책임운영기관의 전반적인 운영과 관련된 ‘공통평가항목(40%)’과 책임운영기관의 임무와 사업목표에 기초한 ‘고유평가항목(60%)’으로 구성된다. 행정안전부의 종합평가는 ① 사업계획 및 자체평가의 적절성(25%), ② 목표달성실적 및 성과수준 (45%), ③ 기관운영의 효율성 및 제도에의 부합성(30%)으로 구성된다. 책임운영기관 제도는 고객 중심의 행정, 결과 중심의 관리를 강조하기 때문에, 공공부문의 성과 평가가 기존의 정책 평가와는 달리 ‘결과 지향적’으로 변해 과정과 투입보다는 ‘결과’를 중시하며 성과의 초점이 내부적 관리 성과에서 외부적 서비스 효과로 옮겨가고 있다. 특허청은 특허심사에 대해 ‘심사기간 단축’이라는 결과를 중시하며, 고객에게 신속한 심사를 제공한다는 외부적 서비스를 강조하는데, 이로 인한 문제점을 보여주는 대표적인 사례로 2008년 5월 행정안전부의 특허청에 대한 종합평가를 들 수 있다. 이에 따르면, ‘재정자립도’와 ‘신속한 심사처리’가 가중치 ‘14’로 고유평가항목(전체 평가에서 70% 차지)에서 가장 높은 비중을 차지하는 반면, 심사·심판 품질은 가중치가 절반인 ‘7’에 불과하다. 그리고 심사기간 9.8개월 단축을 ‘세계에서 가장 빠른 심사처리를 하게 된 획기적인 일’로 평가한 반면, 심사품질에 대해서는 특허청 자체 평가에서 내세운 간접지표(고객만족도, 심결취소율, 교육이수시간) 등을 재확인하는 정도에 그쳐, 행안부의 특허청 평가가 제대로 이루어지고 있다고 보기 어렵다.

유승현, “책임운영기관 평가활용의 영향요인 분석”, 한국정책학회 춘계학술대회(2008년), 11면. (이하, ‘유승현 2008’)

앞의 각주 251) ‘유승현 2008’, 11-12면.

한국행정연구원, 기관별 주요업무에 대한 성과평가지표개발, 연구책임자: 김성준, 2002년 12월, 35면 (이하, ‘한국행정연구원-평가지표, 2002년’).

따라서 특허청의 평가 항목에서 특허심사의 적정성을 주된 평가 항목으로 변경하고 이에 대한 외부 평가를 강화하는 제도적인 조치가 필요하다(제3안).

2. 특허심판원의 독립 운영 또는 폐지

가. 현행 규정 규정

현행 특허법은 특허심판원을 특허청장 소속으로 하고 있음(제132조의 2).

나. 개정안

❍ 특허심판원을 특허청장 소속에서 독립된 기구로 변경하는 안(제1안).

❍ 특허심판원을 없애고 특허심판원의 업무를 특허법원에서 담당하는 안(제2안).

다. 개정안 제안 이유

현행 특허법에 따르면 특허심판원은 기업형 책임운영기관의 장인 특허청장 소속이다. 따라서 ‘추진실적’, ‘목표달성도’ 등과 같은 성과위주의 경영 목표가 특허심판원에도 그대로 적용된다.  그런데 이러한 경영 목표는 특허심판원의 고유 업무에는 적합하지 않다. 특허심판은 특허에 관한 분쟁해결을 목적으로 하는 행정쟁송절차로서 본래 법관으로 구성된 법원이 담당해야 할 사무이지만 특허쟁송의 특수성을 고려하여 행정청인 특허심판원에서 행정쟁송의 1심을 맡도록 하였다.

특허심판원은 1977년 3월 특허청이 구 상공부의 특허국으로부터 독립하면서 특허청 내에 심판소와 항고심판소를 설치한 데에서 출발한다(특허청 연구보고서, 특허심판원 선진화 및 특허사건 관할 집중을 위한 미국 특허심판원 및 연방순회항소법원 연구, 2007년 9월 (주관연구기관: 충남대학교 대덕특허정책연구소, 주관연구책임자: 정차호) 19면, 이하 ‘특허청 연구보고서-심판원선진화, 2007년’). 항고심판소에 대해 헌법재판소는 1995년 9월 28일 헌법불일치 판결을 내렸고 이에 따라 1998년 3월 1일 특허법원이 설치되면서 현행 특허심판원은 항고심판을 제외한 심판기능만 담당한다.

따라서 ‘과정’보다는 ‘결과’를 중시하는 추진실적이나 목표달성도와 같은 경영 목표를 특허심판원에 적용할 경우 실체적 진실의 발견과 당사자간 절차적 정당성을 생명으로 하는 특허심판의 본래 기능이 훼손될 수 있으므로, 특허심판원을 특허청과 분리할 필요가 있다.

특허청과 특허심판원을 분리하는 방식은 2가지를 생각할 수 있다. 하나는 행정심판소 형태의 현행 특허심판원을 그대로 유지하되 특허청장 소속에서 분리된 독립 조직으로 하는 방안이다(제1안). 다른 하나는 특허심판원을 없애고 특허법원에서 특허청의 처분과 관련된 행정소송의 1심을 담당하는 방안이다(제2안).

필자는 특허심판원을 폐지하고 특허법원이 행정소송의 1심을 담당하는 제2안을 지지하는데, 그 이유는 다음과 같다.

1998년에 특허법원을 설립할 때 특허심판원 폐지 여부에 대한 논의가 있었는데, 당시 특허심판원을 폐지하지 않았던 이유는 2가지로 기억한다. 첫째, 특허법원의 전문성이 확보되지 않은 상태에서 특허심판원의 기능을 전부 특허법원에 이관하는 것이 특허법원으로서도 부담이었고, 둘째, 특허심판원을 폐지하면 상당수의 ‘자리’가 사라진다는 이유로 특허청이 조직적인 반대를 하였다. 여기서 첫번째 이유는 특허법원이 설립된 지 10년이 지나 이미 전문성을 충분히 확보했기 때문에 더 이상 근거가 없다. 두번째 이유는 여전히 민감한 사안이고 정치적인 결단의 문제이다. 다만, 특허심판원의 심판관이 거의 대부분 법률전문가가 아닌 기술행정 전문가로 구성되어 있고 특허청 심사국과 특허심판원의 인력 교류가 법적으로 보장되어 있다는 점은 별도의 제도 개선을 고민할 필요가 있다.

특허법원이 현재 특허심판원의 기능을 그대로 흡수할 경우 특허법원의 업무량 폭주와 특허출원인의 비용 부담 증가가 문제될 것이다. 특허심판원에 청구되는 심판청구건수는 특허, 실용신안, 디자인, 상표 사건을 모두 합쳐 2005년에 9천여건, 2006년에 1만6천여건에 달한다. 만약 특허심판원을 폐지하고 특허법원에서 행정소송의 1심을 담당한다면, 특허청의 심사 강화로 심판청구 건수는 현재보다 크게 줄어들 것이고, 앞에서 제안한 특허등록무심사제도와 기술평가제도를 도입하면 그 수는 더 줄어들 것으로 생각한다.

특허법 시행령 제8조 제2항에 따르면, 심판관이 될 수 있는 자는 특허청 또는 그 소속기관의 4급 이상의 일반직 국가공무원 또는 고위공무원단에 속하는 일반직공무원 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자로서 국제지식재산연수원에서 소정의 심판관 연수과정을 수료한 자로 한다.

1. 특허청에서 2년 이상 심사관으로 재직한 자

2. 삭제 <2006.9.28>

3. 특허청에서 심사관으로 재직한 기간과 5급 이상의 일반직국가공무원 또는 고위공무원단에 속하는 일반직공무원으로서 특허심판원에서 심판업무에 직접 종사한 기간 및 특허법원에서 기술심리관으로 재직한 기간을 통산하여 2년 이상인 자.

VII. 제도 개선안 정리

1. 특허권의 절대적 독점성과 관련된 제도 개선안

1-1. 독자 발명의 항변권

❍ 특허법 제103조 개정: 특허공개된 발명 또는 특허된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하여 그 발명의 실시사업을 하거나 그 사업의 준비를 하고 있는 자는 그 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 및 사업의 목적 범위 안에서 특허권에 대한 통상실시권을 가진다.

현행 특허법: 제103조 (선사용에 의한 통상실시권) 특허출원시에 그 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명을 한 자로부터 지득하여 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 그 사업의 준비를 하고 있는 자는 그 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 및 사업의 목적의 범위안에서 그 특허출원된 발명에 대한 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.

1-2. 과실 추정 규정

❍ 현행 특허법 제130조 삭제.

현행 특허법: 제130조 (과실의 추정) 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다.

1-3. 특허 심사제도와 등록제도

❍ 특허법 제87조 제1항 개정 (단서 신설): 특허권은 설정등록에 의하여 발생한다. 다만, 특허권자 또는 전용실시권자가 제126조 내지 제132조 및 제225조에 따른 권리를 행사하고자 할 때에는 특허권 유지결정서를 제시하여야 한다.

❍ 심사관련 규정의 개정 ➠ 현행 특허청의 심사는 특허요건을 모두 정밀 조사하는 방식을 따르는 것을, (i) 방식 심사와 (ii) 선행 기술과 관련된 일부 요건(제29조 제1항의 신규성)에 대한 조사만 하도록 특허청의 심사를 변경한다.

현행 특허법: 제66조 (특허결정) 심사관은 특허출원에 대하여 거절이유를 발견할 수 없는 때에는 특허결정을 하여야 한다. 제87조 (특허권의 설정등록 및 등록공고) ① 특허권은 설정등록에 의하여 발생한다.

1-4. 최선의 실시 형태 기재 의무화

제56조의 2 (특허출원인 등의 성실 의무) (신설)

① 제42조 제1항에 따른 특허출원서를 제출하는 자는 발명의 상세한 설명에 발명자가 발명 당시 알고 있던 최선의 실시 형태를 기재하여야 한다.

1-5. 조약의 효력

❍ 특허법 제26조 삭제.

현행 특허법: 특허법 제26조 (조약의 효력) “특허에 관하여 조약에 이 법에서 규정한 것과 다른 규정이 있는 경우에는 그 규정에 따른다.”

2. 특허 심사 개선을 위한 제도 개선안

2-1. 특허심사 평가를 위한 독립 기구

❍ 특허심사의 적정성을 평가하는 기구를 특허청과 별도로 설립하는 방안.

- 제1안: ‘책임운영기관 설치·운영에 관한 법률’에 따라 특허청의 평가 업무를 맡는 ‘중앙책임운영기관 평가위원회’(국무총리 산하)에 ‘특허심사평가소위원회’를 두는 방안

- 제2안: ‘책임운영기관 설치·운영에 관한 법률’의 적용 대상에서 특허청을 제외하거나 특허청의 심사 조직을 분리한 다음, ‘중앙책임운영기관 평가위원회’와 별도의 기구를 설립하는 방안.

2-2. 선행 기술 제공 의무화

❍ 제56조의 2 (특허출원인 등의 성실 의무) (신설) (제1항은 ‘최선의 실시 형태 기재 의무화’)

② 특허출원인, 발명자, 특허출원인의 대리인이거나 대리인이었던 자 또는 제42조 제1항의 특허출원서의 준비에 관계된 자(이하 ‘특허출원인 등’이라 한다)는 제29조의 특허요건 판단에 중요한 정보를 특허청장에게 제출하여야 한다.

③ 제1항 또는 제2항을 위반한 경우, 특허권자 또는 전용실시권자는 제3자에게 권리의 침해를 주장할 수 없다. 2 이상의 청구항이 있는 특허권에 대해 어느 한 청구항이 제1항 또는 제2항을 위반한 경우 특허권자 또는 전용실시권자는 위반하지 않은 청구항에 대해서도 제3자를 상대로 권리 침해를 주장할 수 없다.

④ 제2항에 따른 정보의 제출 시기 및 절차는 대통령령으로 정한다.

2-3. 정보 제공 촉진 제도 도입

❍ 제63조의 2 [2, 3항 신설] (특허출원에 대한 정보제공)

② 제1항의 정보가 제63조에 따른 거절이유의 통지 또는 제62조에 따른 거절결정의 근거가 된 경우에는 특허청장은 제1항의 정보를 제공한 자에게 대통령령으로 정하는 절차와 방법에 따라 포상금을 지급하여야 한다.

③ 특허 발명의 활용 촉진을 위한 제도 개선안

현행 특허법: 제63조의2 (특허출원에 대한 정보제공) 특허출원이 있는 때에는 누구든지 그 특허출원이 거절이유에 해당되어 특허될 수 없다는 취지의 정보를 증거와 함께 특허청장에게 제공할 수 있다. 다만, 제42조제8항 및 제45조에 규정된 요건을 갖추지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2007.1.3> [본조신설 2006.3.3]

3. 특허 발명의 활용 촉진을 위한 제도 개선안

3-1. 정부 사용을 위한 강제실시

❍ 제106조 [개정] (특허권의 수용)

① 정부는 특허발명이 전시·사변 또는 이에 준하는 비상시에 국방상 필요한 때에는 특허권을 수용할 수 있다. [현행 규정의 제2호 삭제]

❍ 제106조의 2 [신설] (정부 등에 의한 특허발명의 실시)

① 정부 또는 정부와 계약을 맺은 자(이하 ‘정부 등’이라 함)는 타인의 특허권이 존재하는지 미리 조사할 필요없이 그 특허 발명을 실시할 수 있다.

② 정부 등은 타인의 특허권이 존재한다는 사실을 알았거나 알 수 있는 때에는 제1항의 실시 사실을 신속하게 특허권자·전용실시권자에게 통보하여야 하며 대통령령이 정하는 절차와 방법으로 보상금을 지급하여야 한다. 이 경우 특허청장은 제1항의 실시 사실을 특허등록원부에 기재하여야 한다.

③ 특허권자·전용실시권자는 정부 등을 상대로 제126조의 금지청구권을 행사할 수 없다.

현행 특허법: 특허법 제106조 (특허권의 수용 등) ① 정부는 특허발명이 전시ㆍ사변 또는 이에 준하는 비상시에 있어서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허권을 수용하거나(제1호의 경우에 한한다)특허발명을 실시하거나 정부외의 자로 하여금 실시하게 할 수 있다.

1. 국방상 필요한 때

2. 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시할 필요가 있을 때

3-2. 특허청의 결정에 의한 강제실시(재정에 의한 통상실시권)

❍ 특허법 제107조를 (i) 사전협의 의무를 강제실시 ‘청구’의 조건에서 강제실시 ‘허여’의 조건으로 변경하고(공익을 위한 비상업적 실시와 불공정거래행위 시정을 위한 경우는 협의의무 면제), (ii) 강제실시 청구를 특허청장 또는 주무부 장관에게도 청구할 수 있도록 하며, (iii) 사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정되지 않은 경우에도 강제실시를 청구할 수 있도록 변경.

현행 특허법: 현행 특허법 제107조는 (i) 강제실시를 청구하기 전에 특허권자와 미리 협의할 것을 요구하고(공익을 위한 비상업적 실시와 불공정거래행위 시정을 위한 경우는 제외), (ii) 강제실시 청구는 특허청장에게만 할 수 있도록 하며, (iii) 불공정거래행위 시정을 위한 경우의 강제실시는 사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 경우에만 가능하도록 한다.

3-3. 공공연구 성과의 활용 촉진

❍ 제106조의 2(신설) [제1항~제3항은 ‘정부 사용을 위한 강제실시’]

④ 국가가 경비를 출연 또는 지원하여 완성된 발명의 특허권이나 전용실시권 또는 이에 준하는 독점적 실시권을 정부 이외의 자가 취득하였고, 그 발명의 실시가 다음 각호의 하나에 해당하는 경우에는 누구든지 대통령령으로 정하는 절차에 따라 그 발명이 속하는 기술 분야의 주무부 장관에게 제1항의 실시를 청구할 수 있다.

(i) 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자에 의한 특허발명의 실시가 적당한 정도와 조건으로 국내 수요를 충족하지 못하는 경우.

(ii) 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자에 의한 특허발명의 실시가 공중보건이나 환경 보호를 위해 필요한 정도를 적절하게 충족하지 못하는 경우.

3-4. 개방형 라이선스 (Open License)

❍ 특허법 제83조의 2 [신설] (특허료의 감면)

① 특허권자가 일정한 보상금의 수령을 조건으로 제3자에게 특허발명의 통상실시권을 허여하겠다는 통지를 특허청장에게 서면으로 한 경우에는 특허청장은 제79조 제1항의 특허료를 절반이 넘는 범위 내에서 대통령령으로 정하는 바에 따라 감면한다.

② 제1항의 청구는 전용실시권이 등록되어 있거나, 제107조에 따른 재정의 청구가 있은 후 또는 특허권 존속기간 만료 5년 이후에는 할 수 없다. 다만, 제107조에 따른 재정의 청구가 기각된 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 특허청장은 제1항의 청구가 있는 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 이를 공시하여야 하며, 특허권자가 통지한 보상금의 적정성을 판단해야 한다. 이 경우 보상금이 과다하다고 판단한 때에는 특허청장은 제79조 제1항에 따른 특허료를 감면하지 않을 수 있다.

④ 제1항에 따른 보상금의 수령 절차와 통지의 방법은 대통령령으로 정한다.

⑤ 제1항의 통지는 제3자가 보상금을 지급하겠다는 의사를 표시한 다음에는 이를 철회할 수 없다.

4. 특허청 운영 개선을 위한 제도 개선안

4-1. 책임운영기관

❍ 제1안: ‘책임운영기관의 설치·운영에 관한 법률’에서 ‘특허청’을 제외하는 방안.

❍ 제2안: 특허청의 조직을 정책·심사·심판 기능과 집행 기능으로 분리하고, 집행 기능을 수행하는 조직에 대해서만 ‘책임운영기관의 설치·운영에 관한 법률’의 적용을 받도록 하는 방안. 현재 특허청이 수행하는 사법기능(특허심판원)에 대해서는 아래 ‘2. 특허심판원의 독립 운영 또는 폐지’와 관련.

❍ 제3안: 특허청의 평가 항목에서 특허심사의 적정성을 주된 평가 항목으로 하고, 이에 대한 외부 평가를 강화하는 방안.

4-2. 특허심판원의 독립 운영 또는 폐지

❍ 제1안: 특허심판원을 특허청장 소속에서 독립된 기구로 변경하는 안.

❍ 제2안: 특허심판원을 없애고 특허심판원의 업무를 특허법원에서 담당하는 안.

[끝]