특허 기술의 사회적 이용을 위한 제도 개선안

2009년 7월

남희섭

저작물이용허락표시: 이 글에는 ‘정보공유라이선스 2.0: 영리금지’가 적용됩니다. 자세한 이용조건은 http://www.freeuse.or.kr/htm/main1_32.htm 참조.

1.	서론

특허 제도의 목적은 2가지로 설명할 수 있다. 첫 번째 목적은 기술 혁신이다. 이 목적을 달성하기 위해 현행 특허 제도는 혁신가에게 독점권이란 형태의 보상 또는 유인 수단을 제공한다. 둘째, 특허 제도는 기술의 사회적 이용을 도모하려는 제도이다. 특허권을 신청하는 모든 기술의 내용을 공개하는 공개 제도나, 일정 기간이 지나면 특허권을 소멸시켜 누구나 자유롭게 이용할 수 있도록 존속기간을 두는 것 등은 특허 기술의 사회적 이용을 위한 장치라 할 수 있다. 그런데 기술의 사회적 이용을 도모하기 위하여 해당 기술의 독점을 인정하는 방식을 따를 경우 특허 제도의 2가지 목적은 언제나 긴장 관계에 놓이게 되고 따라서 앞에서 말한 2가지 목적이 갖는 상호 연관성을 어떻게 조화시킬 것인지가 특허 정책의 중요한 목표가 된다. 한국의 특허 제도는 1980년대와 1990년대를 거치면서 주로 미국의 통상 압력과 다자간 무역협정을 통해 실체 규범들이 정해져왔고, 특허청 주도의 내부자 거버넌스 방식으로 정책이 결정되어 기술의 사회적 이용 보다는 기술의 독점권 강화를 중시하는 방향으로 제도가 구축되어 왔다. 따라서 기술의 사회적 이용을 도모하기 위한 제도를 보완하여 특허 제도의 2가지 목적이 조화를 이루도록 할 필요성이 절실하다고 보며, 이러한 입장에서 이 글은 특허 발명의 강제 실시 제도와 공공 연구 성과의 사회적 활용을 중심으로 제도 개선안을 제시한다.

특허법의 심사 규정에 비추어 보면 특허청은 발명 기술에 대한 시장 독점권을 확보하려는 특허출원인을 규제하는 것이 핵심 역할이다. 그러나 실제 특허청은 특허출원인과 특허권자를 고객으로 정의하고 고객을 위한 서비스를 특허 행정의 골자로 삼고 있다. 이런 점에서 특허 행정은 규제자가 피규제자의 이익을 편향적으로 정책에 반영하는 이른바 규제 포획(regulatory capture) 현상의 대표적인 사례라 할 수 있으며, 이 규제 포획 현상은 특허청을 기업형 책임운영 기관으로 운영되도록 하는 ‘책임운영기관 설치·운영에 관한 법률’에 의해 더욱 심화되고 있다. 특허청이 주도하여 정부입법 형태로 발의되어 개정된 특허법의 연혁을 살펴보더라도 이를 쉽게 관찰할 수 있다.

2. 정부 사용을 위한 강제실시 제도

가. 현행 제도의 내용과 문제점

특허 발명의 정부 사용과 관련된 조항으로는 특허법 제106조와 ‘특허권의 수용·실시 등에 관한 규정’(이하 ‘특허권 수용 규정’)이 있다. 특허법 제106조에 따르면 정부가 특허발명을 직접 실시하거나 제3자에게 특허발명을 실시할 수 있으나, 여기에는 중대한 제한이 있다. 즉, 전쟁에 준하는 비상사태인 경우에만 특허 발명의 정부 사용이 가능하다. 그리고 비상사태라고 모두 정부사용이 가능한 것이 아니라, 국방상 필요(동조 제1항 제1호) 또는 공공의 이익을 위해 비상업적으로 실시할 필요(동조 제1항 제2호)라는 요건이 추가된다. 한편 ‘특허권 수용 규정’에 따르면, 정부부처가 특허발명을 실시하려면 해당 부처의 주무부장관이 특허청장에게 처분을 신청해야 한다. 그리고 주무부장관이 특허청장에게 처분을 신청하려면 미리 특허조사를 한 다음 특허번호를 기재해야 하고, 신청 이유 및 이를 입증하는 서류를 제출해야 하며, 특허권자에게 지불할 대가를 산정하고 그 근거를 기재한 서류도 제출해야 한다. 또한 신청서를 받은 특허청장은 신청서 부분을 특허권자 등에게 송달하여 의견서 제출의 기회를 부여해야 한다.

대통령령 제19153호, 2005년 11월 30일 일부개정, 2005년 12월 1일 시행.

‘특허권 수용 규정’ 제2조는 “주무부장관은 … 특허발명이 법[특허법] 제106조 제1항의 규정에 해당하는 것이라고 인정할 때에는 특허청장에게 당해 규정에 의한 처분을 신청할 수 있다.”고 하여 “신청하여 한다”는 표현 대신에 “신청할 수 있다”는 표현을 사용하고 있다. 그러나 “신청할 수 있다”는 표현이 신청을 하지 않고도 주무부장관이 특허발명을 실시할 수 있도록 하려는 취지는 아니라고 보인다. 한편 특허발명의 강제실시를 정하고 있는 특허법 제107조 제1항 본문에서도 “신청할 수 있다‘는 표현을 사용하고 있는데, 강제실시 청구 절차를 생략하고 타인의 특허발명을 실시할 경우 특허권의 침해행위가 된다.

‘특허권 수용 규정’ 제3조 제1항, 제2항.

‘특허권 수용 규정’ 제4조 제1항.

특허법 제106조와 ‘특허권 수용 규정’에 따른 현행 특허 발명의 정부 사용 제도는 다음과 같은 문제가 있다.

첫째, 특허법 제106조는 정부 사용을 비상사태인 경우로 제한하고 있기 때문에 적용 범위가 좁고 실효성이 떨어진다. 가령 신종 인플루엔자에 대비하기 위한 방역 대책의 일환으로 정부가 치료약을 확보하는 데에는 특허법 제106조가 적용되지 않거나 적용 시점이 너무 늦어 실효성이 없다. 특허법 제106조에서 말하는 전쟁에 준하는 비상사태에 해당하려면 ‘재난 및 안전관리기본법’에 따른 재난사태가 선포되어야 한다. 재난 및 안전관리기본법 제36조에 따르면, 중앙재난안전대책본부장(중앙본부장)은 대통령령이 정하는 재난이 발생하거나 발생할 우려로 인하여 사람의 생명·신체 및 재산에 미치는 중대한 영향 또는 피해를 경감하기 위하여 긴급한 조치가 필요하다고 인정하는 경우에는 중앙위원회의 심의를 거쳐 국무총리에게 재난사태를 선포할 것을 건의하거나 직접 선포할 수 있다. 최근 세계보건기구가 인플루엔자 H1N1의 경보 수준을 대유행(pandemic) 단계로 높이고 국내에서도 감염 환자가 계속 늘어나고 있지만, 국내의 상황이 ‘사람의 생명에 미치는 중대한 영향 또는 피해를 경감하기 위하여 긴급한 조치가 필요한 경우’에 해당하여 재난을 선포할 단계는 아니라고 보인다. 더 중요한 문제는 인플루엔자 H1N1에 대비하기 위한 치료약을 확보하려면 수개월이 시간이 필요하기 때문에, 신종 인플루엔자가 인명에 중대한 영향을 미치는 상황이 임박한 다음에는 정부 사용을 위한 강제실시를 발동하더라도 이미 시기를 놓친다는 점이다.

‘특허권 수용 규정’ 제2조의 2는 국내 다수인의 보건을 위협하는 질병을 치료하기 위하여 특허발명의 강제실시를 통해 외국에서 생산된 의약품을 국내로 수입하기 위한 요건의 하나로 “전시·사변 또는 이에 준하는 비상시이거나, 「재난 및 안전관리기본법」 제36조의 규정에 따른 재난사태가 선포된 때일 것”으로 정하고 있다.

재난 중 극심한 인명 또는 재산의 피해가 발생하거나 발생할 것으로 예상되어 시·도지사가 재난사태의 선포를 건의하거나 중앙본부장이 재난사태의 선포가 필요하다고 인정하는 재난(시행령 제44조).

H1N1의 치료약의 하나인 타미플루(Tamiflu)를 생산하는 로슈의 주장에 따르면 타미플루의 생산을 위해서는 원료물질을 확보한 다음에도 6~8개월의 시간이 걸린다고 한다.

둘째, ‘특허권 수용 규정’은 주무부장관이 특허청장에게 정부 사용을 위한 처분을 신청하고 이 신청에 대한 특허권자의 의견을 받은 다음 특허청장의 처분이 있어야 정부 사용이 가능하도록 규정하고 있으므로, 이 절차를 따를 경우 신종 인플루엔자 치료약을 정부 등이 실제로 생산하려면 상당한 기간이 걸릴 수밖에 없다. '특허권 수용 규정‘의 더 큰 문제는 상위법인 특허법에 아무런 근거도 없이 특허청장에게 처분권을 부여하여 위임 입법의 한계를 벗어났다는 점이다. 즉, 특허법 제106조에는 특허권의 정부 사용과 관련하여 특허청장에게 어떠한 처분 권한도 주지 않고 있음에도 불구하고 ’특허권 수용 규정‘은 특허청장의 처분을 전제로 특허 발명의 정부 사용이 가능하도록 잘못 규정하였다.

나. 트립스 협정의 정부 사용 규정

특허 발명의 정부 사용과 관련된 트립스 협정의 규정은 제31조와 제44조이다. 보통 ‘공공의 비상업적 사용’ 또는 ‘공적인 비영리 사용’으로 번역하는 트립스 협정 제31조의 ‘public non-commercial use'를 위한 강제실시는 ’정부 사용(government use)‘과 ’공익 목적의 사용(public purpose use)‘ 사이에서 타협한 결과이다. 그래서 트립스 협정 제31조의 ’public non-commercial use‘는 비상업적인 사용일 것을 전제로, 정부 사용과 공익 목적의 사용을 모두 다 포함한다. 그러나 정부 사용을 위한 강제실시에는 공익 목적의 강제실시와는 다른 절차 규정이 적용된다. 즉, 정부 또는 정부와 계약을 체결한 자는 미리 특허 조사를 할 필요가 없으며, 특허권이 존재한다는 사실을 안 경우에는 특허 발명을 사용하고 있다는 사실을 특허권자에게 신속하게 통지해야 하는 통지 절차를 준수하면 충분하다.

트립스 협정 제31조와 제44조를 종합해 보면 정부 사용을 위한 강제실시는 다른 강제실시와 달리 (i) 정부가 타인의 특허발명을 사용할 때에는 특허조사를 미리 할 필요가 없다는 점, (ii) 어떠한 경우에 정부 사용이 가능한지에 대한 특별한 제한이 없으며, 영리를 목적으로 하지 않는 비상업적 사용이기만 하면 가능하다는 점, (iii) 정부 뿐만 아니라 정부와 계약을 체결한 민간기업들도 해당된다는 점, (iv) 특허권자는 정부 또는 정부와 계약을 체결한 자(contractor)를 상대로 특허발명의 사용 금지를 구할 수는 없고, 보상금 청구권만 행사할 수 있다는 점 등의 특징이 있다.

어떤 경우가 비상업적 목적 또는 비영리 목적의 사용인지는 트립스 협정에 규정이 없어서 해석의 다툼이 있지만, 항리트로바이러스 약품을 상업적 이익을 취하지 않고 공공 병원을 통해 공급하기 위하여 해당 특허 발명을 이용하는 것은 비상업적 목적의 정부 사용에 해당하는 점에 별 이견이 없다고 한다(Commission on Intellectual Property Rights, Innovation and Public Health (CIPIH), The Use of Flexibilities in TRIPS by Developing Countries: Can They Perform Access to Medicine?, August 2005, 20면 참조).

특허 발명의 정부 사용에 대해 트립스 협정 논의 과정에서 이른바 ‘북북(北北) 대립’이 있었다. 미국은 군사기술개발, 우주 개발 등 국가 프로젝트에 대해 정부가 타인의 특허와의 저촉을 일일이 조사하지 않고 이를 사용할 광범위한 권한을 가져야 한다고 주장한 반면, 일본과 유럽연합, 스위스는 이에 반대하여 정부 사용을 포괄적으로 허용해서는 안된다고 주장했다. 이러한 논란 끝에 특허 발명의 정부 사용은 ‘public non-commercial use’로 제한하였는데, ‘비상업적(non-commercial)’이란 단어의 삽입에 대해 미국은 정부 사용은 원래 비상업적이라는 이유로 반대하였다.

尾島 明, ‘逐條解說 TRIPS 協定‘, 1999년, 일본기계수출조합, 147-148면 참조.

같은 책 148면 참조.

다. 입법례

대부분의 국가에서 특허발명의 정부 사용에 대한 규정을 특허법에 두고 있는데, 영국(특허법 제55-59조), 호주(특허법 제163조), 뉴질랜드(특허법 제55-58c조), 캐나다(특허법 제19-19.2조), 말레이시아(특허법 제37조) 등은 특별한 요건을 제한하지 않고 보상금 지급을 전제로 한 정부의 특허발명 사용을 허용하고 있으며, 요건을 한정하는 입법례의 경우에도 공공의 비상업적 사용을 포함한 여러 목적으로 정부가 특허 발명을 사용할 수 있도록 하거나(싱가포르), 국가안보나 건강, 영양 또는 다른 분야의 개발을 위한 특허발명의 정부 사용을 허용하는(필리핀) 등 한국과 같이 '전쟁에 준하는 비상사태일 경우‘에만 정부 사용을 가능하도록 규정한 입법례는 찾아보기 힘들다. 특허 발명의 정부 사용에 대한 가장 포괄적인 규정을 두고 있는 나라는 영국과 미국이므로 이들 국가의 제도를 살펴본다.

영국 특허법은 행정청의 결정에 의한 강제실시 제도와는 별도로 국가 사무(services of the Crown)를 위한 포괄적인 특허 실시를 허용하고 있다. 영국 특허법 제55~59조의 이 규정은 1883년에 개정되었는데, 1883년 이전 법에 따르면, 국가(the Crown)는 특허권자의 허락을 받을 필요 없이, 그리고 특허권자에게 보상금을 지급할 필요 없이 특허 발명을 이용할 수 있었다. 1883년 개정법은 국가가 타인의 특허를 실시하는 경우 보상금을 지급하도록 하는 대신, 실시권자를 정부 기관과 계약을 맺은 자로 확대했다. 정부 사용을 위한 강제실시가 적용되는 국가 사무가 무엇인지에 대해서는 법률상 영국 정부에 부여된 권한을 행사하거나 의무를 이행하는 목적의 행위를 말한다고 해석하며, 제56(2)조에는 국가 사무의 해석에 대한 예시 규정을 두고 있다. 즉, 영국 특허법 제56(2)조에 따르면, (i) 국가안보(foreign defense)를 위해 물품을 공급하는 것(56(1)(a)조), (ii) 특정 의약품을 생산하거나 공급하는 것(56(1)(b)조), (iii) 원자력 에너지를 이용하거나 생산하는 것, 또는 영국 국무성(Secretary of State)이 필요하다고 판단한 주제와 관련된 연구를 수행하는 것(56(1)(c)조) 등은 국가사무에 해당한다. 한편 국가 사무를 위한 특허 발명의 이용이 법 제55조에 포함되지 않는 경우라 하더라도 특허권자는 이용의 정지를 구하는 소송을 제기할 수는 없고 손해배상 청구 소송만 가능하다(Crwon Proceeding Act 1947 s.21). 또한 정부이용은 특허권이 등록된 후 뿐만 아니라 등록되기 전에도 가능하고(공개 후 보상금 청구권을 고려), 영국 특허와 유럽특허조약(EPC)에 따른 특허에도 적용된다.

국가 사무를 위한 특허 실시와 관련된 사건에서 영국 법원은 국가(the Crown)는 영국의 행정 기관(executive Government)을 의미하는 것이고, 따라서 국가 사무는 장관의 지시에 따라 국가 공무원이 제공하는 사무라고 해석한 바 있다 (Pfizer Corp. v. Minister of Health (1965) R.P.C. 261 at 295, 301, 306).

Simon Thorley et al., Terrell on the Law of Patents, (2000, 5th ed.) 545. Dixon v. London Small Arms Co. Ltd (1874) L.R. 10 Q.B. 130.

Pfizer Copr. v. Minister of Health [1965] R.P.C. 276)

미국은 사법절차에 관한 법률 제1498(a)조(Judiciary and Judicial Procedure Act, 28 USC 1498)에서, 미국 정부 스스로 또는 미국 정부를 위해 타인의 특허발명을 사용한 경우 특허권자는 미국 정부나 특허발명 사용자를 상대로 보상금 청구권만 행사할 수 있다는 포괄적인 정부 사용 규정을 두고 있다. 미국 정부가 이 규정에 따라 타인의 특허 발명을 사용한 정확한 통계는 알기 어렵다. 왜냐하면 미국 정부는 어떤 처분이나 절차없이 타인의 특허 발명을 사용할 수 있기 때문이다. 다만 미국 정부의 사용 사실을 알게 된 특허권자가 보상금에 관해 합의를 하지 못한 경우에는 미국 정부를 상대로 보상금에 관한 소송을 제기할 수 있으므로 이 소송 사건을 통해 미국 정부의 정부 사용을 위한 강제실시 통계를 간접적으로 확인할 수 있다. 1917년부터 1994년 1/4분기까지 연방법원에서 특허발명의 정부 사용에 대해 다룬 사건은 약 279건이었고, 이 가운데 제1498조와 관련된 사건만 240건이며, 1994년부터 2002년 중반까지 제1498조에 따른 배상금 소송은 32건이었다고 한다. 한편, 제1498조와 관련하여 연방법원이 다룬 사건에서 특허권자가 승소하는 비율은 1/3 미만으로 낮기 때문에 위 소송 자료는 미국 정부 또는 미국 정부와 계약을 맺은 사기업이 타인의 특허 발명을 이용하는 사례의 극히 일부분에 불과하다고 할 수 있다. 미국 정부가 특허를 사용하고 지불하는 로열티는 1992년까지 6%가 일반적이었으며 보통 5% 이상의 로열티를 배상금으로 지급한다고 한다.

사법절차에 관한 법률 제1498(a)조는 다음과 같다. “미국 특허의 대상이 되는 발명이 그 발명에 대한 권리를 가진 자의 허락을 받지 않고, 미국에 의해 또는 미국을 위해 사용되거나 제조되는 경우에는, 권리자는 연방법원에 미국을 상대로 한 합리적이고 완전한 배상을 구하는 소송을 통해 권리구제를 청구해야 한다(where an invention described in and covered by a patent of the United States is used or manufactured by or for the United States without license of the owner thereof or lawful right to use or manufacture the same, the owner's remedy shall be by action against the United States in the United States Court of Federal Claims for the recovery of this reasonable and entire compensation for such use and manufacture)”.

Jerome H. Reichman, Compulsory Licensing of Patented Inventions: Comparing United States Law and Practice with Options under the TRIPS Agreement, AALS Mid-Year Workshop on Intellectual Property, May 2006.

같은 논문.

라. 제도 개선안과 반대 의견에 대한 검토

필자는 현행 특허법 제106조를 개정하여 비상사태 요건을 삭제하고 정부 사용에 대해서는 특허권자가 금지청구권은 행사할 수 없고 보상금청구권만 행사할 수 있도록 명문의 규정을 둘 필요가 있다고 본다. 또한 ‘특허권 수용 규정’에서 정부 사용을 위해서는 주무부장관이 특허청장에게 처분을 신청하도록 한 규정은 삭제할 것을 제안한다. 앞에서도 언급한 것처럼 ‘특허권 수용 규정’은 상위법인 특허법에서 위임하지 않은 절차를 규정하고 있어서 개정이 불가피할 뿐만 아니라, 트립스 협정 제31조에서 정부 사용에 대해 특허를 미리 조사할 필요가 없다고 한 규정과도 맞지 않다.

한편 특허법 제26조는 조약과 특허법의 관계에 대해 특별 규정을 두어 조약이 국내법에 항상 우선하도록 하고 있다.

이러한 제도 개선안에 대한 반대는 2가지로 정리할 수 있다. 첫째, 비상사태 요건을 삭제하여 정부 또는 정부와 계약을 맺은 자가 특허청장의 처분 절차없이 타인의 특허발명을 자유롭게 사용할 수 있도록 하는 것은 헌법상 보장된 재산권의 과잉 제한이어서 위헌이다. 둘째, 특허법 제107조를 통한 강제실시가 가능하므로 굳이 제106조의 정부 사용 범위를 확대할 필요가 없다.

2009년 4월 16일 국회 신성장포럼 주최, 서울대학교 기술과법센터, 정보공유연대 공동주관 토론회 “특허활성화를 위한 제도개선 어떻게 할 것인가?” 자료집, 특허청 의견 중 항목 3-1, 권창환 판사 토론문, 김춘현 변호사 토론문.

같은 자료의 권창환 판사 토론문, 김춘현 변호사 토론문.

이 중 두번 째 반대 의견 즉, 특허법 제107조를 통한 강제실시가 가능하기 때문에 제106조의 정부 사용 규정을 개선할 필요가 없다는 견해는 제107조의 절차와 제106조의 절차의 차이점을 간과한 오류가 있다. 제107조의 강제실시를 청구하려면 특허 조사를 미리 해야 하고 일정한 경우 특허권자와 사전협의 절차를 거쳐야 하며 특허청장의 처분이 있어야만 강제실시가 가능한 반면, 제106조는 이러한 절차가 모두 생략되어 있다. 따라서 이러한 절차의 차이점을 고려하지 않은 반대 의견은 타당하지 못하다.

정부 사용 규정의 개선안에 대한 첫 번째 반대 견해 즉, 재산권의 과잉 제한에 해당한다는 견해는 2가지 측면에서 검토하려고 한다. 첫째, 특허권이 헌법 제23조에서 말하는 재산권에 해당하는지? 재산권에 해당한다면 특허법의 근거 규정인 헌법 제22조와는 어떤 관계에 있는지? 둘째, 특허 발명의 정부 사용에서 비상사태 요건을 삭제하자는 제안이 헌법상 보장되는 발명가의 권리를 과도하게 제한하는지?

(1) 헌법 제22조 및 제23조와 관련된 문제

우리 헌법은 재산권 보장에 관한 제23조와는 별개로 제22조 제2항에 “저작자‧발명가‧과학기술자의 권리는 법률로써 보호한다”는 규정을 두고 있다. 특허법의 헌법적 근거가 제22조 제2항인 점은 분명하지만, 헌법은 발명가에게 발명에 대한 재산적 권리를 부여할 것을 요구하지 않고 있다. 즉, 발명가의 권리를 어떤 내용으로 보호할 것인지는 입법자에 의해 형성된다. 문제는 발명가의 권리에 관한 입법형성권의 한계를 어떻게 설정할 것인지에 있다. 헌법 제23조와 제22조 제2항을 서로 단절된 조항으로 보고 제22조 제2항에 따른 입법형성권을 폭넓게 인정한다면, 가령 현행 특허법에서 발명을 독점적으로 실시할 권리를 발명가에게 부여하는 대신 타인의 발명 이용 행위에 대해 보상금을 청구할 권리만 부여하거나, 일정한 수준 이상의 발명을 한 자에게 국가를 상대로 보조금의 지급이나, 훈장 또는 상금의 수여를 요구할 권리를 부여하는 법률 역시 헌법 제22조 제2항에 부합한다고 볼 수 있다.

헌법 제22조 제2항에 대해 헌법재판소는 “과학‧기술의 자유롭고 창조적인 연구개발을 촉진하여 이론과 실제 양면에 있어서 그 연구와 소산을 보호함으로써 문화창달을 제고하려는 데 그 목적이 있는 것이며 이에 의한 하위법률로써 저작권법, 발명진흥법, 특허법, 과학기술진흥법, 국가기술자격법 등이 있다”고 한다(헌재 1993. 11. 25. 92헌마87).

그런데 정부 사용 규정의 개선안이 위헌이라는 비판은 특허권은 재산적 권리를 본질로 하고 있다는 재산권 프레임을 전제로 삼고 있다. 이러한 태도는 헌법의 발명가 권리 규정인 제22조 제2항과 재산권 보호 규정인 제23조를 구별하지 않는 태도라 할 수 있는데, 이는 대부분의 학자들이 지적재산권 제도에 대해 취하는 견해와 다르지 않으며 우리 헌법재판소도 같은 입장으로 보인다. 이러한 재산권 프레임 내에서는 특허권은 헌법상의 재산권 개념 즉, “사적 유용성 및 그에 대한 원칙적인 처분권을 내포하는 재산적 가치가 있는 구체적 권리”에 포함되므로 특허권을 제한하는 법 규정은 재산권의 본질적인 내용을 침해할 수 없다는 입법의 한계를 벗어나기 어렵고, 비례의 원칙 또는 과잉금지의 원칙을 따라야 한다.

헌재 2002.04.25, 2001헌마200, 판례집 제14권 1집 , 382, 390-390 “실용신안권은 고안의 경제적 가치를 보호하여 권리자의 재산적 이익을 만족시키는 것으로 헌법 제23조에 의하여 보장되는 재산적 가치가 있는 권리라고 할 것이므로 그 내용과 한계를 정함에 있어 원칙적으로 입법자가 광범위한 입법형성권을 가진다고 할 것이지만, 실용신안권이 재산권으로서 충실히 기능하고 보호될 수 있도록 법치국가원리에 따른 비례의 원칙을 준수하여야 한다.”

헌재 1996. 8. 29. 95헌바36, 판례집 8-2. 91; 헌재 1997. 11. 27. 97헌바10, 판례집 9-2. 651

필자가 재산권 프레임을 언급하는 이유는 특허권은 재산권이 될 수 없다고 주장하려는 것이 아니다. 특허권이 발명에 대한 재산권의 형태로 변모되어 온 역사적 과정과 사회경제적 요인들은 일반 재산권의 그것과 차이가 많고, 특허권의 객체인 발명이 갖는 공공재적 속성은 일반 재산권의 객체와 본질적으로 구별되며, 따라서 특허권을 재산권 프레임으로 접근하기 위해서는 헌법 제23조와 제22조 제2항을 연결하는 충분한 논리적 설명이 뒤따라야 한다는 점을 강조하려는 취지이다. 이는 과잉금지 원칙의 적용과도 관련되는데, 재산권이 사회적인 관련성을 갖고 사회적인 기능을 가지면 가질수록 재산권의 내용과 한계를 결정하는 입법자의 형성의 권한의 폭은 넓어지는 것과 마찬가지로, 특허권이 기술의 혁신과 기술의 사회적 이용을 도모하기 위한 제도적 권리라는 점을 감안하면 일반 재산권과는 다른 차원의 입법형성권을 긍정할 수 있으며 과잉금지의 원칙도 이에 따라 판단해야 한다.

헌재 2005. 2. 3. 2003헌마930.

(2) 과잉금지의 원칙과 관련된 문제

개선안은 특허권자가 정부 또는 정부와 계약을 체결한 자를 상대로는 금지청구권을 행사하지 못하도록 특허권의 내용을 규정하자는 것이다. 이러한 제안은 2가지를 전제로 한다. 첫째, 정부는 그 사무의 범위가 법률에 의해 정해지는 공적 업무를 수행하기 때문에 특허권자와 시장에서 경쟁하는 위치에 있지 않다는 것이다. 그래서 특허권자가 정부를 상대로 금지청구권을 행사하지 못하게 하더라도 재산권의 본질을 침해하는 경우는 거의 없다고 본다. 둘째, 개선안은 보상금 지급을 전제로 한 정부 사용 규정이므로 특허권의 재산권 권리의 침해 문제는 상당 부분 해소된다고 본다. 앞에서 언급한 신종 인플루엔자의 예를 들면, 국가가 국민의 건강을 보호할 의무를 이행하기 위하여 특허권의 대상인 의약품을 확보하는 행위를 특허권자가 금지할 수 없도록 하더라도 정부가 특허권자에게 정당한 보상금을 지급한다면 특허권의 재산적 권리의 침해 문제는 해소되었다고 할 수 있다. 또한 정부가 특허 의약품을 보급하더라도 특허권자는 여전히 자신의 특허발명을 이용할 수 있고, 수익‧처분권의 훼손도 발생하지 않으므로 재산권의 본질이 침해된다고 보기 어렵다.

재산권의 공공수용에 대한 헌법 제23조 제3항에 대해서도, 재산권은 다른 기본권과 달리 보상에 의한 대체가능한 성질을 가지고 있고, 따라서 일정한 재산권을 수용하거나 제한하는 경우에도 그 객관적 가치를 완전히 보상해 준다면 적어도 재산권에 대한 침해가 문제될 소지는 크게 줄어든다고 한다(성낙인, 헌법학, 법문사 2007년 제7판, 547면).

한편 정부가 공적 업무를 수행하는 주체라 하더라도 그 업무가 항상 공공필요를 위해서만 수행된다고 보기 어렵다면 개선안의 정부 사용을 공공필요가 인정될 것을 요건으로 하여 제안하는 방법도 생각할 수 있겠다. 가령 공중보건이나 환경 보호, 국가안보, 에너지 공급의 확대 등을 공공필요의 예시로 열거하여 정부 사용의 범위를 제한하는 것도 가능하다고 생각한다.

3. 공공 연구 성과의 활용 촉진

2000년에 제정된 ‘기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률’(이하 ‘기술이전촉진법’), 과학기술기본법의 하위법령으로 2001년 12월에 제정된 ‘국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정’(이하 ‘국연사 규정’) 등에 따르면, 공공연구 성과의 권리 귀속에 대해서는 정부가 연구수행기관이나 민간에게 권리를 이전하는 방향으로 제도가 잘 정비되어 있다. 이에 비해 공공연구 성과를 공공의 목적으로 활용하는 제도는 미흡하다. 이는 공공연구 성과의 ‘활용’을 정의하는 방식 자체에 문제가 있기 때문이다. 현행 제도는 공공연구 성과를 특허화한 다음, 이를 사기업에게 이전하는 것을 공공연구 성과의 활용으로 보고 있다. 그래서 공공 목적의 활용은 고려 대상에서 빠지게 된다.

원래 발명유인론은 사적영역에서 이루어진 연구성과와는 달리 공공자금에 의한 연구성과에 대해서는 설득력이 약하다. 특허제도가 무임승차자 문제 때문에 생기는 투자 기피, 기술 공개 기피와 같은 시장실패를 치유하기 위한 것이라면, 공공연구는 이러한 시장 실패가 발생하지 않는 영역이기 때문이다. 이런 점에서 보면, 공공연구 성과를 특허화하고 이것을 민간기업에게 이전할 의무를 국가의 책무로 규정한 기술이전촉진법과 같은 현행 제도는 전통적인 발명유인론을 넘어서 공공연구 성과의 상업화를 촉진하기 위한 것이다. 이는 미국의 베이돌법(Bayh-Dole Act, 미국특허법 제200~210조)의 정책 목표를 그대로 이어받은 것이라 할 수 있다.

Ari K. Rai & Rebecca S. Eisenberg, Bayh-Dole Reform and the Progress of Biomedicine, Law and Contemporary Problems, Vol. 66, No. 1, 2002.

특허청은 직무발명 특히 국공립대학이나 공공연구기관의 연구성과를 민간에게 이전하는 것이 필요하여 기술이전촉진법 등을 정비하였다고 밝히고 있다(특허청 2004년 지식재산백서).

공공연구성과를 특허권으로 사적 소유화할 수 있도록 한 베이돌법은 미국에서도 여러 문제점이 보고되고 있다. 예컨대, 대학이 특허를 보유하고 특허를 통한 영업활동이 강조되면서 연방정부의 예산이 축소되고 개별 대학들이 연구비 확충을 위해 기술이전활동에 더 관심을 가지면서 수익성이 떨어지는 학과에 대한 지원 감소․인문학의 위기가 지적되기도 하며, 기업의 자금이 연구비의 주요 원천이 되면서 비밀주의가 일반화되고, 학술지 발표를 통한 자유로운 정보의 흐름과 공개주의라는 과학의 오랜 전통이 무너지는 문제, 연구자금을 지원하는 기업에 의해 연구의제가 통제되는 문제 등이 제기되었다.

김병윤, “대학과 기업, 특허를 통한 만남(국공립대를 중심으로)” Eyal Press and Jennifer Washburn, The Kept University, 김병윤 옮김, Atlantic Monthly Vol. 285, No. 3 (March 2000), ‘산업교육진흥법개정안 무엇이 문제인가 교육정책토론회’ 2002년 7월, 자료집을 참조하였다.

그리고 2000년대 들어 미국 대학의 특허출원이 감소세를 보이면서 베이돌법이 더 이상 효과가 있을지 의문이라는 연구 결과도 있고, 미국의 특수한 환경에 작동되도록 설계된 제도이기 때문에, 이를 그대로 도입한 기술이전촉진법 등이 우리 상황에 과연 맞는지, 원래 기획한대로 작동하고 있는지에 대한 평가가 필요하다. 그리고 공공연구성과의 활용을 평가하기 위하여 특허권의 실시율을 과연 지표로 볼 수 있는지, 기초과학기술에 더 집중되는 공공연구를 민간기업이 독점하도록 할 필요성이 있는지, 공공연구성과를 특허제도를 통해 활용하는 것이 대학과 연구소의 문화에 어떤 영향을 주는지, 과연 기술공개에 기여하는지 등등 제도 전반에 대한 평가가 있어야 할 것이다.

Loet Leydesdorff & Martin Meyer, The Decline of University Patenting and the End of the Bayh-Dole Effect, 2009, http://users.fmg.uva.nl/lleydesdorff/bayh-dole/index.htm. 여기서 저자들은 미국 대학들의 특허출원이 2000년 들어 감소하는 이유를 구조적 원인에서 찾는다. 즉, 대학의 순위는 이제 지식의 산출로 평가하는데 이러한 평가에는 특허가 포함되지 않기 때문에 대학간 경쟁의 성격이 변하면서 대학들이 특허에 덜 관심을 가지게 되고, 전통적인 산학 협력보다는 국제적인 협력이 연구성과의 평가에 더 중요해진다는 평가 구조에서 원인을 찾는다. 구조적 원인이 아니라는 주장 즉, 특허권을 취득하는 데에는 많은 비용이 드는 반면 수익은 그만큼 나지 않는다는 사실을 이제 미국 대학들이 알았기 때문이라는 주장에 대해서는 미국 대학들이 이 사실을 학습하는 데에 20년이나 걸린다는 점은 설득력이 없다고 반박한다.

WHO, Public Health: Innovation and Intellectual Property Rights, Report of the Commission on Intellectual Property Rights, Innovation and Public Health, 2006년, 70면.

가령 김희정 의원실의 2005년 9월 21일 보도자료에 따르면, 2000년부터 2004년까지 정부출연연구기관이 등록한 특허 총 7,153건 중 76%가 제3자에게 실시권을 주지 않아 활용이 되지 못한다고 하면서 “국가 경쟁력 강화차원에서 특허활용을 위한 대책마련이 시급하다”고 한다. 이러한 의견은 특허청에 대한 국회 국감에서 매년 나오는 지적이다.

대학과 정부연구기관에 의한 특허출원은 전체 특허출원에서 7%에 지나지 않지만, 기초과학기술에 대해 대학과 정부연구기관의 특허출원은 19%에 달한다고 한다. 정성창, “과학기술정책과 연계한 특허정책추진전략”, 2004년 지식재산권포럼 발표자료.

Rai & Eisenberg 앞의 각주 230)는 그 필요성이 더 적다고 한다.

윤권순, “국가 R&D 수행연구소의 특허제도 활용조사 결과”, 발명진흥회 지식재산권연구센터 (2004년 1월)에 따르면, 390개 연구기관(대학교 63.1%, 공공연구기관 26.7%, 기업 10.3%)을 대상으로 한 조사에서 특허출원 이유 중 과제평가와 연구실적에 활용하기 위해서가 56.7%이고 수익창출을 위해서는 42.5%라고 응답하여, 특허출원을 하는 이유가 실적 평가를 위한 것이라는 응답이 더 많았다. 또한, 새로운 기술지식이 특허 명세서에만 나타날 비율에 대해서는 설문자의 29%가 무시할 정도라고 하고, 30% 이상이 19%에 불과하다고 하여 기술의 공개를 통해 기술혁신에 기여한다는 특허제도의 목적이 제대로 달성되고 있지 못함을 엿볼 수 있다(외국의 조사 결과 중 J. Straus (1997년)는 새로운 과학기술지식의 75%가 특허명세서에 나타난다고 하여 국내 조사결과와 대조적이다).

이러한 평가 작업 전이라도, 민간에 이전된 공공연구 성과를 공공필요에 의해 사회적으로 활용할 수 있는 제도의 정비는 시급하다고 본다. 현행 제도에서는 공공영역에서 활용을 하려면 특허법 제107조의 강제실시제도를 이용하거나 제106조의 특허권 수용 등의 규정에 따라야 하는데, 강제실시 제도는 절차와 조건이 까다롭고, 제106조는 전시나 사변에 준하는 비상사태인 경우에만 가능하다는 한계가 있다. 따라서 공공연구 성과를 민간기업이 사적 소유화한 경우, 공공정책 목적에 필요한 경우 정부가 개입하여 활용할 수 있는 제도적 장치를 만들어야 한다. 공공연구 성과의 민간이전 제도를 가장 먼저 적극적으로 도입한 미국도 (i) 공공연구 성과를 이전받은 민간기업이 이를 합리적인 기간 내에 실제로 적용하지 않거나, (ii) 공중보건이나 국가안보 목적으로 필요한 경우, 또는 (iii) 연방법률 규정에 명시된 공적 이용을 위해 필요한 경우에는 정부기관이 개입하여 민간기업으로 하여금 제3자에게 통상 실시권이나 전용 실시권(독점적 실시권)을 줄 수 있도록 하고 있다.

이와 관련하여, 김해도, “국가연구개발사업과 관련된 지식재산권 귀속법규에 관한 연구”, 지식재산21, 제103호 (2008년 4월호)는 우리나라 특허법 제107조는 정부지원 대상 발명 뿐만 아니라 정부지원이 없이 이루어지 발명도 해당 요건만 갖추면 통상실시권 설정을 위한 재정을 청구할 수 있다는 점에서 미국특허법의 정부개입권(March-in rights)보다는 더 넓은 개념인 것으로 해석할 수 있다고 한다(126면).

미국 특허법 제203조 제1항(a)(b)(c).

이런 점에 비추어 볼 때, 민간에 이전된 공공연구성과가 적당한 정도와 조건으로 국내 수요를 충족하지 못하는 경우 또는 공중보건이나 환경의 보호를 위해 필요한 정도를 적절하게 충족하지 못하는 경우 등 공공필요가 인정될 때에는 공공연구성과의 공적 활용을 국가에게 요청할 수 있도록 하는 제도 개선이 필요하다. 공공연구성과에 대한 이러한 국가의 개입권은 특허청의 연구용역 보고서에서도 권고한 바 있다.

특허청 연구용역보고서, “한국의 지식재산 창출 및 활용의 활성화를 위한 정책과제 -정부(특허청)의 실천적 과제 발굴을 중심으로-”, 연구수행기관: 이노텍플러스, 2006년 11월, 173면 등. 이 보고서는 국가개입권에 더해 특허법 제87조를 개정하여, 공공연구 성과에 대해 민간이 특허권을 취득한 경우 이를 특허공보에 기재할 필요가 있다고 한다(167면).

4. 결론

특허권은 권리 부여 그 자체로 의미가 있는 것이 아니라 사회에 실제로 활용될 때 비로소 의미가 있다. 특허 제도를 독점적 재산권의 부여와 발명가의 권리 보호를 중심으로 접근하면 발명의 활용 여부는 특허권자의 재량에 맡겨진다. 그러나 이러한 태도는 특허 제도의 역사적 전개 과정에 비추어 보더라도 타당하지 않으며 우리 특허법 제1조에 명시되어 있는 특허 제도의 목적과도 부합하지 않는다. 특허 발명의 공적 활용과 사회적 이용을 도모하기 위한 제도적 노력이 발명의 보호 강화와 균형을 이룰 때에만 특허 제도가 제기능을 수행할 수 있을 것이다.