특허권의 수용·실시 규정 개정안에 대한 의견

2010년 3월 28일

남희섭

특허청이 준비하고 있는 ‘특허권의 수용·실시 등에 관한 규정’의 개정시안은 법의 취지를 훼손할 뿐만 아니라 입법자가 반영하려고 하는 국제조약에도 반하는 것이어서 전면 재검토를 해야 합니다. 또한 현행 규정도 상위법의 위임한계를 벗어난 위법부당한 제한을 두고 있어서 시급한 개정이 필요합니다. 이에 다음과 같이 의견을 개진합니다.

1.	특허청장의 처분 절차와 관련된 문제점

가.	특허법의 취지에 대한 오해

‘특허권의 수용·실시 등에 관한 규정’ 및 ‘특허권의 수용·실시 등에 관한 규정 개정안’(이하 ‘개정안’)은 특허법 제106조의 취지를 오해하여 특허청장의 처분 절차를 거쳐야만 정부 사용이 가능하도록 하고 있음. 특허청장의 처분과 같은 행정절차를 거쳐야 제3자가 실시권을 갖도록 한 특허법 제107조와 달리, 특허법 제106조는 어떠한 전치 절차를 요구하고 있지 않음.

개정 특허법 제106조의2 제1항이 이를 분명히 하고 있음. 즉, 특허법 제106조의2 제1항에 따르면, “정부는 특허발명이 국가 비상사태, 극도의 긴급상황 또는 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 그 특허발명을 실시”할 수 있다고만 할 뿐이며, 제107조와 같이 특허발명의 실시에 관한 행정청의 처분을 전제로 하고 있지 않음.

이러한 입법형식에 비추어 볼 때, 특허법 제106조의2에 규정된 실시권은 법에서 정한 요건만 충족되면 확보되는 법정 실시권으로, 처분과 같은 사전 절차가 필요없음. 다른 법정 실시권에 관한 규정(선사용에 의한 통상실시권(제103조), 무효심판청구등록 전의 실시에 의한 통상실시권(제104조) 등)을 보더라도 이를 확인할 수 있음. 다시 말하면, 특허법 제106조의2에 따른 정부사용은 ‘유상의 법정 실시권’이며, 정부사용에 대한 특허권의 권리는 재산권(property rule)에서 보상금 청구권(liability rule)으로 변용되는 것임.

따라서 특허청장의 처분을 사전 절차로 규정한 ‘개정안’은 상위법의 위임한계를 벗어난 것임.

나.	법적 효과의 차이점

행정부처간 업무 협조를 위해 특허청이 특허발명의 정부사용 절차에 조력할 수는 있으나, 현행 규정이나 ‘개정안’과 같이 특허청장의 행정처분을 사전 절차로 규정할 경우 특허법의 취지와는 전혀 다른 법적 효과의 변경을 초래함. 예를 들어, 어느 특허기술을 정부가 사용한 경우 특허권자가 정부를 상대로 특허권침해금지를 청구한 경우. 현행법에 따르면 정부는 특허법 제106조의2 제1항에서 정한 3가지 요건 중 하나 즉, (i) 국가 비상사태, (ii) 극도의 긴급상황 또는 (iii) 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시할 필요성 중 어느 하나만 입증하면 특허권 침해의 책임을 지지 않고, 따라서 정부는 사용 행위를 중단할 법적 책임을 지지 않음 (보상금 지급 의무는 별개 사안). 그런데 현행 규정과 ‘개정안’에 따르면, 법에서 정한 3가지 요건을 충족하더라도 특허청장으로부터 미리 처분을 받지 않은 경우에는 정부의 사용 행위를 중단해야 하는 결과를 초래함.

이와 관련하여, 정부에서 특허발명을 사용하기 전에 미리 특허조사를 충실하게 하고 주무부처인 특허청장에게 사용에 관한 처분을 받도록 하여야 특허권자의 보호에 더욱 충실할 수 있다는 특허청의 고민을 이해할 수는 있음. 그러나 이러한 고민은 (1) 앞에서 지적한 것처럼, 특허법 제106조의2에서 허용한 한도를 벗어만 고민이고, (2) 특허권과 일반 재산권의 차이점을 무시했다는 잘못이 있음. 개인의 사유 재산을 정부가 수용하거나 사용하고자 하는 경우에는 그 재산권의 존재 자체가 분명하고 재산권자가 명확하지만, 특허권의 경우에는 이러한 명확성이 담보되지 않음. 가령 정부가 고속철 사업을 하는 경우 이와 관련된 토지 재산권의 존재를 파악하는 것은 아주 쉬우나 고속철 사업으로 인해 침해되는 특허권의 존재는 파악하기도 어렵고 비용이 너무 많이 듦.

이를 정보 비용(information cost)라 하는데, 여기에는 특허권의 존재 자체를 검색하는 비용과 검색된 특허권과 실시 행위를 비교하여 특허권 침해 여부를 판단다는 비용이 포함됨 (Clarisa Long, Information Costs in Patent and Copyright, 90 Va. L. Rev. (2004) 참조).

또한 특허권의 사전 조사가 기술적으로 불가능한 경우도 있음. 가령 (1) 정부가 실시 행위를 할 당시에는 특허가 출원만 되어 있고 아직 공개되지 않은 경우(현행 특허법에 따르면 공개는 출원일로부터 1년 6개월 후에 이루어짐). 이 경우는 특허조사 자체가 불가능함. (2) 특허출원이 공개되어 있어서 특허조사는 가능하더라도 아직 등록되지 않은 경우. 이 경우 특허권의 발생 자체도 불명확하고, 설사 특허권이 발생할 가능성이 높다 하더라도 권리범위가 확정되지 않았기 때문에(공개 후에도 보정 절차를 통해 특허권의 권리범위는 변경될 수 있음), 특허조사 자체가 의미가 없음. (3) 파리조약에 따른 우선권 주장이 가능한 외국의 특허출원이 해외에 존재하는 경우. 이 경우는 해외 특허출원이 국내에 출원이 될지 자체가 명확하지 않고, 해외 특허출원이 아직 공개되지 않은 경우가 대부분이기 때문에 특허조사 자체가 불가능함.

정부의 실시 행위가 특허출원일 이전에 이루어진 경우 정부는 특허법 제103조에 따른 선사용권을 주장할 수 있음. 그런데 외국의 특허출원인이 파리조약에 따른 우선권을 주장하여 국내에 특허출원한 경우에는 정부가 선사용권을 주장하려면 정부의 실시 행위가 우선일(외국 출원인) 이전에 이루어져야 한다는 제한이 있음.

개정안은 제8조의2에서 이러한 특허권의 사전 조사의 어려움을 해결하려고 하고 있으나, ‘서류의 추완’을 전제로 한 처분 절차의 보완에 지나지 않아서 앞에서 지적한 문제점은 여전히 존재함.

다.	트립스 협정 제31조에 대한 오해

앞에서 지적한 내용은 법 개정 당시 입법자가 반영하려고 했던 국제조약의 취지에도 부합함. 트립스 협정은 ‘공적인 비상업적 이용’(public non-commercial use)이란 표현을 사용하여 정부 사용과 공익을 위한 ‘일반 강제실시’ 2가지를 모두 포함한 규정을 두고 있는데(제31조(b)), 정부 사용에 대해서는 일반 강제실시와는 다른 절차를 두고 있음. 즉, 트립스 협정 제31조(a) 제4문에는 정부 사용인 경우에는 특허조사를 미리 할 필요가 없다는 점이 명시되어 있음(제31조(b) 제4문). 이처럼 정부 사용에 대해서는 사전 특허조사가 필요없고, 이에 따른 당연한 결과로 실시권을 부여하는 승인 절차(authorization)도 면제됨. 이는 트립스 협정 제31조의 본문에서 ‘정부에 의한 사용’(use by the government)과 ‘정부에 의해 승인 받은 제3자의 사용’(third parties authorized by the government)을 구분해 표현함으로써 승인 절차가 필요한 사용과 승인 절차가 필요없는 절차를 명백하고 구별하고 있다는 점에서도 확인할 수 있음.

여기서 ‘일반 강제실시’란 특허발명을 이용하려는 자가 정부에 강제실시를 청구하는 절차를 거쳐야 하는 강제실시를 구분하기 위하여 사용하였음. 트립스 협정 제31조의 ‘정부 사용’은 이러한 청구 절차가 필요없기 때문에 양자를 구분하기 위해 ‘일반 강제실시’란 표현을 사용했음.

“In case of public non-commercial use, where the government or contractor, without making a patent search, knows or has demonstrable grounds to know that a valid patent is or will be used by or for the government, the right holder shall be informed promptly” 이에 대한 같은 취지의 해석으로는 Michael Blakeney, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Concise Guide to the TRIPS Agreement (1996) 92면; Medury B. Rao, Understanding TRIPS: Managing Knowledge in Developing Countries (2003) 181면 참조.

트립스 협정은 정부 사용에 대해 “정부 또는 계약자가 정부에 의하여 또는 정부를 위하여 타인의 특허를 사용하고 있거나 사용할 것이라는 사실을 알거나 알만한 합리적인 이유가 있는 경우에는 이를 특허권자에게 신속하게(promptly) 통지해야 한다”는 신속 통지 절차와 보상금 지급 의무만 부과하고 있음.

더 중요한 사실은 트립스 협정 제31조의 정부사용 규정은 미국의 주장을 수용한 것이며, 협상 당시 미국의 요구는 자국의 법률이 트립스 협정에 의해 변경되지 않도록 하려는 것이었음. 여기서 말하는 미국 국내법은 사법절차법(Judiciary and Judicial Procedure Act) 제1498조를 말함. 이 조항은 미국 정부 스스로 또는 미국 정부를 위해 사기업이 특허발명을 사용한 경우 특허권자는 미국 정부를 상대로 보상금 청구권만 행사할 수 있다는 포괄적인 특허 사용 규정임. 이처럼 제1498조에 따른 정부 사용에는 어떠한 제한도 없으며 특허권자에게 보상금만 지급하면 그만임. 이러한 정부 사용 규정은 특허 뿐만 아니라 디자인권(제1498조 (a)항), 저작권(제1498조 (b)항), 식물신품종권(제1498조 (d)항), 반도체배치설계권(제1498조 (e)항)에도 적용됨. 또한 제1498호는 법률 규정에 의해 미국 정부가 취득하는 법정 실시권과 실질적으로 다를 바 없으며, 일반 강제실시와는 달리 재실시 허락도 가능한 실시권이라 할 수 있음. 미국법의 제1498조의 요건 등에 관해서는 별첨 자료 참조.

트립스 협정 제31조의 협상 과정에서는 이른바 ‘남북 대립’만 있었던 것은 아니고 ‘북북 대립’도 있었음. 특히 정부 사용 문제에 대해 군사기술개발, 우주 개발 등 국가 프로젝트에 대해 정부가 타인의 특허와의 저촉을 일일이 조사하지 않고 이를 사용할 광범위한 권한을 가지도록 하려는 미국과 이것에 반대하는 일본, 유럽연합 사이의 대립이 있었음. 현행 협정문 제31조를 보면, 정부 사용에 대해 미국의 주장이 많이 관철된 결과라고 평가할 수 있음 (尾島 明, ‘逐條解說 TRIPS 協定‘, 1999년, 일본기계수출조합, 147-148면 참조).

Amanda HOLLIS, Henry BLANCO-WHITE & Jason BROST (the United States Group),  Report Q202 "The impact of public health issues on exclusive patent rights" (2008년) https://www.aippi.org/download/comitees/202/GR202usa.pdf 단락 9.

미국은 디자인을 특허법과 별개의 법률(디자인보호법)으로 보호하는 대부분의 법제와 달리 특허법으로 보호한다.

Danielle M. Conway, Government Contractor and Grant Researcher Affirmative Defenses Against Patent Infringement, Department of Army Pamphlet 27-50-404, The Army Lawyer, January 2007, 142면.

한 가지 재미있는 사실은 미국 정부는 사법절차법 제1498조를 재산권의 수용 규정으로 보지 않는다는 점임. 더구나 미국 정부는 제1498조에 따른 정부 사용은 강제실시도 아니라고 주장함. 즉, 특허권을 부여할 때 권리의 제한 형태로 부과되는 것이 제1498조의 정부 사용이며, 따라서 제1498조는 특허권이란 재산권의 범위 그 자체를 정하는 규정이라고 주장하고 있음. 이러한 주장은 비록 소수 판결이긴 하지만 법원에서 일부 인정을 받기도 했음.

Zoltek Corp. v. U.S.  58 Fed.Cl. 688, 692 (Fed. Cl., 2003).

De Graffenried v. United States, 29 Fed. Cl. 384, 386-89 (1993); Brunswick Corp. v. United States, 36 Fed. Cl. 204, 207 (1996).

라.	결론

‘개정안’에서 주무부장관이 정부사용 전에 특허청장에게 처분을 받도록 한 절차는 (i) 관련 규정을 모두 삭제하거나, 아니면 (ii) 임의 절차로 변경해야 함.

현행 규정과 ‘개정안’은 제2조 제1항에서 ‘처분을 신청할 수 있다’는 표현을 사용하고 있으나, 이는 임의 절차를 규정한 것이 아님. 따라서 특허청장에게 처분을 신청하지 않더라도 주무부 장관은 특허법 제106조의2에 따라 특허발명을 사용을 할 수 있다는 명시적 표현을 둔 다음, 주무부 장관이 필요하다고 판단하는 경우에는 처분을 “신청할 수도 있다”고 규정해야 함.

2.	‘개정안’에 포함되지 않은 현행 규정의 문제점

가. 군사목적의 수용 또는 실시

현행 규정 제2조 제1항은 특허발명의 수용 또는 실시인 경우 특허청장에게 처분권을 부여하고 있는데 징발법의 규정과 충돌하는 부분을 조정하는 내용이 포함되어야 함. 징발법은 전시·사변 또는 이에 준하는 비상사태하에서 군작전수행을 위하여 필요로 하는 토지·물자와 시설 또는 권리의 징발과 그 보상에 관한 사항을 규정함을 목적으로 하며(징발법 제1조), 징발목적물에는 군작전상 긴요한 특허권이 포함되어 있음(제5조 제1항 제4호). 징발법에서 말하는 ‘특허권의 징발’이 특허권의 수용·실시 규정에서 말하는 ‘특허권의 수용’인지 아니면 ‘특허발명의 실시’인지는 분명하지 않으나, 양 법률에서 서로 다른 절차를 둔 것은 조정할 필요가 있음.

현행 징발법에 따르면 징발관(국방부장관)이 징발집행관(관할 특별시장‧광역시장‧도지사‧시장‧군수 또는 경찰서장)에게 징발영장을 발행하면(징발법 제7조) 특허권을 수용‧사용할 수 있는 데에 반해, 특허권의 수용‧실시 규정에 따르면, 특허권을 수용‧실시하기 전에 국방부장관이 특허청장에게 처분을 신청하는 절차와 특허권자의 의견을 듣는 절차를 거쳐야만 특허권을 사용할 수 있도록 제한하고 있음.

특허권의 수용·실시 규정에서 “징발법의 적용을 받는 특허권은 제외한다”는 표현을 두는 방법이 바람직함.

나.	의약품 수출을 위한 강제실시에 관한 규정의 문제점

(1) 현행 규정 제2조의 2의 문제점

규정 제2조의2는 법에서 허용하고 있는 사항을 위임범위를 넘어서 제한하고 있으므로 위임입법의 한계를 넘어선 것임. 즉, 특허법 제107조 제1항 제3호는 공익을 위해 특히 필요한 경우에는 강제실시를 청구할 수 있다고 정하고 있을 뿐인데, 규정 제2조의2는 법에서 제한하지 아니한 ‘국내 생산시설의 부족’(제1호) 또는 ‘비상사태’(제2호)로 제한 요건을 정하고 있음. 이는 상위법에서 위임받지 않은 사항을 한정한 것이어서 위임입법의 한계를 넘어 무효임.

규정 제2조의2는 트립스 이사회에서 ‘수출을 위한 강제실시’를 논의할 때 우리 정부가 ‘수출을 위한 강제실시’ 제도를 국가비상사태일 경우에만 활용하겠다고 밝힌 공식입장을 수용하려는 것으로 이해되지만, 이는 입법으로 해결할 사안이지 상위법에서 허용하고 있는 것을 하위법령인 대통령령에서 임의로 제한하는 형태로 해결해서는 안 됨. 정부의 공식입장을 법률에 반영하는 경우에도, 규정 제2조의2 본문의 내용은 830 결정을 원용하거나 TRIPS 협정 제31조(f)의 의무면제를 언급하는 형태로 수정하여야 함.

(2) 제2조의 3

현행 규정은 세계무역기구회원국이 아닌 경우에는 최빈국만 적격 수입국으로 인정하고 있어 북한에 의약품을 수출하기 위해서는 이 규정을 이용하지 못하도록 하고 있음.

(3) 제3조 제3항 제1호

현행 규정에 따르면 수출을 위한 강제실시를 청구하는 자는 “의약품이 수입국 국민 다수의 보건을 위협하는 질병을 치료하기 위한 것임을 입증하는 서류”를 제출하도록 하고 있음. 그러나 세계무역기구 일반이사회의 2003년 8월 30일 결정(이하 ‘830 결정’)에 따르면, 수입국은 (i) 의약품 생산능력이 없거나 부족하다는 점(최빈국은 예외), (ii) 필요한 의약품의 명칭과 수량, (iii) 수입국에도 특허권이 존재하는 경우 이 특허권에 대한 강제실시를 하였거나 할 의사가 있다는 점 등 3가지 사항을 트립스 이사회에 통보하면 적격 수입국이 될 수 있음. 따라서 규정 제3조 제4항 제1호에서 ‘수입국 국민 다수의 보건을 위협하는 질병’을 치료할 목적인지 아닌지를 입증하는 서류를 제출하도록 의무화하는 것은 불필요한 서류를 제출토록 하는 것이고, 830 결정에서 요구하는 범위를 벗어나며 도하선언문의 취지에도 어긋남. 즉, 수입국이 트립스 이사회에 필요한 의약품의 명칭과 수량을 통보하였다면, 이것은 수입국의 공중보건 문제를 해결하기 위해 필요한 의약품에 관한 것이라고 보아야 하며 더 이상의 서류 제출을 요구하지 말아야 함.

(4) 제3조 제4항 제2호

현행 규정은 “수입국이 재정을 청구하는 자로부터 의약품을 수입하겠다는 의사를 확인하는 서류”를 청구인이 제출하도록 규정하고 있으나, 이 역시 830 결정에서 제도 활용을 위해 필요한 사항으로 규정하지 아니한 것을 불필요하게 서류로 제출하도록 하는 것임.

특허청은 이 규정이 강제실시를 받은 자가 의약품을 생산하였음에도 불구하고 이를 수입국에 수출하지 못하여 손해를 볼 것을 염려한 것으로 이해되지만, 이러한 특허청의 염려는 대통령령으로 해결할 사안이 아님.

(5) 제3조 제4항 제3호

현행 규정은 “의약품이 수입국에서 갖는 경제적 가치에 관한 평가서”를 청구서에 첨부하도록 요구하고 있으나, 이 또한 불필요한 서류를 청구인에게 요구하는 것이어서 부당함. 또한 현행 규정 제3조의2 제6항은 특허청장은 “특히 필요하다고 인정하는 경우에는 추가로 관련 자료의 제출을 요청할 수 있다”고 하였으므로, 경제적 가치에 관한 평가서와 같은 서류는 필요한 경우 특허청장이 요청하여 대가 결정에 참작할 수 있음.  따라서 수입국의 경제적 가치에 관한 평가서를 청구서에 첨부할 필요 서류의 하나로 요구할 필요가 없음.

별첨. 미국 사법절차법 제1498조의 요건

(1) “미국에 의하여” 또는 “미국을 위하여”

사법절차법 제1498(a)조는 “미국에 의하여” 또는 “미국을 위하여” 특허 발명을 사용 또는 제조(use or manufacture)하는 경우에는 특허권자의 허락을 받지 않아도 된다고 규정한다. 여기서 “미국에 의하여”란 미국 정부가 특허를 직접 사용하는 경우를 말하고, “미국을 위하여”란 미국 정부와 계약을 맺은 자가 특허를 사용하는 경우를 말한다. “미국을 위하여”란 표현은 미국 정부와 계약을 맺은 자가 미국 정부에 어떤 물품이나 서비스를 제공하는 과정에서 발생할 수 있는 특허권 침해로부터 면책되도록 하고, 특허권자에게는 미국 정부에 보상금을 청구할 수 있도록 하기 위해 도입되었다.

Evans v. McDonnell Aircraft Corp., 270 F. Supp. 778, 780, 154 U.S.P.Q. (BNA) 338 (E.D. Mo. 1967); American Law Report, 26 A.L.R. Fed. 919.

정부 계약자는 미국 정부로부터 승인(authorization)이나 동의(consent)를 받은 계약 당사자, 하청 계약자, 개인, 기업, 회사를 모두 포함한다. 또한 정부 계약자는 정부로부터 문서로 허락을 받은 자 뿐만 아니라 정부조달계획에 따른 입찰에 참여한 물품과 관련된 자도 포함된다. 정부 계약자의 행위가 제1498조의 “미국을 위하여”란 요건을 충족하려면, 미국 정부의 승인(authorization)이나 동의(consent)가 있어야 한다. 예를 들어 미국 정부가 정부 계약자에게 어느 특허권의 사용을 명시적으로 지시한 경우에는 정부 계약자는 제1498조에 따른 사용을 주장할 수 있다. 이처럼 미국 정부의 명시적인 승인 또는 동의가 있는 경우에는 그 내용에 따라 제1498조의 적용 여부가 결정된다. 예를 들어 정부 계약자가 특허권을 침해하지 않는 다른 방식으로 정부 계약을 이행할 수 있었는지가 쟁점이 된 경우 이것은 “미국을 위하여”란 요건의 문제가 아니라, 미국 정부가 계약자에게 특허 발명의 사용을 승인 또는 동의했는지의 문제로 좁혀서 접근한다. 가령 (i) 특허권을 침해하지 않은 물품이 일반 시장에서 구입할 수 있고 (ii) 계약서의 사양(specification)이나 시방서에 특허 침해품이 명시되어 있지 않은 경우에는 미국 정부의 “승인 또는 동의”가 있었다고 인정하지 않는다.

제1498조 (a)항 제4문.

TVI Energy Corp. v. Blane, 806 F.2d 1057 (Fed. Cir. 1986).

제1498조 (a)항 제4문

Sevenson Environmental Services, Inc. v. Shaw Environmental, Inc., 477 F.3d 1361, 81 U.S.P.Q.2d 1906 (Fed. Cir. 2007).

Carrier Corp. v. United States, 208 Ct. Cl. 678, 534 F.2d 244, 247, 190 U.S.P.Q. 55 (1976)

TDM America, LLC v. U.S. 83 Fed. Cl. 780 (Fed. Cl. 2008); Carrier Corp. v. United States 208 Ct.Cl. 678, 534 F.2d 244, 248 (1976).

한편 판례에 따르면 미국 정부의 승인 또는 동의는 반드시 명시적인 승인 또는 동의만을 의미하지는 않기 때문에 특정한 특허의 사용을 명기하지 않더라도 미국 정부의 묵시적인 동의가 인정되면 제1498조를 적용할 수 있다고 한다. 가령 정부조달 계약서에 표준 “승인 및 동의” 조항이 있는 경우에는 미국 정부의 묵시적 승인 또는 동의가 인정된다.

Bereslavsky v. Esso Standard Oil Co., 175 F.2d 148 (4th Cir. 1949); John J. McMullen Associates, Inc. v. State Board of Higher Education, 268 F. Supp. 735 (1967), 89 S. Ct. 2016.

Roberts v. Herbert Cooper Co., 236 F. Supp. 428 (1959). 일례로 미국 국토안전부의 표준계약서 제3.5-1조를 들 수 있다(“이 표준계약 또는 그 부속 계약에 따른 행위를 하는 과정에서, 미국의 등록된 어떤 특허에 기재되어 있는 발명을 사용하거나 제조하는 것에 대하여 동의하며 허락한다(”the Government authorizes and consents to all use and manufacture, in performing this contract or any subcontract at any tier, of any invention described in and covered by a United States patent.”)).

특허권자는 정부 계약자를 상대로 특허권침해금지소송(민사소송)을 제기할 수 있는데, 이 소송에서 정부 계약자가 면책되기 위해서는 미국 정부로부터 계약을 맺었거나 미국 정부가 특허의 사용을 명시적 또는 묵시적으로 동의했거나 허가했음을 입증해야 한다. 많은 사례에서 정부 계약자가 정부 부처에 제공하는 물품이 미국 정부를 위해 제조되고 미국 정부에 의해 사용된다는 점을 입증한 경우 특허권 침해책임에서 면책된다. 예를 들어, (i) 미국 정부에 직접 판매하는 경우, (ii) 미국 정부가 아직 물품을 수령하지 않았다 하더라도 미국 정부의 명시적인 동의 하에 물품을 개발하는 경우, (iii) 미국 정부의 명시적인 동의가 없더라도 미국 정부의 묵시적인 허락이나 동의가 있는 경우 정부 계약자는 특허권 침해에서 면책된다. 정부 계약자의 물품이 미국 정부가 아닌 영국 정부에 제공된 경우에도 정부 사용을 인정한 사례도 있다. 휴즈 항공(Hughes Aircraft) 사건에서 연방청구법원은 양국 정부 사이의 합동 군사방위 위성 통신 프로그램(스카이넷 II)을 지원하기 위한 목적으로 개발, 제조된 물품인 경우, 미국 정부가 스카이넷 II 지원 목적임을 계약서에 명기하지 않았더라도 제1498조에 따른 정부 사용이라고 판결한 바 있다.

Madey, 413 F. Supp. 2d at 609

W.L. Gore & Associates Inc. v. Garlock Inc., 842 F.2d 1275 (Fed. Cir. 1988)

Hughes Aircraft Co. v. United States, 534 F.2d 889 (Ct. Cl. 1976).

(2) 사용의 범위

제1498조에서 말하는 특허 발명의 “사용 또는 제조(use or manufacture)”는 미국 특허법 제271조의 “제조 또는 사용(make or use)”과 같은 의미로 해석한다. 따라서 이를 엄격하게 해석하면, 정부 등이 특허발명을 사용 또는 제조하는 행위 이외의 특허권 침해 행위(판매, 판매의 청약, 수입 행위)에는 제1498조가 적용되지 않는다. 또한 제1498조는 특허권의 직접침해에 해당하는 행위에만 적용되며 기여침해나 대위침해에 해당하는 행위에는 적용되지 않기 때문에, 기여침해나 대위침해에 해당하는 행위에 대해서는 특허권자가 정부를 상대로 보상금을 청구할 수 없다. 또한 특허발명의 일부분이 미국 국외에서 실시된 경우에는 제1498조 (c)항에 따라 제1498조 (a)항이 적용되지 않아 특허권자는 정부에 보상금을 청구할 수 없다. 앞서 언급한 졸텍 사건이 이 사례에 해당하는데, 졸텍 사는 스텔스기에 사용되는 실리콘 섬유 제품의 생산 방법에 대해 특허권을 취득했고, 미국 정부는 F-22 전투기를 제작하는 과정에서 정부 계약자를 통해 특허권 침해 행위에 해당하는 사용 행위를 하였다. 그런데 정부 계약자는 섬유 제품을 생산하는 과정의 일부분인 티란노 섬유(Tyranno fiber)를 해외(일본)에서 제작하여 이를 미국 내에서 처리하였다. 특허권자인 졸텍은 미국 정부를 상대로 특허권 침해 소송을 제기했고, 법원은 제1498조가 적용되지 않는다고 보아 정부의 책임을 인정하지 않았다. 한편 연방항소청구법원은 2009년 2월 졸텍 사건의 경우 정부 계약자(Lockheed Martin)는 제1498조가 적용되지 않을 경우 특허권 침해의 책임을 져야한다는 취지의 판결을 하였다.

29 Fed. Cl. at 218 n.21); Paper Converting Mach. Co. v. Magana-Graphics Corp., 745 F.2d 11, 223 (1984)

앞에서 언급한 졸텍 사건에서 연방항소청구법원이 이러한 결론이 가능하게 하는 취지의 판결을 했다(58 Fed. Cl. 688 (2003). 연방항소청구법원은 그 근거로, 사법절차법 제1498조를 제정할 당시(1910년)에는 정부 사용의 범위가 특허법에서 정한 특허 침해 행위와 거의 일치했으나, 그 후 특허법이 여러 차례 개정되어 특허 침해 행위가 계속 확대되었지만, 이에 비해 의회는 사법절차법 제1498조의 정부 사용의 범위를 특허법 개정에 맞추어 확대하려는 노력을 전혀 하지 않았다는 점을 든다.

Decca Ltd. V. United States, 640 F.2d 1156, 1169-70 (Ct. Cl. 1980)

Zoltek Corp. v. United States, 442 F.3d 1345, 1350 (Fed. Cir. 2006), 464 F.3d 1335 (Fed. Cir. 2006), 상고기각 127 S. Ct. 2936 (2007).

442 F.3d 1345, 1347 (Fed. Cir. 2006), 85 Fed. Cl. 409 (2009). Bradley M. Taub, Why Bother Calling Patents Property? The Government's Path to License any Patent and Maybe Pay for It, 6 J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. 151 (2006).

Zolttek v. United States, 85 Fed. Cl. 409 (2009). 졸텍과 정부 계약자 사이의 소송은 아직 판결이 나지 않았다.

(3) 특허권자의 구제 방법

특허권자는 제1498조에 따른 사용에 대해 정부를 상대로는 연방청구법원(United States Courts of Claims)에 보상금을 청구할 수 있다. 이 보상금 청구는 특허권자 뿐만 아니라 특허권자로부터 독점실시권을 가진 자, 특허권자로부터 소제기의 승인을 받은 자도 제기할 수 있으며, 특허권자가 공동 소송을 하지 않는 경우에도 가능하다. 다만 정부 공무원은 정부 사용에 영향을 미칠 지위에 있는 경우에는 특허권자로부터 어떤 권한을 받았다 하더라도 제1498조에 따른 보상금을 청구할 수 없다(제1498조 (a)항 제6문). 또한 특허발명이 미국 정부와 고용 관계에 있는 자에 의해 이루어졌고 그 발명이 피고용인의 직무 수행에 관련된 것이거나 미국 정부의 자원이나 설비를 이용하여 완성된 경우에는 제1498조에 따른 보상금 청구를 할 수 없다(제1498조 (a)항 제7문).

Brunswick Corp. v. United States, 22 Cl. Ct. 278, 282 (1991).

특허권자는 연방청구법원에 보상금 청구 소송을 제기하기 전에 관련 정부 기관에 보상금 지급을 요청하는 행정절차를 밟을 수 있지만 이러한 행정절차를 반드시 거쳐야만 하는 것은 아니다. 한편 보상금 청구는 청구권이 최초로 발생한 날로부터 6년이 경과하기 전에 하여야 한다(사법절차법 제2501조). 청구권이 최초로 발생한 날은 특허권자가 정부 또는 정부 계약자가 특허 발명을 사용한다는 사실을 알았거나 합리적으로 알 수 있는 때를 말한다. Regent Jack Mfg. Co. v. United States 사건에서, 특허권자는 실제 사용일로부터 6년 이내에 소송을 제기했지만 법원은 청구권 발생일로부터 6년이 경과했다는 이유로 보상금 청구를 인정하지 않았다.

John Gladstone Mills et al., Patent Law Fundamentals §18:18 (2d ed.) (2009).

28 U.S.C. § 2501 "Every claim of which the United States Court of Federal Claims has jurisdiction shall be barred unless the petition thereon is filed within six years after such claim first accrues."

Graffenried v. United States, 29 Fed. Cl. 384, 390 (1993). 따라서 정부가 특허발명의 이용을 비밀로 하여 특허권자가 청구권의 존재를 알지 못한 경우, 또는 청구권이 발생한 당시 손해의 존재를 특허권자가 알 수 없는 상태인 경우에는 6년 기산일이 달라진다. Lionel M. Lavenue, Patent Infringement against the United States and Government Contractors under 28 U.S.C. § 1498 in the United States Court of Federal Claims, 2 J. Intell. Prop. L. 389, 389 각주 144 (1994-1995).

337 F.2d 649, 143 U.S.P.Q. (BNA) 136 (1964)

한편 특허권자는 제1498조의 사용에 대해 정부 계약자를 상대로는 민사법원에 특허권 침해소송을 제기할 수 있다. 이 경우 정부 계약자는 앞에서 설명한 것처럼 정부로부터 승인 또는 동의를 받았다는 점을 입증하면 특허권 침해의 책임으로부터 면책된다.

다. 정부 사용(사법절차법 제1498조)의 절차

제1498조에 따른 특허 발명의 사용에는 사전 협의 절차가 필요 없으므로 정부 등이 특허권을 미리 조사하는 절차도 필요없다. 특허권이 존재한다는 사실을 정부 등이 안 경우 이를 통지하는 절차도 법률에 명시되어 있지 않다. 유럽연합이 미국의 사법절차법 제1498조가 트립스 협정 위반이라고 주장하는 이유도 바로 통지 절차가 법에 명시되어 있지 않기 때문이다.

라. 보상금(사법절차법 제1498조)

미국 정부가 지급해야 하는 보상금은 특허 사용에 대한 합리적이고 완전한 보상을 말한다. 특허권자가 개인 발명가이거나, 비영리단체 또는 중소기업(정부 사용 후 5년 동안 종업원 수가 500명 이하인 중소기업)인 경우에는 보상금을 청구하기 위해 특허권자가 지불한 합리적인 비용(대리인 비용 등)도 보상금에 포함되지만, 미국 정부의 입장이 합리화될 수 있는 경우에는 대리인 비용 등은 보상금에 포함되지 않는다(다만, 보상금 청구 소송이 10년 이상 계속된 경우에는 제외).

제1498조 (a)항 제1문.

제1498조 (a)항 제2문.

제1498조 (a)항 제3문.

연방청구법원의 소송 사건을 중심으로 보면, 미국 정부가 특허를 사용하고 지불하는 보상금은 1992년까지 6%의 로열티가 평균이며 보통 5% 이상의 로열티를 보상금으로 지급한다. 미국 특허법에 따르면 특허침해행위에 대한 손해배상에는 일실손실(lost profit), 합리적인 로열티, 징벌배상(treble damages), 대리인 비용 등이 있는데, 이에 비해 제1498조에 따른 보상금은 “합리적이고 완전한 배상”이기 때문에 특허법의 일실손실이나 징벌배상과 같은 손해배상 방법은 적용되지 않는다.

Reichman 2006.

DONALD S. CHISUM, PATENTS § 20.03[6], at 20-27 (1992). Brunswick Corp. v. United States 사건에서 연방특허법원은 일실손실을 인정한 하급심판결을 파기한 바 있고(36 Fed. Cl. 204, 208 (1996)), Lessona Corp. v. United States 사건에서도 연방특허법원은 일실손실과 징벌배상은 제1498조에 말하는 “합리적이고 완전한 배상”을 넘어서는 것이라는 이유로 인정하지 않았다(36 Fed. Cl. 204, 208 (1979)). DeGraffenried v. United States, 228 Ct. Cl. 780 (1981)에서도 징벌배상을 인정하지 않는 판결을 했다.

마. 사례(사법절차법 제1498조)

사법절차법 제1498조에 따른 사례는 정확한 통계가 있을 수 없다. 왜냐하면, 정부 등이 특허발명을 사용하기 전에 특허권을 검색하거나 특허권자와 미리 협의하는 절차가 필요없기 때문이다. 따라서 특허권자와 정부 사이에 보상금에 관한 분쟁이 생길 경우 소송 사건을 통해 정부 사용의 사례를 파악할 수 있다.

Reichman에 따르면, 1917년부터 1994년 1/4분기까지 연방청구법원에서 특허발명의 정부 사용에 관한 보상금 분쟁을 다룬 것은 약 279건이었으며, 이 가운데 사법절차법 제1498조와 관련된 사건만 240건이고, 1994년부터 2002년 중반까지 제1498조에 따른 배상금 소송은 32건이었다고 한다. 여기서 주목해야 할 점은 연방청구법원에서 다룬 사건은 미국정부에 의한 특허 사용 전체 사례의 일부분에 지나지 않는다는 사실이다. 연방정부가 지급하는 배상금에 불만이 없는 경우 특허권자는 소송을 제기하지 않기 때문이기도 하지만, 소송을 제기하여 특허권자가 승소하는 비율이 1/3 미만으로 낮기 때문이기도 하다.

Reichman 2006 앞의 논문.

Reichman 2006 앞의 논문.

Lavenue의 연구에 따르면, 1910년에서 1948년까지 연방청구법원에서 특허권 침해와 관련하여 다룬 사건은 모두 37건이었고, 제1498조 제정 후 1993년까지 연방청구법원은 매년 평균 5.45건의 사건을 판결했다고 한다(1980년에 가장 많은 19건을 처리).

Lavenue 1994-5 앞의 논문 494면, 496면 참조.

미국 의회조사국의 보고서에 따르면, 2002년 9월 30일 기준으로 그 전 12개월 동안 총 6건의 소송이 미국정부를 상대로 연방청구법원에 제기되었는데, 이 건수는 동일한 기간 동안 특허권 침해 소송이 연방특허법원에 제기된 건수 2,520건에 비하면 매우 적은 수치라고 한다.

Congressional Research Service, Report for Congress RL 32051, Innovation and Intellectual Property Issues in Homeland Security (2008) 9면.

제1498조에 따른 정부 사용은 국방이나 정부조달과 관련된 사례가 가장 많지만, 연방정부의 자금 지원으로 이루어진 대학교나 비영리기관의 연구에도 적용된다. 정부 사용과 관련하여 미국 법원의 판례에 등장하는 사례 중 일부를 소개하면 다음과 같다.

Sean O'Conor, Enabling Research or Unfair Competition? De Jure and De Facto Research Use Exceptions in Major Technology Countries, in Patent Law and Theory: A Handbook of Contemporary Research (Toshiko Takenaka edn., 2008) 544면.

콘크리트 포장 기술(최초의 소송 사례): 1870년 7월 콘크리트 포장 기술에 대한 미국특허 제Re4364호를 취득한 존 쉬링거(John Schillinger)는 컬럼비아 특별구 정부를 상대로 제기한 특허권 침해소송을 제기했다. 이 사건에서 지방법원은 유체재산권의 수용과 무체재산권의 수용은 성격이 다른 것으로 보았고 특허 발명을 정부가 사용하는 행위 그 자체로는 특허권자에게 어떠한 손실이 초래되지 않는다고 판결했다. 대법원은 주권면제의 원칙(sovereign immunity)을 적용하여 정부를 상대로 한 특허권 침해 소송을 인정하지 않았다.

쉬링거의 특허에서 “Re”는 재발행 특허(reissue patent)를 말한다.

Schillinger v. United States, 155 U.S. 163 (1894).

Blake Evan Reese, Do AS I SAY, NOT AS I DO: AN INTERNATIONAL AND COMPARATIVE STUDY OF GOVERNMENTS' RIGHTS TO "INFRINGE" PATENTS IN LIGHT OF THE FEDERAL CIRCUIT'S RECENT INTERPRETATION OF 28 U.S.C. § 1498 AND A CALL FOR CONGRESS TO MODERNIZE THE STATUTE, 4 Buff. Intell. Prop. L.J. 84, 88 (2006).

F-22 전투기에 사용되는 실리콘 섬유 제품: Zoltek v. United States, 58 Fed. Cl. 688 (2003), 442 F.3d 1345 (2006).

군용 2단 침대: Connell v. KLN Steel Products Co., Ltd., 255 Fed. Appx. 519 (Fed. Cir. 2007). 미국 특허 제6,611,973호.

우편환 양식과 관련된 특허: 미국연방우체국공사(U.S. Postal Service)에서 사용한 우편환 양식(money order form)에 관한 분쟁(미국 특허 제5,292,283호). Paymaster Technologies, Inc. v. U.S., 180 Fed. Appx. 942 (Fed. Cir. 2006).

연방준비은행이 사용한 수표 식별 데이터 암호화 방법에 관한 특허: Advanced Software Design Corp. v. Federal Reserve Bank of St. Louis, 2009 WL 3110804 (Fed. Cir. 2009).

폐탄광의 상부 지반 침하를 방지할 목적으로 폐탄광을 충전(filling)하는 공법에 관한 특허: Dow Chemical Co. v. United States, 226 F.3d 1334 (Fed. Cir. 2000).

도로 건설과 관련된 특허(콘크리트 경화를 위한 목화 메트를 위한 공법)에 관한 특허: Levine v. United States, 76 F. Supp. 716 (Ct. Cl. 1948).

중추성근이완, 항경련, 항불안의 효능이 있는 메프로바메이트(meprobamte)에 관한 특허(미국 특허 제2,724,720호): Carter-Wallace, Inc. v. United States, 496 F.2d 535 (Ct. Cl. 1974). 이 사건에서 특허권자는 국방부, 연방회계감사원(General Accounting Office), 재향군인 관리국(Veterans Administration)의 특허 사용을 문제삼았다.

항생제의 하나인 테트라사이클린(tetracycline) 특허.

F.M. Scherer & Jayashree Watal, Post-TRIPS Options for Access to Patented Medicines in Developing Countries 26 (Comm'n on Macroeconomics & Health, Working Paper No. WG4:1, 2001)

수중 결합기 특허: Crater Corp. v. Lucent Tech., Inc., 255 F.3d 1361 (Fed. Cir. 2001).

군인 보호용 안경 특허: Gargoyles, Inc. v. United States, 113 F.3d 1572 (Fed. Cir. 1997).

마이크로파 전자총, 자유전자 레이저 오실레이터 특허(미국특허 제4,641,103호, 제5,130,994호): Madey v. Duke University (413 F. Supp. 2d 601 (M.D.N.C. 2006)

차세대 폭파 탐지 시스템: L-3 Communications Security and Detection Systems Inc. v. Reveal Imaging Technologies Inc., No. 04-CV-11884.

수로측량에 사용되는 선박의 부품 특허: John J. McMullen Associates Inc. v. State Board of Higher Education, 265 F. Supp. 735 (D. Or. 1967).

대학 연구소의 특허 사용: Madey v. Duke, 307 F.3d 1351 (Fed. Cir. 2002).