도메인이름의 등록, 사용의 상표법, 부정경쟁지법 위반에 관한 연구

연구책임자: 남 희 섭

제  출  문

법무법인 지향 귀하

귀 법인과의 연구용역 계약에 따라 본 보고서를 “도메인이름의 등록, 사용의 상표법, 부정경쟁방지법 위반에 관한 연구” 과제의 최종보고서로 제출합니다.

2016년 11월

연구책임자 : 남 희 섭

서론

도메인이름은 사전심사 없이 ‘선접수･선등록(first come, first served) 원칙’에 따라서 등록되므로 특정 표지에 대하여 아무런 이해관계 또는 권한이 없는 자라고 하더라도 그 표지에 대하여 정당한 권한이 있는 자(상표권자 등)보다 먼저 등록할 수 있다.

이 경우 그 표지에 대한 정당한 권한이 있는 자가 도메인이름을 권한 없이 무단점유한자에 대하여 자신의 권리를 주장함으로써 도메인이름 분쟁은 시작된다. 정당한 권한이 없는 자가 타인의 표지를 이용하여 도메인이름으로 등록하는 이유는 매우 다양한데, 가장 흔한 것이 사이버스쿼팅(무단점유, cyber-squatting)이다. 사이버스쿼팅이란 도메인이름에 대한 악의적인 투기행위를 말하는데, 부동산투기나 주식투기에서처럼 사용을 통하여 이윤을 창출할 의도가 없이 도메인이름을 등록하여 이전함으로써 일정한 이익을 남길 목적으로 이루어지는 행위를 말한다. 사이버스쿼팅이 이루어지면 사이버스쿼터(무단점유자, cyber-squatter)는 마치 인질처럼 해당 도메인이름을 보유하게 되고, 상표권자 등 표지에 대하여 정당한 권한을 가지고 있는 자는 자신의 표지를 이용하여 웹사이트를 개설할 수 없으므로 사이버스쿼터의 요구에 응하여 협상할 수밖에 없게 된다. 이 같은 사이버스쿼터들에게는 상거래를 위하여 도메인이름을 사용하려는 의도가 전혀 없으며, 이들은 상표와 관련되는 도메인이름을 상표권자에게 되돌려주는 조건으로 금전을 강요한다. 상표권자가 도메인이름을 사들이기 위하여 지불한 비용이 몇 십만 내지 몇 백만 달러라는 것과 도메인이름을 등록하기 위한 비용이 상대적으로 극히 저렴하다는 것을 고려하면, 무단점유는 이윤을 남길 수 있는 행위가 될 수 있다. 도메인이름의 등록에 있어서 일반적으로 채택되고 있는 선접수･선등록 원칙에 의하여 이러한 행위가 도메인이름 등록기관의 별다른 제약을 받지 않고 있다.

도메인이름에 관한 실제 분쟁은 도메인이름 등록인의 구체적인 행위가 상표 등 타인의 표지를 침해한 경우에 발생한다. 우리나라에서 실제로 발생하는 분쟁의 침해 형태를 다음 4가지로 분류할 수 있다.

(ⅰ) 지정상품과 동일하거나 유사한 상품으로 영업하는 경우

등록인이 상호･상표･서비스표 등 기타 타인의 표지로 구성된 도메인이름을 등록한 후 웹사이트를 개설하여 그와 유사한 상품이나 서비스를 판매하는 경우이다. 이 경우 상품출처의 혼동이 발생함으로써 타인의 권리가 침해된다. 예컨대 피신청인이 의류를 지정상품으로 하여 등록한 신청인의 표장을 도메인이름으로 등록하고, 그 웹페이지에서 이러한 표장을 상표로 하는 다운 재킷 등의 의류를 판매하는 사건을 들 수 있다.

(ⅱ) 타인의 표지의 식별력이나 명성을 손상한 경우

등록인이 타인의 상표 등을 도메인이름으로 등록한 후 웹사이트를 개설하여 식별력이나 명성을 손상하는 경우이다. 즉 도메인이름 등록인이 웹사이트에서 타인의 상표 등을 비방하거나 타인의 상품보다 열등한 품질의 것을 판매하거나 음란사이트로 이용하는 등의 경우이다.

(ⅲ) 지정상품과 동일 또는 유사하지 않은 상품으로 영업을 하는 경우

등록인이 타인의 상표 등으로 구성된 도메인이름을 등록한 후 그 도메인이름에 따라 개설된 웹사이트에서 지정상품과 동일 또는 유사하지 않은 상품을 판매하는 등 상표권자 등의 영업과 다른 영업을 하는 경우이다. 이 경우 등록인이 상표권자 등의 상표와 동일하거나 유사한 상표를 계속 사용하면 그 상표의 식별력에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 즉, 특정 상표에 대하여 특정 상품을 연관시키는 소비자의 인식을 무뎌지게 한다.

(ⅳ) 도메인이름을 등록만 하고 아무런 영업을 하지 않는 경우

등록인이 타인의 상표 등으로 구성된 도메인이름을 등록하고서도 웹사이트를 개설하여 아무런 영업을 하지 않는 경우이다. 이 경우 등록만 하고 웹사이트를 개설하지 않고 있거나, 웹사이트는 개설했지만 내용이 없거나, 웹사이트에 단순 정보만 제공하는 경우라고 볼 수 있다. 이러한 경우는 상표권자 등이 도메인이름을 등록하는 것을 방해하기 위한 것일 때 상표권자 등에 대한 침해가 될 수 있다. 통상의 경우 금전을 목적으로 도메인이름을 이전하는 경우가 많은데. 전형적인 사이버스쿼팅의 유형이다.

법원에서 도메인이름 분쟁의 해결규준이 되고 있는 실정법 규정으로 ｢상표법｣(제66조), ｢부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(약칭 부정경쟁법)｣, (제2조 제1호 가목, 나목, 다목 및 아목), ｢상법｣(제23조), 인주법(제12조) 등이 복합적으로 관계하고 있다.

상표법 제66조(침해로 보는 행위)

① 다음 각호의 1에 해당하는 행위는 상표권(지리적 표시 단체표장권을 제외한다) 또는 전용사용권을 침해한 것으로 본다.

1. 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위

부정경쟁법 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. ‘부정경쟁행위’란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.

가. 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기･포장, 그 밖에 타인의 상품임을 표시한 표지(標識)와 동일하거나 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매･반포(頒布) 또는 수입･수출하여 타인의 상품과 혼동하게 하는 행위

나. 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 표장(標章), 그 밖에 타인의 영업임을 표시하는 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위

다. 가목 또는 나목의 혼동하게 하는 행위 외에 비상업적 사용 등 대통령령으로 정하는 정당한 사유 없이 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기･포장, 그 밖에 타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매･반포 또는 수입･수출하여 타인의 표지의 식별력이나 명성을 손상하는 행위

(...중략...)

아. 정당한 권원이 없는 자가 다음의 어느 하나의 목적으로 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 그 밖의 표지와 동일하거나 유사한 도메인이름을 등록･보유･이전 또는 사용하는 행위

(1) 상표 등 표지에 대하여 정당한 권원이 있는 자 또는 제3자에게 판매하거나대여할 목적

(2) 정당한 권원이 있는 자의 도메인이름의등록 및 사용을 방해할 목적

(3) 그 밖에 상업적 이익을 얻을 목적

인주법 제12조(부정한 목적의 도메인이름등의 등록 등 금지)

① 누구든지 정당한 권원이 있는 자의 도메인이름 등의 등록을 방해하거나 정당한 권원이 있는 자로부터 부당한 이득을 얻는 등 부정한 목적으로 도메인이름 등을 등록･보유 또는 사용하여서는 아니 된다.

② 정당한 권원이 있는 자는 제1항을 위반하여 도메인이름 등을 등록･보유 또는 사용한 자가 있으면 법원에 그 도메인이름 등의 등록말소 또는 등록이전을 청구할 수 있다.

상법 제23조(주체를 오인시킬 상호의 사용금지)

① 누구든지 부정한 목적으로 타인의 영업으로 오인할 수 있는 상호를 사용하지 못한다.

② 제1항의 규정에 위반하여 상호를 사용하는 자가 있는 경우에 이로 인하여 손해를 받을 염려가 있는 자 또는 상호를 등기한 자는 그 폐지를 청구할 수 있다.

위에서 볼 수 있는 바와 같이 법원이 도메인이름 분쟁을 해결하기 위하여 적용할 수 있는 법률적 근거는 (ⅰ)상표권･서비스표권 침해, (ⅱ) 부정경쟁(부정경쟁법 제2조 제1호 가목, 나목), (ⅲ) 상표의 희석화(부정경쟁법 제2조 제1호 다목), (iv) 무단점유(부정경쟁법 제2조 제1호 아목, 인주법 제12조) 등이다. 따라서 도메인이름 분쟁에 대한 조정과 법원에 의한 재판의 판단기준은 동일하다고 할 수 있다.

관련 판결

가. 기본 법리

도메인 이름의 상표적 사용에 대해, 우선 도메인 이름을 등록만 하고 그 도메인 이름으로 웹 사이트조차 개설하지 않은 경우에는 상표적 사용이 있다고 할 수 없다. 그리고 도메인 이름을 등록 상표·서비스표의 지정상품·서비스업과 무관한 상품·서비스에 사용하는 경우에도 상표적 사용이 아니라는 것이 법원의 태도이다. 하지만 등록 상표·서비스표의 지정상품·서비스업과 동일 또는 유사한 상품·서비스를 제공하는 인터넷 사이트에 도메인 이름을 사용하는 경우에는 상표적 사용으로 해당한다는 것이 일관된 법원의 태도라 할 수 있다.

서울고등법원 2001. 7. 4자 2000라452 결정(grammy.co.kr 사건).

대법원 2004. 2. 13. 선고 2001다57709 판결, rolls-royce.co.kr 사건(“도메인 이름의 요부가 저명한 등록상표와 동일하기는 하나, 상표법에서 규정하는 상표권 침해행위가 되기 위해서는 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나, 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위가 있어야 하는데, 위 도메인 이름 하에 운용되는 웹사이트에서 등록상표권의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품을 취급하거나, 등록서비스표의 지정서비스업과 동일･유사한 영업을 취급한 사실이 전혀 없다면 위 웹사이트를 통해 등록상표권을 침해하였거나 침해할 우려가 있다고 볼 수 없고, 등록상표와 동일한 이름을 도메인 이름으로 사용한 것만으로는 상표법 제66조에서 규정하는 상표권 침해행위에 해당한다고 보기 어렵다.”)

가령 특허법원은 등록상표 Vanillamint와 동일, 유사한 <vanillamint.co.kr>라는 도메인 이름으로 웹 사이트를 개설하여 등록상표의 지정상품과 동일, 유사한 의류 및 신발 등을 판매한 행위에 대해 비록 그 웹 사이트 내에 등록 상표를 직접 표시하거나 그 상표와 연관이 있는 듯한 표시를 하지 아니하더라도 등록상표와 동일하거나 유사한 도메인 이름에 이끌려 그 웹 사이트를 방문한 수요자들로서는 그 웹 사이트에서 판매하는 등록상표의 지정상품과 동일, 유사한 상품을 등록상표권자의 상품으로 오인할 여지가 있으므로, 이러한 경우에는 도메인 이름의 등록 또는 사용이 거래 통념상 상품의 출처를 표시하거나 자기 업무에 관계된 상품과 타인의 업무에 관계된 상품을 구별하는 식별표지로서 기능하여 상표법상 상표적 사용에 해당한다고 판단하였다(특허법원 2010. 12. 1. 선고 2010허2346 판결).

도메인등록자는 타인의 상표와 동일 또는 유사한 도메인이름을 포워딩 방식으로 많이 사용한다. 포워딩에는 크게 유동 포워딩과 고정 포워딩, 2가지 방식이 있는데, 유동 포워딩은 도메인 이름 A를 웹 브라우저의 주소창에 입력하면 웹 사이트 A가 아닌 다른 웹 사이트 B로 연결되면서, 주소창에는 원래 입력한 도메인 이름 A는 사라지고 도메인 이름 B가 나타나도록 하는 방식을 말한다. 이에 비해, ‘고정 포워딩’ 방식의 경우에는 웹 사이트 B에 연결된 다음에도 주소창에 도메인 이름 A가 그대로 남아 있다.

나. 유동 포워딩’ 방식의 도메인 이름 사용에 대한 판결

대법원 판결(2010도7088)은 ‘유동 포워딩’ 방식에 관한 것이다. 그것도 2단계를 거쳐야만 피고인의 웹 사이트로 연결되는 방식이다. 2010도7088 사건에서 등록 상표는 “마하” 또는 “마하몰/MAHAMALL”이었고, 문제의 도메인 이름은 4개(mahamall.com, mahamall.net, 마하몰.kr, 마하몰.com)이다. 이 도메인 이름을 주소창에 입력하면 ‘사찰넷’ 사이트로 연결되고 이 사이트에 있는 링크 중 하나를 클릭해야 비로소 상표 침해품을 판매하는 사이트인 ‘사찰몰’ 사이트로 연결된다. ‘사찰몰’ 사이트에 연결된 이용자의 웹 브라우저 주소창에는 등록상표 ‘마하’ 또는 ‘마하몰/MAHAMALL’이 포함된 도메인 이름은 나타나지 않는다. 대법원은 이런 이유로 상표의 사용이 아니라고 보았다.

“이 사건 각 도메인 이름은 ‘사찰넷’ 웹 사이트에 접속하는 단계에서 웹 브라우저의 주소창에 이를 입력하는 순간에만 잠시 나타났다가 ‘사찰넷’ 웹 사이트로 연결되는 과정에서 사라져버리고, 나아가 ‘사찰몰’ 웹 사이트에 접속하기 위해서는 ‘사찰넷’ 홈 페이지의 링크 부분을 다시 클릭해야 하며, 이에 따라 ‘사찰넷’과 ‘사찰몰’ 웹 사이트의 주소창에는 각각의 도메인 이름인 ‘www.sachal.net’과 ‘www.sachalmall.com‘이 표시될 뿐 이 사건 도메인 이름은 나타나지 아니하는 반면,”

위 대법원 판결(2010도7088)이 인용하고 있는 다른 대법원 판결(2007. 10. 12. 선고 2007다31174 판결)도 도메인 이름(‘파출박사’)에 최종 웹 사이트의 주소창에 나타나지 않는다는 점을 근거로 상표의 사용이 아니라고 보았다(판결문의 해당 부분: “이 사건 한글 인터넷 도메인 이름을 인터넷 주소창에 입력하고 실행하여 연결되는 피고 개설의 웹 사이트 화면에는 이 사건 한글 인터넷 도메인 이름이 표시되지 아니하는 점”).

‘파출박사’는 도메인 이름(인터넷 주소)이 아니라 민간기업(주식회사 넷피아)이 제공하는 부가서비스인 한글인터넷주소이다. 법원은 상표 침해나 부정경쟁방지법 위반 여부를 판단할 때 한글인터넷주소와 정식 도메인 이름을 특별히 구별하고 있지는 않았다.

다. ‘고정 포워딩’ 방식의 도메인 이름 사용에 대한 판결

(1) 대법원의 ‘장수온돌’ 판결

대법원은 ‘장수온돌’ 사건(대법원 2008. 9. 25. 선고 2006다51577 판결)에서 한글 인터넷 주소 ‘장수온돌’로 연결되는 웹 사이트(www.jansuondol.com)에 대해 상표 침해를 인정하였다. 한편 이 판결에서 대법원은 ‘유동 포워딩’이나 ‘고정 포워딩’이란 용어를 사용하지는 않았지만, “피고가 한글인터넷주소 서비스를 제공하는 주식회사 넷피아닷컴에서 이 사건 한글인터넷주소를 등록하고, 인터넷 사용자가 웹브라우저의 주소창에 이 사건 한글인터넷주소를 입력하여 연결되는 피고 개설의 웹사이트(www.jangsuondol.com)에서 전기침대 등 상품에 관한 정보를 제공하고 판매하는 쇼핑몰을 운영하는 행위는 상표의 사용에 해당하므로, 이 사건 한글인터넷주소와 이 사건 등록상표(등록번호 제524178호)의 표장 및 사용상품이 동일·유사한 이상, 이 사건 한글인터넷주소의 등록·사용은 상표법 제66조 제1항 제1호 소정의 상표권 침해행위에 해당한다”고 하여, 한글 인터넷 주소 ‘장수온돌’의 사용을 ‘고정 포워딩’ 방식의 도메인 이름 사용으로 취급했다고 볼 수 있다.

한편, ‘장수온돌’ 사건에서 피고는 한글 인터넷 주소 ‘장수온돌’로 연결되는 웹 사이트에 등록상표와 유사한 표장을 별도로 사용하였다. 즉, 한글 인터넷 주소나 도메인 이름 외에 상표권 침해 표장을 사용하였다. 하지만 피고가 이런 행위를 해야만 도메인 이름의 상표권 침해가 인정되는 것은 아나다. ‘장수온돌’ 대법원 판결문에서도 별도의 표장 사용을 도메인 이름 사용 외의 부가적인 요소로 판단했기 때문이다. 앞에서 인용한 것처럼, 대법원은 피고가 타인의 등록상표와 유사한 도메인 이름을 사용했고, 등록상표의 지정 상품과 유사한 상품(전기침대 등)에 관한 정보를 제공하고 판매하는 쇼핑몰을 운영하는 행위 그 자체에 대해 상표권 침해를 인정하였다. 더구나 ‘장수온돌’ 사건에서 피고는 상표권자인 원고보다 먼저 ‘장수온돌’이란 상호를 사용했음에도 불구하고(원고는 2000년에 ‘장수온돌’에 대한 상표를 등록받은 반면, 피고는 1994년 이전부터 침구류 도소매업에 종사하면서 1996년에 상호를 ‘장수온돌’로 등록하여 사용했습니다), 대법원은 상표 침해를 인정하였다.

(2) 대법원 판결(2010도7088) 이후 서울중앙지법 판결(‘보이스캐디’ 사건)

서울중앙지방법원은 2012. 8. 12.자 2011카합2044 결정(‘보이스캐디’ 사건)에서 ‘고정 포워딩’ 방식의 도메인 이름 사용을 상표의 사용으로 보았다. 이 사건은 피신청인이 처음에는 ‘고정 포워딩’ 방식으로 사용하다가 소송이 제기된 후 ‘유동 포워딩’ 방식으로 변경했는데, 법원은 변경된 ‘유동 포워딩’에 대해서도 상표의 사용으로 보았다.

‘보이스캐디’ 사건에서 상표는 ‘Voice Caddie’였고, 도메인 이름은 ‘voicecaddy.com’이었으며, 이 도메인 이름으로 연결되는 웹 사이트는 ‘mycaddy.co.kr’이었다. 이에 대해 서울중앙지방법원은 피신청인이 도메인 이름으로 접속하면 포워딩되는 피신청인의 웹 사이트에서 골프용 음성안내 거리측정기를 인터넷 상으로 판매하는 영업을 하는 것은 신청인의 주지상표와 유사한 표지를 영업표지로 사용한 것에 해당한다고 판단하였다. 또한 설령 피신청인이 ‘mycaddy’라는 독자적인 상표를 사용하더라도 이와 달리 볼 수는 없다는 점을 분명히 하였다.

3. 도메인이름분쟁조정 사례

가. ‘ziebart.co.kr’ 사건

이 사건은 인터넷주소분쟁조정위원회의 전신인 도메인이름분쟁조정위원회가 인주법상의 판단기준이 적용되기 전이었던 2002년에 ‘도메인이름분쟁조정규정’(제1장 제2절 참조)에 따라 결정한 것으로서, 한국에서의 도메인이름 분쟁을 조정에 의하여 해결한 첫 사건이다. ‘ziebart’는 미국에 본사를 둔 업체의 브랜드로서 ‘지바트’ 및 ‘ziebart’가 1996년 국내에 상표로 등록되었다. 신청인은 미국 지바트사의 한국 총판이고, 피신청인은 1997년 신청인의 프랜차이즈점으로서 운영되어 오다가 2000년 계약 만기되어 ‘터프코트’라는 상호로 신청인과 동일한 서비스를 독립적으로 제공하고 있었다. 이 사건 도메인이름인 ‘ziebart.co.kr’은 1997년 지바트라는 이름으로 등록되어 홈페이지로 운영되었는데, 해약 이후 피신청인은 ‘tuffkote.co.kr’을 이용하여 홈페이지로 운영하고 있었다. ‘ziebart.co.kr’ 도메인이름을 입력하면 ‘tuffkote.co.kr’을 이용한 홈페이지로 포워딩되고 있었다.

첫째, 상표권 침해와 관련하여, 조정부는 신청인이 ‘ziebart.co.kr’에 대한 사용권을 가지고 있다는 것, 이 사건 도메인이름이 등록된 상표 ‘ziebart’와 중요부분에 있어 동일하다는 것, ‘tuffkote.co.kr’을 이용한 홈페이지의 키워드에 ‘지바트’라고 표기하고 있다는 것, 피신청인이 이 사건 도메인이름의 등록 이후 신청인의 수 차례 이전 요구에 응하지 않았다는 것 등을 근거로 신청인의 상표에 대한 권리침해를 구성한다고 판단하였다.

둘째, 부정경쟁과 관련하여 조정부는 신청인의 상표가 국내에 등록되었다는 것, 이 사건 도메인이름의 주요 부분과 신청인의 상표가 동일하다는 것, 신청인 업체가 동종 업계에서 널리 알려져 있다는 것, 이미 소비자들이 이 사건 상표와 분쟁 도메인 이름에 대하여 혼동을 일으킨다는 것 등을 근거로 도메인이름분쟁조정규정상의 부정 경쟁에 해당한다고 결정하였다.

셋째, 무단점유와 관련하여 조정부는, 이 사건 도메인이름을 신청인의 업종과 다른 조경 및 잔디식재를 위한 사업체의 홈페이지로 사용하면서 집(zieb)과 아트(art)의 집합어로 기억할 수 있도록 집아트 (ZIEBart)라는 용어를 사용하였다는 피신청인의 주장을 배척하면서, 피신청인의 이 사건 도메인이름 사용은 신청인이 자신의 상표를 도메인이름으로 등록시키려는 것을 방해하려는 주된 목적이 있는 것으로 판단하였다.

나. ‘morinaga.co.kr’ 사건

(1) 사건개요

신청인은 일본 법인으로서 MORINAGA라는 표장을 1899년 이래 계속하여 그가 제조 판매하는 각종 과장, 음료 등에 사용해 왔다. 피신청인은 한국 법인으로서 일본의 와코도사의 제품을 독점 수입하여 판매하는 영업을 하고 있으며, 수입 제품을 국내에 판매하기 위하여 ‘bebest.co.kr’라는 인터넷 전문쇼핑몰을 운영하고 있다.

피신청인은 이 사건 도메인이름이 ‘bebest.co.kr’에 포워딩되도록 해둠으로써 이 사건 도메인이름에 접속하는 사람들은 자동적으로 피신청인이 운영하는 인터넷쇼핑몰을 방문하도록 하여 그가 일본에서 수입하여 국내에 판매하는 와코도사의 제품을 대하도록 하였다. 이에, 신청인은 분쟁조정규정 제8조 제3항 제1호 내지 제4호에 근거하여 이 사건 도메인이름의 이전을 구하였고, 조정부는 신청 주장 모두를 인정하여 신청인의 청구를 인용하였다.

(2) 쟁점사항

1) 상표권･서비스표권 침해 여부(적극)

2) 부정경쟁행위 및 상표의 희석화 여부(소극)

3) 무단점유 여부(적극)

(3) 해설

이 사건에서 주요 쟁점은 도메인이름의 사용이 상표법상 상표의 사용에 해당하는지 여부인데 신청인은 한국 특허청에 그의 상표인 MORINAGA를 등록해 두었으며, 피신청인이 판매하는 와코도사 제품들은 신청인이 국내에서 등록받은 상표들의 지정상품들과 동종의 것들이다. 피신청인은 이 사건 도메인이름을 그의 인터넷쇼핑몰인 ‘bebest.co.kr’에 포워딩되도록 해 URL에 이 사건 도메인이름을 입력하는 사람들은 그가 운영하는 인터넷 쇼핑몰에 접속되어 피신청인이 일본에서 수입하여 국내에 판매하는 와코도사 제품을 대하도록 하였다. 이 사건 조정부는, 피신청인의 이러한 이 사건 도메인이름 사용이 상표법의 광고 선전행위에 해당하는 것으로 보아, 피신청인의 이 사건 도메인이름 사용은 신청인의 상표권 침해에 해당하는 것으로 판단, 분쟁조정규정 제8조 제3항 제1호의 적용을 주장한 신청인의 청구를 인용하였다.

피신청인은 조정결정에 불복하여 서울지방법원에 ʻ도메인이름 말소의무 부존재 확인의 소ʼ(2003가합24685 사건)를 제기하였으나, 서울지방법원은 피신청인의 이 사건 도메인이름 사용이 신청인의 상표권 침해에 해당한다는 이 사건 조정부의 조정결정을 그대로 지지함으로써 피신청인의 청구를 기각하였다. 이 사건 조정부의 결정과 위 서울지방법원의 판결은 도메인이름 사용이 상표법상 상표의 사용에 해당할 수 있음을 지적하였다는 점에서 의의가 있다.

이 사건 신청인의 상표는 한국 수요자들에게는 그다지 널리 알려져 있지 아니한 것이었으므로, 분쟁조정규정 제8조 제3항 제2호(부정경쟁) 및 제3호(상표의 희석)는 적용하기 어렵다. 동 규정들은 신청인의 상표가 국내에서 수요자들에게 널리 알려진 경우에 한하여 적용될 수 있는 것이기 때문이다. 이러한 이유로 이 사건 조정부는 위 분쟁조정규정들의 적용을 주장한 신청인의 청구를 기각하였다.

분쟁조정규정 제8조 제3항 제4호는 소위 사이버쿼스팅 방지를 위한 것으로 피신청인의 부정한 목적(bad faith)여부를 따지는 것이라 할 수 있다. 이 사건 조정부는 신청인의 상표가 일본 수요자들에게 널리 알려진 상표라는 점과 피신청인의 이 사건 도메인이름 사용행태 등을 고려하여 피신청인의 이 사건 도메인이름 등록이 부정한 목적에 기하여 행해진 것으로 판단하고, 위 분쟁조정규정의 적용을 주장한 신청인의 청구를 인용하였다.

/끝/