[책] FTA와 지적재산권

<제목 차례>

제1장 서장	9

제2장 지적재산권과 무역/통상	15

제1절 역사적 고찰	16

제2절 지재권의 세계화와 트립스 협정	17

제3절 지재권 교역 현황	18

제4절 FTA 지재권 규범의 내용/형식	19

제5절 FTA 정책과 지적재산권	21

제3장 지재권과 통상 – 우리의 경험	34

제1절 들어가며	34

제2절 지석영 상소	34

제3절 지재권 관련 조약	37

1. 전체 현황(외교부로부터 정보공개청구해서 받은 자료 2019. 5. 2.)	37

2. 조약과 국회 동의 문제	48

제4절 미국의 통상 압력과 한미 지재권 협상	50

제5절 유럽과 일본의 동등 대우 요구	50

제6절 트립스	50

제7절 FTA	50

제4장 지재권과 인권 – 무역중심 지재권 질서의 counter-framework로서	51

제1절 개관	51

제2절 무역규범과 인권 문제	51

제3절 지재권과 인권	51

제4절 FTA의 인권영향평가	51

제5장 FTA 지적재산권 규범의 국내 적용과 이행	54

제1절 국내 제도의 변화와 정책자율성	54

제2절 조약의 직접적용과 직접효력	54

1. 조약으로서의 지위	54

2. 국내법과 국제법의 관계에 관한 문제	56

제3절 불평등한 적용	56

제4절 불이행의 문제	57

제5절 협정문 정본 규정과 국문 조약문의 번역 문제	57

제6절 조약의 종료	58

제6장 투자 규범과 지적재산권	59

제1절 투자의 개념	60

제2절 투자 분쟁과 지재권	64

제3절 지재권 관련 투자 분쟁 사례	65

1. 담배단순포장법 사건	67

2. 시그나(Signa) 대 캐나다	68

3. 일라이릴리 – 캐나다 (Eli Lilly and Company v. Canada)	72

제7장 FTA와 저작권	84

제1절 서론	84

제2절 보호대상	84

제3절 보호기간	84

제4절 삼진아웃제도	84

제8장 FTA와 특허권 및 의약품 독점권	88

제1절 서론	88

제2절 특허권	88

제3절 의약품 독점권	88

1. 의약품 시장독점을 위한 2종 세트	88

2. 자료독점권	88

3. 허가-특허 연계	91

제9장 FTA와 상표권, 디자인권, 식품신품종 등	92

제1절 서론	92

제2절 FTA와 상표권	92

제3절 FTA와 디자인권	92

제4절 FTA와 식물신품종	92

제5절 기타	92

제10장 FTA와 지적재산권 집행 및 분쟁해결	93

제1절 서론	93

제2절 민사집행	93

1. 트립스 협정	93

2. 트립스 플러스 개관	93

3. 법정손해액	93

제3절 형사집행	94

제4절 행정집행	94

제5절 인터넷 집행	95

제6절 분쟁해결	95

제11장 한-미 FTA 지적재산권	96

제1절 개요	96

제2절 협상 경위	96

제3절 한미 FTA 협정문 조문별 해설	120

1. 총칙	120

2. 상표 및 도메인 이름	122

3. 저작권	125

4. 특허	130

5. 의약품 시장 독점 제도	155

제4절 지재권 집행	165

1. 개요	165

2. 제18.10조 제1항	166

3. 제18.10조 제2항	166

4. 제18.10조 제3항 (추정 규정)	166

5. 제18.10조 제4항	169

6. 제18.10조 제5항	169

7. 제18.10조 제6항 법정손해배상 제도	169

8. 제18.10조 제8항(침해품, 도구의 압류 명령)	172

9. 제18.10조 제9항 (폐기)	172

10. 국경조치	172

11. 형사 절차 및 처벌 대상 (제18.10조 제26항)	175

12. 비친고죄(제18.10조 제27항 바호)	175

13. 캠코더 조항(제18.10조 제29항)	176

제12장 한-EU FTA 지적재산권 협정문 조문별 해설	183

제1절 서론	183

제2절 유럽연합의 통상 정책과 지적재산권	183

제3절 협상 경과	183

제4절 조문별 해설	202

1. 총칙	202

2. 저작권	203

3. 상표	209

4. 지리적 표시	210

5. 디자인	211

6. 특허	213

7. 제6관 그 밖의 규정	215

제5절 지적재산권 집행	216

제13장 한중 FTA와 지적재산권	221

제1절 개요	221

제14장 TPP/CPTPP, RCEP, TTIP, NAFTA 2.0	225

제1절 환태평양경제동반자협정 TPP/CPTPP	225

1. 개요	225

2. TPP	225

3. CPTPP	225

제2절 역내포괄적경제동반자협정 RCEP	235

1. 개요	236

2. 지재권 분야 논의	237

3. 도미노 효과와 한국 협상단의 역할	238

제3절 TTIP	238

1. 개요	238

2. 지재권 협상	238

제4절 NAFTA 2.0	239

제15장 결론	241

<표 차례>

표 1	14

표 2	22

표 3	23

표 4	24

표 5	25

표 6	26

표 7	27

표 8	27

표 9	28

표 10	29

표 11	31

표 12	32

표 13	33

표 14	33

표 15	37

표 16	49

표 17	55

표 18	55

표 19	73

표 20	98

표 21	98

표 22	110

표 23	114

표 24	123

표 25	124

표 26	124

표 27	124

표 28	124

표 29	124

표 30	126

표 31	127

표 32	129

표 33	131

표 34	132

<표 35> 특허에서 제외되는 대상	134

표 36	139

표 37	139

표 38	140

표 39	140

표 40	144

표 41	144

표 42	147

표 43	147

표 44	147

표 45	148

표 46	148

표 47	151

표 48	152

표 49	152

표 50	153

표 51	154

표 52	155

표 53	160

표 54	161

표 55	169

표 56	186

< 표5-1> 형사집행 분야 협상의 주요쟁점	192

표 58	195

표 59	210

표 60	237

<그림 차례>

그림 1	15

그림 2 (출처: 세계은행 data.worldbank.org)	19

그림 3 출처: WTO, Report on G20 Trade Measures (Mid-May 2016 to Mid-October 2016) 10 November 2016, 68면	19

그림 4	35

그림 5	36

그림 6	36

그림 7	48

그림 8	55

그림 9	64

그림 10	67

그림 11	86

그림 12	88

그림 13	95

그림 14	104

그림 15	126

그림 16	127

그림 17	156

그림 18	157

그림 19	195

그림 20	195

그림 21 출처: 주한 유럽연합대표부, ‘유럽연합-한국, 무역과 투자 FTA 발효 5주년 2016’ 13면 https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_factfilegugmun_0909.pdf	202

그림 22	225

<수식 차례>

서장

[무역/통상 --> 트럼프 보호무역주의, 관세 인상과 보복관세, 지역주의+블록화

CPTPP, 캐나다-EU, EU-일본 - “These agreements are of substantial systemic significance in that they seek to institute high - standard trade disciplines promoting liberalization of trade in goods and services and liberalization and facilitation of investment, and to create a new generation of rules adapted for the twenty-first century in a wide range of areas, such as intellectual property, electronic commerce, State-owned enterprises and the environment.”(International trade and development, Report of the Secretary-General, United Nations General Assembly, 17 August 2018, A/73/208, 15면)

같은 면: On 21 March 2018 in Kigali, the Agreement establishing the African Continental Free Trade Area was signed by 44 of the 55 States members of the African Union. At a time when the multilateral trading system and the benefits of international trade are being questioned by some, this was a bold step in favour of trade and economic integration for the African continent. 44. The Agreement will ultimately create a wider market of 55 African States comprising more than 1.2 billion people and $2.1 trillion combined national income, consolidating the existing regional economic communities into a single continental block. The Agreement is expected to boost intra-African trade (currently about 18 per cent of its total trade), create economies of scale for investment and regional value chains and foster industrialization processes driven by internal demand. It is expected that 90 per cent of all tariff lines, excluding sensitive and excluded products, will be subject to progressive tariff cuts. In the long run, on the basis of research by UNCTAD, it is estimated that intra-African trade will increase by 33 per cent and that total employment will increase by 1.2 per cent and GDP by 1 to 3 per cent on the continent.

[지재권 정책 -> 시장의 실패를 치유하는 것. 그냥 내버려두면 아무도 투자를 하지 않는 ‘공유지의 비극’ 문제가 발생한다는 것. 베니스 특허법에 잘 나와 있음(제러미 벤담 인용하는 편이 더 좋겠음. 베니스 특허법에는 해당 조항이 없는 듯). 시장의 실패를 치유한다는 지재권 제도의 근간을 모조리 부정하지 않더라도, 공공정책으로서의 지재권 정책은 달라야 한다. 현행 지재권 제도는 과소생산의 문제를 해결하는 데에만 편중되어 있고, 지재권이 야기하는 과소소비의 문제에는 소홀하다. 정책의 주안점이 달라져야 한다. 기술이나 창작물의 생산을 지재권을 중심으로 한 독점시장에만 맡길 경우 발생하는 문제. 생산된 기술이나 창작물을 사회적으로 어떻게 하면 잘 분배되도록 할 것인가, 공동체 전체의 이익을 위해 어떻게 확산되도록 할 것인가? 새로운 기술이 어떻게 하면 사회전체에 스며들게 할 것인가? 지재권 정책의 목표는 이것이 되어야 한다. ‘기술 복지’ 또는 ‘콘텐츠 복지’, ‘정보 복지’. 하지만, 지재권 제도의 근본적인 개혁을 모색하는 과정에서 필연적으로 맞닥뜨리는 장벽이 있다. 바로 FTA다. FTA라고 다 문제가 되는 것은 아니고, 지재권 제도의 실체 규범을 규정하는 경우에 문제가 된다. 가령 2016. 7. 15. 발효된 한-콜롬비아 FTA에는 특허와 관련된 조항이 아예 없다. 이에 비해 한미 FTA는 특허와 상표, 저작권과 관련된 실체 규범이 수두룩하다. 이들은 국내법에 비해 훨씬 더 비가역적이다. 다시 말해, 국회의 입법과정으로는 변경이 어렵다. FTA에 규정된 내용을 고치려면 상대국과의 협상이라는 외교 절차를 통과해야 한다. 이 과정은 통상관료를 설득해야 하는 장벽, 국회의 비준동의를 거쳐야 하는 문제가 있다. 더구나 상대방이 미국인 경우에는 정치적인 쟁점으로 비화될 수 있다. 미시적 법 해석이 주된 관심사인 일부 법학자에게는 FTA 조항이 다양한 해석의 여지가 있고 그래서 정책자율성이 보장된다고 생각할 수 있지만, 실제로 국회 입법 과정에서 한미 FTA 때문에 입법권이 제약된 사례는 여럿 있다. 가령 허가-특허 연계 제도를 도입하기 위한 약사법 개정 과정에서 주한미국대사 리퍼트는 식약처장에게 서한을 보내 생물의약품을 허가-특허 연계 대상에서 제외할 경우 한미 FTA 위반 문제가 발생할 수 있다는 의견을 피력한 바 있다. 저작권 삼진아웃제를 개정하려고 할 때에도 법무부와 산업통상자원부는 한미 FTA 위반을 이유로 반대 의견을 냈고, 저작권 침해죄의 친고죄 범위를 조정하려는 입법 시도도 한미 FTA 때문에 무산되었다(우리가 당사국인 FTA 중 친고죄를 규정한 FTA는 한미 FTA가 유일하다).

지적재산권 제도는 태동 당시부터 지금까지 언제나 무역과의 관련성을 유지해 왔다. 하지만 무역과 지재권이 항상 동일한 연관성을 가진 것은 아니다. 지재권 제도는 서유럽이 중세에서 근대로 넘어오는 과정에서 성립되었는데, 당시 지재권 제도는 중상주의 정책의 일환이었다. 지재권 보호를 통해 수출은 늘리되 수입은 줄여 국부를 증대하려는 것이 중상주의 정책이었다. 하지만, 19세기 자유무역주의가 등장하면서 지재권은 자유무역에 역행한다는 비판을 받았다. 지금처럼 무역중심주의가 규범화되기 시작한 것은 1980년부터라 할 수 있다. 법 제도를 통해 지재권을 무역과 공식적으로 연계한 나라는 미국으로, 미국은 통상법을 개정하여 *** 그 유명한 스페셜 301조도 이때 만들어진 것이다. 미국의 통상정책이 우리나라의 지재권 제도에 미친 영향은 지대하다. 우리나라에 지재권 제도가 처음 들어온 것도 1908년 미국이 일본과 맺은 조약 때문이다.

이제 지재권 제도는 무역규범과는 분리하여 논하기 어렵게 되었다. 이것이 논리적 타당성을 갖든 아니든, 정치적 정당성을 갖든 아니든 우리가 처한 현실이다.(이 얘기를 왜 하지?)

지재권이 무역중심주의로 변하면서 자유무역은 이제 정책이 아니라 하나의 이념, 그것도 도전받지 않는 절대적 권위를 갖는 이념이 되었다(김창엽, ‘자유무역과 건강’, 의료와 사회 2016년 4-5월호, 16면). 우리가 알고 있는 많은 규정들이 무역협상 과정에서 ‘수입’되었고, 그것도 비자발적으로 ‘의용’되었다.

통상규범 특히, 양자간 자유무역 협정을 통해 지재권 보호 수준을 지속적으로 강화하고 있는데, 끝이 없을 것 같던 이 지재권 최대주의 아젠다는 이제 그 끝을 드러낸 것인가? 2006년 타결된 한미 FTA 이상으로 지재권을 강화한 예는 아직 나오지 않고 있다.

[자유무역은 19세기 경제학자 리카르도의 이론–비교우위에 있는 분야에 집중하고 서로 교역하면 모두에게 이득, 하지만 어느 나라도 이렇게 하지 않음. 스티글리츠는 이를 free trade가 아니라 managed trade라고 함. 우리 대법원이 일본 전범기업들에게 강제징용 배상 판결을 내린 후 일본이 우리에게 경제 보복 조치를 단행하면서 글로벌 가치사슬이 깨지면서, 코로나19로 국경이 봉쇄되면서 리카르도의 이론은 더 흔들림. --> [John Selby, Data localization laws: trade barriers or legitimate response to cyberseurity risks, or both?, International Journal of Law and Information Technology 25, 2017 p.227: Since David Ricardo in the 19th Century, economic theorists have generally encouraged free trade on the basis that nation-states are better off if they specialize in producing goods and services for export for which they have a comparative advantage as compared to other nation-states.79 Economists typically also recommend that each nation-state import from other nation-states goods and services for which they are at a comparative disadvantage.80 While this is a popular theory, in practice nation-states have not consistently acted in accordance with it—especially with regard to goods and services for which they find themselves at a comparative disadvantage. This can lead to interesting situations wherein the same government agency within a country will, in some situations, both advocate and resist arguments based upon Ricardo’s free trade principles.81 The Nobel-Prize winning economist Joseph Stiglitz calls this a system of ‘managed trade, not free trade’.82 Joseph Stiglitz, ‘The Fair Play Debate: Fair Trade’ (2008) 95 Natl Interest 19–4, 21.]

투명성과 민주적 절차의 문제 – 누구를 위한 협정인가? 최소한의 절차 규정도 지키지 않고.

FTA는 한미 FTA를 기점으로 정책의 문제가 아니라 이념의 문제, 정치의 문제로 바뀌었다(유일한 예외가 아니라?)

누구의 이해가 반영되어 있는지 밝히는 것이 중요하다. 그리고 무역중심 지재권 제도가 우리 사회에 어떤 영향을 미치고 있는지, 그 영향이 바람직한 것인지, 문제가 있다면 어떻게 해소할 것인지 사회적 논의와 숙의가 필요하다.

기존 FTA에서는 지재권 제도의 실체 규범이 들어가 있지 않음. 그럼 시대적, 내용적으로 구분할 필요가 있지 않을까?

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최근 FTA – 미국-유럽연합(TTIP), 미국-영국, 미국-일본(지재권은 아예 없음)

TTIP – 따로 절을 만들어 기재하고 있음.

미국-영국 지재권 포함(6차 협상 결과 USTR 보도자료 https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2019/july/sixth-meeting-us-uk-trade-and)

미국과 일본의 FTA(2019년 10월 7일 서명)에는 지재권이 없음. 무역과 디지털 2개만 있고, 지재권은 디지털 협정문 제8조 제4항에서 디지털 제품에 대한 최혜국대우 의무는 지재권에는 적용되지 않도록 한 것과, 제18조 제4항 중개자 책임 관련이 전부

Article 8

Non-Discriminatory Treatment of Digital Products

1. Neither Party shall accord less favorable treatment to a digital product created, produced, published, contracted for, commissioned, or first made available on commercial terms in the territory of the other Party, or to a digital product of which the author, performer, producer, developer, or owner is a person of the other Party, than it accords to other like digital products.7

2. This Article does not apply to subsidies or grants provided by a Party, including

government-supported loans, guarantees, and insurance.

3. For greater certainty, nothing in this Article prevents a Party from adopting or maintaining measures that limit the level of foreign capital participation in an enterprise engaged in the supply of broadcasting8.

4. With respect to intellectual property rights, paragraph 1 shall not apply to the extent of any inconsistency with the rights and obligations in any bilateral agreement between the Parties with respect to intellectual property or, if no such bilateral agreement exists, with the rights and obligations in any international agreement with respect to intellectual property to which both Parties are party.

Article 18

Interactive Computer Services14

1. The Parties recognize the importance of the promotion of interactive computer services, including for small and medium-sized enterprises, as vital to the promotion of digital trade.

2. To that end, other than as provided in paragraph 4, neither Party shall adopt or maintain measures that treat a supplier or user of an interactive computer service as an information content provider in determining liability for harms related to information stored, processed, transmitted, distributed, or made available by the service, except to the extent the supplier or user has, in whole or in part, created or developed the information.15

3. Neither Party shall impose liability on a supplier or user of an interactive computer service on account of:

(a) any action voluntarily taken in good faith by the supplier or user to restrict access to or availability of material that is accessible or available through its supply or use of the interactive computer services and that the supplier or user considers to be harmful or objectionable; or

(b) any action taken to enable or make available the technical means that enable an information content provider or other persons to restrict access to material that it considers to be harmful or objectionable.

4. Nothing in this Article shall:

(a) apply to any measure of a Party pertaining to intellectual property, including measures addressing liability for intellectual property infringement; or

(b) be construed to enlarge or diminish a Party’s ability to protect or enforce an intellectual property right; or

(c) be construed to prevent:

(i) a Party from enforcing any criminal law; or

(ii) a supplier or user of an interactive computer service from complying with a specific, lawful order of a law enforcement authority.

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FTA 유형(특허청 2016년 9월 조배숙 의원에게 제출한 자료 47면)

한-콜롬비아 FTA 특허 관련 조항이 없는 경위

□ 협상 당시 콜롬비아의 법․제도 현황, 특허, 상표 등 산재권 출원 현황 및 우리기업의 관심 등을 고려하여, 상표 분야 논의에 집중

〈 콜롬비아 산재권 출원 현황(’07∼’11) 〉

구 분	’07	’08	’09	’10	’11
특허	13	39	28	26	43
상표	2,758	3,099	3,077	3,969	4,567
디자인	23	34	31	42	47

나. 旣체결 FTA 중 특허 관련 조항이 없는 FTA

□ 한-칠레 FTA, 한-ASEAN FTA, 한-인도 CEPA, 한-페루 FTA, 한-터키 FTA, 한-뉴질랜드 FTA 및 한-콜롬비아 FTA 등 총 7개

* 미국이나 다국적기업들의 전략에 비추어보면 특이한 현상임. 이는 국내 대기업들이 약소국(?)의 지재권을 강화하여 이득을 보려는 전략을 구사하지 않기 때문이라고 평가할 수 있음.

지적재산권과 무역/통상

[트립스 협정을 별도의 장으로 빼거나 아니면 이 장에서 하나의 절로 다룸]

참고할 문헌(2016. 9. 29. 작성)

Explaining institutional change in international patent politics – http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01436597.2014.970860

AUSTRALIA'S POSITION ON MEDICINES POLICY IN INTERNATIONAL FORUMS: INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION AND PUBLIC HEALTH

Legge, David G; Gleeson, Deborah H; Löfgren, Hans; Townsend, Belinda. The Journal of Australian Political Economy  73 (Winter 2014): 103-131. http://search.proquest.com/docview/1614163916?pq-origsite=gscholar

IP Clauses In FTAs Should Not Go Beyond TRIPS, Generics Manufacturers Say – http://www.ip-watch.org/2015/10/04/ip-clauses-in-ftas-should-not-go-beyond-trips-generic-manufacturers-say/

THE UNITED NATIONS SECRETARY-GENERAL'S HIGH-LEVEL PANEL ON ACCESS TO MEDICINES REPORT – http://www.unsgaccessmeds.org/final-report/

Statutory Damages in Copyright Law: A Remedy in Need of Reform Pamela Samuelson http://scholarship.law.wm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1011&context=wmlr

A Comparative Guide to the Chile-United States Free Trade Agreement and the Dominican Republic-Central America-United States Free Trade Agreement A STUDY BY THE TRIPARTITE COMMITTEE http://www.sice.oas.org/tpcstudies/uscaftachl_e/Matrix17.htm#Article_17.11.22 ftnt.34

SOPA, PIPA, ACTA, TPP: An Alphabet Soup of Innovation-Stifling Copyright Legislation and Agreements, Michael A. Carrier http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1179&context=njtip

http://wikileaks-kr.org/dokuwiki/09seoul403

IIPA 2006 Special 301 Report – South Korea http://www.iipawebsite.com/pdf/IIPA_KoreaFTA_TPSCRequest_to_Testify_0306.pdf

TRIPS Plus 2.0: From trade rules to Market principles (2016) Ullrich, Hity et al https://books.google.co.kr/books?id=JoN-CwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

제1절 지적재산권 제도의 무역 관련성

0. 지재권의 개념 (어딘가에 들어가야, FTA 조문 해설이나 전체 설명 중 지재권 정의 조항에 넣어도 될 듯)

역사적 고찰

1-1. 국제 동향

GATT 체제가 성립한 후 매 10년마다 강대국과 자본은 글로벌 통상 규범은 주기적으로 바꾸어 왔다(Jane 슬라이드 JK RCEP.ppt). 1947년 GATT에서 23개국은 상품에 관해서는 자유무역 규범을 만들면서 자신들에게 민감한 분야인 섬유와 농업에 대해서는 보호조치를 취했다. 1995년 WTO 체제는 자유무역 규범을 서비스와 지재권으로 확대하였지만 당시 현안이었던 개발(development) 문제는 다루지 않았다. 다자체제인 WTO 성립 후인 2000년대들어 강대국들은 양자체제인 FTA를 시장개방과 지재권, 투자 자유화를 확대했다. 양자 체제는 2010년대에는 지역 체제, 메가 FTA 체제로 이어져 TPP, TiSA, TTIP, RCEP 등이 추진됨. 이러한 통상 규범의 전개 과정에서 지재권은 트립스와 트립스 플러스, 그리고 이에 대한 저항의 과정이라고 할 수 있다.

지재권 제도 초기, 19세기 말, 20세기 중반으로 이어지는 과정 속에서 지재권의 무역 관련성은 어떻게 변모하였고 그 함의는 무엇인가? 우리나라의 경우는 어떤가?

기술노동자의 국제적 이동과 관련되어 있음. 저작권의 경우에는 서적 무역의 통제 수단이었다. 기술자의 국경 이동이 갖는 현재적 함의는 무엇일까? 바로 기술이전이다.

we find it ironic that, as tariffs, quotas, and often formal barriers to trade are dismantled, there has been a strong push to re-regulate World technology markets“ Maskus and Reichman (2004) p.2

1-2. 한국의 동향

자세한 것은 제3장에서 따로 다루고 여기서는 소략하는 것으로 넘어가자

｢한미, 한EU 지재권 협상의 역사, 일제부터는 어디에서 다룰까?｣

인도 정부는 미국의 스페셜 301조가 WTO 규범 위반이라고 주장한다. WTO 분쟁해결절차 규정에 따르면 회원국간의 분쟁은 분쟁해결기구(Dispute Settlement Body)로 회부하도록 하고 어느 한 회원국의 일방적인 조치를 허용하지 않다는 점을 근거로 든다. 인도는 우선감시국(priority watch list)으로 계속 지정되어 왔다(2016년 4월 25일 힌두비즈니스 기사 “US Special 301 inconsistent with WTO rules, says India, http://www.thehindubusinessline.com/economy/policy/us-special-301-inconsistent-with-wto-rules-says-india/article8520204.ece 방문 일자 2016. 4. 27.)

새로운 행위자 얘기는 여기서 하나?

미국이 지재권과 관련하여 우리에게 가장 먼저 대외압력을 가한 나라로 알고 있었는데, 외교사료관 자료를 보니 일본일 수도 있겠음.

미국의 경우 --> 한 · 미국 상공장관회담, 제5차. 서울, 1973.7.19-20 (자료 복사해야 함) → 원문 요약 중 “미국 영화 수입, 한국 내 영어훈련센터 설립 및 미국 저작권 보호 문제”가 회담 의제 중 하나. 회담 결과 “미국 측이 저작권 보호, 미국 보험사들의 한국 내 영업 및 미국 영화 수입제한 문제를 제기한 데 대해 한국 측은 미국 측 요청을 유의하여 검토 예정임을 설명함.”

그 다음이, 한.미국 문화교류위원회, 제2차. 서울, 1984.12.5-6. 전2권 (자료 복사해야 함) → 원문 요약 중 “ 문화예술교류 강화 및 저작권 보호에 관한 한국 측의 국내법 개정 등 협의”

이걸 거쳐 본격적인 협상은 “한·미국 지적소유권, 1984-85 (외교사료관 미국 문서 중 이게 가장 빠름)”

일본은 “한 · 일본 무역회담, 제3차. 동경, 1966.4.21.-26”(등록번호 2030) 이 문서의 요약 중 “3. 상기 이외에 양측은 보세가공무역 촉진문제, 개발수출문제, 일본상사의 한국에 있어서의 지위문제, 공업소유권문제, 해운문제, 밀무역 등에 대해 협의하였으며, 차기 회담을 1967년 봄 서울에서 개최하기로 합의함.”

지재권의 세계화와 트립스 협정

TRIPS 협정(Gervais (2009) TRIPS 3.0 Policy Calibration and Innovation Displacement, in Netanel Ed. The Development Agenda)

저항 운동

The strategy of linking trade and IP did work. Between 1985 and 1995 at least eighteen developing countries revised their laws to provide stronger patent protection.

Deere, 2009, p. 51.

ACTA

PIPA

지재권 교역 현황

지재권과 무역에서 가장 중요하면서 정책 과정에서 대부분 생략되는 것이 바로 지재권 교역에 대한 분석과 정책적 함의다.

미국의 통상정책 검토(WTO 2018) https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s382_e.pdf 120면: “3.3.7 Intellectual property rights 3.3.7.1 Overview 3.262. The United States is one of main producers and exporters of goods and services that embody intellectual property (IP). IP is present in some 60% of U.S. goods exports and IP-intensive industries account for over one third of U.S. GDP (see below).301 In 2016, the United States accounted for 31% of global commercial knowledge and technology intensive services, i.e., business, financial and information: in that year, U.S. exports of information and communications technology ICT)-enabled services exports (excluding digital goods) reached US$404 billion.302 The United States has also been the largest global producer of high-technology manufactures with a global share of 31%, over the last decade.303 During the period under review, the United States has continued to post its traditional balance-of-payments surplus in IP-related payments, as measured by the category "charges for the use of IP". In 2017, net receipts were US$79.5 billion, with receipts totalling US$127.9 billion and payments reaching US$48.4 billion.304

Charges for the use of intellectual property, receipts (BoP, current US$)

Charges for the use of intellectual property are payments and receipts between residents and nonresidents for the authorized use of proprietary rights (such as patents, trademarks, copyrights, industrial processes and designs including trade secrets, and franchises) and for the use, through licensing agreements, of produced originals or prototypes (such as copyrights on books and manuscripts, computer software, cinematographic works, and sound recordings) and related rights (such as for live performances and television, cable, or satellite broadcast). Data are in current U.S. dollars.

그림  (출처: 세계은행 data.worldbank.org)

The WTO’s Trade Statistics 2014, with intellectual property figures in the services page at Table 4.6 for royalties and license fees, and 4.8.1 for audiovisual:http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2014_e/its14_toc_e.htm

And the Bureau of Economic Analysis’ services-trade report for 2013, with intellectual property data at pp. 13-14 of the “International Services” article:http://www.bea.gov/scb/toc/1014cont.htm

그림  출처: WTO, Report on G20 Trade Measures (Mid-May 2016 to Mid-October 2016) 10 November 2016, 68면

FTA 지재권 규범의 내용/형식

WTO에서 지역무역협정(RTA)이란 GATT 1994 제24조 제7항에 따라 통보된 자유무역협정(FTA)과 관세동맹, 그리고 GATS 제5조 제7항에 따른 경제통합협정(Economic Intergration Agreement)을 포함한다. 세계무역기구의 보고서(‘Scope of RTAs’, <http://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/scope_rta_e.htm>)에 따르면, 통보된 194개의 RTA 중 지재권 조항을 포함하고 있는 것이 164개이고, 2000년 이후에 체결된 165개 RTA 중 110개가 지재권 조항을 포함하고 있다. 이 보고서는 FTA에 포함된 지재권 조항을 3가지 유형으로 나눈다. the WTO Study categorises them into three groups: general intellectual property provisions, provisions related to specific intellectual property and provisions of special interest to public health and the pharmaceuticals sector (보고서 9-10면)

FTA는 트립스 협정 플러스인지 아닌지로 그 내용을 평가하는 것이 중요하다.

2004년에 발효된 한-칠레 FTA의 경우 지적재산권(제16장)은 모두 6개의 조문으로 구성되어 있고 부속서를 제외하면 3페이지 불과하다. 그 내용도 트립스 협정을 포함한 국제조약의 이행 의무를 부과하고, 특허나 저작권에 관한 규정은 아예 없고, 상표와 지리적 표시에 관한 조항이 하나씩 있을 뿐이다. 2015년부터 한, 칠레 양국 정부는 한-칠레 FTA 개선계획을 추진하고 있으나 그 대상은 상품양허 품목 확대, 서비스·투자·원산지(역외가공지역) 분야 통상규범, 문화·에너지·환경 분야 협력이고 지재권은 제외되어 있다.

한-터키 FTA는 지재권장(제2장)에서 “양 당사국은 특히 새로운 디지털경제에서 기술 개발자와 이용자의 상호이익을 위해, 경제 및 사회발전, 기술혁신, 기술 이전 및 보급을 촉진하는데 있어 지식재산의 중요성을 인정한다.”(제2.1조 제1항)

아시아·태평양 무역협정(APTA)는 방글라데시, 중국, 인도, 라오스, 한국, 스리랑카 등 아시아 태평양 개도국간 자유무역협정으로 1975년 상품 관세인하 협정으로 출발해 2009년부터 대상을 확대하여 무역원활화, 투자, 서비스를 포괄하고 있으나, 지적재산권을 다루지 않고 있다. 투자 기본협정에 지적재산권을 투자에 포함시키고는 있지만(제1조 제2호 가목 5) “법에 의해 부여받은 지적재산권, 영업권, 기술공정과 노하우”) 지재권에 관한 절차나 실체 규범을 다루지는 않는다.

한-인도 FTA(CEPA: Comprehensive Economic Partnership Agreement)도 트립스에 따라 지재권의 적절하고 효과적인 보호를 제공한다는 일반적 의무 조항(제12.2조)를 기본으로 트립스 플러스를 용인한다는 선언 조항(제12.3조), 지재권 집행에 관한 각국의 재량권 보장(제12.4조)와 협력 조항을 둘 뿐이고, 특이하게 분쟁해결조항 비적용을 명시하고 있다(제12.6조). 이 조항의 의미는 한-인도 간에는 트립스 협정 위반이 있어도 WTO 분쟁 절차만 가능하고 FTA의 분쟁해결 절차는 적용하지 않는다는 데에 있다. 하지만, 제10장의 투자자가 국가를 상대로 제기하는 분쟁(ISDS)는 가능해 보인다(제10장에서 투자의 개념에 지적재산권이 명시되어 있음(제10.1조 (정의) 투자 6) 지적재산권)

FTA 정책과 지적재산권

우리나라의 대외통상정책은 2000년대초까지는 다자무역체제인 세계무역기구(WTO) 중심이었으나, 2000년대 중반 무렵부터 거대 경제권과의 FTA로 방향을 선회하였다. 당시 정책방향의 급격한 선회의 배경에 대해서는 논란이 많다. 거칠게 요약하면 FTA 허브 국가에서 FTA 플랫폼을 토대로 지역경제통합의 핵심축(linchpin) 역할을 수행하겠다는 것으로 확대된다. 이에 따라 2015년 4월 ‘신FTA추진전략’을 수립하여 (1) 유망 신흥국과의 FTA, (2) 메가 FTA 적극 대응, (3) 기체결 FTA 업그레이드를 적극 추진하고 있다.

급격한 추진, 거대경제권 중심에서 메가 FTA 시대로.

FTA 체결국 대상 수출 비중이 2003년 이전에는 0%였다가 2004년 0.3%에 불과하던 것이 2007년에는 10.9%를 넘어섰다(칠레, 싱가포르, EFTA, ASEAN). 미국, 중국, EU와의 FTA를 체결하면 그 비중이 60.6%에 달한다(외교통상부 2007. 3. 19.자 보도자료 제07-160호 “중국, EU 등 거대경제권과의 FTA 추진 가시화”). 박근혜 정부 출범 이후 중국을 비롯한 5건의 신규 FTA(호주(2013. 12.), 캐나다(2014. 3.), 중국(2014. 11.), 뉴질랜드(2014. 11.), 베트남(2014. 12.)를 타결하여 총 52개국과 15건의 FTA를 체결한 상태다. 2015년 기준으로 우리나라의 FTA 체결국 시장규모(GDP)는 77.0%로 세계 3위 수준이며, 세계 10대 교역국 중 유일하게 미국, 유럽연합, 중국과 모두 FTA를 체결한 나라가 되었다.

2016년 10월 현재 우리나라의 FTA 추진 현황은 아래 표와 같다(산업통상자원부, 주요통상현안 보고(산업통상자원위원회 전체회의(통상현안보고), 2016. 11. 3., 16면).

□ 현재 15건, 52개국과 FTA 체결(발효 및 타결)

※ 터키, 싱가포르, 베트남 중복 계산 조정

구 분	대상국가	진행상황	비 고	의 의
旣발효 (15건, 52개국)	칠레	발효(’04.4.1)	’02.10월 협상타결	최초의 FTA 중남미 시장 교두보
	싱가포르	발효(’06.3.2)	’04.11월 협상타결	ASEAN 시장 교두보
	EFTA	발효(’06.9.1)	’05.7월 협상타결	유럽시장 교두보
	ASEAN	발효(’07.6.1)	’07.6월 상품 / ’09.5월 서비스 ’09.9 투자 / ’10.11월 전체발효	거대경제권과 체결한 최초의 FTA
	인도	발효(’10.1.1)	’09.8월 서명	BRICs국가, 거대시장
	EU(28개국)	발효(’11.7.1)	’10.10월 서명	세계 최대경제권(GDP기준)
	페루	발효(’11.8.1)	’11.3월 서명	자원부국 중남미 진출 교두보
	미국	발효(’12.3.15)	’07.6월 서명 ’10.12월 추가협상타결	거대 선진경제권
	터키	발효(’13.5.1)	’12.8월 기본·상품협정 서명 (서비스․투자 협정 미발효)	유럽·중앙아 진출 교두보
	호주	발효(’14.12.12)	’14.4.8 서명 ’14.12.2 국회비준	자원부국, 오세아니아 주요시장
	캐나다	발효(’15.1.1)	’14.9.23 서명 ’14.12.2 국회비준	북미 선진시장
	중국	발효(’15.12.20)	’15.6.1 서명 ’15.11.30 국회비준	우리의 제1위 교역대상국(’15년 기준)
	뉴질랜드	발효(’15.12.20)	’15.3.23 서명 ’15.11.30 국회비준	오세아니아 주요시장
	베트남	발효(’15.12.20)	’15.5.5 서명 ’15.11.30 국회비준	우리의 제3위 투자대상국(’15.9월 기준)
	콜롬비아	발효(’16.7.15)	’14.4.29 국회 비준	자원부국, 중남미 신흥시장
협상 진행 (7건, 23개국)	한중일 (3자)	제10차 수석대표 협상 (’16. 6월)	제11차 협상 개최 예정	동북아 경제통합 기반 마련
	RCEP	제15차 협상 (’16.10월)	제16차 협상 개최 예정	동아시아 경제통합 기여
	중미6개국	제7차 협상 (’16.10월)	향후일정 조율 중	중미 신시장 창출
	에콰도르	제4차 협상 (’16.10월)	제5차 협상 개최 예정	자원부국, 중남미 시장 진출 교두보
	이스라엘	제1차 협상 (’16.6월)	제2차 협상 개최 예정	창조경제 모델국가
	아세안 개선	제14차 이행위 (’16.7월)	개최일정 협의중	교역확대 및 통상환경 변화 반영
	인도 개선	제1차 협상 (’16.10월)	제2차 협상 개최 예정	교역확대를 위한 주력수출 품목양허 및 원산지기준 개선

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1) EFTA(4개국) : 스위스·노르웨이·아이슬란드·리히텐슈타인

2) ASEAN(10개국) : 브루나이·캄보디아·인도네시아·라오스·말레이시아·미얀마·필리핀·싱가포르·베트남·태국

3) RCEP(역내포괄적경제동반자협정) : 한국, 아세안10개국, 중국, 일본, 인도, 호주, 뉴질랜드

4) 중미6개국 : 파나마, 코스타리카, 과테말라, 온두라스, 엘살바도르, 니카라과

2015년 국정감사 특허청 서면답변(부좌현 의원실)(특허청 2015년도 국정감사 산업통상자원위원회 서면답변자료 2015. 9. 72면

2. 현재 우리가 체결한 FTA에서의 지식재산권 관련 대응 기조는 무엇이고, 향후 각국 FTA에 대한 우리의 지식재산권 분야 대응 방침은?

□ 현재 우리나라는 미국, EU, 중국 등 15개국과의 FTA가 발효 또는 타결되었으며, 4개국(한․중․일, RCEP, 중미, 에콰도르)과의 FTA 협상이 진행 중에 있습니다.

o 특히, 지재권 분야는 미국, EU 등 주요국과의 FTA를 통해 높은 수준의 지재권 보호 체계를 이미 구축하였고,

o 최근 타결된 한-중 FTA에서는 중국에서의 우리기업의 상표에 대한 보호가 강화될 수 있는 제도적 장치를 마련하였습니다.

□ 향후, 우리청은 포괄적이고 높은 수준의 FTA 타결을 목표로 우리 지재권이 잘 보호될 수 있도록 상대국의 지재권 보호 수준 강화 및 행정절차 개선 등을 추진할 계획입니다.

o 특히, 유명상표 보호 등 우리 기업의 관심사항이 최대한 반영될 수 있도록 노력하겠습니다.

한일 FTA (2004년 11월 6차 협상 이후 교착 상태)

양측 입장(위원요구자료 II 2007년 609면)

주요의제	일본 입장	우리 입장	비 고
최혜국(MNF) 대우	o 별도 규정 필요	o 별도 규정 필요없음	추후논의
상표출원의 유사여부 판단 시점	o 등록시 기준	o 각국의 입법정책	추후논의
특허 영문출원의 인정	o 영문출원 인정	o 우리측은 PLT와 SPLT가 타결될 경우 이에 동시가입할 예정이며 이 경우 각국 언어로 출원이 가능하므로 FTA에서 다룰 문제가 아님	추후논의
저작권 관련 사적복제 금지의 강화	o 전반적인 금지	o 상업적 목적 또는 규모가 아니라면 금지 예외 인정 필요	추후논의
식물신품종 보호의 강화	o 보호 강화	o 이미 국제협약 수준의 적절한 보호를 하고 있으므로일본측이 제안한 새로운 의무와 부담은 수용할 수 없음	추후논의
국경조치 강화	o 통관보류를 특허권 등 지재권에까지 확대	o 과도한 TRIPS-plus 국경 조치 불가 o 국경조치의 무역장벽화 방지 필요	추후논의
민․형사 구제	o 특허권 등 지재권 침해죄의 비친고죄화	o FTA에서 다룰 문제가 아니라 각자의 법정책적 결정에 맡겨져야할 사항	추후논의
PCT ISA/IPEA 상호지정	o 심사부담이 가중되고 있어현재 수용 불가	o FTA 협상전략의 관점에서 지속적으로 제안할 예정	추후논의
지재권 공동위원회 설치	o 공동위원회의 필요성 논의 계속	o 공동위원회의 필요성 논의 계속	추후논의

가. 한․일 FTA

o '04년 11월 6차 협상 후 교착상태

- 국경조치, 형사구제 등 지식재산권 집행 강화 방안 관련

주요의제	일본 입장	우리 입장	비 고
최혜국(MNF) 대우	o 별도 규정 필요	o 별도 규정 필요없음	추후논의
상표출원의 유사여부 판단 시점	o 등록시 기준	o 각국의 입법정책	추후논의
특허 영문출원의 인정	o 영문출원 인정	o 우리측은 PLT와 SPLT가 타결될 경우 이에 동시가입할 예정이며 이 경우 각국 언어로 출원이 가능하므로 FTA에서 다룰 문제가 아님	추후논의
저작권 관련 사적복제 금지의 강화	o 전반적인 금지	o 상업적 목적 또는 규모가 아니라면 금지 예외 인정 필요	추후논의
식물신품종 보호의 강화	o 보호 강화	o 이미 국제협약 수준의 적절한 보호를 하고 있으므로일본측이 제안한 새로운 의무와 부담은 수용할 수 없음	추후논의
국경조치 강화	o 통관보류를 특허권 등 지재권에까지 확대	o 과도한 TRIPS-plus 국경 조치 불가 o 국경조치의 무역장벽화 방지 필요	추후논의
민․형사 구제	o 특허권 등 지재권 침해죄의 비친고죄화	o FTA에서 다룰 문제가 아니라 각자의 법정책적 결정에 맡겨져야할 사항	추후논의
PCT ISA/IPEA 상호지정	o 심사부담이 가중되고 있어현재 수용 불가	o FTA 협상전략의 관점에서 지속적으로 제안할 예정	추후논의
지재권 공동위원회 설치	o 공동위원회의 필요성 논의 계속	o 공동위원회의 필요성 논의 계속	추후논의

나. 한․캐나다 FTA

o '06.2.13~17  서울에서 제4차 협상 개최

o '06.4.24~27  캐나다에서 제5차 협상 개최

o '06.6.26~29  서울에서 제6차 협상 개최

o '06.9.25~28  캐나다에서 제7차 협상 개최

o '06.11.20~23 서울에서 제8차 협상 개최

o '07.1.29~2.1 캐나다에서 제9차 협상 개최

o '07.4.23~26 서울에서 제10차 협상 개최 (지재권 분과 타결)

주요 의제	캐나다 입장	우리 입장	비 고
용어 정의	우리측 입장에 동의	TRIPS의 지재권 정의 이용
일반 의무규정	TRIPS에 따르는 일반 의무	수용
상호 주요관심사항에 대한 대화 및 협력	제3국에서의 협력, 공공인식 제고 등	양 청간의 협력 강화
지재권 집행	APEC guideline을 기초로 한 부속서 제안	채택
지리적 표시	일반협력 사안의 일부로 제안	지리적 표시 보호에 관한 협력에 합의
지재권 공동위 설치	지재권을 담당하는 공동위원회 설치	자유무역위원회 산하 위원회로 설치하기로 합의

다. 한․멕시코 FTA

o '06.2.7~9    서울에서 제1차 협상 개최

o '06.4.18~20  멕시코에서 제2차 협상 개최

o '06.6.14~16  서울에서 제3차 협상 후 교착상태

구 분	멕시코 입장	우리 입장	비 고
지리적 표시	멕측에서 리스트 교환 방식 등으로 ‘데낄라’ 등의 지리적표시 보호 주장	우리측은 PCT ISA/IPEA 지정, 우선권 증명서류의 전자적 교환 등의 협력 사항을 제안 우리 상표법상 지리적 표시 단체표장 제도의 활용을 통한 보호 주장

라. 한․인도 CEPA

o '06.7.18~21  인도에서 제3차 협상 개최

o '06.10.10~13 서울에서 제4차 협상 개최

o '07.1.10~12  인도에서 제5차 협상 개최

o '07.4.3~6    서울에서 제6차 협상 개최

o '07.7.24~27  인도에서 제7차 협상 개최

주요 의제	인도 입장	우리 입장	비 고
일반 의무규정	긍정적 검토	TRIPS에 따르는 일반 의무
양청간 협력	긍정적 검토	국제예비심사기관 (PCT ISA/IPEA) 지정, 선행기술공동조사, 특허정보화 등의 협력 필요
특허등록의 간소화	검토 필요	한국 출원인의 인도내 특허등록 편의를 위해 필요
지재권 협력을 위한 MOU 협상	양국간 지재권 분야 협력을 위해 제안	검토 필요

마. 한․EU FTA

o '07.5.7~11   서울에서 제1차 협상 개최

o '07.7.16~20   브뤼셀에서 제2차 협상 개최

주요 의제	EU 입장	우리 입장	비 고
상표법에 관한 싱가폴조약 준수	EC와 한국은 싱가폴 조약 준수	아직 발효되지 않은 조약이고, EC 일부 국가만이 가입한 조약으로 수정 필요
미등록 디자인 보호	공중에 공지된 미등록 디자인 독점권 부여	협정문에 명시할 실익이 없음
디자인 보호 기간 연장	최소 5년, 5년마다 갱신하여 최장 25년	TRIPs 협정에 따른 수정 필요
특허법 조약 준수	EC와 한국은 특허법 조약 준수	EU국 중 영국만이 가입한 상태로 수정 필요
증거보전조치	소송 개시 전 증거 보전을 위한 잠정조치 보장	유보
회복조치	사법당국이 지재권 침해 물품의 회수 등 명령 보장	삭제/유보

특허청 2007년도 예산(안) 설명자료 (예비검토 설명자료) 2006. 10. 276-279면

4. 참고자료

가. FTA 개관

구 분		주요 내용
타결된 FTA 협상	o 한․칠레 FTA (2004. 4. 1 발효)	o 칠레가 우리나라의 인삼, 김치, 보성녹차를 지리적 표시로 보호키로 합의
	o 한․싱가포르 FTA (2005. 8. 4. 체결, 9월 정기국회 통과 후 발효 예정)	o TRIPS 협정에 따른 지재권 보호의무 규정 o 한국 특허청을 싱가포르 PCT 국제출원에 대한 ISA/IPEA 지정 o 한국 특허에 대한 싱가포르내 무심사 등록 o 양국간 IP공동위원회 설치
	o 한․EFTA (2005. 7. 12 발효)	o ‘08년까지 로마협약 등 3개 국제조약에 가입 및 준수 o 지리적 표시의 보호 o 미공개 정보(undisclosed information)의 보호
현재 추진중인 FTA 협상	o 한․일 FTA	o '04년 11월 6차 협상 후 교착상태 - 국경조치, 형사구제 등 지식재산권 집행 강화 방안 관련
	o 한․ASEAN FTA	o '05. 7 서울에서 제4차 협상 개최 o 경제협력분야의 지재권 협력사항 o '06년 서비스분야의 지재권 협상 추진 예정
	o 한․캐나다 FTA	o '06. 4. 24 캐나다에서 제5차 협상 개최 o 지재권 보호강화 및 지재권 분야의 협력 등
	o 한․멕시코 FTA	o '06. 4. 19 멕시코에서 제2차 협상 개최
	o 한․미 FTA	o ‘06. 6. 협상 개시 예정
	o 한․인도 FTA	o '06. 5. 12 서울에서 제2차 협상 개최

나. 현재 추진중인 FTA 협상대상국과의 주요 쟁점사항

□ 한․일 FTA 협상

주요의제	일본 입장	우리 입장	비고
최혜국(MFN) 대우	o 별도 규정 필요	o 별도 규정 필요 없음	추후논의
상표출원의 유사여부 판단 시점	o 등록시 기준	o 각국의 입법정책	추후논의
특허 영문출원의 인정	o 영문출원 인정	o 우리측은 PLT와 SPLT가 타결될 경우 이에 동시가입할 예정이며 이 경우 각국 언어로 출원이 가능하므로 FTA에서 다룰 문제가 아님	추후논의
저작권 관련 사적복제 금지의 강화	o 전반적인 금지	o 상업적 목적 또는 규모가 아니라면 금지 예외 인정 필요	추후논의
식물신품종 보호의 강화	o 보호강화	o 이미 국제협약 수준의 적절한 보호를 하고 있으므로 일본측이 제안한 새로운 의무와 부담은 수용할 수 없음	추후논의
국경조치 강화	o 통관보류를 특허권 등지재권에까지 확대	o 과도한 TRIPS-plus 국경조치 불가 o 국경조치의 무역장벽화 방지 필요	추후논의
민․형사 구제	o 특허권 등 지재권 침해죄의 비친고죄화	o FTA에서 다룰 문제가 아니라 각자의 법정책적 결정에 맡겨져야할 사항임	추후논의
PCT ISA/IPEA 상호지정	o 심사부담이 가중되고 있어 현재 수용 불가	o FTA 협상전략의 관점에서 지속적으로 제안할 예정	추후논의
지재권 공동위원회 설치	o 공동위원회의 필요성 논의 계속	o 공동위원회의 필요성 논의 계속	추후논의

□ 한․ASEAN FTA 협상

주요의제	ASEAN측 입장	우 리 입 장	비고
지재권 협력의 필요성	o 경제적 경쟁을 위해 필요	o 경제 및 사회적 발전을 위해 필요	ASEAN측에서 새로운 문구작성
IP의 창조․사업화에 대한 정보교환 및 경험공유	o 협력필요성 공감		타결
IP정책에 대한 이해를 높이기 위한 IPR 전문가 훈련 및 교류	o 전문가 훈련에 대한 필요성을 피력	o 훈련비용의 부담, 훈련장소 등에 대한 ASEAN측의 구체적 의견제시가 없음 o 또한, 전문가에 한정할 이유가 없음을 주장	추후 논의
PCT ISA/IPEA 협력	o ASEAN의 IP Committee에서 논의가 필요함을 주장	o PCT ISA/IPEA 지정을 통해 ASEAN측 PCT출원인의 편리성이 증가하고 양질의 특허심사가 가능하다고 설명	추후 논의
IP집행의 정보전파 및 경험공유와 훈련	o 협력필요성 공감		타결
특허기술, 라이센싱 및 시장정보에 대한 협력	o ASEAN(태국)측이 시장정보의 협력에 우려를 표명하며, 삭제를 요구	o 우리측은 IPR의 사업화협력필요성을 주장하였으나, ASEAN측의 요구를 수용	타결 (삭제)
아세안 지역에서의 IP DB의 발전 및 현대화를 위한 지원 제공(필리핀 제안)	o 한국의 IP DB의 발전에 대해 관심을 표명하고, ASEAN측의 정보화를 지원할 것을 요구	o 우리측은 이는 일방적 협력형태로서 수용이 곤란함을 피력	추후 논의
IP집행의 강화	o ASEAN(태국)측은 IP집행의 강화에 대해 행정비용, 법령정비 등을 이유로 우려를 표명	o 우리측은 본 의제는 이미 공동연구에서 합의된 사항이며, FTA를 통한 무역자유화를 위해서는 IP의 집행이 필히 논의되어야 함을 주장	추후 논의
IPR 보호의 교육 및 인식제고	o IP의 전반적 교육보다는 IPR의 보호에 한정된 교육을 희망	o 우리측은 IPR의 보호에 한정할 필요가 없음을 주장하였으나, ASEAN측의 요구를 수용	타결

□ 한․캐나다 FTA 협상

주요의제	캐나다 입장	우리 입장	비고
용어정의	WIPO 설립 조약의 일반적 정의 규정	수용 가능
일반 의무규정 /확대된 보호	TRIPS에 따르는 일반 의무	수용 가능
상호 주요관심사항에 대한 대화 및 협력	제3국에서의 협력, 공공 인식 제고 등	양 청간의 협력 강화 (PCT, 인적 교류 등)	양 측 검토 중
지재권 집행	APEC guideline을 반영한 조문 제안 예정	제안 후 검토
지리적 표시	TRIPS에 따르는 의무 (list 교환문제는 검토 중)	TRIPS 수준은 수용 (list 교환은 불가 입장)
지재권 공동위 설치	지재권을 담당하는 공동위원회 설치	전체적인 공동위원회가 설치되므로 개별 위원회 설치 불필요	우리나라는 농축산분야에의 민감성에 따라 개별 공동위 설치 불가 입장

□ 한․멕시코 FTA 협상

구 분	멕시코 입장	우리 입장	비고
주요의제	멕측에서 리스트 교환 방식 등으로 “데낄라” 등의 지리적표시 보호 주장	우리측은 PCT ISA/IPEA 지정, 우선권 증명서류의 전자적 교환 등의 협력 사항을 제안	양측 검토 중

지재권과 통상 – 우리의 경험

들어가며

지석영 상소

발명진흥회 ‘특허제도를 처음 제창한 지석영 선생’ 우리나라 특허제도의 뿌리

http://www.ndsl.kr/ndsl/commons/util/ndslOriginalView.do?cn=JAKO198972410597520&dbt=JAKO&koi=KISTI1.1003%2FJNL.JAKO198972410597520

왕연중의 특허 발명 기네스 http://invent.patyellow.com/in_wang/view.asp?branch=8&num=1158

http://sillok.history.go.kr/popup/viewer.do?id=kza_11908023_004&type=view&reSearchWords=&reSearchWords_ime=#

고종실록 19권, 고종 19년 8월 23일 병자 4번째기사 1882년 조선 개국(開國) 491년

각종 외국 서적을 수집하고 연구시킬 것에 관하여 지석영이 상소하다

유학(幼學) 지석영(池錫永)이 올린 상소의 대략에,

"현재의 대정(大政)으로 민심을 안정시키는 것보다 더 우선할 것은 없습니다. 왜 그런가 하면 우리나라는 바다 한쪽에 치우쳐 있어서 이제까지 외교(外交)라곤 해본 적이 없기에 견문이 넓지 못하여 시국(時局)에 어둡습니다. 나아가서 교린(交隣)하거나 연약(聯約)하는 것이 모두 어떤 것인지도 모르고 있습니다. 조금이라도 외무(外務)에 마음을 쓰는 자를 보기만 하면 대뜸 사교(邪敎)에 물들었다고 지목하며 비방하고 침을 뱉으며 욕합니다. 백성들이 서로 동요하면서 의심하고 시기하는 것은 시세(時勢)를 모르고 있기 때문입니다. 백성들이 안주하지 못한다면 나라가 어떻게 잘 다스려질 수 있겠습니까?

다만 삼가 생각건대, 각국(各國)의 인사들이 저작한 《만국공법(萬國公法)》, 《조선책략(朝鮮策略)》, 《보법전기(普法戰紀)》, 《박물신편(博物新編)》, 《격물입문(格物入門)》, 《격치휘편(格致彙編)》 등의 책 및 우리나라 교리(校理) 김옥균(金玉均)이 편집한 《기화근사(箕和近事)》, 전 승지(前承旨) 박영교(朴泳敎)가 편찬한 《지구도경(地球圖經)》, 진사(進士) 안종수(安宗洙)가 번역한 《농정신편(農政新編)》, 전 현령(前縣令) 김경수(金景遂)가 기록한 《공보초략(公報抄略)》 등의 책은 모두 막힌 소견을 열어주고 시무(時務)를 환히 알 수 있게 하는 책들입니다. 삼가 바라건대, 원(院)을 하나 설치하여 이상의 책들을 수집하고 또 근래 각국의 수차(水車), 농기(農器), 직조기(織組機), 화륜기(火輪機), 병기(兵器) 등을 구매하여 쌓아놓게 하소서. 이어 각도(各道)의 고을마다 관문(關文)을 보내도록 명하여 한 고을에서 학문과 명망이 남달리 뛰어난 사람들 중에서 유생과 관리를 각각 1명씩 뽑아 해원(該院)에 보내서 그로 하여금 그 서적들을 보고 그 기계들을 익히 다루게 하소서. 그리고 원에 머무는 기간은 2개월로 하여 기한이 차면 다시 한 사람을 교체시켜 보내게 하고, 관(館)에 머물러있는 동안의 비용은 해읍(該邑)에서 헤아려 지급하게 하소서. 서적들을 정밀히 연구하여 세무(世務)를 깊이 알거나, 기계를 본떠서 만들어 그 깊고 신비한 기술을 모두 터득한 자가 있으면, 그 재능을 평가하여 수용(收用)하소서. 또 기계를 만드는 자는 전매권(專賣權)을 허가하고 책을 간행하는 자는 번각(飜刻)을 금하게 한다면 모든 원에 들어간 자들은 우선적으로 기계의 이치를 이해하고 시국의 적절한 대응책을 깊이 연구하지 않으려는 자가 없어 너나없이 빠른 시일 안에 깨우치게 될 것입니다. 이런 사람이 한번 깨우치면 이 사람의 아들이나 손자 및 이웃으로서 평소 그를 존경하여 심복하던 자들도 따라서 모두 바람에 쏠리듯이 교화될 것입니다. 이것이 어찌 백성을 교화하고 풍속을 이루는 첩경(捷徑)이 아니겠으며, 이용 후생(利用厚生)하기 위한 좋은 법이 아니겠습니까? 백성들이 의혹을 풀고 안주하게 되면 나라의 힘을 강화하고 적을 막아내는 대책에 대해서는 모두 중국 사람의 저서인 《이언(易言)》 1부(部)에 실려 있으니, 신은 감히 덧붙여 진언(進言)하지 않겠습니다."

하니, 비답하기를,

"그대가 시무에 대해 말한 것이 명료하게 조리가 있어 일에 적용할 수 있으니, 내가 매우 가상하게 여긴다. 상소의 내용을 의정부(議政府)에 내려 보내서 재품(裁稟)하여 시행하게 하겠다."

하였다.

【원본】 23책 19권 58장 B면

【국편영인본】 2책 63면

【분류】정론-정론(政論) / 사상-서학(西學) / 출판-서책(書冊) / 교육-기술교육(技術敎育) / 상업-상업일반(商業一般)

원문

幼學池錫永疏略:

目下大政, 莫先於安民心。 何則, 我國僻在海左, 從來不曾外交。 故見聞不廣, 昧於時局。 交隣聯約, 俱不知爲何物。 見稍用意於外務者, 則動輒目之以染邪, 誹謗之唾辱之。 凡民之胥動而疑忌者, 不識時勢故也。 民若不安, 國安得治乎? 第伏念各國人士所著《萬國公法》、《朝鮮策略》、《普法戰紀》、《博物新編》、《格物入門》、《格致彙編》等書及我國校理臣金玉均所輯《箕和近事》、前承旨臣朴泳敎所撰《地球圖經》、進士臣安宗洙所譯《農政新編》、前縣令臣金景遂所錄《公報抄略》等書, 皆足以開發拘曲, 瞭解時務者也。 伏願設置一院, 搜集上項諸書, 又購近日各國水車、農器、織組機、火輪機、兵器等貯之, 仍命行關各道每邑, 選文學聞望之爲一邑翹楚者, 儒吏各一人, 送赴該院, 使之觀其書籍, 玩其器械。 而留院以兩箇月爲期, 期滿又遞送一人。 留館之費, 令該邑量給, 有能精硏書籍, 深知世務, 有能倣樣造器, 盡其奧妙者, 銓其才能而收用。 又造器者, 許其專賣, 刊書者, 禁其飜刻, 則凡入院者, 無不欲先解器械之理, 深究時局之宜, 而莫不飜然而悟矣。 此人一悟, 則凡此人之子若孫及隣黨之素所敬服者, 率皆從風而化之矣。 玆豈非化民成俗之捷徑, 利用厚生之良法乎? 民旣解惑而安奠, 則凡自强禦侮之策, 具載於中國人所著《易言》一部書, 臣不敢贅進焉。

批曰: "爾言時務, 瞭然有條理。 可以措之於事, 予甚嘉之。 疏辭下議政府, 裁稟施行。"

【원본】 23책 19권 58장 B면

【국편영인본】 2책 63면

【분류】 정론-정론(政論) / 사상-서학(西學) / 출판-서책(書冊) / 교육-기술교육(技術敎育) / 상업-상업일반(商業一般)

전매에 관해서는 조선왕조실록에 수도 없이 등장한다. 중세 유럽 특히 베니스에서 독점권을 주고 그 대신 세금을 걷고 통치권을 인정받는 것과 유사하다고 보임. “ 태조는 또한 부보상들의 본부인 임방(任房)을 설치하고 목기, 토기, 수철(水鐵, 무쇠), 소금, 어물의 다섯 가지 식필품에 대해 전매특허(專賣特許)를 주었으며, 위상애당(爲上愛黨) 즉 윗사람을 받들고 동료를 사랑할 것과, 병구사장(病救死葬) 즉 병이 나면 구료하고 사망하면 장례를 치러 주라는 교서를 내리는 등 중상육성정책을 실시한다.” http://www.newstomato.com/ReadNewspaper.aspx?no=672930

고종실록 31권, 고종 31년 6월 28일 계유 4번째기사 / 의정부 이하 각 아문의 관제를 개정하다

측량, 지도 제작 등에 관한 사무를 맡아본다. 참의는 1원인데 산림 국장이 겸임하고, 주사가 2원이다. 1. 장려국(奬勵局)에서는 생산을 늘이며 산업을 발전시키는 일을 장려하며 전매(專賣) 특허에 관한 사무를 맡아본다. 참의는 1원인데 산림 국장이 겸임하고, 주사가 2원이다. 1. 회계국에서는 본 아문에서 출납하는 재정문서에 관한 일을 맡아본다. 참의가 1원, 주사가 2원이다.

지석영의 상소는 고종 19년 8월 23일임.

장려국(奬勵局) 갑오개혁 때 식산흥업(殖産興業)·전매특허(專賣特許) 사업을 담당하던 관서 1895년 3월 농상아문과 공무아문(工務衙門)이 통합된 농상공부(農商工部)가 출범하면서 장려국은 폐지되었다. 다른 부서와 달리 농상공부와의 뚜렷한 계승 관계를 확인할 수도 없다. 장려국이 맡았던 전매특허 관련 업무는 통감부가 설치된 이후에 법률 정비와 함께 개시되었다. 결국 갑오개혁기 장려국 설치는 정부 차원에서 식산흥업 정책의 강력한 추진 필요성을 제기한 것에 그쳤다고 하겠다. http://encysillok.aks.ac.kr/Contents/index?Contents_id=00008843

지재권 관련 조약

전체 현황(외교부로부터 정보공개청구해서 받은 자료 2019. 5. 2.)

연번	조약명	우리나라 발효일	조약번호	국회 동의 여부
1	대한민국과 독일연방공화국간의 상표보호에 관한 각서교환	1955년 05월 03일	조약 37
2	대한민국과 덴마크왕국간의 상표의 상호등록에 관한 각서교환	1960년 12월 09일	조약 71
3	대한민국과 프랑스공화국 간의 상표 협정 (각서교환)	1961년 02월 01일	조약 72
4	대한민국 정부와 이탈리아공화국 정부간의 특허권 및 상표권 상호보호에 관한 각서교환	1961년 03월 07일	조약 77
5	대한민국 정부와 밸쥼왕국 정부와의 상표 보호에 관한 협정(상표의 상호보호 및 등록에 관한 대한민국 정부와 벨기에 정부 간의 각서교환)	1962년 01월 16일	조약 89
6	대한민국 정부와 불란서공화국 정부간의 특허권의 상호보호에 관한 각서교환	1963년 04월 26일	조약 110
7	대한민국 정부와 덴마크왕국 정부간의 특허권의 상호부여 및 보호에 관한 각서교환	1963년 10월 11일	조약 118
8	대한민국 정부와 놀웨이왕국(노르웨이) 정부간의 특허.의장 및 상표에 관한 권리의 상호부여 및 보호를 위한 각서교환	1965년 05월 24일	조약 149
9	대한민국 정부와 네델랜드 왕국 정부간의 특허 및 상표에 관한 각서교환	1966년 04월 29일	조약 196
10	대한민국 정부와 일본국 정부간의 상표권의 상호보호에 관한 각서교환	1968년 03월 28일	조약 290
11	대한민국 정부와 벨기에왕국 정부간의 특허권 등 상호보호에 관한 각서교환	1972년 01월 12일	조약 410
12	대한민국 정부와 중화민국 정부간의 발명특허.실용신안.의장 및 상표의 상호보호에 관한 각서교환	1972년 03월 31일	조약 419
13	대한민국 정부와 아르헨티나공화국 정부간의 발명특허권.실용신안권.의장권 및 상표권의 상호보호에 관한 협정	1972년 08월 14일	조약 442
14	대한민국 정부와 희랍 정부간의 발명특허권 및 상표권의 상호보호에 관한 각서교환	1972년 10월 25일	조약 458
15	대한민국 정부와 일본국 정부간의 특허권 및 실용신안권 상호보호에 관한 각서교환	1973년 01월 25일	조약 463
16	대한민국 정부와 스페인 정부간의 공업소유권의 상호보호에 관한 각서교환	1975년 07월 31일	조약 542
17	대한민국 정부와 이란정부간의 상표권과 특허권의 상호보호에 관한 각서교환	1976년 02월 12일	조약 566
18	대한민국 정부와 스위스 연방 정부간의 공업소유권의 상호부여와 보호에 관한 각서교환	1977년 12월 12일	조약 613
19	대한민국 정부와 영국 정부간의 공업 소유권의 상호부여와 보호에 관한 협정	1977년 12월 19일	조약 615
20	대한민국 정부와 미합중국 정부간의 공업 소유권 우선권 상호 인정에 관한 각서교환	1978년 10월 30일	조약 658
21	대한민국 정부와 카나다 정부간의 공업소유권의 부여와 보호에 관한 각서교환	1979년 02월 13일	조약 675
22	대한민국 정부와 핀랜드 공화국 정부간의 공업소유권의 부여와 보호에 관한 각서교환	1979년 09월 13일	조약 692
23	세계지적소유권기구 설립협약 (WIPO)	1979년 03월 01일	조약 676
24	대한민국 정부와 카나다 정부간의 공업소유권 관계 자료교환에 관한 서한교환	1979년 04월 17일	고시 37
25	공업소유권의 보호를 위한 파리 협약	1980년 05월 04일	조약 707
26	특허협력조약 개정	1984년 08월 10일	고시 111
27	특허협력조약 (PCT)	1984년 08월 10일	조약 840
	대한민국은 동 조약 제64호 제1항에 따라 대한민국이 국제예비심사에 관한 동 조약 제2장의 규정에 기속되지 않음을 선언한다.
28	제법특허 출원의 물질특허 보호제공에 관한 대한민국 정부와 미합중국 정부간의 서한교환	1986년 08월 28일	조약 923
29	1971년 7월 24일 파리에서 개정된 세계저작권협약 (UCC)	1987년 10월 01일	조약 933
30	무국적자 및 난민의 저작물에 대한 1971년 7월 24일 파리에서 개정된 세계저작권협약의 적용에 관한 동 협약의 제1부속의정서	1987년 10월 01일	조약 934
31	일정 국제기구의 저작물에 대한 1971년 7월 24일 파리에서 개정된 세계저작권협약의 적용에 관한 동 협약의 제2부속의정서	1987년 10월 01일	조약 935
32	세계저작권협약	1987년 10월 01일	조약 936
33	음반의 무단 복제로부터 음반제작자를 보호하기 위한 협약	1987년 10월 10일	조약 937
34	1971년 7월 24일 파리에서 개정된 세계저작권협약 제5조의2 제1항에 의한 통고	1987년 11월 05일	고시 145
35	특허절차상 미생물 기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트 조약	1988년 03월 28일	조약 947
36	특허협력조약 제2장(제31조~42조)에 대한 유보의 철회	1990년 09월 01일	고시 194
37	대한민국 정부와 미합중국 정부간의 특허출원된 국방관련 발명의 비밀보호에 관한 협정	1993년 07월 29일	조약 1181
38	대한민국 정부와 미합중국 정부간의 특허출원된 국방관련 발명의 비밀보호에 관한 협정의 시행절차에 관한 교환각서	1993년 08월 26일	조약 1190
39	문학·예술적 저작물의 보호를 위한 베른협약	1996년 08월 21일	조약 1349
40	표장의 등록을 위한 상품 및 서비스의 국제분류에 관한 니스협정	1999년 01월 08일	조약 1472
41	국제특허분류에 관한 스트라스부르그 협정	1999년 10월 08일	조약 1494
42	특허협력조약개정(제22조)	2002년 04월 01일	고시 516
43	특허절차상 미생물 기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트조약 규칙 개정	2002년 10월 02일	고시 518
44	상표법조약	2003년 02월 25일	조약 1621
45	표장의 국제등록에 관한 마드리드협정에 대한 의정서	2003년 04월 10일	조약 1625
	대한민국정부는 의정서 제5조 제2항 제2호·제3호 및 제8조 제7항 제1호에 대하여 다음과 같이 선언한다. 1. 가거절통지기간은 18월이며，보호부여에 대한 이의신청으로 인한 보호의 거절은 18월 기간의 만료 후에도 통지할 수 있음. 2. 추가 수수료 및 보충 수수료에서 발생하는 수입의 할당 대신 개별 수수료를 수령함.
46	표장의 국제등록에 관한 마드리드협정에 대한 의정서의 공통규칙 개정	2004년 04월 01일	고시 517
47	세계지적재산권기구 저작권 조약	2004년 06월 24일	조약 1676
48	대한민국정부와세계지적재산권기구간의직원파견에관한협정	2007년 08월 02일	조약1862
49	표장의 국제등록에 관한 마드리드협정에 대한 의정서 제9조의 6 개정	2008년 09월 01일	고시 666
50	세계지적재산기구 실연 및 음반 조약(1996년)	2009년 03월 18일	조약 1940
	대한민국은 세계지적재산기구 실연 및 음반에 관한 조약의 제3조제3항에 따라 발행 기준을 적용하지 아니한다. 대한민국은 세계지적재산기구 실연 및 음반에 관한 조약의 제15조제3항에 따라 상업용 음반이 무선 및 유선방송을 통하여 이용되는 경우에 한하여 동 조약 제15조제1항의 규정을 적용한다. 유선방송에 인터넷을 통한 방송은 포함하지 아니한다. 대한민국은 세계지적재산기구 실연 및 음반에 관한 조약의 제15조제3항에 따라 동 조약의 제15조제3항에 따른 선언을 한 다른 체약국의 국민인 자가 제작하거나 실연한 음반에 대하여 부여하는 동 조약의 제15조제1항에 규정된 보호는 그 다른 체약국이 동 조약의 제15조제1항에 따라 우리 국민인 자가 제작하거나 실연한 음반에 대하여 부여하는 보호의 범위와 기간 내로 제한한다. --------- In accordance with Article 3(3) of the World Intellectual Property Organization Performance and Phonograms Treaty, the Republic of Korea will not apply the criterion of Publication. In accordance with Article 15(3) of the World Intellectual Property Organization Performance and Phonograms Treaty, the Republic of Korea will apply the provision of Article 15(1) thereof in respect of the use of phonograms published for commercial purposes for broadcasting or transmission by wire. Transmission by wire does not include transmission over the internet. In accordance with Article 15(3) of the World Intellectual Property Organization Performance and Phonograms Treaty， as regards phonograms the producer or performer of which is a national of another Contracting Party which has made a declaration under Article 15(3) thereof， the Republic of Korea will apply the provisions of Article 15(1) thereof to the extent to which， and to the term for which， that other Contracting Party grants protection to phonograms the producer or performer of which is a national of Republic of Korea under the provisions of Article 15(1) thereof.
51	실연자, 음반제작자 및 방송사업자의 보호를 위한 국제협약	2009년 03월 18일	조약 1941
	대한민국은 실연자, 음반 제작자 및 방송사업자의 보호를 위한 국제협약의 제5조제3항에 따라 발행의 기준을 적용하지 아니한다. 대한민국은 실연자, 음반제작자 및 방송사업자의 보호를 위한 국제협약의 제6조 제2항에 따라 방송사업자의 주사무소가 다른 체약국 내에 소재하고 있고, 방송이 그 체약국 내에 소재하고 있는 송신기로부터 송신되는 경우에 한하여 방송을 보호한다. 대한민국은 실연자, 음반제작자 및 방송사업자의 보호를 위한 국제협약의 제16조 제1항 가호(2)목에 따라 상업용 음반이 무선 및 유선방송을 통하여 이용되는 경우에 한하여 제12조의 규정을 적용한다. 유선방송에 인터넷을 통한 방송은 포함하지 아니한다. 대한민국은 실연자, 음반제작자 및 방송사업자의 보호를 위한 국제협약의 제16조제1항가호(3)목에 따라 다른 체약국의 국민이 아닌 자가 제작한 음반의 경우에는 제12조의 규정을 적용하지 아니한다. 대한민국은 실연자, 음반제작자 및 방송사업자의 보호를 위한 국제협약의 제16조 제1항 가호(4)목에 따라 다른 체약국의 국민인 자가 제작한 음반에 대하여 부여하는 제12조에 규정된 보호는 대한민국국민이 최초로 고정한 음반에 대하여 그 다른 체약국이 부여하는 보호의 범위와 기간 내로 제한한다. 대한민국은 실연자, 음반제작자 및 방송사업자의 보호를 위한 국제협약의 제16조 제1항 나호에 따라 제13조 라호를 적용하지 아니한다. -------- In accordance with Article 5(3) of the International Convention for the Protection of Performers, Producers of Ponograms and Broadcasting Organizations, the Republic of Korea will not apply the criterion of publication. In accordance with Article 6(2) of the International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations, the Republic of Korea will protect broadcasts only if the headquarters of the broadcasting organization are situated in another Contracting State and the broadcast was transmitted from a transmitter situated in the same Contracting State. In accordance with Article 16(1)(a)(ii) of the International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations, the Republic of Korea will apply the provisions of Article 12 only in respect of the uses of phonograms published for commercial purposes for broadcasting or transmission by wire. Transmission by wire does not include transmission over the Internet. In accordance with Article 16(1)(a)(iii) of the International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations, the Republic of Korea will not apply the provisions of Article 12 in respect of phonograms the producer of which is not a national of a Contracting State. In accordance with Article 16(1)(a)(iv) of the International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations, as regards phonograms the producer of which is a national of another Contracting State, the Republic of Korea will limit the protection provided for by Article 12 to the extent to which, and to the term for which, that other Contracting State grants protection to the phonograms first fixed by a national of the Republic of Korea. In accordance with Article 16(1)(b) of the International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations, the Republic of Korea will not, as regards Article 13, apply item (d) of that Article.
52	산업디자인의 국제분류 제정을 위한 로카르노협정	2011년 04월 17일	조약 2041
53	표장의 도형요소의 국제분류 제정을 위한 비엔나협정	2011년 04월 17일	조약 2042
54	산업디자인의 국제등록에 관한 헤이그 협정의 제네바 개정협정	2014년 07월 01일	조약 2193
	[선언] 1. 협정 제7조제2항에 따라, 협정에 따른 심사관청으로서 대한민국이 지정된 로카르노 분류 제2류, 제5류 또는 제19류를 제외한 모든 국제출원과 그러한 국제출원에 기인한 국제등록의 갱신과 관련하여, 협정 제7조제1항에 언급된 규정된 지정수수료가 다음의 개별 지정수수료로 대체된다고 선언한다. 구분 금액 (원화 국제출원수수료 (디자인 당) * 239,000 갱신수수료(1차) (디자인 당) * 385,000 갱신수수료(2차) (디자인 당) * 910,000 갱신수수료(3차) (디자인 당) * 1,050,000 협정 공통규칙 제12조제1항다호1목에 따라, 대한민국은 협정에 따른 심사관청으로서 대한민국이 지정된 로카르노 분류 제2류, 제5류 또는 제19류에 해당하는 모든 국제출원과 관련하여, 협정 제7조제1항에 언급된 규정된 지정수수료는 규칙 제12조제1항나호3목의 표준 지정수수료 제3수준이 적용된다고 선언한다. 2. 협정 제16조제2항에 따라, 협정 제16조제1항1목에 따른 국제사무국의 기록은 해당 국제등록이 하나 이상의 자(공유자)에 의해 소유되고 그 공유자의 하나 또는 일부가 국제등록에 대한 자신의 지분을 양도하는 경우, 한국 특허청이 공유자의 동의를 증명하는 서류를 받을 때까지 대한민국 내에서의 효력이 없다고 선언한다. 3. 협정 제17조제3항다호에 따라, 대한민국은 자국법에서 규정한 디자인 보호의 최장기간이 국제등록일로부터 20년까지라고 선언한다. 4. 협정 공통규칙 제9조제3항가호에 따라, 대한민국은 자국법에서 한 벌 물품 또는 글자체 디자인의 출원에 다음 특별 도면이 포함되도록 요구함을 선언한다. 1) 한 벌 물품 디자인의 경우 각 구성 물품에 대한 도면과 조합된 하나의 도면 2) 글자체 디자인의 경우 지정글자, 보기문장, 대표글자의 도면 5. 협정 공통규칙 제18조제1항나호에 따라, 대한민국은 그 관청이 협정에 따른 심사관청이므로 로카르노 분류의 제2류, 제5류 또는 제19류를 제외한 모든 국제등록과 관련하여 동 규칙 제18조제1항가호에서 언급된 6개월의 거절 통지기간이 대한민국에 관하여 12개월로 대체되고 로카르노 분류의 제2류, 제5류 또는 제19류와 관련된 국제등록은 동 규칙 제18조제1항가호에서 언급된 6개월의 거절 통지기간이 적용될 것이라고 선언한다. 그러나 협정공통규칙 제18조 제1항다호2목에 따라, 대한민국은 자국법에서 국제등록이, 거절통지 또는 보호부여기술서가 자연재해와 같은 예상치 못한 사태로 인하여 지정된 기간 내에 통지되지 않는 경우, 대한민국에 대하여 보호의 효력이 없다고 선언한다. 자국법은 그러한 경우 출원절차가 중지되고 절차의 계속 또는 재개를 통지한 날부터 전체 기간이 다시 부여된다고 규정한다. 한국 특허청은 국제사무국에 그 사실과 해당 국제등록의 보호 부여 결정을 위한 기한을 국제사무국에 통지한다. [Declaration] 1. Pursuant to Article 7(2) of the Agreement, the Republic of Korea whose Office is an Examining Office declares that in connection with any international application, except those for class 2,5, or 19 of the Locarno classification, in which it is designated and in connection with the renewal of any international registration resulting from such an international application, the prescribed designation fees referred to in Article 7(1) of the Agreement shall be replaced by the following individual designation fees. Item Amount (in KRW) International application fee (each design)* 239,000 Renewal fee(First) (each design)* 385,000 Renewal fee(Second) (each design)* 910,000 Renewal fee(Third) (each design)* 1,050,000 Pursuant to Rule 12(1)(c)(i) of the Agreement, the Republic of Korea whose Office is an Examining Office declares that, in connection with any international application for class 2, 5, or 19 of the Locarno classification in which it is designated, the prescribed designation fee referred to in Article 7 (1) of the Agreement shall be level three of the standard designation fee under Rule 12 (1) (b) (iii). 2. Pursuant to Article 16(2) of the Agreement, the Republic of Korea declares that a recording by the International Bureau under Article 16(1)(i) of the Agreement shall not have effect in the Republic of Korea until the Korean Intellectual Property Office has received documentation evidencing the agreement of the joint owner(s), where the international registration concerned is owned by more than one person (co-holders), and the only one or some of the co-holders transfer his or her share of the international registration. 3. Pursuant to Article 17(3)(c) of the Agreement, the Republic of Korea declares that the maximum duration of protection for designs provided by its law is twenty years from the date of international registration. 4. Pursuant to Rule 9(3)(a) of the Agreement, the Republic of Korea declares that its law requires that the following special reproductions should be contained in an application for a design of a set of articles or typefaces: (i) for a design of a set of articles, one view of the coordinated who leand corresponding views of each of its components (ii) for typefaces, views of the given characters, a sample sentence, and typical characters. 5. Pursuant to Rule 18(1)(b) of the Agreement, the Republic of Korea declares that in connection with any international registration, except those for class 2, 5, or 19 of the Locarno classification, the refusal period of six monthsr eferred to in Rule 18(1)(a) of the Agreement shall be replaced by a period of twelve months and that in connection with any international registration for class 2, 5, or 19 of the Locarno classification, the refusal period of six months referred to in Rule 18(1)(a) of the Agreement shall be applied as the Office of the Republic of Korea is an Examining Office under the Agreement. However, pursuant to Rule 18 (1) (c) (ii) of the Agreement, the Republic of Korea declares that its law provides that an international registration will have no effect of protection, with respect to the Republic of Korea, where neither the notification of provisional refusal nor a statement of grant of protection was communicated within the prescribed time period due to an unforeseen circumstance, such as a natural disaster. Its law provides that, in such a case, the period for an application procedure will be stopped and the entire period started again from the date of the notification of continuation or resumption of the procedure. The Korean Intellectual Property Office shall notify the International Bureau of the fact and the time limit for deciding the grant of protection of a corresponding international registration.
55	상표법에 관한 싱가포르 조약	2016년 07월 01일	조약 2297
56	맹인, 시각 손상인 또는 그 밖의 독서 장애인의 발행 저작물 접근 촉진을 위한 마라케시 조약	2016년 09월 30일	조약 2304
57	무역관련 지적재산권에 관한 협정의 개정을 위한 의정서	2017년 01월 23일	조약2341

조약과 국회 동의 문제

정부는 국회 동의를 받지 않아 왔음.

이건 오래된 관행. 1987년 세계저작권협약(UCC) 가입 당시 외교 문서

국립외교원, 외교사료관

외교문서 제목: 세계저작권협약 및 제1, 제2 부속의정서 한국 가입, 1987.10.1. 전2권 (v.2 1987.6~12)

등록번호 25520, 분류번호 742.42

원문요약

정부는 1987.10.1. 개정 UCC(세계저작권협약) 및 제1, 제2 부속의정서에 가입함.

1. ‌국회 동의 필요 여부와 관련하여 부처 간에 의견이 수렴되지 않음에 따라 1987.6.2. 차관 회의에서는 관계 장관 협의를 조건부로 채택한 후 6월 중 3차에 걸친 관련 장관 회의를 통해 의견을 조율하여 국회 동의 없이 가입을 추진하기로 결정한 바, 당초 이견을 보인 문공부, 법무부는 법제처의 유권해석을 수용함.

2. ‌외무부는 국내 절차 문제로 동 협약 가입이 지연될 경우에 한·미 간 합의 불이행이 초래할 미국의 한국에 대한 보복 조치를 우려함.

3. ‌문공부는 개도국 특혜 조항이 실질적인 이익은 없는 것으로 평가하나, 협약과 국내법을 조화시킬 필요성 및 국민의 우려 완화를 위하여 개도국 특혜 조항 이용을 통고할 것을 외무부에 요청함에 따라 유엔대표부는 유엔이 한국을 개도국으로 확정하고 있는지 여부 및 선언 방법을 파악함.

• 유엔은 개도국 지위에 관한 확립된 관행이 부재하여 한국의 개도국 해당 여부는 UNESCO(유엔교육과학문화기구)에서 결정할 문제라는 입장을 표명함.

• 외무부는 내부 검토를 거쳐 개도국 조항 선언을 추진하기로 결정하고 통고 시기는 1987.10월로 계획함.

4. ‌동 가입안이 1987.6.25. 국무회의에서 심의 통과되어 외무부는 주프랑스대사관을 통하여 수탁자인 유네스코 사무총장에게 협약 가입서를 7.1. 기탁하였으며, 협약 규정에 따라 동 협약은 44번째 가입국인 한국에 대하여 1987.10.1.자로 발효됨.

• 개도국 조항은 1987.11.5.자로 통보되어 발효됨.

미국의 통상 압력과 한미 지재권 협상

1980년대 미국의 통상압력

1984년 미국 통상법을 개정하여 외국의 지재권 정책, 관행이 합리적이지 않은 경우 미무역대표부는 통상보복을 하도록 의무화함.

법 개정 후 통상보복 조항은 처음 적용한 나라가 한국과 브라질

한국은 10개월 간의 짧은 협상 끝에 미국의 요구를 모두 수용, 브라질은 수용하지 않았음.

물질특허, 컴퓨터 소프트웨어에 대한 저작권 인정(별도의 법률로 대응) 모두 이 때, 동경대학교 나카야마 교수는 우방국 간의 협상이 아니라 전승국이 전리품을 챙기는 수준이라고 혹평

유럽과 일본의 동등 대우 요구

미국과의 통상 협상 결과 우리가 모두 양보하자 유럽과 일본이 동등대우를 요구하며 협상을 벌임. 자료독점권은 이 때문에 도입

WTO 트립스

전문

제1장(PART I) 총칙과 기본 원칙

제1조 보호의 성격과 범위

제2조 지재권 조약

제3조 내국민 대우

제4조 최혜국 대우 MFN

제5조 지재권의 취득과 유지에 관한 다자조약

제6조 권리소진

제7조 목적

제8조 원칙

제2장 지재권의 취득, 범위, 활용에 관한 원칙

제1절 저작권과 인접권

제9조 베른협약과의 관계

제10조 컴퓨터 프로그램과 데이터 집합

제11조 대여권

제12조 보호기간

제13조 제한과 예외

제14조 실연자와 음반제작자의 보호

제2절 상표

제15조 보호대상

제16조 부여된 권리

제17조 예외

제3절 지리적 표시

제4절 산업디자인

제5절 특허

제27조 특허받을 수 있는 대상

제28조 부여된 권리

제29조 부여된 권리의 예외

제31조 권리자의 허락없는 사용

제31조의2 – 수출을 위한 강제실시

제32조 취소와 몰수

제33조 보호기간

제34조 방법 특허: 입증책임

제6절 집적회로 배치설계

제35조

제36조

제7절 미공개 정보의 보호

제39조

제8절 자발적 이용허락과 반경쟁적 행위의 규제

제40조

제3장 지재권 집행

제1절 일반 의무

제41조

제2절 민사 및 행정 절차와 구제

제42조 공정하고 형평한 절차

제43조 증거

제44조 금지명령

제45조 손해배상

제46조 기타 구제

제47조 정보권

제48조 피고의 구제책

제49조 행정절차

제3절 임시조치

제50조

제4절 국경조치에 관한 특별 요건

제51조 세관당국에 의한 유치

제52조 신청

제52조 담보 또는 상응한 보증

제53조 유치 통보

제55조 유치 기간

제56조 수입자와 상품 소유자의 구제책

제57조 조사권과 정보권

제58조 직권조치

제59조 구제책

제60조 소량 수입

제5절 형사절차]

제61조

제4장 지재권의 취득과 유지 및 관련 당사자간 절차

제62조

제5장 분쟁의 예방과 해결

제63조 투명성

제64조 분쟁해결

제6장 경과조치

제65조 경과조치

제66조 최빈국

제67조 기술협력

제7장 제도 규정: 최종 조항

제68조 트립스 이사회

제69조 국제협력

제70조 기존 대상물의 보호

제71조 검토와 개정

제72조 유보

제73조 국가안보 예외

부록 – 수출을 위한 강제실시 관련

트립스 협정은 비차별 대우 원칙을 수용하여 내국민대우와 최혜국대우를 규정한다. 이 가운데 최혜국대우는 WIPO가 관장하는 기존 지재권 조약에는 없던 것으로, 1980년대 한미 지재권 협상을 통해 미국이 얻은 의약품 특허에 대한 파이프라인 혜택을 보지 못했던 구주공동체(EC)가 제안하였다(Thematic review: Negotiating “trade-related aspects” of intellectual property rights, in Jayashree Watal & Antony Taubman (eds.) The making of the TRIPS Agreement, World Trade Organization, 2015, p.33).

내국민대우의 예외가 많은 이유는 당시 존재했던 예외를 협상국들이 포기하려고 하지 않았기 때문이다(Catherine Field, Negotiating for the United States, in Jayashree Watal & Antony Taubman (eds.) The making of the TRIPS Agreement, World Trade Organization, 2015, p. 148).

트립스 협정에 특허에 관해서는 실체 규정이 많이 있지만 저작권에 대해서는 그렇지 않은 이유는 무엇일까? 먼저 트립스 협정은 지재권에 관한 조약을 새로 만드는 방식이 아니라 협상 당시에 존재하고 있는 기존 조약을 기초로 지재권을 강화하는 방식으로 협상이 진행되었기 때문이다. 그리고 트립스 협정을 추진했던 미국이나 유럽연합, 일본은 자국의 법률은 가능하면 수정하지 않으려 했다. 트립스 협상 당시 존재했던 대표적인 지재권 조약은 2개로, 저작권에 관한 베른협약과 산업재산권에 관한 파리협약이 그것이다. 모두 19세기 말에 성립된 조약인데, 파리협약과 달리 베른협약에는 저작권에 관한 실체규범이 많이 들어 있었다. 그래서 트립스 협정은 베른협약의 상당 부분을 준용하는 방식으로 저작권 규범을 만들었다. 이에 비해 산업재산권에 관한 파리협약에는 특허에 관한 실체 규범이 거의 들어 있지 않았다. 그 이유는 19세기 당시 특허 제도에 대한 비판적 인식 때문이다.

앞에서 설명한 것처럼, 특허권은 저작권과 달리 모방하지 않은 자 즉, 무임승차자가 아닌 경우에도 권리 행사를 할 수 있는 절대적 독점권이다. 이 때문에 특허권의 지나친 독점 문제는 특허제도의 초기부터 제기되던 문제이다. 그래서 19세기에는 특허무용론이 많이 등장하였는데, 네덜란드는 1869년부터 1910년까지 특허법을 폐기한 바 있고, 스위스는 1888년 특허법 제정을 위한 국민투표가 부결되었으며, 영국에서는 1872년부터 특허법의 결함과 남용에 관한 사실조사에 착수하였고, 1891년부터 1934년까지 파리협약 개정 과정에서 각국은 국제 특허 규범의 조화와 통일을 위하여 자국의 특허법을 개정하는 데에 매우 인색하였다.

최경수, ‘국제지적재산권법’, 한울아카데미, 2001년, 25-26면 참조.

FTA

트립스 이후 FTA를 통한 지재권 강화는 2000년대 중반까지 없었음. 한칠레 FTA 등.

한미 FTA가 전환점

트립스 플러스라고 할 때 무엇을 말하는가? 2005년 이후 발효된 FTA의 82%가 지재권 조항을 포함하고 있고, 이 중 20%는 트립스의 최소 기준에 비해 더 강한 지재권 보호와 집행을 이행하도록 요구한다. 이를 보통 트립스 플러스라고 한다.

주로 건강권과 관련하여 WTO, WIPO, WHO, Promoting access to medical technologies and innovation: Intersection between public health, intellectual property and trade (2nd Ed.), 2020, 258면 이하

특허법: 일부 FTA는 특허 요건에 관한 기준과 발명의 개시 요건을 정하고 있다(Chapter II, section B.1(b)(iii), 어떤 FTA는 용도 발명(new uses of a known product; new methods of using a known product; or new processes of using a known product)에도 특허를 취득할 수 있도록 해야 한다.

특허기간 연장

강제실시 발동 요건

소진

규제 독점(Regulatory exclusivities)

허가 특허 연계

집행

트립스 재량권과 도하 선언문의 재확인

투자자-국가 분쟁해결

FTA 지적재산권 규범의 국내 적용과 이행

국내 제도의 변화와 정책자율성

FTA로 인해 개정된 조항.

국회 비준 절차를 통하지 않고 미리 법 개정

국내법 개정 과정에서 걸림돌로 작용: 약사법 개정안(생물의약품, 저작권 형사처벌 제도 개선 – 비친고죄 대상 축소), 삼진아웃제 또는 저작권법 제104조)

조약의 직접적용과 직접효력

조약으로서의 지위

헌법 절차에 따라 체결 공포될 것이란 요건

한미 FTA 개정 협상의 경우 협상 결과문서 8개 중 2개에 대해서만 국회 비준을 받았고, 미국은 의회 비준절차를 거치지 않았다.

산업통상자원부가 2018. 9. 3. 공개한 한미 FTA 개정협상 결과문서는 개정 의정서 2건, 공동위원회 해석, 합의의사록 및 서한교환 등 총 8건의 문서로 구성되어 있으나, 국회에 제출된 비준동의안은  의정서 2개만 대상으로 한다.

① 대한민국과 미합중국 간의 자유무역협정을 개정하는 대한민국 정부와 미합중국 정부 간의 의정서 □ 국회 비준동의안 제출

② 2011년 2월 10일 서한교환을 개정하는 대한민국 정부와 미합중국 정부 간의 의정서 □ 국회 비준동의안 제출

③ 2007년 6월 30일 서한교환에 대한 대한민국과 미합중국 간의 자유무역협정 공동위원회의 해석

④ 자동차 안전 기준 및 환경기준 관련 합의의사록

⑤ 원산지 검증 관련 서한 교환

⑥ 글로벌 혁신신약 약가우대 제도 관련 서한교환

⑦ 섬유 원산지 기준 개정 관련 서한교환

⑧ 향후절차 등 관련 서한교환

이 가운데 글로벌 혁신신약 약가우대 제도 관련 서한교환은

건강보험심사평가원은 제도 개정초안을 2018년 10월 31일까지 공표하고, 입안하고 2018년 12월 31일 전에 이행.

대한민국은 제도 개정이 협정에 따른 양 당사국의 약속에 충분히 합치되도록 만들 것임으로 확인하다. (주어가 대한민국)

이 문서는 건강보험심사평가원장과 주한미국대사관 차석대사 간 서한 교환 형식으로 되어 있음. 심평원장이 이러한 서한을 미국 대사관에 써 줄 수도 있지만, 이는 심평원 내부 절차에 불과함. 정부와 같은 입장을 취함.

문제는 서한이 심평원의 대표가 아니라 정부의 대표 자격으로 작성되었기 때문에 정부대표법 위반이라는 점.

대한민국은 건강보험심사평가원(HIRA)이 2018년 12월 31일보다 늦지 아니하게 개정을 이행할 목적으로 글로벌 혁신신약 약가 우대제도(제도)의 개정초안을 입안하고 2018년 10월 31일까지 공표할 것을 확인한다. 대한민국은 나아가 그 개정이 그 제도를 협정에 따른 양 당사국의 약속에 충분히 합치하도록 만들 것임을 확인한다. HIRA는 또한 그 개정안 작성 및 검토 절차에서 의미 있는 협의 및 투명성을 제공할 것이다.

정부대표 및 특별사절의 임명과 권한에 관한 법률(정부대표법)

산통부는 미국에서는 이번 개정 협상에 대해 미국 의회 비준 절차가 필요없으며, 그 이유는 이번 개정 협상으로 인해 미국 국내법이 개정되지 않기 때문이라고 함.

60일 협의 절차는 관세만 해당

USTR Fact Sheet (March 2018) New U.S. Trade Policy and National Security Outcomes with the Republic of Korea

국내법과 국제법의 관계에 관한 문제

“유럽은 자기집행적 조약이란 개념보다 일반적으로 직접적용성(direct application)을 관용적으로 사용하고 있다. ECJ의 판례에서도 이러한 직접적용성 또는 직접효력(direct effect)이라 지칭하는 개념을 사용하고 있는데, 추후 판례와 관행의 발전에 따라 재판규범으로서 직접 적용될 수 있다는 의미에서 직접적용 내지 직접적용성이 개인에 대한 직접적인 법익의 부여에 중점이 있는 직접효력의 개념보다는 본 연구의 취지에 더욱 부합하는 개념이라 판단된다. 각주 98) 유럽공동체법상 ‘직접적용’과 ‘직접효력’은 면밀하게 보면 구별되는 개념인데, 전자는 소위 공동체법의 변형(transformation)이 없이 그대로 국내에서 적용될 수 있는 것인데 반해, 후자는 공동체기관 내지 구성국의 입법 등 추가적 조치가 없이도 바로 직접적으로 개인의 법익을 부여하는 공동체 법규의 특별한 효력

불평등한 적용

한미 FTA

한-EU FTA

COUNCIL DECISION of 16 September 2010 on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Free Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Korea, of the other part (2011/265/EU)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2011.127.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2011:127:TOC

Article 5

1.   A name protected under Sub-Section C ‘Geographical indications’ of Chapter Ten of the Agreement may be used by any operator marketing agricultural products, foodstuffs, wines, aromatised wines or spirits conforming to the corresponding specification.

2.   The Member States and the institutions of the Union shall enforce the protection provided for in Articles 10.18 to 10.23 of the Agreement, including at the request of an interested party.

Article 8

The Agreement shall not be construed as conferring rights or imposing obligations which can be directly invoked before Union or Member State courts and tribunals.

불이행의 문제

유럽연합이 한-EU FTA 노동 관련 의무를 한국이 이행하지 않는다는 문제 제기. 결사의 자유 기본원칙 준수와 국제노동기구(ILO) 핵심협약 비준을 위해 지속적으로 노력한다는 조항, 8년이 지났고 진전이 없어 유럽집행위는 노력 의무위반으로 보는 듯. 정식분쟁해결절차에 회부하기 전 단계인 전문가 패널 --> 매일노동뉴스 2018. 12. 18.자 기사 참조. http://www.labortoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=155695

미국이 한미 FTA를 이행하지 않는 문제

협정문 정본 규정과 국문 조약문의 번역 문제

한-미 FTA 협정문 제24.6조에 따르면 영어본과 한국어본은 동등한 정본이다. 한-EU FTA도 마찬가지다. 다른 FTA에서는 영어본이 우선한다고 한 것과 달리 한미 FTA와 한-EU FTA는 한국어본과 영어본을 동등한 정본이라고 규정한다. 동등한 정본이 되려면 한국어본은 그 자체로 의미가 명확해야 하지만, 일반인은 물론 전문가가 보아도 도무지 무슨 의미인지 알 수 없는 조항들이 너무 많고, 심지어 영어본과 의미가 다른 조항들도 많다.

한중 FTA는 한국어본, 중국어본, 영어본 협정문 중 영어본이 우선함(한중 제22조.5조 “이 협정은 한국어, 중국어 그리고 영어로 작성한다. 그 세 가지 협정문은 동등하게 유효하며 정본이다. 불일치가 있는 경우, 영어본이 우선한다.”)

한미 FTA 협정문의 번역 오류를 지재권 분야를 중심으로 살펴본다. 지재권을 중심으로 보는 이유는, 헌법 절차에 따라 체결·공포된 조약이 국내법과 같은 효력을 갖는 일반 원칙과 달리, 한국의 지재권법은 조약이 국내법보다 우선한다는 예외를 두고 있기 때문이다(가령 특허법 26조  - 이 조항은 한미 FTA 비준동의 과정에서 조약의 불평등 이행이 문제되면서 삭제되었음. 김경재 의원이 2011. 11. 22. 대표발의한 특허법 일부개정법률안에 대한 수정안에서 삭제하였는데, 특허법 수정안에는 아무 설명이 없으나 상표법 개정법률안에 대한 수정안에서는 “상표법 등 지식재산권 관련 국내법에서 국제조약과 국내법이 저촉되어 충돌할 경우에는 국제조약을 우선 적용한다는 규정으로 헌법 절차에 따라 체결․공포된 조약이 국내법과 같은 효력을 가진다는 헌법의 규정에 맞지 않아 이를 삭제”한다고 취지를 밝혔ㄲ다). 외국과의 교류를 대상으로 하는 선박안전법이나 국제민사사법공조법에서 조약 우선의 원칙을 두는 것과 비교할 때, 지재권법의 조약 우선 원칙은 매우 특이하고, 그래서 한미 FTA 협정문의 번역은 특별한 의미를 갖는다.

조약의 종료

조약법에 관한 비엔나 협약은 조약의 종료 사유를 규정하고 있는데, 제54조 a호는 조약 자체의 규정에 따라 종료될 수 있다. 중대한 위반, 후발적 이행불능, 사정변경(제62조)을 이유로 한 종료도 가능. FTA의 경우, 종료 사유에 대해서는 규정하지 않고 절차만 정하는 경우가 많다(많다고? 확인 필요)

투자 규범과 지적재산권

적용 범위는 실제 사례가 발생하면서 이를 차단하려는 노력이 전개되었지만(담배 TPP에서 제외, EU-캐나다 FTA에서 수용 조항 및 관련 Annex 8D), 지재권을 투자 분쟁의 대상에서 완전히 제외하는 조치는 하지 않고 있다(투자 분쟁해결절차 자체를 없애는 사례는 있음. NAFTA 2.0) + In contrast, some recently concluded bilateral trade agreements have explicitly excluded public health measures and/or specific health programs (see, for example, the Peru-Australia Free Trade Agreement, chapter 8, footnote 17) [36]. <-- https://globalizationandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12992-019-0518-2

One area of particular concern is the use of ISDS to enforce IP rights [40]. IP is included in the definition of investment in each agreement (see, for example, TPP Art 9.1). Article 9.8.5 of the TPP is aimed at excluding compulsory licenses and the “revocation, limitation or creation of intellectual property rights” from the scope of ISDS as long as such actions are consistent with the TPP IP chapter and the TRIPS Agreement [14]. But interpreting the TRIPS Agreement outside the WTO context is risky: ISDS panels often deliver narrow interpretations that may not incorporate the full intent (or provisions) of TRIPS [40]. ... ISDS may have “chilling” effects on health policy even when cases do not proceed to arbitration. For example, Colombia desisted from issuing a compulsory license for imatinib (Glivec/Gleevec) after Novartis filed a notice of dispute in 2016; and Ukraine de-registered a generic hepatitis C medicine after Gilead indicated that it would pursue arbitration [42]. <-- https://globalizationandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12992-019-0518-2

TPP와 담배에 대해 이러한 제외 조항이 실제 분쟁사건이 터졌을 때 효과가 있을지 의문이라는 주장에 대해서는 Johnson L, Sachs L. The TPP's investment chapter: entrenching, rather than reforming, a flawed system. CCSI policy paper. New York: Columbia Center on Sustainable Investment; 2015

1980년대말 한미 지재권 협상에서 우리가 미국에 (물질특허에 대해?) 소급보호를 해주자 당시 EC(구주공동체)와 일본이 동등대우를 요구하며 우리와 협상을 벌인 적이 있다. 이 때 독일은 한·독 투자보장 협정에 규정된 최혜국대우(MFN)를 근거로 독일에도 미국에 제공했던 소급보호와 동등한 대우를 요구한 바 있다.

Daniel Gervais (2019) Intellectual Property: A beacon for reform of ISDS

새로 나온 책 - Chrocziel, P., Kasolowsky, B., Whitener, R. & Waldeck und Pyrmont, W., International arbitration of intellectual property disputes: a practitioner’s guide, Munich : C H Beck, 2017, 9783406694219, K2390 CHR

Yu, Peter K., Conceptual and Institutional Improvements to Investor-State Dispute Settlement (October 15, 2018). RESEARCH HANDBOOK ON INTELLECTUAL PROPERTY AND INVESTMENT LAW, Christophe Geiger, ed., Edward Elgar Publishing, 2019, Forthcoming; Texas A&M University School of Law Legal Studies Research Paper No. 18-44. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3266356

Rochelle Dreyfuss & Susy Frankel (2018) Reconceptualizing ISDS: When is IP an investment and how much can states regulate it? Venderbilt Journal of Entertainment and Technology Law, 21, 377.

투자의 개념

투자 관련 국제조약을 국제투자협정(IIA: International Investment Agreement)이라고 하는데, 이 국제투자협정 상의 투자 개념은 점차 확대되었다. 언제부터 지재권이 포함되었지?

북미자유무역협정의 투자 장(chapter)을 근간으로 한 한미 FTA는 투자란 “투자자가 직접적 또는 간접적으로 소유하거나 지배하는 모든 자산”으로 “투자의 특징을 가진 것”으로 정의한다(제11.28조의 “투자”). 여기서 “투자의 특징을 가진 것”이란 “자본 또는 그 밖의 자원의 약속, 이득 또는 이윤에 대한 기대, 또는 위험의 감수와 같은 특징”을 포함한다. 이처럼 투자의 특징을 매우 넓게 정의하였기 때문에 여기에 지적재산권은 당연히 포함된다. 협정문에도 투자가 취할 수 있는 형태에 지적재산권이 포함된다고 명시되어 있다.

그런데 지적재산권은 여러 권리를 포함하지만, 경계나 정의가 명확하지 않기 때문에 문제가 생길 수 있다.

다만, 시장점유, 시장접근, 기대이득, 그리고 이익획득의 기회는 그 자체만으로는 투자에서 제외되므로(제11.28조의 각주 13), 특허나 상표를 출원하였다는 것만으로 투자에 포함된다고 하기는 어려울 것이다.

한편 투자자를 정의하면서 설립전 투자 즉, 당사국의 영역에 투자하려고 시도하는(attempts to make an investment) 자도 투자자에 포함된다(한미 FTA 제11.28조 “비당사국의 투자자” 및 “당사국의 투자자” 정의). 그리고 설립 전 투자에 대해서도 투자자는 투자자-국가분쟁해결제도(ISDS)를 발동할 수 있다.

우리나라가 당사국인 대부분의 FTA와 한일 BIT는 설립 전 투자에 대한 ISDS 제기가 가능한 반면, 한-ASEAN FTA, 한-베트남 FTA, 한-터키 FTA은 설립 전 투자를 ISDS 대상에서 제외하고 있다(법무부, 한국의 투자 협정 해설서 – BIT와 최근 FTA를 중심으로 (개정판), 2018, 법무부 국제법무과, 30면).

KORUS

Art. 11.28 (Definition) investment means every asset that an investor owns or controls, directly or indirectly, that has the characteristics of an investment … Forms that an investment may take include: …(f) intellectual property rights.

Art. 11.5 (Expropriation and Compensation) This Article does not apply to the issuance of compulsory licenses granted in relation to intellectual property rights in accordance with the TRIPS Agreement, or to the revocation, limitation, or creation of intellectual property rights, to the extent that such issuance, revocation, limitation, or creation is consistent with Chapter Eighteen (Intellectual Property Rights)

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CETA (EU와 캐나다간 FTA)는 지재권에 관한 정의 규정을 투자챕터에 별도로 둠. Chapter 8 (Investment). Section A. Definition and Scope. Article 8.1 (Definitions)

먼저 투자를 정의하면서 investment means every kind of asset that an investor owns or controls, directly or indirectly, that has the characteristics of an investment, which includes a certain duration and other characteristics such as the commitment of capital or other resources, the expectation of gain or profit, or the assumption of risk. Forms that an investment may take include: ... (g) intellectual property rights, (h) other moveable property, tangible or intangible, or immovable property and related rights;

지재권에 관한 정의 조항을 또 둠.

intellectual property rights means copyright and related rights, trademark rights, rights in geographical indications, rights in industrial designs, patent rights, rights in layout designs of integrated circuits, rights in relation to protection of undisclosed information, and plant breeders' rights; and, if such rights are provided by a Party's law, utility model rights. The CETA Joint Committee may, by decision, add other categories of intellectual property to this definition;

그리고 수용에는 발명의 강제실시가 적용되지 않고, 지재권의 무효, 제한이나 창설은 트립스와 CETA 제20장에 합치되는 한 수용을 구성하지 않는다는 조항을 둠(제8.12조). 하지만 FET 관련 조항(ARTICLE 8.10 (Treatment of investors and of covered investments) 1. Each Party shall accord in its territory to covered investments of the other Party and to investors with respect to their covered investments fair and equitable treatment and full protection and security in accordance with paragraphs 2 through 7)에는 이런 단서가 없음.

Article 8.12 (Expropriation)

1. A Party shall not nationalise or expropriate a covered investment either directly, or indirectly through measures having an effect equivalent to nationalisation or expropriation ("expropriation"), except:

(a) for a public purpose;

(b) under due process of law;

(c) in a non-discriminatory manner; and

(d) on payment of prompt, adequate and effective compensation.

For greater certainty, this paragraph shall be interpreted in accordance with Annex 8-A.

…

5. This Article does not apply to the issuance of compulsory licences granted in relation to intellectual property rights, to the extent that such issuance is consistent with the TRIPS Agreement.

6. For greater certainty, the revocation, limitation or creation of intellectual property rights, to the extent that these measures are consistent with the TRIPS Agreement and Chapter Twenty (Intellectual Property), do not constitute expropriation. Moreover, a determination that these measures are inconsistent with the TRIPS Agreement or Chapter Twenty (Intellectual Property) does not establish an expropriation.

Annex 8D는 릴리-캐나다 분쟁 때문에 들어갔는데, 수용에 관해서만 적용(한미 FTA 개정협상에서 ISDS 남소 방지를 위한 개정내용이 포함되었으면서 CETA와는 달리 지재권 적용 완화를 위한 조치를 하지 않은거네, 그럼) - CETA

ANNEX 8-D JOINT DECLARATION CONCERNING ARTICLE 8.12.6

Mindful that the Tribunal for the resolution of investment disputes between investors and states is meant to enforce the obligations referred to in Article 8.18.1, and is not an appeal mechanism for the decisions of domestic courts, the Parties recall that the domestic courts of each Party are responsible for the determination of the existence and validity of intellectual property rights. The Parties further recognise that each Party shall be free to determine the appropriate method of implementing the provisions of this Agreement regarding intellectual property within their own legal system and practice. The Parties agree to review the relation between intellectual property rights and investment disciplines within three years after entry into force of this Agreement or at the request of a Party. Further to this review and to the extent required, the Parties may issue binding interpretations to ensure the proper interpretation of the scope of investment protection under this Agreement in accordance with the provisions of Article 8.31.3.

그리고 Section E – Reservation and exceptions, Article

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양자간 투자협정과 자유무역협정 G20 현황(아래 표 출처: Sixteen Report on G20 Investment Measures (10 November 2016), OECD, UNCTAD

투자 분쟁과 지재권

릴리 사례에서 캐나다 정부는 투자 분쟁에서 전가의 보도로 사용되는 공정공펴대우와 수용 보상을 정면으로 다툰 반면(즉, 캐나다 대법원이 소송 절차에 등록특허를 무효라고 판결한 것은 수용도 아니고, FET 위반도 아니므로 투자분쟁에서 다룰 사안이 아니라고 주장), 단순포장 사건에서 페루는 담배갑에 상표를 사용할 권리를 제한하는 조치를 정당화하기 위해 인권을 거론했다(Gervais 2019, p. 3 “Canada argued that the invalidation by a court of two pharmaceutical patents could not be reviewed in an ISDS proceeding and that such invalidation amounted neither to indirect exportation nor to unfair or inequitable treatment. Canada, in other words, played the game within strict ISDS boundaries. 35 Uruguay took a different approach to defend itself against Philip Morris' claim that its plain packaging legislation was expropriatory and constituted a violation of FET. Beyond traditional ISDS arguments, it invoked human rights to justify limits on the use of trademarks on cigarette packs.“)

TRIPS Flexibilities under threat from investment disputes – Canada v. Eli Lilly (2017. 4. 27. )https://www.ip-watch.org/2017/04/27/trips-flexibilities-threat-investment-disputes-closer-look-canadas-win-eli-lilly/ By Cynthia M. Ho --> 이걸로 대체 Cynthia M. Ho, The Intersection of ISDS and TRIPS Flexibilities (June 14, 2019). Chapter in Research Handbook on Intellectual Property and Investment Law, Christophe Geiger, ed. Edward Elgar Publishing, (Forthcoming). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3404283

지재권 관련 투자 분쟁 사례

국제투자 분쟁에서 지재권이 쟁점인 사례는 2000년 후반부터 늘어났고, 주로 후발 의약품의 출시와 관련하여 분쟁이 발생했다.

저작권 문제로는 우버(Uber)와 콜롬비아 간의 분쟁이 있다. 우버측 변호사 Miguel Forastier는 콜롬비아 정부가 2019년 12월 20일 우버의 우버 플랫폼(차량 공유 앱)을 운전기사나 승객이 이용하지 못하도록 했는데 이것이 콜롬비아-미국 FTA 제10장(투자)의 수용과 보상, 최소기준대우, 내국민대우, 최혜국대우에 위반된다고 주장하면서 Uber’s protected investments in Colombia includes ... (iii) “intellectual property rights,” including the right to license the use the Uber Platform, including the Uber applications, websites, content, and products, as well as the Uber trademark and associated goodwill, in Colombia;

우버의 정식 중재의향서로 보기에는 무리가 있는(하지만 콜롬비아 정부는 중재의향서로 취급하는 듯한) Notice of Dispute 스캔본(dated December 30, 2019)은 https://en24.news/2020/01/uber-will-sue-colombia-fta-international-lawsuit-uber-will-sue-colombia-for-violating-the-fta-with-the-united-states-present.html

직접 관련된 사건은 아니지만 지재권 연관 사건으로는 (1) 2006년 Shell v. Nicaragua | Shell Brands International AG and Shell Nicaragua S.A. v. Republic of Nicaragua (ICSID Case No. ARB/06/14) Netherlands - Nicaragua BIT (2000) 합의로 종결| Claims arising out of Nicaragua's alleged seizure of trademarks of the investors after a local court issued a USD 489 million judgment against Shell Oil in a class action suit by former banana workers, which had alleged damages arising from a myriad of health effects linked to banana pesticides supposedly supplied by Shell Oil.

(2) Claims arising out of a decision of the Supreme Court of Panama which held that Bridgestone’s motion to oppose the registration of the Riverstone trademark by tyre-maker Muresa had been in bad faith, and awarded USD 5.4 million in damages to Muresa. According to the claimants, their challenge to the trademark application was a good-faith effort due to the trademark’s similarity to two of Bridgestone’s own registered trademarks. 2016, Bridgestone Americas, Inc. and Bridgestone Licensing Services, Inc. v. Republic of Panama (ICSID Case No. ARB/16/34) Panama-US FTA 16.00 USD in million)

(3) 2013년 사건 Erbil Serter v. French Republic (ICSID Case No. ARB/13/22) France - Turkey BIT (2006) - Claims arising out of disagreements over certain ship hull design related to Mr. Serter's experience, as ship designer and architect, in research, development and design of advanced hull forms. 베상청구액 알 수 없음. Not applicable - settled or discontinued before decision on liability

(4) 2001년 사건 F-W Oil Interests, Inc. v. Republic of Trinidad & Tobago (ICSID Case No. ARB/01/14) Claims arising out of claimants' alleged investment in the Soldado Fields, the site of an offshore oil and gas development and production project in Trinidad and Tobago, after the government sought to recommence resource production by soliciting the participation of foreign investors in the region. | Contractual rights under an oil and gas development agreement; cash contributions; tangible and intellectual property.

(5) 2000년 CME Czech Republic B.V. v. The Czech Republic - Claims arising out of actions and omissions attributed to the Media Council, an organ of the Czech Republic that allegedly commercially destroyed the broadcasting station operator which was partly owned by the investor. | Ownership interest in broadcasting company holding an exclusive broadcasting license; assets including tangible (buildings, studio equipment) and intangible (intellectual property rights) property.

담배단순포장법 사건

2건

필립모리스-호주: Philip Morris Asia Limited v. The Commonwealth of Australia (PCA Case No. 2012-12) Australia - Hong Kong, China SAR BIT (1993) - Award on Jurisdiction and Admissibility dated 17 December 2015 http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw7303_0.pdf; Final Award Regarding Costs dated 8 March 2017 https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw9212.pdf

필립모리스-우루과이 Philip Morris Brand Sàrl (Switzerland), Philip Morris Products S.A. (Switzerland) and Abal Hermanos S.A. (Uruguay) v. Oriental Republic of Uruguay (ICSID Case No. ARB/10/7) Decision on Jurisdiction dated 2 July 2013 http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw1531.pdf; Award dated 8 July 2016 http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw7417.pdf; Decision on Rectification dated 26 September 2016 http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw7585.pdf

사건 개요

TRIPS Article 20 Other Requirements

The use of a trademark in the course of trade shall not be unjustifiably encumbered by special requirements, such as use with another trademark, use in a special form or use in a manner detrimental to its capability to distinguish the goods or services of one undertaking from those of other undertakings. This will not preclude a requirement prescribing the use of the trademark identifying the undertaking producing the goods or services along with, but without linking it to, the trademark distinguishing the specific goods or services in question of that undertaking.

우루과이 – 담배

Philip Morris Brands Sàrl v. Oriental Republic of Uru., ICSID Case No. ARB/10/7, Award, ¶¶ 2, 7, 9 (July 8, 2016) [hereinafter

Philip Morris, Award], https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw7417.pdf [https://perma.cc/92NP-VGJN].

시그나(Signa) 대 캐나다

사건 개요

이 사건은 북미자유무역협정에 따른 첫 번째 투자 분쟁 사건으로, 특허권이 문제가 된 최초 사건이다. 분쟁을 제기한 시그나 사(Signa S.A. de C.V.)는 멕시코의 화학기업이었고, 캐나다 제약사 아포텍스(Apotex)와 합작투자를 하여 캐나다에 의약품(호흡기 감염증 등 여러 감염증 치료에 쓰이는 시프로프록사신염산염(Ciprofloxian hydrochloride))을 캐나다에 출시하려고 하였다. 그런데 이 의약품은 독일 제약사 바이엘(Bayer)이 특허권을 가지고 있던 시프로플록사신(ciproflaxacin)의 제네릭 의약품이었다. 시프로플록사신은 2001년 미국에서 ‘911 테러’가 발생한 후 탄저병 치료제로 널리 알려진 약물이다.

NAFTA “Investor-State” Suit Against Canada, 01-04-1996, thepharmmaletter blog post <https://www.thepharmaletter.com/article/nafta-investor-state-suit-against-canada>

아포텍스가 제네릭 의약품의 시판을 시도할 당시 캐나다는 북미자유무역협정(NAFTA) 이행을 위해 허가-특허 연계 제도를 1993년에 도입한 상태였다. 허가-특허 연계 제도에 따라 바이엘은 캐나다 당국에 아포텍스의 제네릭 의약품 시판을 금지해 달라는 소송을 제기했고, 이에 따라 캐나다 정부는 시판 허가를 최장 30개월 동안 중단했다. 그러자 시그나 사는 캐나다 정부의 이러한 조치가 북미자유무역협정에 따른 투자자 보호 규정에 위반된다며 5천만 캐나다 달러(3천 6백8십만 미국 달러)의 배상을 요구하는 ISDS를 제기하였다.

하지만 시그나 사는 1996년 3월 4일자 중재의향서(Notice of Intent)를 낸 후 실제 중재청구는 하지 않아 종결되었다. 비록 정식 중재절차로 넘어가지 않고 투자자의 취하로 종결된 사건이긴 하지만 최초의 사건이고 흥미로운 쟁점이 있어 투자자의 주장을 소개한다.

중재의향서는 http://naftaclaims.com/disputes/canada/signa/signa-01.pdf

투자자의 주장

투자자인 시그나의 주장에 따르면, 시그나는 1961년 12월 7일 설립된 멕시코 기업으로 의약용 화학물질의 생산과 판매를 위한 시설과 장비 및 기술에 투자를 했고, 감염증 치료에 쓰이는 시프로프록사신염산염을 포함한 의약 물질을 캐나다에 판매하기 위해 캐나다 제약사 아포텍스와 공동투자를 했다. 시프로프록사신염산염의 시판을 위해 캐나다 당국에 허가 신청을 했는데 식품의약품법에 따른 등록 요건은 충족하였지만, 특허 의약품 규정을 들어 허가를 해 주지 않았다. 이 규정에 따르면 특허권자는 제네릭 신청자에게 시판 허가를 해 주지 말 것을 법원에 청구할 수 있고 그러면 캐나다 당국은 법원에서 결론이 나는 날과 30개월이 경과하는 날 중 일찍 종료하는 날까지 제네릭의 허가를 하지 못한다.

이는 사법적 판단이 내려지기 전에 약 3년 동안 제네릭 경쟁자를 배제할 수 있는 권한을 특허권자에게 부여하는 것이다. 시프로프록사신염산염이 함유된 의약품을 판매하지 못해 공동 투자자인 아포텍스는 월 3백만 달러를 넘는 손해를 입었고, 자동 금지 기간 전체로 계산하면 이 제품으로 인한 손해액만 2만 5천달러를 넘는다. 또한, 아포넥스는 시프로플록사신의 첫 번째 제네릭의 명성을 얻을 기회를 잃어 약 2천 5백만 달러의 손해를 입었다.

나프타 제1105조는 투자자 보호를 위한 국제법에 따른 최소 기준을 정하고 있는데, 이 기준에는 right not to be denied access to courts of justice, 투자의 공정·공평한 대우, 기술분야에 따른 특허법의 차별 적용의 금지(나프타 제1709조 제7항과 트립스 협정 제28조)가 포함된다. 그리고 나프타 제1110조는 투자자의 투자를 수용하는 경우 보상을 하도록 하는데, 제네릭 허가를 약 3년 동안 금지하는 허가-특허 연계 제도는 보상없는 수용에 해당한다.

분쟁 결과 및 평가

투자자는 중재의향서만 제출하고 후속 절차를 진행하지 않아 사건은 중재에 회부되지 않고 종결되었는데, 그 이유에 대해 캐나다 정부와 투자자가 합의했기 때문이 아니냐는 추측도 있지만(Rosa Haydee Castro Peña, Understanding NAFTA’s ISDS: A Challenge for Mexican Attorneys, Mexican Law Review 10(2), 2018), 당시 투자자를 대리했던 변호사(Appleton)는 청구를 취하한 이유에 대해 캐나다 법원을 통한 소송에서 원하는 결과를 얻었고 캐나다 내에서 사업을 하는 기업의 입장에서 캐나다를 상대로 한 국제중재 절차를 계속 진행하는 것이 부담이 되었다고 밝힌 바 있음(http://www.leg.bc.ca/cmt/36thParl/mai/hansard/t12_0929.htm – 링크 이제는 유효하지 않음. 유효한 링크는 https://www.leg.bc.ca/Pages/BCLASS-Legacy.aspx#%2Fcontent%2Flegacy%2Fweb%2Fcmt%2F36thparl%2Fmai%2Fhansard%2Ft12_0929.htm)

1998 Legislative Session: 3rd Session, 36th Parliament

Special Committee on the Multilateral Agreement on Investment

Transcripts of Proceedings, Tuesday, September 29, 1998 Issue No. 4

[page 40

L. Stephens: Just following up on these filed notices of intent under NAFTA chapter 11, there are two that are public. One is the Waste Management Inc. one, which was filed on August 8, 1995, and not pursued; the claim was not pursued. There's also Signa, which was filed March 4, 1996, and no claim was pursued there as well. Do either of you know why those claims were not pursued?

J. Thomas: My understanding of the Signa case is that it was based on the proposed nationalization or expropriation of the Ontario auto insurance program, which was never proceeded with.

B. Appleton: If I can answer. . . . In fact, I was the counsel for the Signa case, and it has nothing to do with auto insurance. It has to do with an issue dealing with the notice-of-compliance regulations. A Mexican chemical company that was in the pharmaceutical business had a joint venture with a Canadian company that was affected by certain special property rules by the government of Canada. That claim, which may still continue. . . . The notice of intent was filed, but still within the period to file a claim. The underlying issue went to the Supreme Court of Canada. The Supreme Court ruled just a few months ago that the federal measure was draconian -- was basically contrary to fundamental principles of justice -- and trashed it. They struck it down. But my client, in that context, decided that it would be better, because they couldn't get declaratory relief. . . . It couldn't get a court to strike down the law; it could only get compensation. It wanted a court to strike down the law, because it didn't want to be in the business of suing governments; it wanted to be in the business of selling pharmaceutical chemicals. That's what it was about.

One other point I take issue with my colleague on is that if you look specifically at the MAI, you'll see that the MAI does not permit you at all. . . . If you look at page 75 under clause 16, "Final awards," you can get a declaration that the government didn't act nicely, but you can't force them to change a law. So a client will always ask for the compensation -- or hope, if it's an ongoing breach, that the government will change. But the fact is that they can't make you change something that's already occurred. In the case of Signa, they had a better remedy by getting the Supreme Court of Canada to strike it down -- which they did. But they still may go for compensation.

In relation to Waste Management, I've never seen the complaints. The government of Canada has never made it public, generally, and I would be very interested in seeing it. I think the public has a right to know, fundamentally, these types of issues. If there has not been a claim and it's past the period, and therefore there's nothing that's secret or confidential in that material, then I think the public has a right to know.]

캐나다의 허가-특허 연계 제도 그 자체를 문제삼는 유일한 방법은 헌법 위반을 주장하는 것이지만, 헌법 제91조 22항에 따라 특허에 관한 법률 제정권은 연방 의회에 있기 때문에 이러한 주장은 근거가 약하다고 한다(Armand de Mestral & Robin Morgan, Does Canadian law provide remedies equivalent to NAFTA Chapter 11 arbitration?, the Centre for International Governance Innovation, 2016, 6면 <https://www.cigionline.org/sites/default/files/isa_paper_no.4.pdf>). 북미자유무역협정은 투자자가 위헌 절차와 별개로 국내 제도 자체를 공격할 수 있는 무기를 준 셈이다.

당시 이 사건이 알려지자 수천 건의 ISDS 분쟁의 예고탄이라는 평가가 있었고, 시그나 사를 대리했던 배리 애플턴(Barry Appleton) 변호사는 미국 제약사들이 캐나다 시장을 공략하기 위해 투자분쟁 조항을 활용할 것이라고 경고했고, 그 수는 예상처럼 많지는 않았지만 의약품과 특허권을 둘러싼 투자 분쟁 사건이 뒤를 이었다.

NAFTA “Investor-State” Suit Against Canada, 01-04-1996, thepharmmaletter blog post <https://www.thepharmaletter.com/article/nafta-investor-state-suit-against-canada>

일라이릴리 – 캐나다 (Eli Lilly and Company v. Canada)

사건 개요

미국계 다국적제약사 일라이 릴리는 자신의 의약품 스트라테라(Strattera)에 관한 특허와 자이프렉사(Zyprexa)에 관한 특허가 캐나다 대법원에서 최종 무효로 되자 캐나다를 상대로 ISDS를 제기한 사건이다. 분쟁의 근거는 북미자유무역협정의 투자자 보호 조항이다. 의약품 특허에 대한 최초의 국제투자분쟁 사건으로 회자되고 있지만, 북미자유무역협정을 근거로 한 최초의 ISDS 사건도 의약품 특허에 관한 것이었다.

자이프렉사 Eli Lilly & Co. v. Gov't of Can., ICSID Case No. UNCT/14/2, Final Award, ¶ 46e (Mar. 16, 2017) [hereinafter Eli Lilly, Final Award],

https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw8546.pdf [https://perma.cc/94P2-KS23]. 중재규칙은 UNCITRAL 캐나다 정부가 제공하는 정보는 Cases Filed Against the Government of Canada under NAFTA Chapter 11, Eli Lilly and Company v. Government of Canada, https://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/topics-domaines/disp-diff/eli.aspx?lang=eng.

쟁점은 캐나다 대법원이 특허 요건 중 하나인 유용성(utility, 우리 특허법의 산업상 이용가능성에 대응되는 요건)을 판단하면서 적용한 “promise utility doctrine”이 투자자 보호를 위한 국제기준 위반 여부였다.

promise doctrine — the promise of the patent is a legal concept with deep historical roots and global reach <-- E. Richard Gold & Michael Shorttt, The promise of the patent in Canada and around the world, Canadian Intellectual Property Review 30(1), 2004

캐나다 국내 분쟁 – 스트라테라

캐나다 국내 분쟁 - 자이프렉사

일라이 릴리는 특허권이 무효로 되기 전에 자이프렉사 특허권을 행사하여 후발 의약품의 시판을 막았는데, 대법원에서 무효가 확정되자 후발 제약사인 테바(Teva)에게 7천만 캐나다 달러(약 627억원)를 배상하라는 연방항소법원의 판결이 나기도 했다. 일라이 릴리는 이 판결에 불복하여 항소하였지만, 캐나다 대법원은 2018. 11. 8. 일종의 심리불속행 기각 결정을 내렸다.

Eli Lilly Canada Inc. v. Teva Canada Ltd., 2018 FCA 53. 판결문은 https://www.ippractice.ca/files/2018FCA53.pdf. 배상책임의 근거 조항 Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations (SOR/93-133) 제8조 제2항: Subject to subsection (3), if an action brought under subsection 6(1) is discontinued or dismissed or if a declaration referred to in subsection 6(1) is reversed on appeal, all plaintiffs in the action are jointly and severally, or solidarily, liable to the second person for any loss suffered after the later of the day on which the notice of allegation was served, the service of which allowed that action to be brought, and of the day, as certified by the Minister, on which a notice of compliance would have been issued in the absence of these Regulations.

사건번호 38077, https://www.scc-csc.ca/case-dossier/info/dock-regi-eng.aspx?cas=38077 참조.

중재판정부의 판단 – 스트라테라

중재판정부의 판단 - 자이프렉사

평가

[Brook K. Baker & Katrina Geddes, The incredible shrinking victory: Eli Lilly v. Canada, success, judicial reversal, and continuing threats from pharmaceutical ISDS, Loyola University Chicago Law Journal Vol. 49, 2017]

캐나다가 이겼음. 그럼에도 불구하고 지재권 관련 투자 분쟁이 더 늘어날 수 있다는 우려를 하는 이유는? Dreyfuss & Frankel, 2018, Reconceptualizing은 2가지를 지적함.

첫째, 미국은 캐나다 법원의 “promise utility doctrine”을 문제삼아 캐나다를 스페셜 301조 watch list에 2014년부터 올려 놓았지만, 캐나다를 상대로 WTO 분쟁해결절차를 개시하지는 않았다. 그 이유는 분쟁절차로 가더라도 승산이 없기 때문이다. WTO TRIPS 협정은 특허 요건의 하나로 산업상 이용가능성을 언급하고, 유용성(utility)을 산업상 이용가능성과 대등한 요건으로 명시하였지만, 유용성이 무엇인지 정의규정은 두지 않았다. 따라서 유용성이란 특허 요건을 어떻게 해석하고 적용할 것인지는 각국의 재량이고 이 재량의 범위는 넓게 인정된다. 그리고 미국 정부도 일라이 릴리 투자 분쟁 사건에서 2번의 의견서를 냈지만 일라이 릴리의 입장을 완전히 지지하지도 않았다.(Dreyfuss & Frankel, 2018, 각주 16: The United States also made two submissions in the ISDS case, but neither was fully supportive of the positions taken by Lilly. See Eli Lilly & Co. v. Gov't of Can., ICSID Case No. UNCT/14/2, Submission of the United States of America, ¶1 (Mar. 18, 2016), https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw7175.pdf [https://perma.cc/6DYU-AUFR]; Eli Lilly & Co. v. Gov't of Can., ICSID Case No.

UNCT/14/2, Supplemental Submission of the United States of America, ¶1 (June 8, 2016), https://www.italaw.com/sites/default/files/

case-documents/italaw7393.pdf [https://perma.cc/ASN8-MD2C].

미국 정부가 이런 입장을 취할 수 밖에 없는 이유는 캐나다와 미국 모두 출원 당시에는 예상하지 못했던 용도/효과가 있다는 점을 출원인이 입증하도록 요구하는데 캐나다는 이를 promise utility principle로 하는 반면, 미국은 비자명성 요건에서 한다는 점에서만 차이가 있다. 따라서 만약 미국 정부가 캐나다의 유용성 판단 기준이 트립스 협정 위반이라고 주장하면 이는 곧 미국도 트립스 협정 위반이 되는 셈이다. 결국 양국은 동일한 법리를 통해 에버그리닝을 막으려고 한 것이다(Dreyfuss & Frankel, 2018, 382 “While it is true that the two countries disagreed on the factual question of whether Lilly had provided enough evidence on the new utility, 21 both countries were pursuing the identical goals of preventing evergreening, ensuring that advances already in the public domain were not reprivatized, and verifying that the applicant was not merely speculating, but had actually invented the invention before applying for a patent.”)

따라서 자신도 트립스 유연성을 활용하고 싶은 국가 입장에서는 트립스 협정 위반을 이유로 한 분쟁은 제기하기 어렵고, 투자자가 투자 협정 위반을 이유로 분쟁을 제기한 것이다. 그래서 투자 분야의 협상 결과가 그 나라의 국내법을 공격할 또 다른 수단을 제공한다고 함.

둘째, .... soon after Lilly, the Canadian Supreme Court decided AstraZeneca v. Apotex (AstraZeneca Can. Inc. v. Apotex Inc., [2017] 1 S.C.R. 943 (Can.).), where it overturned the promise utility *385 doctrine. 자이프렉사와 스트라테라는 이미 종래 기술이기 때문에 일라이 릴리가 특허를 받는 유일한 길은 종전에는 예상치 못한 새로운 용도를 입증하는 것이었는데 캐나다 법원은 일라이릴리가 in a timely fashion으로 이를 하지 못했다고 판단했다(Dreyfuss & Frankel, 2018, p. 385). 하지만 아스트라제네카의 경우는 달랐다(AstraZeneca was different: there, the patentee had demonstrated a patent-worthy utility for the product as of the filing date.) ... In short, it was not the ISDS case that led the Canadian Supreme Court to alter the doctrine but rather the doctrine's unintended effects.

2-2. 아포텍스 – 미국 (2건)

2건이 있으며 한 건은 2011년 1월에 철회(한 건은 허가-특허 연계와 관련된 미국 법원의 판결, 다른 한 건은 자료독점권과 관련된 미국 법원의 판결)

Apotex Inc. v. Gov't of U.S., ICSID Case No. UNCT/10/2, Award on Jurisdiction and Admissibility, ¶¶ 146(f), 158, 243 (June 14, 2013), https://www.italaw.com/sites/default/files/casedocuments/italaw1550.pdf [https://perma.cc/5EG2-SZE5]

의사통보: 2007년 9월 21일

● 보상청구액: $8 million

● 경과: 중재통보는 2008년 12월 10일 제출. 진행 중(2012년 2월에 본안 심리 예정).

● 결과: 없음.

● 쟁점

청구인은 제네릭 의약품을 개발, 생산하는 캐나다의 제약회사. 2003년 청구인은 미국 식약청에 화이자(Pfizer Inc.)의 항우울제 Zoloft의 제네릭 의약품의 시판허가를 신청하였다. 화이자는 Zoloft에 대해 특허권을 가지고 있었기 때문에, 청구인이 제네릭 의약품의 시판허가를 받기 위해서는 화이자의 특허권 침해 문제가 해결되어야 한다.

그래서 청구인은 미국 법원에 자신의 제네릭 의약품이 화이자 특허권을 침해하는지 여부를 확인해 달라는 소송을 제기하였다. 그런데 미국 연방지방법원은 이 소송에 대해 관할권이 없다는 이유로 청구를 기각하였고, 항소심에서도 같은 결론이 났다. 대법원은 청구인의 상고에 대해 심리불속행 결정을 하였다.

청구인은 이러한 미국 법원의 판결은 대물 관할(subject matter jurisdiction)에 대한 법리를 잘못 적용하여 제네릭 의약품의 시판 허가를 지연시켰다고 주장. 따라서 미국 법원의 판결은 NAFTA의 내국민대우, 대우의 최소기준을 위반했고 수용에 준하는 조치임.

● 평가 및 시사점: 법원의 판결도 중재기구에 회부할 수 있음. 이 사건에서 미국이 패소할 가능성이 높아 보임. 왜냐하면 아포텍스 판결 이후 미국 연방 대법원은 아포텍스 판결을 뒤집는 것으로 해석될 수 있는 판례 변경을 하였기 때문임(MEDIMMUNE, INC. v. GENENTECH, INC., ET AL., 549 U.S. (2007)).

카. Apotex v. United States (2)

● 사건번호: UNICTRAL

● 의사통보: 2009년 6월 4일

● 보상청구액:

● 경과:

● 결과:

● 쟁점

아포텍스는 영국계 다국적 제약사 브리스톨-마이어스-스퀴브(BMS)의 특허 의약품 Pravachol(콜레스크롤 억제제)(미국 특허 제4,346,227호)에 대한 제네릭 의약품(정제형 의약품 10mg, 20mg, 40mg 및 80mg)의 시판허가를 미국 식약청에 신청하였다. 그런데 10mg, 20mg, 40mg 정제형 제네릭 의약품은 다른 미국 제약사 Teva Pharmaceuticals가 아포텍스보다 먼저 시판허가 신청을 하였고, 80mg 정제형 제네릭 의약품은 인도 제약사 Ranbaxy Laboratories, Inc.가 아포텍스보다 먼저 시판허가 신청을 하였다. 따라서 180일 독점권은 청구인 아포텍스가 아닌 Teva Pharmaceuticals, Ranbaxy Laboratories, Inc.가 취득할 자격이 있다.

한편 이들 제약사는 BMS의 특허권이 만료되는 2006년 4월 20일 이후에 시판을 하겠다는 조건으로 시판허가를 신청한 반면, 아포텍스는 BMS의 특허(위 미국특허 제4,346,227호 이외의 특허)가 무효이거나 특허 비침해를 주장하면서 시판허가를 신청했고 BMS의 특허 제4,346,227호에 대해서는 특허권 만료 이후 시판을 조건으로 시판허가 신청을 하였다. 그런데 아포텍스의 시판허가 신청을 통보받은 BMS는 아포텍스를 상대로 특허권 관련 소송을 제기하지 않았다.

그래서 아포텍스는 뉴욕주 연방지방법원에 아포텍스가 관련 의약품을 시판한 후에 BMS가 아포텍스를 상대로 특허권 침해 관련 소송을 제기하지 못하도록 하는 확인 소송을 제기하였다. 그런데 BMS는 이 사건에 대해 법원은 대물관할이 없다고 주장하면서, BMS는 아포텍스를 상대로 특허권 침해 관련 소송을 제기하지 않겠다는 선언서(swon declaration)을 법원에 제출하였다. 이 선언서에 기초하여 법원은 아포텍스의 확인청구를 기각하였다.

그러자 아포텍스는 2004년 9월 7일 미국 식약청에, 법원의 기각 판결로 인해 다른 제약사(Teva Pharmaceuticals)가 180일 독점권을 가질 수 있는지 확인해 달라는 요청을 하였다. 2005년 6월 28일 미국 식약청은 미국 법원의 기각 판결일로부터 기산하여 180일 독점권은 2005년 2월 18일 이전에 이미 종료하였다고 결정하였다. 그리고 아포텍스의 제네릭 시판허가 신청은 BMS의 미국 특허 제4,346,227호가 만료되는 2006년 4월 20일에 허가될 것이라고 결정하였다.

이 결정에 대해 Teva가 콜롬비아 연방지방법원에 소송을 제기하여, 180일 독점권의 기산일을 잘못 결정했고 따라서 자신이 180일 독점권을 가지므로 아포텍스를 비롯한 다른 제약사들의 제네릭 판매의 금지를 구하는 가처분과 본안 판결을 요구하였다. 아포텍스는 이 소송에 참가하였지만, 2005년 10월 21일 법원은 Teva의 청구를 인용하는 판결을 내렸다(Teva Pharms. USA, Inc. v. FDA, 398 F. Supp. 2d 176 (D.D.C. 2005)).

이 소송의 결과로 아포텍스는 BMS의 특허권이 만료한 이후에도 Teva의 180일 독점권 때문에 시판허가를 얻을 수 없었고 시판도 할 수 없게 되었다.

아포텍스는 연방지방법원의 판결에 불복하여 항소했고, 연방항소법원은 미국 식약청의 결정은 결정 이유를 충분히 설명하지 못한 자의적이고 일관성이 없는 결정으로 판단하였고, 지방법원은 식약청의 결정을 파기하여야 한다고 판결했다(Teva Pharms. USA, Inc. v. FTA, 441 F.3d 1 (D.C. Cir. 2006).

이에 따라 식약청은 2006년 4월 11일 2차 결정을 내려 BMS-아포텍스 판결은 180일 독점권의 기산점이 될 수 없고(특허권이 무효이거나 특허 침해가 아니라는 법원의 본안 판결만 180일 독점권의 기산점이 될 수 있고), 따라서 Teva와 Ranbaxy는 해당 정제형의 제네릭에 대해 시판을 할 수 있으나 아포텍스는 그렇게 할 수 없다고 결정했다. 이 결정에 대해 아포텍스는 콜롬비아 연방지방법원에 소송을 제기하여 식약청의 결정을 취소하고 제네릭 의약품에 대한 180일 독점권 부여를 못하도록 요구했다. 법원은 이 청구를 기각했고(Apotex, Inc. v. FDA, No. Civ. A. 06-0627, 2006 WL 1030151 (D.D.C. Apr. 19, 2006), 아포텍스는 이에 항소했다. 연방항소법원은 2006년 6월 6일 항소를 기각했고(Apotex, Inc. v. FDA, 449 F.3d 1249 (D.C. Cir. 2006)), 대법원 상고도 심리 불속행 처리되었다(2006년 8월 17일).

이러한 법원의 판결에 대해 아포텍스는 2009년 6월 4일 의사통보를 하면서 미국 약사법을 미국 법원은 오해하여 잘못 적용하였고, 동일한 사안에 대해 미국인 투자자에게 적용했던 선례와는 다른 결론을 내렸기 때문에 NAFTA 1102조를 위반했고, 법원의 판결은 명백하게 불공정하고 180일 독점권의 기산점에 관한 성문법과 판례법을 잘못 적용하였기 때문에 NAFTA 1105조를 위반하였으며, 법원의 판결은 아포텍스의 제네릭 시판허가 신청에 대한 투자 재산권을 침해하였고 아포텍스의 제네릭 의약품 시판 허가를 부당하게 지연시켰기 때문에 NAFTA 1110조를 위반했다고 주장.

<Apotex 사건 이해를 위한 해설>

미국에서 의약품의 시판 허가를 받기 위해서는 ‘연방 식품, 의약품 및 화장품 법(Federal Food, Drug, and Cosmetic Act)’(이하, 의약품법)의 규정을 따라야 한다. 이 의약품법에 따르면 신약에 대한 시판 허가를 받고자 하는 자는 미국 식약청에 의약품의 성분, 제조 방법, 임상 시험 자료(의약품의 안전성과 유효성을 입증하는 자료)를 제출해야 한다. 또한 신약 신청자는 신약 또는 신약의 용도에 대한 특허권을 가지고 있는 경우 이 특허권에 관한 정보도 제출해야 한다. 한편 신약이 아닌 제네릭 의약품의 시판 허가를 받고자 하는 자는 임상 시험 자료는 제출할 필요가 없고, 그 대신 이미 허가된 의약품과 원료성분이 동일하고 생물학적으로 동등하다는 점을 입증하는 자료만 제출하면 된다.

그리고 이미 허가된 의약품에 관한 특허권 정보가 존재하는 경우에는 4가지 유형의 서로 다른 절차를 밟을 수 있다. 이 사건과 관련된 절차는, 특허권이 무효이거나 제네릭 의약품은 특허권을 침해하지 않았다는 주장을 하면서 제네릭 의약품의 시판 허가를 신청하는 유형 IV 절차이다. 이 절차가 제네릭 제약사에게 유리한 이유는 만약 이 신청이 인정될 경우 제네릭 제약사는 제네릭 의약품에 대해 180일의 시장독점권을 가질 수 있기 때문이다. 이러한 180일 시장독점권의 기산점은 다음 둘 중 빠른 날로 정해진다. (i) 제네릭 의약품을 시판한 날, (ii) 특허권이 무효이거나 제네릭 의약품이 특허권을 침해하지 않았다는 법원의 확정 판결일.

한편 의약품법에 따르면, 제네릭 제약사가 유형 IV 절차에 따른 시판 허가 신청을 한 경우 특허권자는 45일 이내에 제네릭 제약사를 상대로 특허침해금지 소송을 제기할 수 있다. 그런데 이 사건에서는 특허권자인 화이자가 소송을 제기하지 않았다. 그래서 중재 청구인 아포텍스는 특허권 문제를 빨리 해결할 수 없어서 제네릭의 시판 허가를 받을 수 없었고, 180일 시장독점권을 얻기가 어려워졌다.

이런 이유로 아포텍스는 2004년 4월 1일 미국 뉴욕의 연방지방법원에 화이자 특허가 무효이거나 자신의 제네릭 의약품이 화이자 특허권을 침해하지 않았다는 점을 확인해 달라는 확인 소송을 제기하였다. 미국 의약품법 역시 이러한 확인 소송을 제네릭 제약사가 제기할 수 있다고 규정하고 있다(Tab A, 21 USC 355(j)(5)(C)(i)(II); Tab B, 35 USC 271(e)(5)).

그런데 법원은 이 사건에 대해 대물 관할권(어떤 사안에 대해 법원이 재판을 할 수 있는 권한, 이에 반해 대인 관할은 어떤 당사자에 대해 법원이 재판을 할 수 있는 권한을 말함)이 없다는 이유로 청구인의 청구를 기각하였다. 이러한 판결을 하면서, 법원은 특허권자인 화이자가 청구인 아포텍스를 상대로 특허권침해금지 소송을 제기할 “합리적인 우려(reasonable apprehension)”가 존재하는지를 기준으로 대물관할권을 판단하였다. 소송에서 화이자는 아포텍스를 상대로 소송을 제기하지 않겠다고 주장하였기 때문에 법원은 아포텍스의 청구를 기각하였던 것이다.

아포텍스는 이 판결에 항소하였지만 연방항소법원은 동일한 기준을 적용하여 대물 관할권을 부인하면서 지방법원의 판결을 지지하였다(Apotex Inc. v. Pfizer Inc., 159 F. App’x 1013 (Fed. Cir., Dec. 12, 2005). 그리고 연방 대법원은 아포텍스의 상고를 심리불속행 처리하였다. 중재 청구인의 주장에 따르면, 미국 헌법 제3조는 대물 관할에 대해 “합리적인 우려” 기준이 아닌 controlling case or controversy 기준을 적용해야 하며 이는 미국 연방대법원의 확립된 판례이기도 하다.

한편, 이 판결 이후에 미국 대법원은 아포텍스 판결을 뒤집는 것으로 해석될 수 있는 판례 변경을 하였다. 즉, MEDIMMUNE, INC. v. GENENTECH, INC., ET AL., 549 U.S. (2007) 사건에서 연방 대법원은 특허권자로부터 실시허락을 받은 자가 특허권자를 상대로 특허권 침해 여부에 대한 확인 판결을 구하는 사안에 대해 대물 관할권이 있다는 취지로 판결을 했던 것이다. 만약 “합리적 우려” 기준으로 대물 관할권을 판단한다면, 특허 실시허락을 받은 자는 특허권자로부터 소송을 당할 우려가 없고 따라서 대물 관할이 인정될 수 없을 것이기 때문에 이 기준을 적용한 아포텍스 판결은 파기될 가능성이 있다.

문제는 이러한 아포텍스 판결이 NAFTA의 투자자 보호 조항을 위반했다고 볼 수 있는지가 관건이다.

2-3. 노바티스 – 콜롬비아

2-4. 길리어드 – 우크라이나 - 소발디

IA Reporter | 16 March 2017

http://isds.bilaterals.org/?gilead-pharma-corp-withdraws&lang=en

Gilead Pharma corp withdraws investment arbitration after Ukraine agrees to settlement of dispute over monopoly rights to market anti-viral drug

By Luke Eric Peterson and Zoe Williams

This article was originally published by Investment Arbitration Reporter (IAReporter.com) on March 16, 2017 and is reprinted here with permission of the publisher. IAReporter.com is a specialist investigative news and analysis service focused on international investment law and arbitration.

Ukraine has settled a dispute with American pharmaceutical company Gilead Sciences Inc., following the company’s pursuit of legal remedies in both domestic courts and via investment arbitration.

(As IAReporter have chronicled the country faces multiple ongoing investor-state arbitration claims.)

The dispute with Gilead, which Ukraine’s Ministry of Justice had characterized as an $800 million dispute, relates to the drug sofosbuvir (sold by Gilead as Sovaldi). Sovaldi, a highly effective treatment for chronic hepatitis C, has been available in Ukraine - a country reportedly home to over 2 million people infected with hepatitis C - since 2015, but the company has lately been locked in a struggle over the ability of generic companies to market cheaper versions of the drug in Ukraine.

According to details of the settlement released by Ukraine’s Ministries of Justice and Health, the settlement sees Gilead refrain from pursuing its damages claims against the country, and will see the company offer Sovaldi (and a combination therapy called Harvoni) at a reduced price.

Also, following the settlement, a generic competitor of Gilead has seen its own competing drug de-registered by authorities.

Drug is highly-effective, but also very expensive; Ukraine was originally excluded from deal that Gilead struck to allow Indian generic companies to produce generic versions for some low-income markets

Sovaldi has been the target of criticism by both governments and NGOs, due to its high cost – up to a $1,000 per pill in the United States, with full treatment costing $60-80,000. While the drug has been very expensive in developed countries, Gilead has reportedly licenced seven Indian drug manufacturers to produce generic versions of the drug for sale in 91 developing countries. However, certain middle-income countries, including Ukraine, were excluded from this program. Critics of the licensing agreement such as Doctors Without Borders (MSF) have complained that the deal enticed generics firms to refrain from offering generic alternatives in a large number of middle-income countries.

Gilead’s plans for Ukraine became clearer in 2015 when the company applied for a patent for Sovaldi. The company’s patent application was immediately challenged by local patient advocacy groups.

While NGO-led challenges to the company’s patent application remain ongoing in domestic courts, Gilead did obtain so-called registration of the drug in mid-2015 (i.e. official permission to market the drug on an exclusive basis in Ukraine). Registration processes like those in Ukraine permit a company to register a drug - by providing the government with clinical trial results - and thus block generic competitors from the registration of generics for five years after the registration of a brand name drug.

Shortly after Gilead’s patent is registered in Ukraine, a state agency registered a generic competitor, thus leading Gilead to fight this registration

Although Sovaldi was briefly the only drug containing sofosbuvir on the market in Ukraine, the company nevertheless quickly encountered domestic competition. In November of 2015, a state registry of medicines listed Grateziano, a generic version of the drug produced by Egyptian owned manufacturer Europharma International.

This prompted Gilead itself to turn to domestic courts in May of 2016, filing a claim demanding that the government revoke and declare illegal the Ministry of Health’s registration of Grateziano.

During the course of the proceedings, Gilead also applied for an interlocutory injunction suspending the registration of Grateziano, claiming that it faced financial harm due to the existence of a generic on the market and the potential for local hospitals and other purchasers to favour this cheaper alternative.

In October 2016, the Kyiv District Administrative Court ruled against the claimant, refusing to revoke Grateziano’s registration, a decision which Gilead subsequently appealed.

Gilead also notifies Ukraine of an investment dispute

Sometime in 2016, the company additionally notified Ukraine of the existence of an investment dispute, at one point requesting that domestic legal proceedings be suspended while the parties attempted to reach an amicable settlement.

In a decision dated October 24, 2016, the District Court denied suspension request, holding that the claimant did not prove the impossibility of hearing the domestic case while the international dispute proceeded, and further, that the existence of an investment dispute did not affect the question of the legality of the state’s registration of Grateziano.

The local legal ruling did not provide much detail of the "investment dispute", including the treaty that Gilead invoked, and whether an actual Request for Arbitration has been filed - or merely a Notice of Dispute

Local news sources suggest that the investment dispute was lodged under the US-Ukraine BIT; Ukraine’s Justice Ministry has merely described the case as an investment arbitration in its public comments on the matter.

We have had no success in reaching any Gilead company officials who could confirm further details about the investment arbitration. (Several inquiries by IAReporter to Gilead media relations in recent weeks have not generated any response from the company.)

Settlement is struck, with investment arbitration withdrawn, and cheaper price agreed for brand-name drug

An interagency working group was created after Gilead threatened its arbitration claim, and recently Ukraine’s Ministry of Justice has disclosed that the recommendation of this group was to settle the dispute.

Thus, on January 25, 2017, an Order of the Cabinet Ministers of Ukraine approved a settlement agreement with Gilead.

The detailed terms of the settlement have not been released.

However, in a public statement issued by the Ministry of Justice the settlement was characterized as an aversion of the $800 million investment arbitration claim, and sought to portray it as offering a discounted deal on Sovaldi and Harvoni for Ukrainians affected by Hepatitis C.

More puzzlingly, the statement also prominently lamented unspecified "corruption" of the former administration of President Victor Yankovych.

In subsequent order by Ministry of Health, Gilead’s Egyptian rival is sidelined

The Ministry of Justice statement did not disclose whether the settlement would affect the rights of the Egyptian generic producer to compete with Gilead in the production of sofosbuvir.

However, in a subsequent order, the Ministry of Health announced that in order to comply with the agreement signed with Gilead, it was removing Grateziano from the State Register of Medical products. (Local news reports has suggested that patients who were in the midst of a course of Grateziano would be allowed access to the generic drug until their treatment was complete.)

FTA와 저작권

서론

보호대상

보호기간

삼진아웃제도

RCEP 협상초안 한국측 문서

Article [X.G.7]: Measures against Repetitive Copyright Infringers on the Internet

Each Party shall take effective measures to curtail repetitive infringement of copyright and related rights on the Internet. The measures include, but are not limited to the following activities:

(a) suspension of the accounts of reproducers and interactive transmitters which repeatedly transmitted illegal reproduction; or

(b) suspension of the service of bulletin board which is considered to seriously damage the sound use of copyrighted works.

이 조항은 이른바 ‘저작권 삼진아웃제’로 우리 저작권법 제133조의2를 조약 문구로 작성한 것입니다. 전 세계에서 저작권 삼진아웃제를 운영하고 있는 나라는 3개 국가(대한민국, 프랑스, 뉴질랜드) 뿐입니다. 이 가운데 게시판 삼진아웃제(위 조항의 (b)에서 “suspension of the service of bulletin board”라고 한 부분)는 우리나라만 운영하고 있습니다. 따라서 이런 제안을 할 국가는 전 세계에서 우리나라밖에 없습니다.

우리 저작권법에 규정되어 있는 ‘저작권 삼진아웃제’는 한미 FTA에서는 논의되지 않았으나, 우리나라가 호주와 FTA를 하면서 처음 제안하여 한-호주 FTA 제13.9조 제28항에 반영되었고, 한-터키 FTA(제2.5조 제2항 “자국의 국내법을 저해함이 없이, 각 당사국은 인터넷상의 반복적인 저작권 및 저작인접권 침해를 줄이기 위한 조치를 규정한다 Without prejudice to its domestic laws, each Party shall provide measures to curtail repeated copyright and related rights infringement on the internet”)와 한-콜롬비아 FTA에도 들어가 있다). 이에 대해 한국 정부는 한-호주 FTA 제13.9조 제28항이 삼진아웃제가 아니라고 주장하지만, 삼진아웃제란 저작권 침해를 3회 이상 반복적으로 침해한(repetitive infringement) 자를 특별히 규제하려는 제도라는 점에서 설득력이 없습니다. 그리고 RCEP 초안 문서를 보면, 한국 정부는 애초에 강력한 ‘저작권 삼진아웃제’를 제안하였다가 상대국과의 협상 과정에서 문구를 완화한 것이라고 짐작할 수 있다.

한-베트남 FTA 제12.9조 제15항 (인터넷 상의 반복적인 저작권 침해자에 대한 특별 조치) “각 당사국은 인터넷 상에서 저작권과 저작인접권의 반복적인 침해를 줄이기 위한 조치를 제공하기 위하여 노력한다. Each Party shall endeavor to provide measures to curtail repeated copyright and related right infringement on the internet.) 한-콜롬비아 FTA 제15.8조 제3항 인터넷 상의 반복적인 저작권 침해자에 대한 특별 조치3. 각 당사국은 인터넷 상에서 반복적인 저작권 및 저작인접권 침해를 줄이기 위해 효과적인 조치를 하도록 노력한다. Each Party shall endeavor to take effective measures to curtail repetitiveinfringements of copyright and related rights on the Internet.)

일시적 저장

이에 따라 우리 저작권법이 개정되어 타인의 저작물을 일시적으로 유형물에 고정하는 행위도 “복제” 개념에 포함되었습니다(저작권법 제2조 제22조). 개정된 저작권법은 최근들어 실제 소송 사건에 적용되고 있습니다. 현대백화점이 매장에서 재생하는 스트리밍 음악과 관련된 저작권 분쟁 사건(서울고등법원 2013. 11. 28. 선고 2013나2007545 판결), 컴퓨터를 이용하면서 화면 갈무리를 할 때 사용하는 소프트웨어인 ‘오픈캡처’ 사건(서울중앙지방법원 2014. 12. 21. 선고 2013가합63771 판결)에 이어, 셋탑박스 VOD 저작권 침해 사건(2015년 9월초 서울중앙지방법원 민사 11부 판결, 갑 제10호증의 1)에서도 법원은 일시적 저장 행위가 저작권 침해에 해당한다는 판결을 내렸습니다.

미국과 달리 우리 법원은 기간을 고려하지 않고 일시적 저장을 복제권 침해 행위로 인정해 오고 있습니다. 앞에서 언급한 현대백화점 스트리밍 음악 사건에서 서울고등법원은 케이티뮤직과 매장음악 계약을 맺고 케이티뮤직으로부터 디지털 음원을 전송받은 현대백화점이 자신의 매장에서 재생할 때 현대백화점의 컴퓨터에 케이티뮤직의 디지털 음원이 일시적으로 저장되는 것을 복제라고 판단하였습니다. 그리고 ‘오픈캡처’ 사건에서도 컴퓨터 프로그램을 실행하는 과정에서 프로그램의 실행파일 일부가 컴퓨터 메모리에 저장되는 것도 일시적 저장이라고 보았습니다. 그리고 미국의 CableVision 사건과 가장 유사하다고 할 수 있는 셋탑박스 VOD 저작권 침해 사건에서도 우리나라 법원은 셋탑박스에 방송 콘텐츠가 잠시 저장되는 것을 일시적 저장으로 보아 복제권 침해를 인정하였습니다.

이처럼 하나의 조약 조문에 대해 한미 양국이 서로 다르게 이행을 하고 있다면 그 자체로 문제입니다. 만약 어느 한 나라가 조약을 제대로 이행하고 있지 않다면, 조약 위반으로 인한 국가간 분쟁이 발생할 수도 있습니다. 그렇지 않고 미국 저작권법이 일시적 저장에 관한 한미 FTA 의무를 이행하고 있다면 우리 저작권법도 일시적 저장에 대한 규정을 완화하는 형태로 법 개정을 할 수도 있습니다. 하지만 한미 양국이 이행점검협의를 하면서 일시적 저장과 관련하여 어떠한 논의를 하였는지 알 수 없는 상태에서는 국내법 개정이 어렵습니다. 그리고 그 동안 우리 정부는 한미 FTA와 관련된 법 개정에 대해서는 매우 보수적인 입장을 취하면서 FTA 위반 문제를 거론해 왔습니다(앞에서 설명한 저작권 친고죄 문제도 그렇고 뒤에서 설명하는 최재천 의원 대표발의안에 대해서도 그렇습니다).

소멸된 저작인접권의 회복

한미 FTA를 이행하기 위해 국회에 제안된 저작권법 개정안에는 이미 소멸된 저작인접권을 회복하는 내용이 부칙 제4조로 들어가 있었습니다. 한미 FTA 협정문에는 소멸된 저작인접권의 회복에 관한 아무런 내용이 없습니다. 오히려 협정 발효 당시에 소멸된 저작권이나 저작인접권에 대해서는 저작권 보호기간의 연장 조항이 적용되지 않도록 하고 있습니다.

원고가 당시 들은 바로는 미국측에서 이행점검협의를 할 때 우리 저작권법의 저작인접권 보호기간이 조약(트립스 협정)에 맞지 않고, 한미 FTA는 트립스 협정을 준수할 의무를 부과하고 있으므로(제18.1조 제2항) 한미 FTA 이행을 위해 저작인접권 보호기간을 조약 수준으로 변경해 달라고 요구했다고 합니다. 이미 소멸된 권리를 회복하는 법률은 매우 이례적입니다. 특히 소멸된 권리에 대해서는 협정 적용을 배제한 한미 FTA(제18.1조 제10항)를 이행하겠다는 명목으로 제안된 법률개정안에 소멸된 저작인접권을 회복하는 내용이 들어간 것은 연구자로서는 매우 흥미있는 연구주제입니다. 하지만 한미 FTA 협정문에는 관련 내용이 아예 없기 때문에 협정문만 보고서는 연구를 할 수 없으며, 협상 과정에서 또는 이행점검협의 과정에서 양측이 어떤 논의를 했는지 관련 문서를 보아야 합니다.

FTA와 특허권 및 의약품 독점권

FTA와 특허권 및 의약품 독점권

서론

특허권

서론

특허권의 대상 (권리의 객체)

트립스 제27조

특허 대상 제외

특허 대상 제외는 크게 7개로 유형화할 수 있다(Annex IV of SCP/15/3 p. 3)

(EPC와 인도특허법을 기준으로 유형화)

i) Ordre public or morality

ii) Method of Medical Treatment

iii) Plant and Animal Varieties

iv) Discoveries

v) Second Medical use

vi) Combinations with no synergy

vii) Derivatives of chemical substances with no “efficacy

이러한 유형을 범주화면 3가지(Ibid pp.3-4)

i) Exclusions that are based on “policy” considerations

ii) Exclusions that in some way that derive from the meaning of the term “invention”

iii) Exclusions that encompass a heightened patentability standard or encapsulate a bright line patentability rule

Ibid p. 5 ⇒ The first 3 exclusions outlined above would fall within category (i). The next one (“discovery”) would fall within category (ii). And the last 3 would fall within category (iii).

트립스 협정은 제27.2조와 제27.3조에서 특허 대상에서 제외되는 것으로 3가지를 열거한다. 먼저, 제27.2조는 발명의 상업적 실시를 금지하는 것이 공서양속(order public or morality)의 보호를 위해 필요한 경우에는 그 발명을 특허대상에서 제외할 수 있다. 여기서 트립스 협정 제27.2조는 특허 대상을 특허가능성(patentability)이란 용어를 사용한다. 공서양속의 보호의 예로는 사람이나 동물 또는 식물의 생명 또는 건강의 보호와 환경에 심각한 피해를 막는 것을 든다. 다만, 해당 기술의 실시가 법률로 금지되어 있다는 이유만으로 특허 대상에서 제외해서는 안된다.

다음으로 제27.3조는 (1) 사람 또는 동물을 치료하기 위한 진단, 치료 및 수술 방법과 (2) 식물인 동물

한편 특허 대상 제외를 제27.1조에서 기술 분야라고 하였으므로 기술 분야에 속하지 않는 것을 특허 대상에서 제외할 재량권을 부여하였다는 일종의 역해석이 가능하고, 따라서 발견이나 과학적 이론, 수학적 방법, 미적 창작물(aesthetic creations), 심리적 작용을 수행하는 방법, 사업을 영위하는 방법은 그 자체가 발명이 아니라는 근거 또는 기술적이지 않다는 근거로 특허 대상에서 제외할 수 있다.

Lionel Bently, Exclusions from patentability and exceptions to patentees’ rights: Taking exceptions seriously, Current Legal Problems, Vol. 64, 2011, p. 333.

한편 우리 특허법은 공공의 질서, 선량한 풍속을 문란하게 하는 발명과 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명을 특허 대상에서 제외하고 있다(제32조). 실무는 이 규정을 매우 엄격하게 적용하여, 가령 ‘공중의 위생을 해할 우려가 있는 발명’ 규정은 명백한 경우에 한하여 제한적으로 적용한다. 예컨대 정부고시에 의해 인체 또는 환경에 위해성이 크다는 이유로 제조 등을 금지한 물질이 발명의 실시를 위해 필연적으로 제조‧활용되는 발명을 든다(특허청, 특허‧실용신안 심사기준(2020년판), 3603). 한편, 특허법원은 특허법 제32조에서 말하는 ‘공공의 질서’, ‘선량한 풍속’과 같은 불확정 개념을 해석할 때 유사 규정과 관련 법리(민번 제103조의 선량한 풍속 기타 사회질서 위반, 형법 제243~245조의 공연 음란죄, 정보통신망법 제44조의7 제1항의 음란물, 관세법 제234조 제1호의 성풍속을 해는 음란성 등과 조화로운 해석을 위하여 통일적인 해석을 해야한다고 하면서 특허법에 의한 보호를 할 것인지의 한계를 정하는 소극적 의미로 작용하며, 도덕적 차원에서 발명을 규제하려는 조항은 아니라고 판시한 바 있다(특허법원 2014. 12. 4. 선고 2014허4555 판결). 은(Ag)이 포함된 음 이온수를 이용하는 김치 제조법에 대해 특허법원은 은은 장기간 다량 섭취할 경우 은피증(argyria)과 같은 질병을 일으킬 수 있고 식품위생법에 따른 고시에서도 은(Silver, Ag)은 ‘식품에 사용할 수 없는 원료’ 중 하나로 지정되어 있다는 점을 들어 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명으로 보았다(특허법원 2016. 7. 8. 선고 2016허229 판결).

의료 행위의 경우 치료 행위에는 ‘치료를 위한 예비적 처치 방법’이나 ‘건강 상태를 유지할 위한 처치 방법’이 포함되지만, 건강 증진 효과가 수반되는 피부 미용 기법은 사람에 대한 수술‧치료·진단을 목적으로 하는 것이 아니라 미용행위에 관한 것임이 명백하다는 이유로 불특허 대상에 해당하지 않다고 보았다(특허법원 2017. 11. 17. 선고 2017허4501 판결).

특허청은 환경 관련 기술에 대한 별도의 심사팀을 운영하는데,“수질, 대기, 폐기물, 단위 공정 등 전반적인 환경 분야에서의 특허 발명에 대한 심사를 담당하고 있으며, 경제발전과 환경 보전 모두를 고려한 지속 가능한 개발에 중점을 두고 있다. 환경심사기술팀은 수질정화 , 오염물분리, 재생자원, 폐기물처리 등 4개 분야의 심사파트로 구성된다.”(특허청 홈 페이지, 화학생명기술심사국의 환경기술심사팀 소개 페이지). 실무는 환경 보호나 지구 온난화 방지 기술 등 이른바 녹색 기숭에 대한 우대 정책(우선심사 등)에는 주력하지만, 환경에 심각한 피해를 줄 수 있는 기술을 특허 대상에서 제외하는 실무에 관한 논의는 거의 찾아볼 수 없다.

현행 실무는 환경에 심각한 피해를 주는 기술은 특허법 제32조의 공중의 위생을 해할 우려가 있는 발명으로 취급한다. “정부고시에서 인체 또는 환경에 위해성이 크다는 이유로 모든 용도로의 제조, 수입, 판매, 보관저장, 운반 또는 사용을 금지한 물질(이하 ‘금지물질이라 한다)이 발명의 실시를 위해 필연적으로 제조·활용되는 발명인 경우를 들 수 있다. 한편 그 위해가 필연적이지 않거나 발명의 본래 목적에서 벗어난 실시로 인한 것인 경우에는 위 규정을 적용하지 아니한다.”(특허청, 특허‧실용신안 심사기준(2020년판), 3603)

특허청은 WIPO에 정보를 제공할 때 2010년에는 하나만 들었다가 2012년에는  아래 8개가 특허 대상에서 제외된다고 하여 이것이 WIPO 공식기록으로 남아 있다.

1. Discoveries, scientific theories and mathematical methods.

2. Aesthetic creations.

3. Schemes, rules and methods for performing mental acts.

4. Computer programs.

5. Presentation of information.

6. Creations contrary to generally accepted scientific principles.

7. Inventions liable to contravene public order or morality or to injure public health.

8. Therapeutic, surgical, diagnostic methods for treating humans.

하지만 이런 정보는 문제가 있다.

트립스 플러스

특허 대상 제외는 트립스 플러스에서 그 범위를 좁히고 있다. 가령 미국 주도의 FTA는 트립스 협정에서 인정되는 식물을 특허 대상 제외에 포함하지 않고(US-Bahrain, art 14.8(2); US-Chile FTA, art 17.9 (2); US-CAFTA-DR, art 15.9(2); US-Jordan art 4.17 (implicitly); US-Morocco, art 15.9(2); US-Oman FTA, art 15.8; US-Peru FTA, art 16.9(2).), 동물을 제외하기도 한다(US-Moroco FTA, art 15.9(2)).

Lionel Bently, Exclusions from patentability and exceptions to patentees’ rights: Taking exceptions seriously, Current Legal Problems, Vol. 64, 2011, p. 334 각주 81).

특허 요건과 취득 절차

명세서 기재 요건

개인의 숙련도에 따라 발명의 실시 효과가 달라지는 경우 재현가능성이 없다는 이유로 산업상 이용가능성도 없고, 명세서의 기재도 잘못 되었다고 판단(특허법원 2017. 11. 17. 선고 2017허4501 판결 -  이 사건 출원발명의 오케스트라의 연주기법에 의한 피부미용법은 사람의 행위가 주요 구성요소로 되어 있는 것으로서 이를 시행하는 각 개인의 숙련도에 의해서 달라질 수 있는 일종의 기능에 해당하는 성질을 가지므로, 이 사건 특허출원의 명세서 기재만으로는 통상의 기술자가 이를 반복하여 재현할 수 있다고 볼 수 없다[원고 역시 이 사건 출원발명을 실시하기 위해서는 상당한 숙련이 필요하고 원고로부터 별도의 교육을 받지 않은 채 제3자가 이 사건 출원발명의 명세서 기재만을 보고 이 사건 출원발명의 오케스트라 연주기법에 따른 피부미용법을 재연하는 것은 절대 불가능하다고 진술하였다(이 법원 제1회 변론조서 참조)].

따라서, 이 사건 특허출원 명세서에 기재된 발명의 목적, 구성 및 작용효과 등을 전체적으로 고려하면 이 사건 출원발명은 통상의 기술자가 반복 실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도까지 구체적·객관적으로 구성되어 있는 발명이라고 할 수 없으므로 산업상 이용가능성이 결여될 뿐만 아니라, 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있도록 그 명세서가 기재되어 있지도 않다고 봄이 옳다)

특허권의 내용

특허권의 예외 – 특허권의 효력이 미치지 않는 범위

제30조는 제27조의 열거형과 달리 개방형으로 규정되어 있다. 즉, 특허권의 예외가 특허의 통상적인 실시(expolitation)과 불합리하게 저촉되지 않고 특허권자의 정당한 이익을 부당하게 침해하지 않으며, 제3자의 합법적인 이익을 고려하는 경우에는 어떠한 특허권의 예외도 설정할 수 있다. 이 3가지 요건은 저작권 조약(베른협약 제9.2조, 트립스 협정 제13조)의 ‘3단계 테스트’와 유사하다. 개방형 규정은 아넬 초안(Annel draft)와는 다르다. 아넬 초안은 사적 이용, 과학적 이용, 선이용 등을 특허 예외로 정하는 열거방식이었다.

이의신청

이의신청 – 한미를 통해 폐지, 그 후 미국은 TPP 협상을 하던 중 공익단체의 의견을 수용하여 특허등록 전 이의신청 절차를 지지하는 쪽으로 입장을 변경하였다.

미무역대표부 2013년 11월 27일자 보도자료 “Stakeholder input sharpens, focuses U.S. work on pharmaceutical intellectual property rights in the Trans-Pacific Partnership

의약품 독점권

독점 이윤을 통한 의약품 연구개발

트립스 협정은 물질 특허의 인정. 그럼 물질 특허가 혁신을 유인하였는지? 아래는 WTO, WHO & WIPO, Promoting Access to Medical Technologies and Innovation: Intersections between public health, intellectual property and trade (2nd. Ed.), 2020, 110면에서 인용

Box 2.20: Product patents and access to innovative medicines in a post-TRIPS era

Watal and Dai (2019)354 investigated two questions: (1) How does the introduction of product patents for pharmaceuticals affect the likelihood of pharmaceutical firms launching new and innovative medicines in those markets? (2) For innovative medicines,355 how much do patent owners or generic pharmaceutical firms adjust their prices to local income levels?

WTO, Product patents and access to innovative medicines in a Post-TRIPS era, https://www.wto.org/english/res_e/reser_e/ersd201905_e.htm

Using launch data from 1980 to 2017 covering 70 markets, the study finds that introduction of product patent for pharmaceuticals in the patent law has a positive effect on the likelihood of earlier launch, especially for innovative pharmaceuticals. However, this effect is quite limited in low-income markets. Also, innovative pharmaceuticals are launched sooner than non-innovative ones, irrespective of the patent regime in the local market.

Using a panel data set of originator and generic prices from 2007 to 2017, the study finds evidence of some differential pricing for both originator and generic products. Overall, originators differentiate by about 11 per cent and generics by about 26 per cent. Differential pricing is larger for pharmaceuticals to treat infectious diseases, particularly for HIV/AIDS medicines, than for those to treat NCDs. However, pharmaceutical prices are far from being fully adjusted to local income levels in either case. It is clear that competition, especially that within a particular medicine market as opposed to the market of medicines that treat similar medical conditions, can effectively drive down prices in both originator and generic markets.

트립스 플러스에서는 특허 독점 기간의 연장, 자료독점권, 허가특허 연계 등을 들 수 있다.

자료독점권

자료독점권의 의미

자료독점권은 신약의 품목허가를 얻기 위해 신약개발사(또는 수입판매제약사)가 식약처에 제출한 자료(신약의 안전성과 유효성에 관한 시험 성적 자료, 임상시험 자료 등)에 대한 독점권을 말한다. 이를 독점권이라고 부르는 이유는 제3자의 부정한 이용으로부터 자료를 보호하는 것이 아니라 식약처가 후발 의약품(제네릭 의약품이라고도 함)에 대한 품목허가를 할 때 신약 개발사가 제출한 자료를 일정기간 동안 원용하지 못하도록 하여, 신약 개발사가 해당 자료를 독점하는 것과 동일한 효과가 있기 때문이다.

한편, 자료독점권을 부정경쟁으로부터 보호한다는 점에서 지재권의 일종으로 보는 견해도 있지만(WTO, WHO & WIPO, Promoting Access to Medical Technologies and Innovation: Intersections between public health, intellectual property and trade (2nd. Ed.), 2020, 80면), 식약처가 후발 의약품을 허가하면서 신약 개발사가 제출한 자료를 원용하는 행위를 부정경쟁 행위라 하기 어렵기 때문에, 지재권의 일종으로 포섭하려면 부정경쟁과는 다른 논리를 동원해야 한다. 따라서 파리협약 제10조의2, 트립스 협정 제39.3조를 자료독점권의 근거로 제시하는 견해에는 동의하기 어렵다.

이러한 이유로 자료독점권을 규제 독점권(regulatory exclusivity)으로 부르기도 한다. 의약품의 시판 허가를 담당하는 규제 당국의 조치에 의해 독점권의 효과가 발생하기 때문이다. 규제 독점권은 앞에서 설명한 저작권이나 특허권과 효과는 유사하지만 법적 성격은 다르다는 점에 유의해야 한다. 저작권과 특허 제도는 창작자에게 자신의 창작물에 대한 독점적 권리를 부여하는 반면, 규제 독점권은 자료 생성자에게 자료 자체에 대한 독점적 권리를 부여하지 않는다. 따라서 예를 들어 규제 당국이 자료 독점 기간이 끝나지 않았는데도 불구하고 신약 개발사가 제출한 자료를 원용하여 후발 의약품의 시판 허가를 하고 후발 의약품이 실제로 의약품을 시판한 경우, 신약 개발사는 후발 제약사를 상대로 시판을 금지하거나 손해배상을 구하는 소송을 제기할 수 없다. 규제 당국을 상대로 후발 의약품의 시판 허가를 취소해 달라는 소송을 제기할 수는 있지만, 자료 자체에 대한 권리를 주장할 수는 없다는 점에서 특허권이나 저작권과는 다르다. 특허권을 침해하는 의약품을 후발 제약사가 시판하면 특허권 침해를 이유로 시판 자체를 금지할 수 있고 손해배상도 청구할 수 있다는 점과 비교하면 양자의 차이점을 알 수 있다.

WTO, WHO & WIPO, Promoting Access to Medical Technologies and Innovation: Intersections between public health, intellectual property and trade (2nd. Ed.), 2020, 59면.

자료독점권은 세부적인 조건에 따라 여러 유형이 있고, 영향에도 차이가 크다. 구체적으로 자료의 범위(비공개 자료만 포함할 것인지, 상당한 노력이 든 자료만 대상으로 할 것인지), 적용 대상(신약과 동일한 후발 의약품에만 적용할 것인지, 유사한 의약품으로 확대할 것인지), 신약의 범위(새로운 물질만 신약으로 볼 것인지, 새로운 적응증도 포함할 것인지, 생물 의약품은 포함되는지 등), 기간, 독점의 범위(독점 기간동안 제네릭 신청 자체를 못 받게 할 것인지, 신청은 받되 시판허가만 금지할 것인지 등), 예외의 적용 여부 등을 기준으로 구분할 수 있다.

현재 국내에서 시행하고 있는 자료독점 제도는 신약 재심사(PMS) 제도로 운영되고 있다. 이렇게 된 이유는 1985년 우리가 미국과의 통상협상으로 특허법을 비롯한 모든 지적재산권법을 미국의 요구대로 전면 개정하자 유럽연합(당시 EC)가 자신들에게도 동등한 대우를 할 것을 요구하여 협상을 벌였고 그 결과의 하나로 자료독점권 제도를 수용하면서 당시 일본의 제도를 차용하였기 때문이다.

그런데 신약 재심사 제도를 통한 자료독점권 제도의 운영은 상위법의 위임사항과 다른 취지로 운영되고 있기 때문에, 위헌 문제와 법령 체계 상의 문제가 있다. 즉, 신약재심사에 관한 약사법 제32조 제1항은 신약 또는 식약처장 고시(의약품동등성 확보 필요 대산 의약품 지정)로 지정하는 의약품은 “그 품목허가를 받은 날부터 품목에 따라 4년에서 6년이 지난 날부터 3개월 이내에 식품의약품안전처장의 재심사를” 받도록 하고, 제2항은 위임조항으로 “제1항에 따른 재심사의 방법ㆍ절차ㆍ시기 등에 필요한 사항은 총리령으로 정”하도록 한다.

법 조문의 표현으로는 “제31조 제2항 및 제3항에 따라 품목허가를 받은 의약품 중 제31조 제10항에 해당하는 의약품”.

이 위임조항인 제2항에서 말하는 총리령은 ‘의약품 등의 안전에 관한 규칙(의약품안전규칙)’을 말하는데, 관련 조문은 제22조(신약 등의 재심사대상 등)와 제32조(신약 등의 재심사 신청 등)이다. 그런데 자료 독점권은 신약 재심사와 무관한 식약처 고시(‘의약품의 품목허가‧신고·심사 규정’과 ‘한약(생약)제제 등의 품목허가·신고에 관한 규정’)에 규정되어 있다.

<의약품의 품목허가·신고·심사 규정>
(시행 2021. 5. 5., 식품의약품안전처고시 제2020-36호)

제27조(안전성·유효성 심사자료 제출범위)

① 의약품의 안전성·유효성 심사를 위하여 제출하여야 하는 자료의 종류는 제5조제1항 및 제8조제1항에서 정한 바와 같으며, 각 의약품의 특성에 따라 제출하여야 하는 자료의 범위는 별표 1의 의약품의 종류 및 제출자료의 범위와 같다.

…

⑧ 제25조제2항제8호에 해당하는 경우에는 최초허가시 제출된 자료가 아닌 것으로서 이와 동등범위 이상의 자료를 제출하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제25조(안전성·유효성 심사대상)

① 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」제4조제1항제1호 및 제9조에 따른 안전성·유효성 심사는 품목허가 또는 품목변경허가를 받거나 품목신고 또는 품목변경신고를 하는 의약품을 대상으로 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우는 제외한다.

…

② 제1항단서에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 의약품의 경우에는 제5조 또는 제8조에서 정한 자료를 첨부하여 안전성·유효성에 대한 심사를 받아야 한다.

…

8. 법 제32조제1항 또는 법 제42조제4항 및 「마약류관리에관한법률」제57조의 규정에 의하여 재심사대상으로 지정된 의약품과 동일한 품목인 경우

1. 최초허가자 또는 원개발사로부터 자료사용이 허여된 경우

2. 제25조제2항제8호에 해당하는 의약품으로서 재심사 기간 종료 후 품목허가 받을 것을 조건으로 신청하는 경우

<한약(생약)제제 등의 품목허가·신고에 관한 규정>

(식품의약품안전처 고시 제2019-143호)

제26조(안전성‧유효성 심사자료 제출범위)

…

⑧ 제24조제2항제8호에 해당하는 경우에는 최초 허가시 제출된 자료가 아닌 것으로서 이와 동등범위 이상의 자료를 제출하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 제1항 단서에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 의약품의 경우에는 제6조에서 정한 자료를 첨부하여 안전성·유효성에 대한 심사를 받아야 한다. ... 8. 법 제32조제1항 또는 법 제42조제4항 및 「마약류 관리에 관한 법률」 제57조의 규정에 의하여 재심사대상으로 지정된 의약품과 동일한 품목인 경우

1. 최초허가자 또는 원개발사로부터 자료사용이 허여된 경우

2. 제24조 제2항 제8호에 해당하는 의약품으로서 재심사 기간 종료 후 품목허가 받을 것을 조건으로 신청하는 경우

또한, 헌법 제6조에 따라 국내법과 같은 지위를 갖는 조약인 한미 FTA와 한-EU FTA에 자료 독점권을 의무화하고 있어서, 총리령이나 식약처 고시와 같은 하위 법령이 아니라 법률로 자료 독점권 제도를 규정해야 한다. 이를 고려하지 않더라도 자료 독점권은 국민의 권리 의무와 직접 관련된 사안이기 때문에 법률로 정하는 것이 맞다.

한미 FTA 제18.9조는 신약에 대해서는 최소 5년(신규 농약품은 10년), 새로운 임상정보 의약품에 대해서는 최소 3년(농약은 10년)의 자료 독점권을 인정하도록 한다. 신약의 경우 상당한 노력이 든 자료에 대해서만 보호가 되고, 보호의 범위는 동일 의약품 뿐만 아니라 유사 의약품도 포함하며, 자료의 공개 여부를 묻지 않는다. 새로운 임상정보 의약품의 경우 신약에 대한 5년 자료 독점권과 달리 ‘상당한 노력’을 요하지 않는다. 보호 범위는 신약과 마찬가지로 동일 의약품과 유사 의약품을 포함한다.

한EU FTA 제10.36조 제1항은 의약품(a pharmaceutical product)의 시판허가를 얻기 위한 목적으로 제출된 자료(data)에 대해 3가지를 보장하도록 의무화한다(자료의 비밀성, 비공개성, 비원용성). 보장 주체는 명시되어 있지 않은데, 조문상 허가 당국을 말하는 것으로 해석된다. 따라서 허가당국은 시판허가를 위해 제출된 자료를 비밀로 유지해야 하고, 공개해서는 안되며, 다른 의약품의 허가에 원용해서는 안된다. 제2항은 신약에 국한되는 것으로 다른 의약품의 시판허가에 원제출자의 시험성적 자료를 사용하지 못하도록 법령(legislation)에 규정할 것을 의무화한다. 여기서 문제는 “legislation”을 법령으로 볼 것인지 입법부가 제정한 법률로 볼 것인지인데, 협정문 국문본은 “법령”으로 번역하였다. 한편, 자료독점권(협정문은 자료보호(data protection)란 용어를 사용하고 있으나 이는 잘못이다) 기간은 최소 5년이다(제3항). 유럽연합은 당초 10년을 요구하였으나 우리측의 반대로 협정문에는 최소 5년으로 규정하였다.

현행 자료독점 제도의 또 다른 문제점은, 특허권이나 저작권의 경우 공공의 이익을 위해 권리를 제한하는 규정들이 있는데, 자료 독점권에 대해서는 공익을 위한 권리 제한 규정이 전혀 없다는 점이다. 한미 FTA는 제18.9조(특정 규제제품과 관련된 조치)는 제3항에서 “의약품에 대하여, 제1항과 제2항에도 불구하고”(제1, 2항은 자료독점권 제도임) 도하선언문에 따라 “공중보건을 보호하는 조치를 취할 수 있다”는 예외를 마련하고 있다.

트립스 협정의 규정과 해석

트립스 협정에는 자료 독점권이 인정되지 않는다. 자료의 보호만 인정할 뿐이다. 그리고 이러한 보호도 자료의 독점적 이용을 보장하기 위한 보호가 아니라 불공정 행위로부터 보호를 말한다. 트립스 협정 제39.3조는 새로운 화학물질을 이용한 의약품 또는 농약품의 판매 허가를 얻기 위해 제출해야 하는 자료가 상당한 노력을 들여 작성한 미공개 시험 결과인 경우 이것을 ‘불공정한 상업적 이용’(unfair commercial use)으로부터 보호할 의무를 회원국에 부여하고 있다. 이 규정의 문구를 합리적으로 해석하면, 신약 등의 임상 시험 자료에 대한 독점권 권리를 인정하려는 것이 아니라, 영업비밀 보호의 법리에 따라 자료를 불공정한 상업적 이용으로부터 보호하려는 것이다.

미국과 유럽은 트립스 협상 과정에서 협정문에 데이터 비밀성 보장과 일정 기간 동안의 독점권을 명시하자고 주장하면서, 정부를 포함한 제3자의 상업적 이용 또는 경쟁적 이용에 대한 상당한 보상을 전제로 한 예외만 인정하자는 제안을 했다. 그러나 이러한 미국과 유럽의 제안은 국제사회의 동의를 얻지 못하고 기각되었다. 브뤼셀 각료회의에 제출된 문안에는 “최소한 5년 동안 경쟁 제품의 허가에 원 데이터를 원용할 수 없다”는 표현이 있었지만, 현재의 트립스 협정 제39.3조에는 이러한 표현이 삭제되어 있다. 따라서, 트립스 협정의 조약성립 준거자료(travaux preparatoires)에 비추어 볼 때 자료 독점권이 트립스 협정 제39.3조에 포함된다고 볼 수 없다.

Parties, when requiring, as a condition of approving the marketing of new pharmaceutical products or of a new agricultural chemical product, the submission of undisclosed test or other data, the origination of which involves a considerable effort, shall [protect such data against unfair commercial use. Unless the person submitting the information agrees, the data may be no be relied upon for the approval of competing products for a reasonable time, generally no less than five years, commensurate with the efforts involved in the origination of the data, their nature, and the expenditure involved in their preparation.

XXjklnm,;.‘/

“}{:PLokijrtdfgeswaQaqWESDRFTY\=-`1요컨대, 미국이 FTA를 통해 상대국에 강요하는 ‘자료 독점권’은 트립스 협정과 무관하며, 트립스 협정에 따라 자료 독점권을 인정해야 한다는 미국의 주장은 논리비약이고 법리적으로 아무런 근거가 없는 것이다. 예를 들어, 미국 USTR 자문위원회의 한미 FTA 검토보고서에서 한국의 자료 독점권 제도가 TRIPS 협정 제39조 제3항에 따른 것이라고 한 주장은 명백히 잘못된 것이다. 불행하게도 우리 특허청은 미국의 이러한 잘못된 주장을 그대로 답습하는 오류를 범하고 있으며, 2000년 6월 트립스 이사회에서 한국의 지적재산권 법령을 검토할 때 외교통상부도 1995년 1월부터 시행한 신약 재심사 제도가 트립스 제39.3조의 의무에 따른 것이라는 그릇된 해설을 하고 있다.

Aaron Xavier Fellman, "Secrecy, Monopoly, and Access to Pharmaceuticals in International Trade Law: Protection of Marketing Approval Data Under the TRIPs Agreement", 45 Harv. Int'l L.J. 443 (Summer 2004), p. 460 “[I]n Summary, the weight of the evidence indicates that, notwithstanding the arguments of the United States and the EC, the "unfair commercial use" language of Article 39 of the TRIPs Agreement does not encompass a data exclusivity obligation per se as a matter of positive law, particularly not when disclosure of marketing approval data is "necessary to protect the public."”

특허청의 “트립스 조문 해설집”에는 “당초 규정은 ‘임상시험 자료를 최소 5년간 원용할 수 없다’고 규정하고 있었으나, 현재의 규정은 ‘부정한 상업적 사용(unfair commercial use)으로부터 보호한다”는 규정으로 다소 완화되었으나, 원용할 수 없게 된 것은 동일하다.”고 되어 있다.  그러나, 이러한 해설은 협상 경과에 비추어볼 때 명백히 잘못된 해설이다.

이처럼 트립스 협정에서 명시적으로 인정하지 않는 자료 독점권을 퍼트리기 위해 미국은 무역보복을 무기로 삼는다. 미국 무역대표부(USTR)는 트립스 협정이 발효된 직후인 1995년, 트립스 제39.3조에 따르면 의약품 시판 허가 데이터를 원 데이터 작성자의 동의 없이는 일정 기간 동안 타인의 의약품 시판 허가 신청을 검토하거나 승인하는 데에 사용할 수 없다는 일방적인 견해를 내 놓았다. 그 후 양자간 무역협정에서 미국은 상대국에게 5년간의 자료 독점권 보장을 조건으로 내거는 행위를 상습으로 해 왔다. 1996년 미국은 자료 독점권을 문제삼아 호주를 상대로 스페셜 301조 조사에 착수했고, 1997년에는 아르헨티나, 그 다음 태국과 대만을 상대로 통상압력을 가해왔다. 0이처럼 트립스 협정 의무가 부과되지도 않는 자료 독점권을 미국이 통상압력을 통해 상대국에게 강요하자 국제연합(UN)과 세계보건기구(WHO)는 트립스 협정 제39.3조가 데이터의 ‘보호(protection)’만을 의미할 뿐이며, 데이터 ‘독점(exclusivity)’을 의미하지 않는다는 해석을 내 놓았고, 2001년에는 아프리카 그룹, 브라질, 인도, 인도네시아, 태국 등은 트립스 제39.3조가 자료 독점권을 의미하지 않으며 이 조항이 시판 허가 데이터에 대한 재산적 권리를 인정하려는 것이 아니라는 입장을 트립스 이사회에 표명하기도 했다.

http://www.phrma.org/international/resources/2002-02-22.45.pdf

U.N. Conference on Trade & Dev., The TRIPs Agreement and Developing Countries, 48, U.N. Doc. UNCTAD/ITE/1, U.N. Sales No. 96.II.D.10 (1996); TRIPS, Intellectual Property Rights and Access to Medicines, ARV Newsletter, December 2002, Issue No. 8 “TRIPS, however, mandates data protection, but not data exclusivity and national law need not have requirements that are more stringent than TRIPS.”

Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Submission to the TRIPs Council by the African Group et al, IP/C/W/296 (June 29, 2001).

나. 한국의 제도와 실무

(1) 한국의 자료 보호 제도

트립스 협정 제39.3조에 따른 자료의 보호는 한국의 ‘부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률’(이하 ‘영업비밀보호법’)을 통해 엄격하게 이루어지고 있다.  즉, 영업비밀보호법은 공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 생산방법, 판매방법 기타 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 ‘영업비밀’로 정의하며, 이를 침해한 자에 대해서는 징역 5년 이하의 엄격한 처벌이 가능하도록 할 뿐만 아니라, 침해자가 얻은 이득액의 2-10배의 손해배상 책임까지 인정하고 있다. 또한, 의약품의 임상시험 자료 등에 대해서는 약사법에 별도의 규정을 마련하여 식약청 공무원들에게 자료의 공개금지 의무를 부과하고(약사법 제72조의 9 제1항), 자료를 열람하거나 검토한 자에 대해서도 이를 외부에 공개하지 못하도록 하며(동조 제2항), 이를 위반한 자는 3년 이하의 징역이나 1천만 이하의 벌금형에 처한다.  또한, 농약에 대해서도 제출 자료의 보호를 규정하고 있다(농약관리법 제27조).  따라서 한국은 영업비밀보호법, 약사법, 농약관리법을 통해 트립스 협정 제39.3조의 자료 보호 제도를 두고 있다.

(2) 한국의 자료 독점권 제도

식약청의 고시 ‘의약품 등의 안전성․유효성 심사에 관한 규정(안유규정)’ 제5조 제10항 “제3조 제2항 제8호에는 재심사대상으로 지정된 의약품과 동일한 품목에 대해서는 최초 허가시 제출된 자료가 아닌 것으로서 이와 동등범위 이상의 자료를 제출하도록 하여 자료 독점권을 인정하고 있다. 신약에 대해서는 허가 후 6년, 새로운 효능·효과에 대해서는 허가 후 4년 동안 자료의 독점권이 인정된다.

그런데, 한국의 자료독점권 제도는 상위법인 약사법으로부터 아무런 위임을 받지 않은 사항을 훈령에 불과한 식약청장 고시로 정한 것이어서 무효이다. 또한, 영업비밀보호법이나 약사법의 다른 규정에 의해 최초 허가시 제출된 자료는 공개가 금지되어 있는데, 후발 신청자가 알 수도 없는 자료에 비추어 ‘동등 범위 이상의 자료’를 내도록 하는 것은 현실적으로도 타당하지 않는 제도이며, 신약 재심사 제도의 취지와도 맞지 않다.

예외가 없다는 점이 문제.

Open access to test data --> WTO, WHO & WIPO, Promoting Access to Medical Technologies and Innovation: Intersections between public health, intellectual property and trade (2nd. Ed.), 2020, 83면 ”Open access to test data is desirable from the public health perspective, in particular, to avoid duplication of clinical trials, encourage innovative activities to develop new medicines and allow researchers to evaluate clinical trial data. That said, the question arises how the legitimate public policy objective of open access to test data and the requirement to protect such data against unfair commercial use and disclosure pursuant to Article 39.3 of the TRIPS Agreement can both be met.

For example, as set out in Box 3.6, the European Union has put in place a policy and legal framework regarding public access to clinical trial data.217 It provides, among other things, that an EU database be set up and maintained by the EMA with a view to ensuring an appropriate level of transparency in clinical trials. Arguably, in the European Union, the public disclosure of test data does not affect the protection under Article 39.3 of the TRIPS Agreement, as they are covered by a regime of data exclusivity of up to eight years, during which no competitor can rely on the data in order to obtain marketing authorization. The impact of the European Union’s open access policy on the protection of test data in third countries, however, seems to be unclear.218 Once published in the database, the data would no longer have to be considered as “undisclosed” within the meaning of Article 39.3 of the TRIPS Agreement and would therefore not have to be protected by other WTO members. However, the EMA’s Terms of Use specify that the clinical reports may only be used for general information and non-commercial purposes, requesting the user of the data to agree not to refer to the data in support of an application for marketing authorization in third countries. There is no liability provision in the event of non-respect of the Terms of Use.

The EU General Court, in its judgment of 25 September 2018, ruled that Article 39.3 of the TRIPS Agreement does not mean “that protection granted to intellectual property rights must be given absolute precedence over the principle of disclosure of the information submitted in the context of a marketing authorisation application for an orphan medicinal product”.219 The Court concluded that “clinical study reports cannot therefore be considered to enjoy a general presumption of confidentiality on the implicit ground that they are, as a matter of principle and in their entirety, clearly covered by the exception relating to the protection of the commercial interests of marketing authorisation applicants”.220

허가-특허 연계

공중보건과 트립스 협정에 관한 도하 선언문과 의약품 수출을 위한 강제실시

도하 선언문

경과

도하 각료선언문은 아프리카 그룹의 발의로 2001. 6. 20. TRIPs 이사회에서 논의가 시작되어, TRIPs 이사회의 일반 이사회(General Council)에 대한 권고, 일반 이사회의 각료 회의 보고라는 정상적인 절차를 통해 수개월간의 논의를 거친 후, WTO 의사결정 구조에 따라 도하 각료선언의 형태로 채택되었다.

2001년 11월 14일 카타르 도하에서 열린 WTO 각료회의에서 채택 - Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health (WT/MIN(01)/DEC/2)

http://docsonline.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/WT/Min01/DEC2.doc

에이즈나 결핵, 말라리아와 같은 질병으로 심각한 국가적 위기를 당한 개도국에서는 90년대 말부터 의약품의 접근성 보장을 위해 특허권을 제한할 필요성을 강하게 주장하였고, 이 문제를 논의하기 위하여 트립스 이사회가 여러 차례 개최되었다. 트립스 이사회의 논의는 주로 협정문의 해석을 중심으로 전개되었는데, 개도국은 강제실시 적용의 불균형을 실질적으로 해소하는 결론을 원하였다. 실제로, 미국을 비롯한 선진국에서는 특허발명의 강제실시를 광범위하게 활용해 왔지만, 개도국에서는 그렇지 못하였다.

이러한 강제실시 적용의 불균형은 선진국과 다국적제약사들의 정치적 압력과 무역보복 때문이었는데, 개도국들은 자국민을 보호하기 위하여 강제실시 제도를 활용하는 것이 무역보복의 대상이 될 수 없다는 WTO 각료선언을 원하였고, 결국 2001년 11월 카타르 도하(Doha)에서 개최된 제4차 WTO 각료회의에서는 TRIPS 협정과 의약품 접근권의 문제를 해결하기 위한 별도의 선언문(도하 선언문)을 채택하기에 이른다.

남은 문제 즉, 의약품의 국내 생산 역량이 부족한 나라에 대해서는 트립스 이사회에 후속 작업을 하도록 하였는데 1차 기한인 2002년 12월 31일을 넘기면서 합의를 보지 못했다가 2003년 8월 30일에 가서야 합의

도하 선언문의 의미

▶ 제1항: 많은 개도국과 최빈국을 괴롭히는 공중보건 문제 특히, HIV/AIDS, 결핵, 말라리아 및 기타 유행병으로부터 유발되는 문제들의 중요성을 인식한다.

▶ 제2항: TRIPS 협정이 공중보건 문제의 해결을 위한 폭넓은 국내적, 국제적 조치의 일부가 될 필요성을 강조한다.

▶ 제3항: 지적재산권 보호가 신약 개발에 중요하다는 점과 가격에 대한 지적재산권 보호의 영향에 대한 우려를 동시에 인식한다.

▶ 제4항: TRIPS 협정은 회원국이 공중건강 보호 조치를 취하는 것을 방해하지 않으며 방해하여서도 아니된다는 점에 합의한다. 따라서, TRIPS 협정에 대한 약속을 반복함과 동시에 WTO 회원국이 공중의 건강을 보호하려는 권리, 특히 모두에 대한 의약품 접근을 촉진하려는 회원국의 권리를 지지하는 방식으로 TRIPS 협정이 해석되고 이행될 수 있으며 또 그렇게 되어야 한다는 점을 확인한다. 이와 관련하여 WTO 회원국이 TRIPS 협정의 규정을 완전하게 사용할 권리가 있음을 재차 확인한다. TRIPS 협정의 각 규정들은 이런 목적을 위한 유연성을 제공한다.

▶ 제5항: TRIPS 협정에 대한 회원국의 약속을 유지하면서 각 회원국은 이러한 유연성이 (가) 국제법의 통상적인 해석 규칙을 적용함에 있어서 TRIPS 협정의 각 규정은 특히 그 목적과 원칙에 표현된 바와 같이 이 협정의 대상과 목적에 비추어 해석되어야 하며, (나) 각 회원국은 강제실시권을 허여할 권리 및 강제실시권 허여 요건에 관한 결정의 자유를 가지며, (다) 각 회원국은 어떠한 것이 국가 위기 상황 또는 극도의 긴급 상황을 구성하는지 결정할 권리를 가지며, HIV/AIDS, 결핵, 말라리아 및 기타 유행병과 관련한 것을 비롯한 공중보건위기가 국가 위기 상황 또는 기타 극도의 긴급 상황을 대표한다고 이해되고, (라) TRIPS 협정에서 지적재산권의 소진과 관련된 규정의 취지는 제3조 및 제4조의 내국민대우와 최혜국대우의 조건으로, 각 회원국이 외국의 자국의 권리소진제도를 확립하는 것을 각 회원국의 자유에 맡기는 것이다.

▶ 제6항: 제약분야의 제조능력이 없거나 불충분한 WTO 회원국은 TRIPS 협정하의 강제실시를 효과적으로 사용하는 데에 어려움에 직면할 수 있다는 점을 인정하며, 각료회의는 TRIPS 이사회에 이 문제를 해결할 조속한 해결책을 마련하여 2002년 말까지 일반이사회에 보고할 것을 지시한다.

▶ 제7항: 기술이전의 촉진 필요성을 재확인한다. 최빈 회원국이 의약품과 관련하여 TRIPS 협정의 특허(제2부 제5절) 및 비공개정보 보호(제2부 제7절) 규정의 이행 및 적용을 2016년 1월 1일까지 유예하는 것에 합의한다.

도하 선언문은 그 제목을 “TRIPs 협정과 공중보건에 관한 선언(Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health)”이라고 하여, “지적재산권”, “특허권”, “유행병”, “필수의약품”, “의약품의 가격”과 같은 한정된 의미의 용어를 사용하지 않고 있다. 즉, 도하 선언문은 이것이 특수한 상황에만 국한된 선언이 아니라, TRIPs 협정 전체와 공중의 건강에 대한 포괄적인 의미의 선언임을 천명하였다..

도하 각료선언문은 개도국의 입장을 대부분 반영한 것이었는데, 이를 두고 ‘정치적 선언‘이라고들 하는 이유는 뉴라운드 출범이 1999년 시애틀에 이어 또 다시 무산되는 것을 막기 위한 선진국의 후퇴와, 에이즈로 죽어가는 자국민의 건강권을 확보하기 위한 개도국의 절박한 입장 사이의 정치적인 타협의 결과였기 때문이다.

도하 선언문은 강제실시의 해석이나 적용과 관련하여 매우 중요한 내용을 담고 있다. 도하 선언문은 강제실시를 부여할 권리와 그 요건을 결정할 주권이 각 회원국에 있음을 천명하면서 특허권보다 의약품에 대한 접근권에 더 무게를 두었다. 이것은 그 동안 강제실시의 시행과 관련하여 개도국과 선진국 사이의 불평등한 현실과, 강제실시를 적용하려는 개도국의 시도를 선진국 등에서 무역보복과 같은 압력을 행사해 저지하여 왔다는 사실을 반영한 것인데, 선언문 5(c)항은 특별히 “각 회원국은 어떠한 것이 국가 긴급사태나 기타 극도의 위기 상황을 구성하는지 결정할 권리가 있으며, HIV/AIDS, 결핵, 말라리아, 기타 유행병과 같은 공중의 건강이 위기에 처한 상황은 국가의 비상사태나 극도의 위기상황을 의미한다.”는 점을 밝히고 있다. 도하 각료 선언의 논의 과정에서, 미국은 TRIPS 31(b)조는 27조 1항의 특허권에 부속되는 권리이고, 국가 긴급사태는 HIV/AIDS에만 적용된다는 입장을 유지하였는데, 도하 각료선언 이후 이러한 미국의 주장이 더 이상 의미가 없게 되었다. 도하 각료선언문에서 ‘공중의 건강이 위기에 처한 상황’이 ‘국가 긴급사태나 기타 극도의 위기 상황’을 의미한다고 선언한 것은, 어느 회원국이 국가 긴급사태를 선포한 경우 이를 둘러싼 분쟁에서 국가 긴급 사태의 규명 자체에 대한 논란을 차단하기 위한 것이다. 또한, 각료 선언문 5(c)항에서 ‘각 회원국(Each Member)'이란 용어를 사용함으로써, 국가 긴급사태를 결정하는 것은 다른 회원국의 개입 없이 어느 회원국의 주권 재량에 따라 독자적으로 가능함을 천명하였다.

선언문 5(a)절 “공중의 건강을 보호하기 위한 WTO 회원국의 권리 특히, 의약품의 모든 자에 대한 접근권을 높이기 위한 WTO 회원국의 권리를 지지하는 방식으로 협정이 해석되고 이행될 수 있으며 그렇게 되어야 한다는 점을 확인한다(we affirm that the Agreement can and should be interpreted and implemented in a manner supportive of WTO Members' right to protect public health and, in particular, to promote access to medicines for all.” 선언문 5(b)절 “각 회원국은 강제실시권을 부여할 권리를 가지고 강제실시권을 부여할 조건을 결정할 자유가 있다(Each Member has the right to grant compulsory licences and the freedom to determine the grounds upon which such licences are granted).“

도하 선언문의 갖는 또 다른 함의는 선언문 4항 “회원국이 공중의 건강을 보호하기 위한 조치를 TRIPS 협정이 ‘방해하지 않으며 방해할 수 없다’는 점에 합의한다.”라고 합의(agree)라는 문구를 사용하여 이 선언이 비엔나 협약 3조3항(a)의 ‘추후의 합의’에 해당함을 재차 확인하였다. 따라서, 강제실시와 관련하여 TRIPS 협정을 해석하는 데에는 협정문의 문맥에 부여되는 통상적인 의미에 따라 성실하게 해석하되 도하 선언문을 반드시 참작하는 것이 도하 각료선언 이후의 TRIPS 협정 해석에 적용되는 원칙이라 할 것이다. 특히, 도하 선언문에서 ‘공중의 건강을 보호하기 위한 WTO 회원국의 권리를 지지하는 방식으로 협정이 해석되고 이행되어야 한다’고 한 점은 TRIPS 협정문으로부터 반드시 명백하게 도출된다고 보기 어려운, 새로운 해석과 합의라는 점에서 도하 선언문의 또 다른 의의를 찾을 수 있다. 요컨대, ‘지적재산권의 보호와 시행은 … 권리와 의무가 균형을 잡도록 기여하여야 한다’는 TRIPS 협정 제7조의 ‘목적’ 규정과 ‘협정 규정과 양립하는 한 공중의 건강과 영양을 보호하기 위해 필요한 조치를 채택할 수 있다’는 협정 제8조의 ‘원칙’ 규정에 따라 ‘강제실시’를 해석하는 경우에도, ‘공중의 건강을 보호하기 위한 회원국의 권리를 지지하는 방식’으로 해석하여야 하는 것이 도하 각료선언 이후의 TRIPS 협정 해석의 원칙이 된 것이다.

We agree that the TRIPs Agreement dose not and should not prevent Members from taking measures to protect public health.

조약이나 협정의 해석은 “조약문의 문맥 및 조약의 대상과 목적으로 보아 그 조약의 문맥에 부여되는 통상적인 의미에 따라 성실하게 해석하는 것”이 원칙인데, 이것은 ‘1980. 1. 27. 조약 제697호로 국내에 발효된「조약법에 관한 비엔나 협약」제3절(조약의 해석) 제31조(해석의 일반규칙) 제1항에 규정되어 있다. 한편, 비엔나 협약 31조3항에는 조약문의 문맥과 함께 ‘(a) 조약의 해석 또는 그 조약 규정의 적용에 관한 당사국간의 추후의 합의’, ‘(b) 조약의 해석에 관한 당사국의 합의를 확정하는 그 조약 적용에 있어서의 추후의 관행’을 반드시 참작하도록 하고 있다.

Frederick M. Abbott, The Doha Declaration on the TRIPs Agreement and the Public Health: Lightening on the Dark Corner at the WTO, Journal of International Economic Law, Oxford University Press, 2002년

Id [Abbott: 2002]

도하 선언문의 법적 지위

도하 선언문의 법적 지위는 무엇일까?

‘세계무역기구 설립을 위한 마라케쉬 협정(‘WTO 협정’)‘ 제4조 제1항(각료회의는 회원국이 요청하는 경우, 이 협정과 다자간무역협정[TRIPs 협정도 포함됨]의 구체적인 의사결정 요건에 따라 다자간무역협정의 모든 사항에 대하여 결정을 내릴 권한을 갖는다)과 제9조 제1항(세계무역기구는 1947년도 GATT에서 지켜졌던 총의(consensus)에 의한 결정 관행을 계속 유지한다)에 따른 ’세계무역기구의 결정‘이라 할 수 있습니다. 따라서 비엔나 협약 31조3(a)항에서 말하는 ’조약의 해석 또는 그 조약의 적용에 관한 당사국간의 추후의 합의‘에 해당한다.

조약이나 협정의 해석은 “조약문의 문맥 및 조약의 대상과 목적으로 보아 그 조약의 문맥에 부여되는 통상적인 의미에 따라 성실하게 해석하는 것”이 원칙이다. 이것은 ‘1980. 1. 27. 조약 제697호로 국내에 발효된「조약법에 관한 비엔나 협약」(이하, ’비엔나 협약‘이라 함)’ 제3절(조약의 해석) 제31조(해석의 일반규칙) 제1항에 그대로 나타나 있으며, 도하 각료선언문 5(a)절에도 이와 동일한 취지의 선언이 있다. 한편, 비엔나 협약 31조3항에는 조약문의 문맥과 함께 ‘(a) 조약의 해석 또는 그 조약 규정의 적용에 관한 당사국간의 추후의 합의’, ‘(b) 조약의 해석에 관한 당사국의 합의를 확정하는 그 조약 적용에 있어서의 추후의 관행’을 반드시 참작하도록 하고 있다.

There shall be taken into account, together with the context: (a) any subsequent agreement between the parties regarding the interpretation of the treaty or the application of its provisions; (b) any subsequent practice in the application of the treaty which establishes the agreement of the parties regarding its interpretation;

또한, WTO 협정 제9조 제2항에 따르면, 각료회의와 일반이사회는 WTO 협정과 다자간무역협정의 해석을 채택하는 독점권인 권한을 가진다. 한편, DSU 제3조 제2항에 따르면, 분쟁해결기구(DSB; Dispute Settlement Body)의 권고와 평결(ruling)은 해당 조약에 규정되어 있는 권리와 의무를 첨가하거나 경감할 수 없도록 되어 있다. 즉, 분쟁해결기구(DSB)의 역할은 국제법 해석의 일반 원칙에 따라 조약의 현행 규정을 명백히 하는 것이다. 도하 각료선언과 같은 ’추후의 합의‘는 체약국들의 의도를 반영하는 것이고 조약의 실제 조문을 해석하는 데에 사용될 수 있다. 도하 각료선언문의 협상에 참여했던 여러 기구들은 수임된 권한을 가지고 있기 때문에, 도하 각료선언문은 GATT/WTO 체제의 특징이라 할 수 있는 합법적인 절차의 협상과 논의의 결과물이다. 이와 같이 GATT/WTO의 합법적인 절차를 거쳐 채택된 선언문은 GATT/WTO 조약의 실체적인 조약을 해석하는 데에 사용되어 왔다. 예를 들어, 싱가포르 각료선언문(Singapore Ministerial Declaration)을 그 후의 분쟁사건에서 항소기구 보고서가 자신의 판단을 지지하는 근거로 사용한 바 있다.

Robert Howse, Adjudicative Legitimacy and Treaty Interpretation in International Trade Law: The Early Years of WTO Jurisprudence, in the EU, the WTO, and the NAFTA: Towards a Common Law of International Trade 59 (J.H.H. Weler ed., 2000) 참조.

WTO Appellate Body Report, United States-Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products, WT/DS58/AB/R at 50, 12 October 1998 참조.

민무늬 담배포장재 사건(Honduras, the Dominican Republic, Cuba and Indonesia in Australia – Plain Packaging (DS435, DS441, DS458 and DS467))에서 WTO 분쟁해결패널은 2018년 6월 28일 회람되고 2018년 8월 28일 채택된 보고서에서 조약법에 관한 비엔나 협약 제31조 제3항에서 말하는 후속 조약으로 보았다(The reports circulated on June 2018 determined that the November 14, 2001 Doha Declaration on the TRIPS and Public Health is “considered to constitute a ‘subsequent agreement’ of WTO Members within the meaning of Article 31(3)(a) of the Vienna Convention,”) 그리고 도하 선언문은 건강과 관련하여 광범위하게 적용될 수 있어서 이 사건(담배 이용 규제 control of tobacco use)에도 적용된다고 보았다.

The findings on the Doha Declaration were also important, and came while the UN was debating efforts to cite the Doha Declaration in a political declaration about the prevention and control of non-communicable diseases, like cancer or diabetes.

The full panel reports, in the form of a single document constituting four separate panel reports, is available here: https://www.keionline.org/wp-content/uploads/2018/09/WTO-Australia-Tobacco-reports.pdf

Honduras and the Dominican Republic filed appeals against the panels findings. These appeals will now be heard by three members of the permanent Appellate Body.

Paragraphs 7.2407 to 7.2411 of the reports examine the relation between the Doha Declaration and the TRIPS Agreement, concluding that the “The terms and contents of the decision adopting the Doha Declaration express, in our view, an agreement between Members on the approach to be followed in interpreting the provisions of the TRIPS Agreement”. These paragraphs are excerpted below.

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7.2407. We note in this respect that the Doha Declaration, adopted by Ministers on 14 November 2001, provides that, “[i]n applying the customary rules of interpretation of public international law, each provision of the TRIPS Agreement shall be read in the light of the object and purpose of the Agreement as expressed, in particular, in its objectives and principles”./fn 5009/

7.2408. While this statement was made in the specific context of a re-affirmation by Members of the flexibilities provided in the TRIPS Agreement in relation to measures taken for the protection of public health, we note that paragraph 5 of the Doha Declaration is formulated in general terms, inviting the interpreter of the TRIPS Agreement to read “each provision of the TRIPS Agreement” in the light of the object and purpose of the Agreement, as expressed in particular in its objectives and principles. As described above, Articles 7 and 8 have central relevance in establishing the objectives and principles that, according to the Doha Declaration, express the object and purpose of the TRIPS Agreement relevant
to its interpretation.

7.2409. This paragraph of the Doha Declaration may, in our view, be considered to constitute a “subsequent agreement” of WTO Members within the meaning of Article 31(3)(a) of the Vienna Convention. As the Appellate Body has clarified: Based on the text of Article 31(3)(a) of the Vienna
Convention, we consider that a decision adopted by Members may qualify as a “subsequent agreement between the parties” regarding the interpretation of a covered agreement or the application of its provisions if: (i) the decision is, in a temporal sense, adopted subsequent to the relevant covered agreement; and (ii) the terms and content of the decision express an agreement between Members on the interpretation or application of a provision of WTO law. /fn 5010/

7.2410. In this instance, the instrument at issue is a “declaration”, rather than a “decision”. However, the Doha Declaration was adopted by a consensus decision of WTO Members, at the highest level, on 14 November 2001 on the occasion of the Fourth Ministerial Conference of the WTO, subsequent to the adoption of the WTO Agreement, Annex 1C of which comprises the TRIPS Agreement. The terms and contents of the decision adopting the Doha Declaration express, in our view, an agreement between Members on the approach to be followed in interpreting the provisions of the TRIPS Agreement. This agreement, rather than reflecting a particular interpretation of a specific provision of the TRIPS Agreement, confirms the manner in which “each provision” of the Agreement must be interpreted, and
thus “bears specifically” /fn 5011/ on the interpretation of each provision of the TRIPS Agreement.

7.2411. The guidance provided by the Doha Declaration is consistent, as the Declaration itself suggests, with the applicable rules of interpretation, which require a treaty interpreter to take account of the context and object and purpose of the treaty being interpreted, and confirms in our view that Articles 7 and 8 of the TRIPS Agreement provide important context for the interpretation of Article 20.

Source: DS441: Reports of Panels. Australia — Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications and Other Plain Packaging Requirements Applicable to Tobacco Products and Packaging, WT/DS435/R, WT/DS441/R, WT/DS458/R, WT/DS467/R, 28 June 2018

도하 선언문의 국내 이행

의약품 수출을 위한 강제실시

배경 및 경과

WTO 각료회의는 도하 선언문 제6항에서 TRIPS 이사회에 제약 분야의 역량이 부족한 나라는 강제실시를 활용할 수 없는 문제에 대한 해결책을 조속히 마련하여 2002년 말까지 일반이사회에 보고하도록 지시한다. 하지만 해결책을 가급적 축소하려는 미국 등의 반대로 기한을 놓치고 2003년 8월 30일 일반이사회의 결정이 내려진다(이 결정을 “830 결정”이라 부른다). 이 830 결정은 트립스 협정 제31조(f)의 이행의무를 유예(waiver)하는 것이다.

그 후 WTO 일반이사회는 2005년 12월 6일 트립스 협정을 개정하는 결정을 내려,  830 결정에 따른 유예를 영구적 조치로 만들었다. 트립스 협정의 주요 조항이 개정된 첫 사례다. 개정 조문인 제31조의2와 부속서(Annex), 이 부속서의 부록(Appendix) 트립스 협정문에 공식 반영된 것은 WTO 회원국 2/3 이상이 트립스 협정을 개정하는 초안(protocol)을 수락한 2017년 1월 23일이었다. 개정 초안을 수락하지 않은 나라들은 830 결정을 원용할 수 있다.

WTO General Council, Amendment of the TRIPS Agreement: Decision of 6 December 2005, WT/L/641, https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/wtl641_e.htm

WTO IP rules amended to ease poor countries’ access to affordable medicines, 23 January 2017, https://www.wto.org/english/news_e/news17_e/trip_23jan17_e.htm. 가장 먼저 수락한 나라는 미국(2005년 12월 17일)이고, 우리나라는 2007년 1월 24일 수락하였다. 수락 기한은 2021년 12월 31일로 연장되었다(WT/L?1081)

수출국과 수입국 통지

도하 선언문 제6항에 따른 적격 수입국이 되려면 2가지 조치가 필요하다. 첫째, 이 제도를 활용하겠다는 의사를 표명하는 조치, 둘째, 제도를 활용할 때마다 관련 정보를 제공하는 조치. 23개국은 의약품 수출을 위한 강제실시에 대한 수입국이 되지 않겠다는 의사를 위 2003년 8월 30일 결정에 표시하였고, 일부 국가는 적격 수입국이 되는 경우를 위기상황이나 극도로 긴급한 경우로 한정하였다(우리나라를 비롯하여 Hong Kong China, Israel, Korea, Kuwait, Macao China, Mexico, Qatar, Singapore, Chinese Taipei, Turkey and United Arab Emirates)

결정문의 각주 3. 이들 나라는 다음과 같다. 호주, 오스트리아, 벨기에, 캐나다, 덴마크, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 아이스란드, 아일랜드, 이탈리아, 일본, 룩셈부르크, 네덜란드, 뉴질랜드, 노르웨이, 포르투갈, 스페인, 스웨덴, 스위스, 영국, 미국.

수출국이 되려면 트립스 이사회에 통지해야 하는데(830 결정 제2항(c), 이 통지에 대해 트립스 이사회의 승인을 얻어야 할 필요는 없다.

830 결정문의 각주 8.

지금까지 수입국이 되겠다고 통지한 나라는 르완다가 유일하고, 수출국 통지는 캐나다

통지 현항은 WTO에서 만든 전용 페이지(https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/public_health_e.htm)에서 확인할 수 있다.

개정 조항의 내용

(1) 결정문의 내용

▶ 제1항

(a) ‘의약품’이란 도하 각료선언문 제1항에서 인정한 공중보건 문제를 해결하는 데에 필요한 제약분야의 모든 특허 제품 또는 특허된 방법으로 제조된 제품을 의미하며, 의약품 제조에 필요한 유효 성분과 의약품 사용에 필요한 진단 기구도 포함한다.

(b) ‘적격 수입국’이란 최빈국인 회원국 및 그 외 회원국으로서 TRIPS 이사회에 수입국으로서 이 제도를 활용할 의사를 통지한 국가(통지 외에 WTO의 승인은 필요없음). 회원국은 이 제도를 완전한 방식 또는 제한된 방식(예를 들면, 국가 위기상황 또는 기타 극도의 긴급 상황일 경우에만 또는 공적인 비상업적 사용)으로 사용할 것임을 어느 때나 통지할 수 있다.

(c) 수출국은 이 제도를 활용하여 적격 수입국을 위해 의약품을 제조, 수출하는 국가를 말한다.

▶ 제2항 : TRIPS 협정 제31(f)조의 의무는 아래의 조건에 따라 적격 수입국에 의약품을 생산, 수출하기 위해 필요한 강제실시권의 허여에 대해 면제된다.

(a) 적격 수입국은 TRIPS 이사회에 다음 사항을 통지하였어야 한다.

(i) 필요한 의약품의 명칭과 수량

(ii) 최빈국이 아닌 경우에는, 제약분야에서 의약품을 생산할 능력이 없거나 충분하지 않다는 점을 결정문의 첨부에 기재된 방식에 따라 입증하였을 것.

(i) 최빈국은 제약분야에서 생산 능력이 부족하거나 없는 것으로 간주된다. (ii) 최빈국이 아닌 다른 회원국은 당해 회원국이 제약분야에서 제조능력이 없다는 것을 확인하거나, (iii) 제약분야에서 어느 정도 생산 능력이 있는 경우, 특허권자가 소유하거나 관리되는 시설을 제외한 생산 능력을 심사한 후 당해 회원국이 현재 필요를 충족하지 못하다는 점을 확인하여야 한다.

(iii) 수입국에도 특허가 있는 경우에는 TRIPS 협정 제31조와 이 결정문에 따라 그 특허에 대해 강제실시권을 허여하였거나 허여할 것이라는 점.

(b) 이 결정문에 따라 수출국에서 허여된 강제실시권은 다음 조건을 포함하여야 한다.

(i) 적격 수입국의 필요량만 생산할 것과 그 전량을 TRIPS 이사회에 통지한 수입국에 수출할 것.

(ii) 생산된 의약품은 특수한 라벨 부착이나 표시를 통해 이 제도에 의하여 생산된 것임을 분명하게 식별할 수 있도록 할 것.  공급자는 가격에 큰 영향을 주지 않고 실행가능한 범위 내에서 특수 포장 및/또는 제품 자체의 특수 염색/모양을 통해 제품이 구별되도록 하여야 함.

(iii) 실시권자는 제품을 선적하기 전에 ① 각 목적지로 공급되는 의약품의 양 및 제품 특징을 웹 사이트(실시권자의 웹 사이트 또는 WTO의 이 제도에 관한 전용 페이지)에 게시하여야 함.

(c)	수출국은 TRIPS 이사회에 강제실시권의 허여 사실 및 강제실시권에 부가된 조건을 통지하여야 함.  이 통지에는 실시권자의 성명 및 주소, 의약품과 그 수량, 의약품을 공급받을 국가, 강제실시권의 존속기간, 웹 사이트의 주소가 포함되어야 함.

▶ 제3항 : 수출국에서 이 제도에 따라 강제실시권이 부여되는 경우 TRIPS 협정 제31(h)조에 따른 적절한 보상이 수입국에 대한 경제적 가치를 고려하여 지급되어야 한다.

▶ 제4항～제11항 : 생략

(2) WTO 830 결정문의 법적 의미

WTO 설립협정 제4조와 제9조에 비추어 보면, 이번 일반이사회의 830 결정은 WTO 설립협정 제9조 제3항의 의무면제(waiver)에 관한 결정으로 볼 수 있다. 830 결정은 TRIPS 협정 제31(f)조 및 제31(h)조의 의무를 면제하였는데(제31(f)조는 국내시장 공급을 주목적으로 강제실시를 승인할 의무, 제31(h)조는 권리자에게 각 사안의 상황에 따라 승인의 경제적 가치를 고려하여 적절한 보상을 지급할 의무), 그 효력은 830 결정과 동시에 발생한다.

WTO 설립협정 제4조 (세계무역기구의 구조)

1. 모든 회원국 대표로 구성되며 최소 2년에 1회 개최되는 각료회의가 설치된다. 각료회의는 세계무역기구의 기능을 수행하며 이를 위하여 필요한 조치를 취한다. 각료회의는 회원국이 요청하는 경우, 이 협정과 다자간무역협정의 구체적인 의사결정 요건에 따라 다자간무역협정의 모든 사항에 대하여 결정을 내릴 권한을 갖는다.

2. 모든 회원국 대표로 구성되며 필요에 따라 개최되는 일반이사회가 설치된다. 일반이사회는 각료회의 비회기중에 각료회의의 기능을 수행한다.  일반이사회는 또한 이 협정에 의하여 부여된 기능을 수행한다. 일반이사회는 자체적인 의사규칙을 제정하고 제7항에 규정된 위원회의 의사규칙을 승인한다. (이하 생략)

WTO 설립협정 제9조(의사결정) … 3. 예외적인 상황에서 각료회의는 이 협정이나 다자간무역협정이 회원국의 의무를 면제하기로 결정할 수 있다. 다만, 이러한 결정은 이 항에 달리 규정되어 있는 경우를 제외하고는 세계무역기구 회원국 4분의 3 다수결에 의한다. (Re.4)

4. 면제를 부여하는 각료회의의 결정은 동 결정을 정당화하는 예외적인 상황, 면제의 적용을 규율하는 제반조건 및 면제 종료일자를 명시한다. 1년보다 긴 기간동안 부여되는 면제의  경우 각료회의는 면제 부여후 1년이내 및 그 이후 면제 종료시까지 매년 면제를 검토한다. 각료회의는 매 검토시마다 의무면제 부여를 정당화하는 예외적인 상황이 계속 존재하는지 여부 및 면제에 첨부된 조건이 충족되었는지 여부를 조사한다. 각료회의는 연례검토를 기초로 면제를 연장, 수정 또는 종료할 수 있다.

830 결정문을 TRIPS 협정문에 어떻게 반영할지에 대해서는 TRIPS 이사회에서 아직 결론을 내지 못하고 있다.  830 결정문을 일부 수정하여 TRIPS 협정 제31조 본문에 반영하자는 개도국의 입장과 각주로 넣자는 선진국의 입장이 대립하고 있는데, 르완다 등 아프리카 그룹은 TRIPS 협정 개정제안서(IP/C/W/434)를 제출하면서 미국 등이 주장하는 각주 방식을 적절하지 않으며 2003년 8월 30일 의장성명서는 830 결정의 일부가 아니므로 이것은 협정개정에 어떠한 방식으로든 포함되어서는 안된다고 주장하였다. 미국은 830 결정 및 의장 성명을 모두 반영해야 하며, TRIPS 협정 개정작업은 830 결정문의 내용을 변경하지 않는 기술적인 작업이 되어야 하므로 아프리카 그룹의 주장은 수용할 수 없다고 맞서고 있다. 우리나라는 아프리카 그룹의 제안 중 830 결정문의 서문, 제11항에 대한 삭제는 수용할 수 있지만 다른 내용의 변경은 수용할 수 없다는 입장을 표명하였다.

트립스 협정의 개정(제31조의2, Annex)

국내 특허법의 문제점

의약품 수출을 위한 강제실시는 2005년 5월 3일 국회를 통과한 특허법 개정안을 통해 도입되었는데, 이는 김태홍 의원이 2004년 11월 26일 대표발의한 특허법 개정법률안(의안번호 제989호)을 국회 산업자원위원회의 대안으로 처리한 결과였다.

수입국으로서 필요한 절차 규정 미비

우리 정부는 국가 긴급사태 또는 기타 극도의 위기상황에서만 의약품 수입국의 지위를 누리겠다고 WTO에 통보하였다. 이러한 정부의 통지가 어떤 법적 효력을 갖는지는 별론으로 하더라도, 수출을 위한 강제실시 제도에서 우리나라가 수출국의 지위에 있을 수도 있지만, 수입국의 지위에 있을 수도 있다는 점은 분명하다. 830 결정에 따르면, 수출을 위한 강제실시 제도를 활용하려는 수입국은 TRIPS 이사회에 필요한 의약품의 명칭과 수량, 의약품의 생산능력이 없거나 부족하다는 사실 등을 통보하여야 한다. 그런데, 수입국은 이러한 통보가 수입국 국내의 강제실시 절차 과정에서 필요할 경우도 있지만, 수입국에는 특허가 되지 않은 경우에는 이러한 통보가 강제실시 절차에 수반되지 아니한다.

따라서 우리나라가 수입국의 지위에서 수출을 위한 강제실시 제도를 활용하고자 할 경우 TRIPS 이사회에 해야 할 절차에 관하여는 별도의 규정으로 보완할 필요가 있는데, 이것은 긴급상황에서 우리나라의 공중보건 문제를 해결하기 위하여 필요한 조치이므로 특허법에서 규율하기 보다는 보건복지부 소관 법령에 규정하는 것이 바람직할 것이다.

당초 의원 발의안에는 제107조 제10항을 신설하여 “⑩ 제1항의 규정에 따른 재정청구가 국내에서 의약품을 생산할 능력이나 시설이 충분하지 아니하여 무역관련지적재산권협정 제31조(f)의 의무를 면제받은 국가로부터 당해 의약품을 수입하는 형태로 특허발명을 실시하고자 하는 경우인 때에는 이에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.”는 규정을 두었는데, 국회 논의과정에서 이 조항은 삭제되었다. 의원 발의안에서 수입 형태의 실시에 대해 특별히 위임의 한계를 정한 규정을 둔 이유는 이것이 특허청장이 처리할 사안이 아니라고 보아 재정절차 일반에서 필요한 사항을 위임하는 것과 구별하기 위한 것이었다.

질병의 범위에 대한 제한

개정법 제107조 제1항 제5호는 “자국민 다수의 보건을 위협하는 질병을 치료하기 위하여 의약품을 수입하고자 하는 국가에 그 의약품을 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우” 강제실시를 청구할 수 있도록 하여 질병의 범위를 ‘다수의 보건을 위협하는 질병’으로 제한하였다. 당초 의원 발의안에는 ‘수입국의 공중보건문제를 해결하기 위하여’ 라고 되어 있었는데, 국회 산업자원위원회 전문위원의 검토보고서에는 ‘공중보건문제 해결’은 그 범위가 지나치게 광범위하다고 보아 이를 ‘다수의 보건을 위협하는 질병’으로 수정하였다. 이러한 전문위원의 검토의견은 의원 발의안에 대한 특허청의 입장과 완전히 동일하다. 한편, 한국다국적의약산업협회(KRPIA)는 2005년 3월 특허법 개정안에 대한 의견서를 국회에 제출하였는데, 여기에는 ‘공중보건문제 해결’이라는 문구가 지나치게 광범위하여 위험하다는 의견이 없었다.

수출을 위한 강제실시 제도에서 질병의 범위는 TRIPS 이사회 논의과정에서부터 많은 논란이 있었으므로, 그 경과를 먼저 살펴보고 질병의 범위를 제한하는 것이 바람직한지 검토해 보기로 한다.

수출을 위한 강제실시 문제를 해결하기 위한 방안으로 여러 가지를 생각할 수 있으나, TRIPS 이사회에 제출되었던 각국의 제안은 (1) TRIPS 제31(f)조를 개정하자는 입장, (2) TRIPS 제30조의 ‘권위있는 해석’을 함으로써 수출을 위한 특별한 예외를 인정하자는 입장, (3) 의약품을 수출하려는 나라에 대해 특별한 조건 하에 모라토리엄을 인정하자는 입장, (4) TRIPS 31(f)조 이행의무에 대한 면제부여(waiver) 등 크게 4가지이다. 유럽연합은 31(f)조 개정안과 제30조 해석안 중 하나를 선택하자고 제안했는데, 31(f)조 개정안에는 수입국이 실제로 심각한 공중보건의 문제가 있을 것, 수입국의 의약품이 다른 나라로 유출되지 못하게 방지하는 장치의 마련, 무역 파트너에게 통지할 요건 등 3가지 제한을 달았다. 또한, 유럽연합의 30조 해석안은 수출국에서 생산한 모든 의약품이 수입국으로만 제공될 것, 수입국에 의한 재수출의 완전한 금지를 전제조건으로 하였다. 유럽연합의 제안을 기준으로 미국과 개도국의 입장은 반대편으로 갈라서는데, 미국은 일부 수출국에 대해 특정한 조건이 만족될 경우에 한해 협정의무 이행을 일시적으로 유예하는 모라토리엄(moratorium)을 제안하였고, 개도국은 TRIPS 협정 제31조에서 (f)항을 삭제하거나, 수입국가의 공중보건 필요에 따라 수출국이 강제실시를 허용할 권리를 가지도록 TRIPS 협정 제30조에 대한 권위있는 해석을 하자고 주장하였다. 한편, 미국은 어떠한 방식을 따르더라도 질병의 범위(AIDS, 결핵, 말라리아 기타 유행병)와 수혜국의 대상을 반드시 제한해야 한다고 주장하였다.

TRIPS 협정 제30조는 특허권의 효력에 대한 예외를 인정하는 포괄 규정인데, 제3자의 정당한 이익을 고려하여 특허에 의해 부여된 배타적 권리에 대한 한정적인 예외를 정할 수 있도록 하면서, 다만 특허의 통상적인 실시를 방해할 수 없고 특허권자의 정당한 이익을 부당하게 해할 수 없다는 조건이 부과되어 있다.

'authoritative interpretation'. 권위있는 해석은 회원국 3/4의 찬성이 있어야 채택된다.

미국의 입장과 개도국의 입장이 첨예하게 대립하는 가운데, TRIPS 이사회는 1년에 가까운 논의를 거쳐 2002. 12. 16. 의장 초안(Motta text)을 마련하였다. 의장초안에 대해 모든 국가가 동의할 의사를 표명하였으나 유독 미국만 의장초안을 반대하였고 결국 시한인 2002년을 넘기도록 타결을 하지 못하게 된다. 의장 초안은 수혜국의 대상에서 제외되는 23개 선진국을 명시하고, 일부 중진국(우리나라 포함)은 위기상황 등의 경우에만 제한적으로 적용을 받겠다는 의사를 일반이사회에서 표명하도록 한다는 내용이 명시되어 있었다. 한편, 의장 초안에는 질병의 대상에 대해 애매한 문구를 포함하고 있는데, 미국은 질병의 범위를 명시적으로 제한하여야 한다고 주장하면서, 22개의 질병(에이즈, 결핵, 말라리아 및 주로 아프리카에서 발생하는 전염병)과 심각성이나 규모가 상당한 기타 유행병을 제시하였다.

의장 초안은 ‘the public health problems as recognized in Para 1 of the Declaration'이라고 하여 도하 각료선언문 1항을 인용하고 있다.

2003년 1월 유럽연합은 협상 재개를 위해 새로운 제안을 하는데, 미국이 제안했던 22개 질병은 그대로 유지하고 다른 질병에 대해서는 세계보건기구(WHO)의 비구속적 자문으로 해결하자는 것이었다. 이에 대해 개도국은 질병의 범위를 정하는 것은 각국의 주권에 해당하는 문제로 이를 WHO에 맡길 수 없다며 반대하였다. 질병의 범위를 제한하려는 일부 선진국의 계속된 반대로 협상시한을 수 차례 연기하면서 타협을 보지 못하다가, 2003년 6월 20～22일 이집트에서 개최된 비공식 각료회의에서 미국은 강제실시를 통해 생산된 의약품이 선진국으로 유입되는 것을 막을 수 있는 장치가 마련된다면 질병의 범위 제한을 더 이상 고집하지 않겠다고 입장을 변경하여 수출을 위한 강제실시 문제의 해결방안이 합의되었다.

질병의 범위에 대해 TRIPS 이사회에서 이처럼 난항을 겪은 것은 어떻게든 도하 각료선언문의 의미를 축소하여 의약품의 강제실시를 제한하려는 다국적 제약기업의 압력과 이들의 이해를 반영한 일부 선진국의 왜곡된 주장들 때문이었다.  ‘국경없는 의사회(MSF)’의 자료에 따르면, 미국과 유럽연합이 제한했던 22개의 질병은 대부분 특허가 장벽이 되지 않는 것들이었다.  즉, 수출을 위한 강제실시가 적용될 수 있는 질병으로 제안되었던 질병 가운데, AIDS, 말라리아, 결핵을 제외한 9개의 질병은 강제실시를 할 치료약 자체가 존재하지 않고, 나머지 9개는 치료약에 대한 특허가 이미 만료된 것들이었다. 더욱 놀라운 것은, 22개 질병에 포함되어 있지 않은 질병 중 폐렴이나 심장병, 악성종양(암)은 의약품의 생산시설이 없는 국가의 사망률에 상당 부분을 차지하는 질병이라는 사실이다. 예컨대, 폐렴은 아프리카에서만 한해에 백만명 이상이 사망하는 질병이지만, 폐렴은 22개 질병에서 제외되어 있다. 이러한 폐렴의 사례는 미국과 일부 선진국들이 주장하는 질병의 범위가 생산시설이 없는 개도국의 공중보건 문제 해결을 기준으로 선정되지 않았음을 보여준다.

Regeging on Doha, An MSF Analysis of recent attempts to restrict developing countries' use of compulsory licensing to a set list of diseases, May 2003.

의장 초안(Motta text)을 토대로 한 830 결정문은 기본적으로 의무이행의 면제부여(waiver)를 기본으로 하면서 질병의 범위는 도하 각료선언문 1항을 인용하여 제한하고 있다. 그러나, 도하 각료선언문 1항은 AIDS, 결핵, 말라리아 또는 기타 유행병이 개도국에 심각한 문제가 되고 있음을 인정한다는 정치적 선언에 불과한 것이어서, 수출을 위한 강제실시의 장벽을 해결하는 방안으로 선언문 1항을 기초로 질병의 범위를 제한하는 것은 바람직하지 않다. 또한, 우리 개정법에는 수입국이 TRIPS 이사회에 한 통지를 기초로 수입국의 요건이 충족되는 것으로 하고, 수출국인 우리 나라에서는 절차적 요건만 만족되면 강제실시를 허여하도록 규정하고 있으므로(개정법 제110조 제4항), 해당 의약품이 수입국에서 ‘다수’의 질병에 관한 것인지, ‘소수’의 질병에 관한 것인지를 국내 특허청장이 판단하는 것은 적절하지 않다.

사전협의 요건

개정법에는 강제실시를 청구하기 전에 특허권자와 미리 협의를 해야 하는 규정에 대해 ‘합리적인 조건’이라는 요건을 부가하고(제107조 제1항 본문), 이러한 사전 협의 의무가 면제되는 상황으로 ‘공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시하고자 하는 경우’, ‘불공정거래행위를 시정하기 위해 필요한 경우’로 하며, 수출을 위한 강제실시의 경우에는 이러한 사전 협의 의무가 면제되지 않도록 하였다. 당초 의원 발의안에는 (i) 수입국에서 특허권자와 협의에 실패한 경우, (ii) 수입국의 국가 긴급사태, (iii) 수입국에서 공적인 비상업적 사용을 위해 필요한 경우, (iv) 수입국에서 불공정거래행위를 시정하기 위해 필요한 경우‘에는 수출국인 우리 나라에서 특허권자와 사전 협의가 면제되도록 규정하였다.

이에 대해 국회 전문위원 검토보고서에서는 수입국의 상황에 따라 수출국에서 사전협의 의무를 면제하도록 하는 것은 TRIPS 협정의 규정과 배치되며 특허독립의 원칙에 어긋난다고 하였고, 특허청도 이와 완전히 동일한 입장을 취하고 있었다. 한편, 한국다국적의약산업협회는 사전협의 의무를 면제하는 것이 TRIPS 협정 제31조(b)항에 “강제실시를 허여하고자 하는 회원국에 국가 긴급사태 등이 발생한 경우 회원국은 권리자로부터의 사전승인노력을 면제할 수 있다”고 규정한 점을 감안하면, 개정안은 해석상 오류에 의하여 잘못 기재된 조항이라고 주장한 바 있다.

전문위원 검토보고서 7면 “개정안의 첫 번째 요건의 경우 수출국이 수입국에 의약품을 수출하기 위한 강제실시권 허여시 수입국 정부가 면제상황에 해당하는 것으로 판단, 우리 정부에 통지한 경우 국내에서의 사전협의의무가 면제되는 것으로 규정하고 있습니다. 그러나 TRIPS 협정 제31조는 ”회원국의 법률이 정부 또는 정부의 승인을 받은 제3자에 의한 사용을 포함하여 권리자의 승인없이 특허대상의 다른 사용을 허용하는 경우, 아래의 규정이 준수된다.“고 규정하여 (a)부터 (l)까지 제시되어 있는데, ”정부의 승인“에서 ”정부“란 강제실시권을 허여하는 국가의 정부를 의미하고, ”승인“은 ”강제실시권의 허여“를 의미하므로 수출국 입장에서 사전협의 면제여부를 판단하는 것으로 볼 수 있습니다. 따라서 개정안과 같이 외국(수입국)에서 긴급사태 등이 발생하였을 경우 특허권자와의 협의면제를 우리나라(수출국)에서 적용하도록 하는 것은 TRIPS 협정과는 배치되는 규정으로 삭제해야 할 것으로 보입니다. 두 번째 요건의 경우 수입국에서 특허권자와 합의하였으나 협의가 이루어지지 않았을 때 수출국에서 특허권자와의 사전협의를 추가로 요구할 경우 불필요한 절차를 반복하게 되는 결과가 발생된다고 보아 이를 방지하기 위하여 추가협의를 면제해주려는 것으로 보이나 제31조(b)에 의하여 수입국에서 협의가 이루어지지 않아도 협의의무가 있는 수출국(우리나라)에서 협의사실이 없기 때문에 협의를 면제하는 것은 타당하지 못하고 TRIPS 협정과 파리협약의 원칙인 ‘특허독립의 원칙’에 어긋나는 것으로 판단됩니다.”

그러나 이러한 태도는 TRIPS 협정문의 문맥과 이에 대한 협정 당사국의 추후 합의에 해당하는 도하 각료선언문의 취지에 비추어볼 때 타당하지 않다. 또한 수출을 위한 강제실시는 수입국의 필요에 따른 인도주의적 조치로 특허독립의 원칙에 대한 예외를 인정한 것이므로, 사전협의 요건을 특허독립의 원칙에 얽매여 해석하는 것은 제도의 취지를 왜곡하는 것이다. 830 결정문 제3조는 특허권자가 수출국에서 적절한 대가를 지급받는 경우에 수입국은 TRIPS 협정 제31조(h)의 대가지급의무가 면제된다고 규정하고 있는데, 이는 강제실시의 이익을 향유하는 국가가 수입국뿐이므로 대가의 이중지급을 차단하기 위한 취지이다. 따라서, 이러한 WTO 830 결정문의 취지는 특허권자와의 사전협의의무를 규정한 TRIPS 협정 제31조(b)의 해석에도 고려하여야 한다. 또한, TRIPS 협정 제31조(b)는 강제실시 청구의 남발을 방지하기 위하여 강제실시권의 허여에 앞서 특허권자의 사전협의를 거치도록 요구하면서, 국가긴급사태, 공적인 비상업적 사용, 불공정거래행위로 판정된 사항 시정의 경우에는 사전협의 의무를 면제하고 있다. 이는 강제실시권을 허여하는 당해 국가에 대해 적용되는 것으로 해석할 것이 아니라, 그 취지상 강제실시의 이익을 누리는 당해 국가를 표준으로 적용되는 것으로 해석해야 한다. 따라서, 830 결정문에 따라 수출국이 수입국에 의약품을 수출하기 위한 강제실시권을 허여하는 경우, 강제실시의 이익을 누리는 국가는 수입국이므로 특허권자와의 사전협의면제 여부를 수입국을 기준으로 판단하더라도 이것은 TRIPS 협정 위반이라고 보이지 않는다.

또한, 수출을 위한 강제실시는 ‘수입국’의 필요에 의해 인정되는 것이고, 이러한 필요를 위해 한 국제사회의 인도적 조치를 수용할 요량이었다면, 수입국에서는 면제되는 절차를 수출국인 우리나라에서 다시 하도록 요구하는 것은 도하 각료선언문의 취지에 부합하지 않는다. 그리고, 수입국과 수출국에서의 특허권자가 동일한 경우 수입국에서 특허권자가 통상실시권을 허락하지 않은 경우에도 수출국에서 특허권자와의 사전협의를 추가로 요구함은 불필요한 절차의 반복만을 의미할 뿐이어서 바람직하지 않다. 설령 TRIPS 협정 위반 문제가 염려가 된다고 하더라도 사전협의 기간을 특정하여 신속한 절차 진행을 보장하려는 노력이 필요한데, 개정법은 TRIPS 협정문의 기계적인 해석에만 의존한 것으로 보여 아쉽다.

캐나다의 경우에는 강제실시 청구일 30일 전에 특허권자와 통상실시권 설정에 관한 협의를 하였으나 협의가 성립하지 않았을 경우 강제실시를 허여하도록 정하고 있다. Article 21.04 (Authorization) (3) The Commissioner shall authorize the use of the patented invention only if … (c) the applicant provides the Commissioner with a solemn or statutory declaration in the prescribed from stating that the applicant had, at least thirty days before filing the application, …

대가의 산정방식

개정법에는 수출을 위한 강제실시의 경우 특허권자에게 지급할 대가에 대하여 ‘수입국에서의 경제적 가치’를 참작하도록 하는 훈시 규정만 두고 의원 발의안에 포함되어 있던 구체적인 산정방식을 삭제하였다. 의원 발의안에 포함되어 있던 대가 산정방식은 다음과 같다.

⑦ 특허청장은 제3항 제3호의 대가를 정할 때에는 다음 각호의 판매수량․판매가격․점유율․기본율을 모두 곱한 액으로 산정할 수 있다. 다만, 다음 각호의 규정에 따라 대가를 산정하는 것이 현저하게 불합리한 경우에는 수입국에서의 경제적 가치, 물가수준 및 공공복리를 위한 목적 등을 참작하여 상당한 대가를 정하여야 한다.

1. “판매수량”은 재정서에 명시된 의약품의 수량을 말한다.

2. “판매가격”은 제조비용에 재정실시를 위한 그 밖의 비용을 더한 가격을 말한다.

3. “점유율”은 의약품을 생산하는 데에 당해 특허권이 이용되는 비율로 한다.

4. “기본율”은 100분의 4로 한다. 다만, 발명의 우수성 및 수입국에서의 경제적 가치를 고려하여 100분의 2 범위 이내에서 기본율을 높이거나 낮출 수 있다.

이러한 대가산정방식에 대해 국회 전문위원 검토보고서에서는 수출을 위한 강제실시가 수입국의 공중보건 문제 해결을 위한 인도적 차원에서 이루어지는 것임을 감안할 때 특허권 실시의 대가결정 지연으로 의약품 수출에 차질이 발생하는 것을 방지하기 위하여 대가 산정기준을 명확히 하겠다는 취지에는 공감하면서도, (i) 우리나라의 경우 강제실시 사례가 없어 개정안에 제시된 계산방법에 대한 타당성 검증이 이루어지지 않은 상황에서 계산방법을 법률로 규정하는 것은 바람직하지 않으며, (ii) 대가 산정은 강제실시가 허여된 특허발명의 경제적 가치, 제약업계 상황, 제조원가 등 여러 요인을 종합적으로 감안하여 각 의약품마다 달리 결정되어야 하며, (iii) TRIPS 협정에서는 대가에 대하여 법원에서 다툴 수 있도록 하고 있으므로 확정적 효력이 발생하는 것도 아니어서 규정의 실익이 적다는 이유로 특허권자에게 지급하는 대가결정에 ‘수입국에서의 경제적 가치’를 참작하도록 규정하는 것이 타당하다고 하여 구체적인 산정 방식을 삭제하였다.

수출을 위한 강제실시는 수입국의 필요에 의한 것이고 830 결정문이나 개정 특허법에서도 대가를 결정할 때, 수입국에서의 경제적 가치를 참작하도록 정하고 있으므로 우리나라에서의 경제적 가치를 기준으로 산정하여야 하는 국내 사례는 수출을 위한 강제실시에서 원래부터 참작의 대상이 어렵다. 따라서, 전문위원 검토보고서에서 언급한 첫 번째 이유에는 동의하기 힘들다. 한편, 대가의 산정방식과 같은 기술적 사항을 법률로 규정하면 구체적 타당성을 결여할 수 있다는 우려가 있지만, 수출을 위한 강제실시는 그 대상이 의약품에 한정되고, 수입국도 대부분 의약품 생산시설이 없거나 부족한 개도국이나 최빈국이 될 것이므로 구체적 타당성이 결여되지 않는 한도 내에서 대가 산정방식을 명확히 하는 것이 바람직하며, 의원 발의안에 포함되어 있던 산정방식이 특허법 시행령이나 시행규칙과 같은 하위법령으로라도 명문화되었으면 하는 바램에서 발의안의 산정방식에 대한 취지와 근거를 설명하고자 한다.

의원 발의안에서 구체적인 대가 산정방식에 따를 경우 합리적이지 못할 경우에는 수입국에서의 경제적 가치, 물가수준 및 공공복리를 위한 목적을 참작하여 특허청장이 대가를 정할 수 있도록 재량권을 부여한 것도 이러한 구체적 타당성이 결여되지 않도록 배려한 것이었다.

(1) 기본적인 산정방식 ‘판매수량×판매가격×점유율×기본율’은 1992년부터 특허청에서 마련하여 지금까지 적용해 오던 산정방식(국유특허권의 처분․관리 규정(1999년 폐지) 및 공무원직물발명의 처분․관리 및 보상에 관한 규정)을 따른 것이다. 지금까지 이 산정방식을 적용하여 국유특허권에 대해 유상의 실시허락을 한 사례는 아래 표에서 보는 것처럼 모두 202건이 되고 일본에서 이와 유사한 산정방식을 50년 가까이 적용해 왔다. 98년 일본 특허청은 새로운 가이드라인을 발표하였는데, 이 가이드라인에 따르면 로열티는 총판매액의 0 내지 6%이며, 산정방식은 로열티 비율 = 발명의 실시 가치 ×이용률 (물건에 대한 발명의 중요도)×증감율 (50 내지 150%) ×개발율 (50 내지 100%)이다.

<연도별 국유특허권 실시현황>

출처: 2004년 지식재산백서 377면 <표 IV-5-4>

구분 년도	유상	무상	계	실시료 수입
□92	1		1	2,510,390
□93	1		1	25,153,160
□94	4		4	9,046,480
□95	4		4	8,129,220
□96	5		5	1,224,138,170
□97	5		5	5,345,180
□98	15	3	18	87,806,690
'99	21	3	24	92,209,090
□00	29	7	36	67,319,550
□01	62	-	62	198,335,690
□02	55	-	55	188,884,880
□03	52	-	52	218,000,000
계	202	13	215	1,908,878,500

(2) 산정방식 ‘판매수량×판매가격×점유율×기본율’에서 기본율을 4%±2%로 한 것은 외국의 강제실시 사례를 참조한 것이다. 의약품에 대한 강제실시는 캐나다에서 가장 많은 사례를 볼 수 있는데, 1969년～1992년 사이에 600건 이상의 의약품 특허 강제실시 사례에서 평균 로열티는 강제실시권자의 판매액의 4% 이었다. UNDP 2001년 인간개발보고서에 기재된 개도국에서의 로열티 가이드라인에 따르면, 기본율 4%로 하고, 치료효과에 따라 2% 범위내에서 가감하게 하고 있다.

F. M. Scherer, The Economics of Compulsory Drug Patent Licensing, May 2003 및 Jerome Reichman and Catherine Hasenzahi 등 참조.

아프리카나 아시아 지역의 개도국이나 최빈국의 에이즈 치료약 특허의 강제실시 사례를 참조하면 로열티가 4% 내외임을 알 수 있다. 말레시아에서는 2003년 10월 29일 다국적제약사인 BMS (Bristol-Myers Squibb)가 생산하는 에이즈 관련 의약품인 ddI (didanosine)와 GlaxoSmithKline이 생산하는 AZT (zidovudine), Combivir (lamivudine + zidovudine)에 대해 2년간의 강제실시를 허여하였는데, 로열티는 4%인 것으로 알려져 있다. 인도네시아에서는 2004년 10월 5일 Boehringer Ingelheim의 Nevirapine에 대한 특허와 Biochem Pharma Inc.의 Lamivudine에 대한 특허를 각각 7년과 8년 동안 인도네시아 정부가 사용할 수 있도록 강제실시를 발동하였는데 로열티는 0.5%이다. 남아프리카공화국에서는 2002년 9월 19일 TAC (Treatment Action Campaign)이라는 에이즈 단체가 GlaxoSmithKline과 Boehringer Ingelheim을 상대로 ritonavir, lamivudine, ritonavir+lamivudine 및 nevirapine의 가격이 지나치게 높아 불공정거래행위에 해당한다는 이유로 제소하였는데, 2003년 12월 10일 양자 사이에 합의가 이루어져 남아공 국내 제약사에게 자발적인 통상실시권을 허여하고 로열티는 총판매액의 5%를 넘지 않는 것으로 하였다. 아프리카의 잠비아에서는 2004년 9월 21일 lamivudine, stavudine 및 nevirapine에 대한 강제실시를 허여하였는데, 로열티는 최대 2.5%로 하였다. 짐바브웨이에서는 2002년 5월 27일 국가 비상사태를 선포하고 특허권자에게 로열티 2.5%를 지급하는 조건으로, 인도 제약사의 도움을 받아 에이즈 의약품을 국내 생산한 바 있다. 모잠비크에서는 2004년 4월 5일 lamivudine, stavudine 및 nevirapine에 대한 특허의 강제실시를 발동하였는데, 로열티는 2%를 상한으로 정하고 있다.

http://www.cptech.org/ip/health/c/malaysia/arv-license.html 이하 James Love, National Experiences with Compulsory Licenses - an NGO perspective, ASIAN Regional workshop on the WTO/TRIPS Agreement and Access to Medicines:  Appropriate National Policy Responses, Kuala Lumpur, Malaysia, 28-30 November 2004 자료도 함께 참조.

http://lists.essential.org/pipermail/ip-health/2004-December/007233.html

http://www.cptech.org/ip/health/sa/cc12102003.html

http://www.cptech.org/ip/health/c/zambia/zcl.html

http://www.cptech.org/ip/health/c/zimbabwe/

http://www.cptech.org/ip/health/c/mozambique/moz-cl-en.pdf 강제실시 제01/MIC/04호 “HIV/AIDS가 기아와 질병, 저개발 및 궁핍을 해결하려는 국가적 노력에 심각한 장애가 됨을 인식하고 있는 모잠비크 정부는, 모잠비크가 이 질병의 감염자수와 사망자수가 가장 높은 아프리카 10개국 가운데 하나이며, 2002년 말에는 천5백만 이상의 모잠비크인들이 HIV에 감염되었고 이들 가운데 10만명 이상은 진성(full-blown) AIDS에 걸려 있으며 AIDS로 인한 사망률이 지금까지 20만명을 훨씬 넘고 약 36만명의 어린이들이 이 질병으로 인해 고아가 되고 있다는 점, 활발한 캠페인이 다양하게 늘어감에도 불구하고, 감염 통계에서 보는 것처럼 AIDS 바이러스의 확산은 점점 더 늘어가고 있는 점, HIV/AIDS 감염자의 수명을 연장할 수 있는 항-레트로바이러스 약(Anti-retroviral drug)은 이미 시중에 나와 있고, 지금 이날까지 다국적 특허권자들은 대부분의 모잠비크 민중들이 감당할 수 있는 가격으로 약에 접근할 수 있도록 하지 못한 점을 고려하고, … 라미부딘(lamivudine), 스타부딘(stavudine) 및 네비라핀(nevirapine)의 3종 치료제는 최근 몇 년 사이에 가장 경제적이고 효과적인 항-레트로바이러스 치료임이 입증되었으나, 이 약 각각에 대해 권리를 가지고 있는 3인의 특허권자들은 3종 치료제를 생산하는 데에 합의하지 못하였다는 점을 볼 때, 모잠비크의 통상산업부 장관은, 법률 ‘18/99 of 4 May’의 제70조 제1(b)항 규정에 따라, 약품명 ‘PHARCOVIR 30' 및 ’PHARCOVIR 40‘이란 이름으로 위에서 언급한 3종 치료제의 국내 생산 계획을 입증한 ‘파코 모잠비크 (Pharco Mozambique)'에게 강제실시권 제 01/MIC/04 호를 부여한다. … 위에서 언급한 3종 치료제는 다국적 특허권자가 모잠비크 내에서 시판하고 있지 아니하고 시판 가격을 가능하면 낮게 하는 것이 국가적 이익에 부합한다는 점을 고려할 때, 특허권자에게 지급할 로열티의 총액은 ‘파코 모잠비크’의 매 회계 연도가 끝나는 시점의 총 매출액의 2%를 넘을 수 없다.”

한편 수출을 위한 강제실시제도를 가장 먼저 도입한 캐나다는 시행령에 대가 산정방식에 대한 구체적인 기준을 두고 있는데, UN Development Programme에서 발표한 인간개발지수(HDI: Human Development Index)를 로열티 산정에 반영하며 최대 로열티는 4%로 정하고 있다. 예컨대, HDI 순위가 가장 높은 노르웨이가 수입국일 경우에는 로열티가 4%이며 다른 나라들은 이보다 더 낮은데 최빈국일 경우에는 로열티가 거의 0에 가깝고, 대부분의 개도국은 로열티의 범위가 1～3% 정도이다.

4.	외국의 입법례

수출을 위한 강제실시 제도는 유럽연합, 프랑스, 영국, 네덜란드, 스위스 등에서 그 도입을 위한 법령 개정 작업이 진행 중이며, 캐나다와 노르웨이에서는 이미 국내법에 반영되어 있다. 이에 대해서는 http://www.cptech.org/ip/health/cl/cl-export-legislation.html 참조.

캐나다는 수출을 위한 강제실시 제도를 수용한 특허법 개정안(BILL C-9 An Act to amend the Patent Act and the Food and Drugs Act)을 2005년 5월 14일 발효함으로써, WTO 일반이사회의 830 결정을 가장 먼저 입법한 국가가 되었다. 캐나다 특허법은 4개의 별지를 통해 의약품의 목록(별지 1), 최빈개도국(별지 2), 개도국(별지 3, 모든 상황에서 제도를 활용하겠다고 한 국가), 개도국(별지 4, 특정상황에서만 제도를 활용하겠다고 한 국가)을 구체적으로 열거하고 있으며, 수입국에 WTO 회원국이 아닌 경우에도 캐나다 정부에 외교적 통로로 그러한 취지를 통지하는 국가도 포함되도록 하였다. 강제실시권자에게 부여되는 실시권은 관련 특허발명을 제조, 사용(make, construct and use)하고 수입국에 수출을 하기 위해 판매할 권리를 포함한다. 캐나다 특허법의 특징으로는 (i) 보건부 장관이 해당 의약품의 version이 식품의약법령의 요건을 충족하고, 제품 version을 확인하는 포장이나 라벨 등과 관련된 규정을 충족한다는 점을 통지하여야 강제실시권이 부여되며, (ii) 특허권자와 사전 협의 기간을 30일로 명시하였으며, (iii) 강제실시권자가 의약품을 배송하기 15일 전에 수출할 물량을 명시하여 특허권자와 수입국, 의약품 구매자에게 통보하여야 하고, (iv) 강제실시권의 기간은 2년으로 하되 이 기간동안 의약품을 모두 수출하지 못한 경우에 1회에 한해 기간연장을 신청할 수 있도록 한 점 등을 들 수 있다.

http://www.parl.gc.ca/37/3/parlbus/chambus/house/bills/government/C-9/C-9_2/C-9_cover-E.html

의약품 접근권 관련 후속 논의

https://www.wto.org/english/news_e/news16_e/trip_08nov16_e.htm

Brazil, India, China and South Africa had requested putting on the agenda the recent report of the High-Level Panel on Access to Medicines, convened by the United Nations Secretary-General Ban Ki-moon last year. The co-sponsors introduced the report, highlighting the recommendations calling for WTO members to respect the Doha Declaration on TRIPS and Public Health and to make full use of the flexibilities allowed under the TRIPS Agreement for access to medicines. The co-sponsors’ intention in bringing the high-level panel report to the Council was for an exchange of views on the panel’s recommendations and on national experiences regarding the use of flexibilities.

코로나19 대응을 위한 트립스 협정 일부의 유예

인도와 남아공

FTA와 상표, 지리적 표시, 디자인, 부정경쟁방지, 영업비밀, 식품신품종, 유전자원과 전통지식

서론

FTA와 상표권

서론

상표의 기능은 정보비용을 줄이는 것이다. 사람이나 물건에 이름과 명칭이 있듯, 상품에도 상표가 있어야 원하는 상품을 찾을 수 있다. 만약 상표가 없다면 소비자는 물론 판매자도 원하는 상품을 판매하기 위해 상당한 정보를 소비자와 교환해야 한다. 이처럼 정보비용 감소는 상표가 동일한 무언가를 상징할 때 가능하다. 가령, 어느 상표가 부착된 상품은 어느 정도의 품질이 보장된다거나, 상품을 만든 자 즉, 출처가 동일하다는 점을 나타내야 상표권의 대상이 될 수 있다. 이처럼 상표 제도는 상표권자의 사익(私益) 보다는 상표를 둘러싼 소비자의 신뢰를 보호하려는 성격이 더 크다.

하지만, 트립스 협정을 거쳐 FTA는 상표권자 개인이 갖는 이익을 강조하는 방향으로 상표 규범을 변모시켜 왔다. 사실 트립스 협정을 추진하게 된 주된 동기 중 하나는 바로 상표 위조 행위(counterfeiting)를 국제 규범으로 규율하려는 것이었다. 트립스 이전에 GATT에도 상표에 관한 규정이 있었는데 The GATT 1947 included several provisions addressing trademarks. Article XII:3 (c)(iii) required that in the application of balance of payment measures, Contracting Parties would not “prevent compliance with patent, trade mark, copyright, or similar procedures”. Article XVIII, Section B(10), providing safeguard flexibility for low income countries, similarly precluded interference with trademark procedures. Article XX, General Exceptions, permits measures:

“(d) necessary to secure compliance with laws or regulations which are not inconsistent with the provisions of this Agreement, including those relating to . . . the protection of . . . trade marks, and the prevention of deceptive practices.”

As discussed in Chapter 15, Article IX addresses “marks of origin” that, however,

are different than trademarks.

트립스 협정과 파리협약 상의 상표권 관련 규정

트립스 협정은 상표와 관련하여 보호대상(제15조), 부여되는 권리(제16조), 예외(제17조), 보호기간(제18조), 사용 요건(제19조), 기타 요건(제20조), 사용허락 및 양도(제21조) 등 7개의 조문을 두고 있다.

보호대상

상표 보호대상에 대해 트립스 협정 제15조 제1항는 다른 사업자의 상품이나 서비스와 식별할 수 있는 표지(sign)이면 어느 것도 보호대상이 될 수 있다고 하며(제1문), 이러한 표지는 상표등록이 가능하도록 해야 한다. 한편, 등록가능한 표지의 예로 단어를 들고 있지만 여기에 한정하지는 않는다(제2문). 원래는 식별력이 없는 표지라 하더라도 사용에 의해 식별력을 얻은 경우에는 상표등록이 가능하도록 하며(제3문). 제4문은 상표등록의 요건으로 시각적으로 인식가능할 것을 요구할 수 있지만 의무사항은 아니다.

제2항은 제1항의 등록요건 즉, 식별력 이외의 사유로 상표등록을 거절할 수 있도록 하면서 그 한계를 파리협약의 규정으로 설정하였다. 그런데 상표등록 요건에 관한 파리협약 제6조 제1항은 상표 출원과 등록의 조건(conditions)은 체약국의 국내법에 따라 정한다(The conditions for the filing and registration of trademarks shall be determined in each country of the Union by its domestic legislation)고 하여 체약국의 재량을 폭넓게 인정하고 있다. 등록요건과 관련된 파리협약 상의 제한은 다른 체약국에서 상표등록이 거절되었다는 이유 또는 다른 체약국에서 상표출원, 등록, 갱신이 효력이 없다는 이유로 상표등록을 거절할 수 없다는 조항 뿐이다(제6조 제2항).

따라서 트립스 협정은 체약국에게 식별력 이외의 사유로 상표등록을 거절할 광범위한 재량권을 인정한다. 하지만, 한미 FTA를 비롯한 미국식 FTA는 시각적 인식가능성을 상표등록의 요건으로 부과하지 못하도록 하고 있다(아래 *에서 자세히 설명). 유럽식 FTA에는 이런 제한이 없다.

제3항은 상표등록 요건으로 상표의 사용을 요구할 수 있지만, 상표를 실제로 사용할 것을 요건으로 할 수는 없고, 사용의사의 경우 출원일로부터 3년이 경과하기 전에 실제로 사용하지 않았다는 이유만으로 상표등록출원을 거절하지 못하도록 한다.

제4항은 상표를 사용하려는 상픔나 서비스의 성질이 상표등록의 장애가 되어서는 안된다고 규정하고, 제5항은 체약국이 상표를 등록하기 전이나 등록 직후에 상표를 공개하도록 하며, 상표등록의 취소를 구할 합당한 기회를 제공하도록 한다.  또한 상표등록에 대해 이의신청할 기회를 부여할 수 있는데 이는 공개의무나 취소 기회제공 의무와 달리 재량사항이다(제5항 후문).

부여되는 권리

트립스 협정 제16조 제1항에 따라 부여되는 상표권은

유명상표에 대해서는 파리협약 플러스 – 유사 상품이 아닌 경우에도 보호하도록(제16조 제3항 Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trademark and provided that the interests of the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use.)

예외

체약국은 상표권에 의해 부여된 권리에 대해 제한적인 예외(예컨대, 기술적 표장(descriptive terms)에 대한 공정사용)를 설정할 수 있으나, 상표권자와 제3자의 합법적 이익을 고려해야 한다.

보호기간

사용 요건

기타 요건

이용허락과 양도

FTA를 통한 트립스-플러스 규정

시각적으로 인식 가능한 상표 외에 냄새 상표나 소리 상표의 인정. 미국-호주 FTA 제17.2조 제2항

FTA와 지리적 표시

FTA와 디자인권

부정경쟁 방지

부정경쟁 방지는 파리협약 제10조의2와 트립스 협정 제39.3조를 근거로 한다. 트립스 협정에는 부정경쟁 행위가 무엇인지 정의하지 않는 반면, 파리협약 제10조의2는 매우 넓은 정의 규정을 둔다(확인 필요).

영업비밀

FTA와 식물신품종

유전자원과 전통지식

세계지적재산권기구는 유전자원, 전통지식과 전승문화와 지적재산권에 관한 정부간위원회(Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore)에서 논의 – 아직 합의에 이르지 못함

WIPO IGC, “The protection of traditional cultural expressions: Draft Articles, WIPO/GRTKF/IC/37/5, Thirty-Seventh Session, Geneva (August 27 to 31, 2018)

전승문화의 저작권 보호의 문제점: (1) 전승문화는 현행 저작권법의 저자 개념에 맞지 않다. (2) 전승문화의 지재권 보호는 해당 공동체에게 독점권을 인정하자는 것인데, 이미 공공영역에 있는 전승문화에 독점권 권리 인정이 타당한지 의문.

보호 범위와 관련하여 제1안은 “[회원국][체약당사자]는 이 [문서]에 정의된 바와 같이 [보호된] 전승문화에 관한 수혜자의 경제적·정신적 이익을 적절히 그리고 국내법에 따라 합리적이고 균형적인 방식으로 [보호한다]/[보호하여야 한다]. 이 문서상이 보호는 이 [문서]에 정의된 수혜자들의 공동체 밖에서 널리 알려져 있거나 사용되거나 [합리적인 기간 동안] 공공의 영역에 존재하거나 또는 지적재산권으로 보호받는 전승문화에까지 확대되지 않는다” (번역은 류예리, 저작권을 통한 전승문화의 보호 사례 연구, 계간 저작권 2019 여름호, 189면, 지식재산은 지적재산으로 수정)

도하선언문 제19조

중국 저작권법 제6조 “민간문학예술작품의 저작권 보호 방법은 국무원이 별도로 규정한다.”고 규정하고 있지만 국무원에서는 아직까지 동 규정에 상응하는 보호방법을 정식으로 제정하지 않고 있다(류예리, 194면) 2003년 일명 ‘우수리 뱃노리’ 사건에서 소수민족의 민간문학예술작품에 대한 저작권 침해를 인정하고 --> 류예리, 저작권을 통한 전승문화의 보호 사례 연구, 계간 저작권 2019 여름호, 178-179면

FTA와 집행 및 분쟁해결

서론

‘Enforcement’를 ‘집행’ 또는 ‘시행’이라고 번역하는데, 조약이나 협정 상의 의무를 각국이 준수하는지와 관련된 것(시행)이 아니라, 협정 상의 권리를 각국에서 관철할 수 있는 물리적인 강제조치와 관련되어 있다는 점에서 ‘집행’이 더 적절한 표현이다. 트립스 협정 제3장은 집행이 권리의 집행(Enforcement of intellectual property rights)임을 제목에 명기하고 있다. 보통 지적재산권의 집행은 권리를 침해하는 물품이나 사람에 대한 제재조치를 말하고 여기에는 행정조치와 민사·형사 사법조치가 다 포함된다.

예컨대, 외교통상부는 ‘2000년 WTO/TRIPS 지적재산권법령 검토회의 결과보고서’에서 ‘enforcement’를 ‘시행’이라고 표현하고 있다.

[최경수 283면 각주 388: “여기서 권리의 시행 또는 집행(enforcement)이란 말은 주주로 법률을 집행하는(administration of law) 행정부의 기능과 법률을 해석하는(interpretation of law) 기능이 복합적으로 작용하는 의미로 이해된다. 민형사 구제절차에 관한 규정(제42조 내지 제48조 및 제61조)과 사법상의 잠정조치에 관한 규정(제50조 제1항 내지 제7항)이 후자에 속하는 것이라면, 민사절차와 사법상의 잠정조치에 준하는 행정절차(제49조 및 제50조 제8항) 및 국경조치에 관한 규정(제51조 내지 제60조)은 전자에 속하는 것이다.

권리의 집행은 행정력 또는 집행력과 구속력이 있는 법원의 결정, 국가의 형벌권 등 물리력을 동원하여 권리를 실제로 구현할 수 있도록 하기 때문에 앞에서 설명한 여러 권리들 즉, 저작권, 특허권, 상표권은 강제적인 집행 규정이 없으면 실제로는 의미가 없을 수 있다. 집행 조항에 더해 트립스 협정은 WTO 부속협정으로 트립스 협정 상의 의무를 이행하지 않는 회원국을 상대로 분쟁을 제기할 수 있고 분쟁에서 이긴 경우 의무 위반국을 상대로 손해배상을 받거나 보복조치를 할 수 있다. 이런 이유로 트립스 협정을 ‘이빨을 가진 조약’이라 부르기도 한다.

트립스 협정 이전에는 지재권에 관한 국제조약(파리협약, 베른협약 등)에 집행 관련 조항이 거의 없었고, 있더라도 추상적인 일반 원칙을 정하고 구체적인 조치는 개별 국가의 법률에 맡기는 수준이었다. 예를 들어 파리협약은 상표 침해품의 압류에 관한 규정을 두는 외에 상표, 출처표시, 부정경쟁방지 위반 행위를 효과적으로 억제하기 위해 충분한 법적 조치를 보장한다는 규정을 두지만(제10조의3), 구체적으로 어떤 법적 조치를 보장할지는 동맹국의 재량에 맡기고 있다. 베른협약은 권리의 집행은 국내법 적용으로 해결하는 것이 원칙이고, 침해 소송을 제기할 때 입증 편의를 위해 저작자를 추정하는 규정을 두고(베른협약 제15조), 침해품을 압류 대상으로 삼는 규정(제16조)을 두는 정도이다.

최경수 2017년판, 370면.

미국계 다국적기업들이 트립스 협정을 추진하게 된 주요 동기 중 하나도 바로 기존 협정의 집행 조항에 대한 불만 때문이다. 그래서 트립스 협정에는 지재권 집행과 관련된 약 20개의 조문을 두고 있다. 하지만 트립스 협정은 그 출발이 상표 위조품(counterfeit)의 제재였고, 트립스를 논의하는 과정에서 상표 위조품 이외에 특허나 저작권까지 포괄하는 광범위한 조약의 체결에 개도국들이 강력히 반발하였기 때문에, 집행 조항에서 관세청을 통한 통관 절차(이른바 ‘국경조치’)는 상세히 다루지만, 민사절차나 형사절차는 상대적으로 약하다. 실제로 국경조치는 트립스 협정의 집행 조항에서 절반을 차지하는 데에 비해 형사 절차는 조항이 하나뿐이다. 그리고, 트립스 협정은 각국의 법 제도를 존중하고, 각국의 법제도 및 관행의 토대 위에서 협정을 시행하며, 지재권 분야에 독특한 사법체계를 만들거나 일반적인 법 집행에 지장을 줄 수 없다는 원칙 규정을 두고 있다.

트립스 협정 제3장 제41조-제61조.

트립스 협정 제61조가 그것인데, 상업적 규모의 고의의 상표권 침해와 저작권 침해에 대해서는 구금 및/또는 벌금형의 형사 처벌을 하도록 하고, 침해품의 몰수와 폐기, 주용도가 침해와 관련된 도구의 몰수 또는 폐기를 정하며, 상표와 저작권 이외의 지재권에 대한 침해는 형사 처벌이 권고 규정으로 되어 있다.

TRIPS Agreement Article 41, Paragraph 5 "It is understood that this Part does not create any obligation to put in place a judicial system for the enforcement of intellectual property rights distinct from that for the enforcement of law in general, nor does it affect the capacity of Members to enforce their law in general. Nothing in this Part creates any obligation with respect to the distribution of resources as between enforcement of intellectual property rights and the enforcement of law in general."

정진섭·황희철, “국제지적재산권법” 육법사 (1995) 255면.

이러한 트립스 협정의 집행 구조는 FTA를 통해 무너지고 있다. 특히 가장 공격적인 형태의 미국식 FTA는 트립스 집행 규정의 한계를 완전히 극복했다고 볼 수 있다. 한미 FTA 지재권 장의 거의 절반을 집행 조항이 차지하며, 지재권 분야에 독특한 사법체계를 만들 수 없다는 트립스 협정의 원칙은 포함되지 않았다. 미국식 FTA를 ‘트립스 플러스(TRIPS-plus)’라고 할 때, ‘권리 보호 수준의 강화’와 함께 ‘강력한 집행 조항’이 핵심 축을 이룬다.

트립스 협정의 추진 과정에서도 그랬지만 지재권의 3극(極)을 이루는 유럽연합과 일본은 미국의 영향을 받아 강력한 지재권 집행을 주요 정책 과제로 삼고 있다. ACTA는 지재권 집행만 다루는 국제조약이다. ACTA는 2007년 1월 말에 열린 WIPO의 3차 Global Congress on Combating Counterfeiting and Piracy에서도 일본의 제안이 논의되었고 G8 회의에는 2005년부터 매년 이를 안건으로 제출한 바 있다. 일본이 제안한 조약은 제조 단계, 배포 단계(수출과 선적 금지), 소비 단계로 나누어 집행조치를 세분하여 강화하자는 것이다. 미국 상무성은 지재권의 집행 강화는 모두가 원하는 사안이긴 하지만, 일본의 제안이 곧바로 실현될 것인지는 의문이라고 하며, 유럽연합은 FTA를 통해 집행 조치 강화를 추진하겠다는 의사를 표명하였다고 한다.

IP Watch 기사 Japan resurfaces global IPR enforcement framework; EU refers to FTAs (31 January 2007).

권리의 내용을 정하는 조약 가운데 트립스 협정처럼 권리의 집행에 관한 상세한 조항을 두는 예는 거의 없다(인용).

트립스 협정의 집행 조항 역시 협상의 역사적 흔적을 간직하고 있고, 강자의 목소리가 편향적으로 반영된 힘의 논리를 읽을 수 있다. 즉, 우리가 보기에 조약에 규정하기에 일반적이지 않은 예외들이 포함되어 있는데, 이들 대부분은 트립스 협상 당시 미국의 자국법에 맞지 않았기 때문이다. 다른 예외들도 유럽연합이나 일본의 사정 때문에 만든 것들이고, 개도국의 강력한 반발이 수용된 것들도 일부 있다.

트립스 협정은 지재권 규범에 집행 조항을 두었다는 점에서 이전의 지재권 조약과 구별되지만, 결과 지향적 규범을 만드는 데에 그쳤다는 한계가 있다. 이렇게 된 이유는 트립스 협정을 추진한 미국, 유럽연합, 일본 간에도 자국 제도의 변경을 피하려고 단일안을 제시하지 못했기 때문이다. 그래서 구체적인 의무가 아니라 일정한 결과(가령 침해의 방지)를 정하는 방식으로 규정되어 있다(UNCTAD-ICTSD 2005, p.579).

집행 규정은 민사, 행정, 형사, 국경조치를 포함하는데, 형사 조치는 조항이 하나 뿐이고(그 이유는 형사 사법 체계는 나라별로 차이가 크고 단일안을 만들기 어려웠기 때문이다. 가령 형사 조치는 저작권과 상표에 대해서만 강행 규정으로 되어 있는데, 미국은 특허에 대해서는 형사 절차를 적용하지 않는다). 집행 규정에서 국경조치가 가장 많은 양을 차지하는데, 개도국도 국경조치는 GATT의 역할 중 하나라고 보았다는 점도 작용했다.

A.V. Ganesan, Negotiation for India, in Jayashree Watal & Antony Taubman (eds.) The making of the TRIPS Agreement, World Trade Organization, 2015, 213면.

트립스 협상 경위 – 1~3단계는 Making of the TRIPS Agreement의 India (Ganesan 215면 이하 참조)

총칙

트립스 협정

일반 의무(제41조)

한편 특허청의 트립스 해설서는 제3항이 “집행절차가 서면으로 진행”될 것을 규정하다고 설명하는데(해설서 244면), 이는 잘못된 설명이다. 제3항은 집행절차가 아니라 본안에 대한 결정을 가급적(preferrably) 서면으로 하도록 정하고 있다.

제4항은 형사사건에서는 무죄(acquittal)

FTA

민사집행

트립스 협정

공정하고 공평한 절차 (제42조)

증거(제43조)

소송 절차에서 지재권자는 상대방이 가지고 있는 증거를 제공받을 수 있도로 한다. 다만, 영업비밀인 경우에는 예외가 허용된다.

민사소송법 제344조(문서의 제출의무) ①다음 각호의 경우에 문서를 가지고 있는 사람은 그 제출을 거부하지 못한다.

1. 당사자가 소송에서 인용한 문서를 가지고 있는 때

2. 신청자가 문서를 가지고 있는 사람에게 그것을 넘겨 달라고 하거나 보겠다고 요구할 수 있는 사법상의 권리를 가지고 있는 때

3. 문서가 신청자의 이익을 위하여 작성되었거나, 신청자와 문서를 가지고 있는 사람 사이의 법률관계에 관하여 작성된 것인 때. 다만, 다음 각목의 사유 가운데 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

가. 제304조 내지 제306조에 규정된 사항이 적혀있는 문서로서 같은 조문들에 규정된 동의를 받지 아니한 문서

나. 문서를 가진 사람 또는 그와 제314조 각호 가운데 어느 하나의 관계에 있는 사람에 관하여 같은 조에서 규정된 사항이 적혀 있는 문서

다. 제315조제1항 각호에 규정된 사항 중 어느 하나에 규정된 사항이 적혀 있고 비밀을 지킬 의무가 면제되지 아니한 문서

②제1항의 경우 외에도 문서(공무원 또는 공무원이었던 사람이 그 직무와 관련하여 보관하거나 가지고 있는 문서를 제외한다)가 다음 각호의 어느 하나에도 해당하지 아니하는 경우에는 문서를 가지고 있는 사람은 그 제출을 거부하지 못한다.

1. 제1항제3호나목 및 다목에 규정된 문서

2. 오로지 문서를 가진 사람이 이용하기 위한 문서

특허법은 제132조에 특허권 침해 소송에서 자료의 제출에 관한 특칙을 두고 있는데, 원래는 침해자가 가지고 있는 자료가 영업비밀에 해당하는 경우에는 자료의 제출을 거절할 수 있는 정당한 이유가 있다고 보았지만, 2016년 개정법에서 ”제1항에 따라 제출되어야 할 자료가 영업비밀(「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 영업비밀을 말한다. 이하 같다)에 해당하나 침해의 증명 또는 손해액의 산정에 반드시 필요한 때에는 제1항 단서에 따른 정당한 이유로 보지 아니한다. 이 경우 법원은 제출명령의 목적 내에서 열람할 수 있는 범위 또는 열람할 수 있는 사람을 지정하여야 한다.“  <신설 2016. 3. 29.>

민사소송법과는 다른 특칙(특허권자에 대한 특혜에 가까운)

당시 개정법은 원혜영 의원이 대표발의하였는데, 그 취지는 바로 ‘특허허브국가전략론’이다.

첫째, 소송의 어느 당사자든 자료의 제출을 신청할 수 있지 않고, 특허권자만 상대방에게 자료 제출을 신청할 수 있다(제132조 제1항은 “침해의 증명 또는 침해로 인한 손해액의 산정에 필요한 자료”라고 하였다)

특허권 침해자로 지목된 피고는 자신이 보유하고 있는 자료가 영업비밀인 경우에도 자료를 제출해야 한다. 이렇게 해도 소송 당사자는 소송에서 알게된 영업비밀을 “소송의 계속적인 수행 외의 목적으로 사용”하거나 제3자(특허법 제224조의3 제1항에 따른 비밀유지명령을 받은 자 이외의 자)에게 공개하지 않을 의무가 부과되고, 비밀유지의무를 위반할 경우 처벌하기 때문에(특허법 제229조의2에 따라 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금) 문제가 되지 않는다고 보는데, 이는 타당하지 않다. 자료 제출 명령을 신청할 수 있는 소송 당사자는 특허권자이고 특허권자는 피고와 경쟁관계이 있기 때문에, 특허권자가 경쟁사의 영업비밀을 취득한 자체가 경쟁사의 영업비밀을 공개하는 것이 문제가 아니기 때문이다. 또한 특허권자가 경쟁사의 영업비밀을 일단 취득한 후 이를 소송의 계속적인 수행 외의 목적으로 사용하지는 아닌지는 피고로서는 알아낼 방법이 거의 없다.

[비밀유지명령 제도는 한미 FTA 때문에 도입]

둘째, 형평성에 맞지 않다.

트립스 제43조 제2항을 영미법의 증거개시(discovery) 제도를 수용한 것으로 보는 견해(최경수 285면 각주 393). 이 항은 의무조항이 아니라 임의조항.

금지명령/법원의 명령 (제44조)

“injunction”을 “금지명령”으로 옮기는 것은 정확한 번역은 아니다. Injuction은 형평법상 구제 방법으로 피고에게 어떤 행위를 하라는 명령(작위 명령)과 어떤 행위를 하지 말하는 명령(부작위 명령)이 다 포함되기 때문이다. 통상 부작위를 명하는 경우가 많기 때문에 금지명령이라고 하지만 작위 명령도 가능하다는 점에 유의하여야 한다(정진섭‧황희철 259면 각주 590)

지재권을 재산권에 준하는 권리라고 할 때 재산적 성격의 권리를 부여하는 핵심 권리가 바로 금지청구권이다. 금지청구권은 물권적 청구권의 대표적 유형이다. 트립스 협정 제44조 제1항은 “사법당국은 당사자에게 침해의 금지(desist from an infringement)를 명할 권리를 가져야 한다”고 하여 금지청구권을 의무로 한다. 그리고 금지청구의 대상과 시기를 수입품에 대해 특별히 예시하여, 지재권 침해 수입품이 통관된 직후 국내 유통을 금지할 것을 규정한다. 여기서 의문: 왜 통관 직후라고 했을까? 통관부터 막으면 될텐데? 수입 행위를 지재권 침해로 규정하지 않는 경우가 있기 때문인가? [국경조치 제51조는 상표권, 저작권 침해물품만 의무화하고 통관 전에만 적용된다는 차이가 있다고 – 특허청 해설서 256면]

한편, 트립스 협정은 선의로 취득한 대상물(subject matter)에 대해서는 금지명령을 의무화하지 않는다. 즉, 대상물의 취급이 지재권의 침해를 초래한다는 점을 알거나 알만한 합리적 이유가 있기 전에 취득하였거나 주문한 대상물에 대해서는 금지명령을 의무화하지 않는다.

금지명령의 예외는 정부 사용을 위한 강제실시에도 적용된다(제44조 제2항). 강제실시는 권리자의 동의만 없을뿐 통상실시권이기 때문에 침해금지의 대상이 되지 않는다는 점은 당연하다.

손해배상 (제45조)

Article 45 Damages

1. The judicial authorities shall have the authority to order the infringer to pay the right holder damages adequate to compensate for the injury the right holder has suffered because of an infringement of that person’s intellectual property right by an infringer who knowingly, or with reasonable grounds to know, engaged in infringing activity.

2. The judicial authorities shall also have the authority to order the infringer to pay the right holder expenses, which may include appropriate attorney's fees. In appropriate cases, Members may authorize the judicial authorities to order recovery of profits and/or payment of pre-established damages even where the infringer did not knowingly, or with reasonable grounds to know, engage in infringing activity.

제1항: 지재권 침해에 대한 배상책임을 의무화하였다. 형식은 사법부에게 배상을 명령할 권한을 부여하는 방식을 취한다. 책임배상 법리를 수용하여, 고의 또는 과실로 지재권을 침해한 자에게 배상책임을 지도록 하는데, 여기서 배상은 권리자가 침해행위로 입은 피해를 보전하기에 적당한 배상을 말한다(제1항). 어느 정도가 적당한 배상인지는 정하지 않았기 때문에 체약국의 재량 사항이다. 1990년 아넬 초안에는 완전한 배상과 적당한 배상 2가지 안이 있었지만, 브뤼셀 초안에서 적당한 배상으로 합의가 되었다.

이 조항은 배상의 범위를 침해행위와 인과관계가 있는 손해로 제한하고, 배상 책임을 고의 침해 또는 과실 침해로 한정했다. 고의에 대한 문언은 인식(knowledge)이고, 과실에 대한 문언은 추정적 인식(constructive knowledge)에 해당하는 “알 수 있는 합리적 근거”(reasonable grounds to know)이다. 1990년 초안(W/76)은 고의 또는 과실에 대한 문언으로 “의도적 또는 과실”(deliberate or negligent)이란 표현을 사용했으나, 브뤼셀 초안에서 현행과 같은 문언으로 변경되었다. 이처럼 고의 또는 과실 침해자에게만 손해배상을 의무화했기 때문에 가령 침해자의 과실을 추정하는 우리 특허법과 저작권법은 트립스 플러스라고 할 수 있고, 특허침해에 대해 이른바 엄격책임 법리를 적용하는 영미법 역시 트립스 플러스에 해당한다. 선의 침해자에 대한 배상책임은 집적회로 배치설계 침해자에 대한 통상실시료에 해당하는 배상 책임을 의무화한 제37.1조가 유일하다.

정진섭‧황희철 260면은 이를 “침해사실을 알았다고 볼만한 정당한 이유”로 표현한다.

제2항 제1문: 법원은 변호사 비용을 포함한 권리자가 지출한 비용(주로 소송비용)을 침해자가 부담하도록 명령할 권한을 가져야 한다. 이 조문은 침해자가 지재권자에게 부담한다는 표현만 사용하여 소송 비용의 패소자 부담 원칙을 반영한 것으로 보기는 어렵다.

제2항 제2문: 선의 침해자(알지 못하고 또는 알 수 있는 합리적 근거 없이 침해행위를 한 자)에 대해 이득의 반환 및/또는 미리 정해진 배상을 하도록 법원이 명령할 수 있는데, 이는 의무조항이 아니라 임의조항이다. 선의 침해자에 대한 배상은 무과실 배상은 우리나라 지재권 법률에서는 인정되지 않고, 일부 국가에서만 인정되는데, 통상 부정경쟁행위나 passing off의 경우에 적용된다고 한다.

정진섭‧황희철 260면.

최경수 2001, 287면은 영미법상의 제도라고 한다.

Michael Blakeney, Enforcement of intellectual property rights: Challenges, Remedies and Public Awareness, WIPO national seminar on intellectual property for faculty members and students of Ajman University, WIPO/IP/UNI/DUB/04/7, 2004 18면.

제45조는 유럽연합의 지재권집행지침 제13조와 통합특허법원조약(UPCA: Uniform Patent Court Agreement) 제68조에 반영되어 있다. 한편, 영국은 EU 탈퇴 전 2006년에 EU 민사집행지침은 이행하기 위한 규칙을 제정하였지만, 무과실 배상에 관한 조항은 없다.

정보권

Gervais 1998, 210면은 정보권이 조직적 침해에 대응하기 위한 핵심 조항이라고 한다. 특이한 점은 침해품의 제조나 배포에 관여한 제3자의 인적 정보를 법원이 아니라 권리자에게 직접 알리도록 했다는 점이다. 이러한 알릴 의무는 침해자에게 있고, 법원의 명령을 통해 의무가 발생한다.

피고의 보상(Indemnification of the defendant)

트립스 협정의 집행 조항에서 유일하게 개도국의 요구가 직접 반영된 조항이다. 다른 말로 하면 트립스 주도국들은 지재권자의 이해를 일방적으로 도모했고, 절차의 중립성에 얼마나 무관심했는지 보여준다. 트립스 협정 제48조의 피고의 보상은 2가지 요건이 필요하다. 첫째, 권리자(협정문은 한쪽 당사자 – a party – 라고 표현하지만 이는 권리자를 말한다)가 청구한 조치가 취해졌을 것, 권리자가 집행 절차를 남용하였을 것. 보상은 이러한 남용으로 입은 손해를 보상하기에 적당한 보상을 말한다. 사법 당국은 또한 변호사 비용을 포함하여 피고가 지출한 비용을 지급하도록 명령할 권한을 가진다. 여기서 “또한(also)”란 표현을 사용하였기 때문에 손해의 보상과 비용은 별도라고 할 수 있다. 한편, 집행 절차의 남용이 무엇인지는 해석의 여지를 남겨 두었다. 남용이란 표현은 다른 조항(8.2조 40.2조, 41.1조, 50.3조, 53.2조, 63.1조, 67조)에서도 사용되고 있다. Gervais는 반드시 악의를 의미하지는 않지만 법적 절차의 합리적 사용과 상당히 거리가 먼 경우를 말한다고 한다(1998, 211면). 피고가 침해하지 않았다는 사실을 알면서 악의로 침해 소송을 제기하는 경우는 집행 절차의 남용에 해당한다(UNCTAD-ICTSD 598면). 특허권이 무효라는 사실을 알면서 침해금지 소송을 제기하는 경우는? 남용으로 보아야 한다. 이 규정은 소송의 당사자인 원고와 피고 사이의 이익 균형 뿐만 아니라 경쟁품에 대한 일반 공중의 이용에도 영향을 준다. 예를 들어 후발 의약품.

제2항은 지재권의 보호와 집행과 관련된 법률의 시행의 경우 정부기관과 공무원을 면책하는 규정인데 면책의 요건으로 선의가 필요하다. 국가배상법도 고의 무과실 책임

행정절차(제49조)\

민사적 구제를 행정 절차로 하는 회원국의 경우(가령 중국)

임시 조치

침해의 방지와 적절한 증거의 보전 2가지를 위한 조치(제50.1조).

잠정 조치를 얻기 위해 신청인은 합리적으로 얻을 수 있는 증거를 제공하여야 하는데 이 증거는 신청인이 권리자라는 점과 신청인의 권리가 침해되고 있다는 점 또는 침해가 급박하다는 점을 법원이 인정하기에 충분한 정도로 명확해야 한다(제50.2조). 이러한 증거에 관한 요건은 똑같은 잠정 조치인 국경조치에서 요구되는 요건보다 더 엄격하다. 아래에서 자세히 설명하는 것처럼, 국경 조치에서는 권한있는 당국을 설득하기에 적절한 증거면 충분하다(제52조).

권리자의 주장만으로 상대 당사자의 심문 없이 임시 조치를 취할 수 있다(제50.2조). 다만, 귄리자에게 회복할 수 없는 피해가 있거나 증거가 훼손될 우려가 있어야 한다(같은 조). 이러한 조치를 하려면 신청인이 권리자라는 점과 신청인의 권리가 침해되고 있다는 점 또는 침해가 임박했다는 점을 뒷받침하기에 충분한 정도로 명백한 증거를 제출할 것을 사법당국이 요구할 수 있다(제52.3조).

임시조치는 사법부가 합리적인 기간으로 결정한 기간 내에 또는 사법부가 결정한 기간이 없는 경우에는 20영업일 또는 31일 중 늦게 만료되는 기간 내에 취소되거나 효력이 정지될 수 있다(제53.6조). 이를 위해서는 피신청인의 신청이 있어야 한다.

국경조치

국경조치는 모두 10개 조항으로 집행에서 가장 큰 비중을 차지한다.

의무 적용 대상이 상표 침해품(countefeit trademark goods)과 저작권 침해품(pirated copyright goods)으로 한정된다. 다른 지재권 침해품 가령 특허권 침해품, 디자인권 침해품, 지리적 표시 위반품은 임의 조항이다. 그리고 상표 침해품과 저작권 침해품은 각주 14에 정의되어 있다. 먼저, 상표 침해품은 등록된 상표와 동일하여야 한다. 따라서 유명상표라 하더라도 수입국에서 상표등록이 되어 있지 않으면 국경 조치를 취할 의무가 없다.

각주 13에서 권리자의 동의를 얻어 다른 국가의 시장에서 유통되고 있는 상품의 수입에 대해서는 국경 조치를 적용할 의무가 없다고 하였기 때문에, 가령 병행수입품에 대해 국경조치를 취할 의무는 없다. 문제는 권리자의 동의를 얻지 않은 물품 예를 들어 강제실시를 통해 생산된 물품이 수입될 경우 그 나라가 특허권 침해품에 대해 국경조치를 취하고 있다면, 비록 수출국은 특허권에 대해 국경조치를 적용하지 않더라도 내국민대우 원칙에 따라 통관보류나 유치 조치를 하여야 한다(UNCTAD-ICTSD 611면).

역담보 통관(제48.2조)은 수입품의 소유자, 수입업자 또는 수탁자는 세관에 역담보를 제공하고 상품의 통관을 신청할 수 있다. 이 조항은 미국의 제안으로 채택되었는데, 상표권 침해품과 저작권 침해품에는 적용되지 않고, 침해 여부 판단이 어려운 디자인권, 특허권, 배치회로 설계, 미공개 정보에 대한 국경 조치를 취하는 나라에 적용된다. 또한 통과보류가 법원이나 기타 독립된 행정기관(가령 미국의 ITC)에 의해 발동된 경우에도 예외다(특허청 해설서 289면)

통관보류는 최소한 10 영업일이고 10 영업일 연장할 수 있다(제55조). 이 기간 내에 권리자가 본안 소송을 제기하지 않거나, 권한있는 당국이 통관보류 기간을 연장하는 임시조치를 취하지 않으면 통관이 허용되어야 한다(shall be released). 통관보류가 법원의 임시 조치에 의해 이루어진 경우에도 제50.6조가 적용되어, 20영업일 또는 31일 중 늦게 만료되는 기간 내에 본안 소송이 제기되지 않으면(특허청의 트립스 해설서는 “통관보류조치가 사법적 조치 또는 가보호 절차에 의해 발동되었을 때”라고 설명한 부분은 잘못이다. 2가지 조치가 있는 것이 아니라, 사법적 임시 조치(provisional judicial measures)라고 협정문의 명시하고 있기 때문이다. 또한 협정 제50.6조가 “20 근무일 혹인 30일 기간 중 긴 기간”이라고 한 특허청의 설명도 잘못이다.

직권 조치는 의무 사항은 아니다(제58조).

최소량의 수입

영행자의 개인 휴대품이나 소량의 탁송물품의 경우 비상업적 성격이면 국경조치에서 제외할 수 있다.

우리는 (예전) 관세법 시행령 243조에서 동일한 규정을 두고 있다.

형사

상표 위조 또는 저작권 침해가 상업적 규모로 이루어진 경우 형사 절차와 처벌을 적용해야 한다(제62조)

트립스 플러스 개관

입증책임의 경감

법정손해액

대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712 판결 “구 상표법 제67조의2 제1항은, ‘상표권자는 자기가 사용하고 있는 등록상표와 같거나 동일성이 있는 상표를 그 지정상품과 같거나 동일성이 있는 상품에 사용하여 자기의 상표권을 고의나 과실로 침해한 자에 대하여 손해액의 추정 등에 관한 제67조에 따른 손해배상을 청구하는 대신 5천만 원 이하의 범위에서 상당한 금액을 손해액으로 하여 배상을 청구할 수 있고, 이 경우 법원은 변론전체의 취지와 증거조사의 결과를 고려하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다’는 취지로 규정하고 있다. 이는 위조상표의 사용 등으로 인한 상표권 침해행위가 있을 경우에 손해 액수의 증명이 곤란하더라도 일정한 한도의 법정금액을 배상받을 수 있도록 함으로써 피해자가 쉽게 권리구제를 받을 수 있도록 하는 예외적 규정이므로, 그 적용요건은 법문에 규정된 대로 엄격하게 해석하여야 한다. 따라서 상표권자가 이 규정에 의한 손해배상을 청구하려면, 상표권 침해 당시 해당 등록상표를 상표권자가 실제 사용하고 있었어야 하고, 침해자가 사용한 상표가 상표권자의 등록상표와 같거나 동일성이 있어야 하며, 동일성 요건을 갖추지 못한 경우에는 통상의 방법으로 손해를 증명하여 배상을 청구하여야지 위 규정에서 정한 법정손해배상을 청구할 수는 없고, 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 동일하게 적용된다.”

형사집행

1. 저작권 침해에 대한 형사처벌

제10.54조: “최소한 상업적 규모의 고의적인 상표위조와 저작권 및 저작인접권 침해의 경우에 적용될 형사 절차 및 처벌을 규정한다”).

** 한중 FTA는 한-EU FTA와 동일(제15.28조 제1항) + 도촬 규정

*** 다른 FTA는 TRIPS 규정(한-EU FTA와 실질적으로 동일)과 동일.

이와 다르게 규정한 FTA는 한미 FTA가 유일함.

제18.10조 제26항: “각 당사국은 최소한 상업적 규모의 고의적인 상표위조나 저작권 또는 저작인접권 침해의 경우에 적용될 형사절차 및 처벌을 규정한다. 상업적 규모의 고의적인 저작권 또는 저작인접권 침해는 다음을 포함한다.

가. 직접적 또는 간접적인 금전적 이득의 동기가 없는 중대한 고의적인 저작권 또는 저작인접권의 침해, 그리고

나. 상업적 이익 또는 사적인 금전적 이득을 목적으로 하는 고의적인 침해33)

33) 제26항·제18.4조제7항가호·제18.4조제8항가호와 제18.10조제27항의 목적상 그리고, 보다 명확히 하기 위하여, “금전적 이득”은 가치를 지닌 그 어떤 것의 수령 또는 기대를 포함한다.

친고죄

친고죄에 관한 규정은 한미 FTA에만 있다.

한미 FTA 제18.10조 제27항: 제26항에 더하여, 각 당사국은 다음을 규정한다. (Further to paragraph 26, each Party shall provide:)

바호. 자국의 권한 있는 당국은 이 장에 기술된 위법행위에 대하여 사인이나 권리자의 공식적인 고소없이 직권으로 법적 조치를 개시할 수 있다. (that its aiuthorities may initiate legal action ex officio with respect to the offences described in this Chapter, without need for a formal complaint by a private party or right holder)

행정집행

인터넷 집행

온라인서비스제공자의 면책

저작권 침해 사이트의 폐쇄

분쟁해결

개요

지재권 규범을 위반하면 FTA를 구성하는 다른 규범 위반과 마찬가지로 2가지 분쟁해결 절차가 적용될 수 있다. (1) 국가 대 국가, (2) 투자분쟁해결

국가간 분쟁해결

투자분쟁해결

비위반제소

비위반 제소의 역사적 배경

무효화 및 침해로 인한 비위반 제소 분쟁의 최초 사례는 1949년에 있었던 칠레와 호주간의 비료 보조금 분쟁입니다. 당시 호주는 국내에서 생산되고 있던 2가지 형태의 비료에 대해 모두 보조금을 지급하고 있었으나 갑자기 그 중 1가지 비료에 대해서만 보조금 지급을 중단했는데, 칠레는 이 같은 호주 정부의 조치가 자국정부의 이익을 침해하는 것이라 하여 1949년 제소하였습니다. GATT는 1950년 3월 이 문제를 다룰 작업반을 구성하였고, 작업반 보고서는 양국간의 분쟁에는 제23조를 근거로 한 무효화 및 침해가 인정된다는 견해를 표명하였습니다. 즉, 질산나트륨에 대하여 무관세양허를 교섭한 시점에서 가능한 모든 상황과 일반협정의 규정들을 감안할 때 호주 정부의 조치가 질산나트륨과 황산암모늄 사이의 경쟁관계에 대한 칠레 정부의 합리적 기대를 뒤엎는 결과를 초래하였다면 침해 또는 무효화가 존재하는 것으로 인정하면서, 무효화 및 침해의 존재에 대한 판단 기준으로서 ‘경쟁관계에 대한 합리적 기대 또는 정당한 기대(reasonable or legitimate expectation)’라는 기준을 제시하였습니다. GATT 이래 WTO에 이르기까지 분쟁해결 절차의 특징 중 하나는 분쟁의 원인이 GATT 규정위반에 있는 것이 아니라, 위의 ‘비료 보조금 분쟁’ 사례와 같이, GATT에 기하여 향유하는 이익의 무효화 혹은 침해에 있다는 것입니다.

The Australian Subsidy on Ammonium Sulphate, Report Adopted by the CONTRACTING PARTIES on April 1950, GATT Doc. No. GATT/CP. 4/39 참조.

법무부,『UR 협정의 법적 고찰(상)』, 1994년, 560면 참조.

비위반 제소의 의미

인도 메일박스 사건에서 WTO DSU의 항소기구는 보고서에서 ‘정당한 기대’ 기준의 구체적인 적용에 대해 해석한 바 있다.

“41. 체약국의 “합리적 기대”를 보호하는 원리는 GATT 1947의 23:1(b)조에 근거한 “비위반” 제소와 관련하여 발전하였다. "비위반“ 사례와 관련된 규칙과 절차의 일부분은 DSU의 26.1조에 성문화 되어왔다. ”비위반“ 제소는 2조에 근거하여 체약국 사이에 협상된 상호 관세 양허의 보호를 의도한 협정으로서의 GATT의 출범에 뿌리를 두고 있다. 국제무역과 관련된 많은 영역에서 실체적인 법적 규칙이 없는 상황에서, 23:1(b)조 ”비위반“ 조항은, 협상된 관세 양허의 이익을 무효화할 수 있는 비관세 장벽이나 다른 정책적 조치를 체약국들이 사용하는 것을 막는 것을 목적으로 하였다. 회원국 사이에 협상된 양허의 균형이 어떤 조치의 적용으로 흔들리게 될 때, 그 조치가 협정의 조항에 일치하든 아니든, 회원국은 GATT 1994의 23:1(b)조에 근거하여 ”비위반“ 제소를 제기할 수 있다. 궁극적인 목적은 관련된 조치의 철회가 아니라, 통상 보상을 통하여 상호 만족스러운 조정을 하고자 하는 것이다.

42. TRIPs 협정 64.2조는 다음과 같다.

GATT 1994 23조(b)와 (c)는 WTO 협정 발효 후 5년 동안 이 협정 하의 분쟁 조정에 적용되지 아니한다.

이 조항의 의미는 명확하다. 즉, WTO 협정 발효 후 5년 동안 TRIPs 협정하에 허가된 유일한 소인(訴因, cause of action)은 GATT 1994 23:1(a)조에 근거한 “위반” 제소라는 의미이다. 이것은 TRIPs 협정에 따른 의무를 위반하였다는 주장을 포함하고 있다. 그러나, 패널이 경쟁조건과 관련된 회원국의 “정당한 기대"를 논거로 한 것은 GATT 1994의 23조 하의 ”비위반“ 제소와 ”위반“ 제소라는 법적으로 구별되는 기반을 하나의 단일한 訴因으로 병합한 것이다. 이것은 GATT 1994 23조 혹은 TRIPs 협정 64조와 부합하지 않는다. ”비위반“ 제소가 TRIPs 협정 하의 분쟁에 적용될 수 있는가 아닌가는 TRIPs 협정 64.3조에 따라 TRIPs 이사회가 결정해야할 문제로 남아있다. 그것은 패널이나 항소기구의 해석을 통해 해결될 문제가 아니다.”

항소기구의 판단을 정리하면, 패널 보고서에서 언급한 ‘정당한 기대’와 관련된 비위반 제소는 ‘교섭된 관세 양허(negotiated tariff concession)‘인 경우에만 적용된다는 것입니다. 즉, ‘정당한 기대’와 관련된 비위반 제소는 TRIPs 협정과는 무관한 것입니다. GATT 제23조1(b)에 의한 비위반 제소가 TRIPs 협정의 사례에는 적용되지 않는다는 점은, 앞에서 언급했던 바와 같이, TRIPs 협정 제64조2항, 64조3항에 의해서도 명백하게 알 수 있습니다. 1999년 TRIPs 이사회는 ‘비위반 제소와 TRIPs 협정‘에 대한 ’실례에 근거한 예비 문서(factual background note)를 준비하였는데, 이 문서는 위 항소기구 보고서를 대부분 지지하였고, 특히, 단락 42를 인용하면서 ’정당한 기대‘와 관련된 패널의 판단은 근거가 없고 잘못된 것임을 확인하였습니다.

WTO 문서 IP/C/W/124 28th January 1999 참조.

결국, ‘비위반 제소‘와 TRIPs 협정의 관계는 TRIPs 협정 제64조3항에 의해 TRIPs 이사회에서 해결하여야 할 과제로 남아 있는데, 2000년 6월까지 TRIPs 이사회는 이 문제에 대해 아무런 결론을 내지 못하고 있었으며, 이와 관련된 가장 최근의 문서는 금년 6월 19일자 WTO 문서 ’IP/C/W/349’인데, 여기서도 위 인도 사건의 항소기구 보고서를 지지하고 있습니다.

WTO 문서 IP/C/M26, 25 May 2000 참조

'정당한 기대‘ 이론은 비엔나 협약 제31조 적용 문제와도 관련이 있는데, 위 항소기구 보고서의 단락 45에서는,

“45. 패널은 비엔나 협약 31조를 잘못 적용하였다. 패널은 정당한 기대라는 개념을 국제공법의 통상적 해석 원칙이라는 맥락에서 잘못 이해하였다. 조약 체약국의 정당한 기대는 조약 자체의 문장에 반영되어 있다. 조약 해석자의 의무는 조약문의 문구들을 검토하여 체약국의 의도를 판단하는 것이다. 이것은 비엔나 협약 31조에 규정된 조약 해석의 원칙에 따라 수행되어야 한다. 그러나, 이러한 해석 원칙은 조약에 있지 않은 단어를 조약 내에 끌어들이거나 의도되지 않은 개념을 조약 내에 수입하는 것을 허용하지도 아니하고, 묵과하는 것도 아니다.”

라고 하였다.

모라토리엄 연장

WTO의 비위반제소 모라토리엄 연장 관련 최근(2020년 9월 현재)

https://www.wto.org/english/news_e/news19_e/sum_gc_dec19_e.htm 7. TRIPS Non-Violation and Situation Complaints Moratorium – Communication from Canada, Chile, Colombia, Guatemala, New Zealand, Panama and Uruguay

Chile; Panama; Guatemala and Uruguay introduced the item including their communication in WT/GC/W/790. Bangladesh spoke. The Chair said discussions on the item would continue upon opening the floor under the item on the Work Programme on Electronic Commerce. (see next item).

한국-아세안 FTA: "대한민국과 동남아시아국가연합 회원국 정부 간의 포괄적 경제협력에 관한 기본협정 하의 분쟁해결제도에 관한 협정 비준동의안" -> 제3조 제1항은 비위반 분쟁은 허용되지 않는 것으로 함(각주까지 달아 분명히 하였음)

Article XXIII:1 of GATT 1994 states: “Nullification or Impairment 1. If any contracting party should consider that any benefit accruing to it directly or indirectly under this Agreement is being nullified or impaired or that the attainment of any objective of the Agreement is being impeded as the result of (a) the failure of another contracting party to carry out its obligations under this Agreement, or (b) the application by another contracting party of any measure, whether or not it conflicts with the provisions of this Agreement, or (c) the existence of any other situation, / the contracting party may, with a view to the satisfactory adjustment of the matter, make written representations or proposals to the other contracting party or parties which it considers to be concerned. Any contracting party thus approached shall give sympathetic consideration to the representations or proposals made to it.”

한-미 FTA 지적재산권

한미FTA

개요

우리나라 지재권 제도는 대부분 미국과의 양자 협상에 의해 형성되었다고 해도 과언이 아니다. 앞에서 살펴본 것처럼, 20세기 초 우리 땅에 일본의 지재권 제도가 의용된 것도 미국과 일본이 맺은 조약 때문이고, 의약품 특허가 인정되고 컴퓨터 프로그램에 대한 저작권 보호가 시작된 것도 1980년대 미국과의 통상협상 때문이었다.

먼저 협상 경위를 살펴보고 (한미 FTA 이전에 있었던 협상에 대한 것도 정리해야 하지 않을지? 국립외교원에서 받은 자료 활용할 것), 쟁점 조항들을 분야별로 개설한 다음 조문별 해설을 한다.

협상 경위

협상 경위를 살펴보는 이유는 크게 2가지다. 첫째, 협상 경위를 통해 한미 FTA 협정문이 누구의 이해를 반영하고 있는지 알 수 있다. 둘째, 협상 당사자들이 구체적인 문구를 어떤 경위로 합의하게 되었는지를 알면 조약의 문맥을 파악할 수 있다. 국내법의 경우 국회 기록을 살펴보면 입법자의 의도와 취지를 알 수 있는 것과 같은 이치다. 하지만 한미 FTA는 물론이고 모든 FTA의 협상 기록은 비밀로 분류되어 공개되지 않기 때문에 협정문의 구체적 조문의 취지를 명확히 알기 어렵다.

한미 FTA 지재권 분야의 협상 경위는 당시 국회(제17대, 제18대) 회의록(한미자유무역협정(FTA)체결대책특별위원회(이하 “한미 FTA 특위”), 통일외교통상위원회, 산업자원위원회, 보건복지위원회, 과학기술정보통신위원회 회의록), 정부부처 한미 FTA 담당자가 토론회 등에서 발표한 자료, 정부가 발주한 FTA 관련 연구용역결과보고서, 국내 언론과 미국 언론의 보도, 당시 통상교섭본부장이었던 김현종의 책(｢김현종, 한미 FTA를 말하다｣ 홍성사 (2010년)) 등을 토대로 연대순으로 정리하면 아래와 같다.

가. 한-미 FTA 협상-타결-재협상-재타결-비준-발효 과정1)

(1) 2005. 2. 3. <한미 FTA 사전실무점검회의>를 시작으로 한국과 미국은 자유무역협정 체결을 위한 본격적인 협상을 시작하였습니다.

(2)

(2) 2006. 2. 3. 한국 통상교섭본부장과 미무역대표부 대표가 공동기자회견을 통해 한미 FTA 공식 추진을 발표하였습니다.

(3) 그 후 8차례의 공식협상과 각종 비공식협상을 거쳐 2007. 4. 2. 한미 FTA 협상이 타결되었고 2007. 5. 25. 타결된 협상문 원문이 공개되었습니다.

(4) 그리고 약 1개월 동안의 추가 협상을 한 후, 양국 대표자들은 2007. 6. 30. 미국 워싱턴에서 한미 FTA에 서명을 하였습니다.

(5) 한국 정부는 2008. 10. 8. 국회에 비준동의안을 제출하였고, 이 비준동의안은 그 다음해인 2009. 4. 22. 국회 소관상임위원회인 외교통상통일위원회를 통과하였습니다.

(6) 하지만 미국의 일방적인 요청으로 2010. 11. 30. ~ 12. 3. 추가 협상이 진행되면서 국회 상임위를 통과한 비준동의안은 철회되었고 2011. 2. 10. 추가협상 합의문서 서명 후 비준동의안을 국회에 제출하였으나 국문 협정문의 오역 문제로 2011. 5. 4. 비준동의안이 철회되었습니다.

(7) 한국 정부는 국문 협정문에 대한 번역 재검토를 거친 후 2011. 6. 3. 비준동의안을 다시 제출하였고, 이 비준동의안은 2011. 11. 22. 국회 통과 후 2012. 3. 15. 발효되었습니다.

(8) 한미 FTA 비준통과 후 한미 양국은 협정 발효를 위한 이행준비상황을 점검하는 절차를 2011. 12.부터 2012. 2.까지 거쳤는데, 이는 양측이 협정상의 의무를 이행할 자국법상의 조치를 완료하였는지는 서로 확인 하는 과정이었습니다.

협상 경과별 지재권 협상 내용 및 양측 전략

(1) 우리측 주요 전략 및 협상 분과

지재권 협상 관련 주무부처였던 문화체육관광부와 특허청은 세계무역기구(WTO) 부속협정인 ‘무역관련지적재산권협정(TRIPS: Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)’(이하 “트립스 협정”)을 근간으로 과거 미국이 체결했던 FTA(주로 미-호주 FTA)를 분석하여 미국의 전략을 파악하고 그에 따른 대응방안을 마련하였다. 그리고 한미간 지재권 제도의 차이점을 우리측 협상용 제안으로 준비하기도 하였다. 1차 협상 직전(2006. 5. 12.)에 외교통상부가 국회에 보고한 바에 따르면, 지재권 관련 협상 전략은 “지재권 보호 강화를 통해 지식기반 경제 활성화 도모 및 지재권 관련 국내 제도의 선진화” 이었다.

한미 FTA 협상은 모두 17개의 분과와 2개의 작업반에서 진행되었는데, 지재권 분야는 ‘지재권 분과’와 ‘의약품·의료기기 작업반’(이하 “의약품 작업반”) 2곳에서 이루어졌다. 지재권 분과에는 문화체육관광부, 재정경제부, 산업자원부, 법무부, 농림수산부, 정보통신부, 특허청, 관세청 등의 관계부처가 외교통상부와 함께 참가하였고, 의약품 작업반에는 보건복지부, 식약청, 특허청 등의 관계 부처가 외교통상부와 함께 참여하였다. 지재권 분과장은 외교부 지역통상국장, 문화체육관광부 저작권과장이 공동으로 맡았고, 의약품 작업반은 보건복지부 한미 FTA 총괄팀장이 분과장이었다. 이들은 유관기관이나 외부 전문가의 연구, 자문과 해외 출장(주로 호주) 및 관계부처 대책 회의 등을 통해 협상 전략을 마련하고 미국측 요구에 대응해 왔다.

공식 협상 전 비공식 사전협의를 개최하여(1차 3. 6. 서울, 2차 4. 17. 워싱턴) 한미 양측은 아래 사항에 합의하였다.

< 주요 합의 사항 >

협상 일정 : 1차(6월, 워싱턴), 2차(7월, 서울), 3차(9월, 미국), 4차(10월, 한국), 5차(12월, 미국)

영문 공식명칭 : “KORUS FTA"

분과 구성 : 총 17개 분과 및 2개 작업반 설치

* 상품무역(자동차, 의약품/의료기기 작업반 포함), 원산지/통관, 농업, 섬유, 무역구제, 위생 검역(SPS), 기술 표준(TBT), 서비스, 금융서비스, 통신/전자상거래, 투자, 정부조달, 경쟁, 지재권, 노동, 환경, 분쟁해결/투명성/총칙

보안사항 : 최종 합의문은 타결 즉시 공개, 대외 비공개교환문서는 협정 발효 후 3년까지 비공개

이 합의에 따라 우리 정부는 협상분과를 아래와 같이 구성하였다.

분 과		분과장(작업반장)	소관 chapter
수석대표		외교부 김종훈 대사	협상 총괄
	상품무역	외교부 한·미 FTA 기획단장	상품무역
	자동차 작업반	외교부 지역통상협력관 산자부 자동차조선팀장	-
	의약품/의료기기 작업반	복지부 한·미 FTA T/F 국장	-
농 업		농림부 국제농업국장	농 업
섬 유		산자부 섬유생활팀장	섬 유
원산지/ 통 관		외교부 FTA상품교섭과장	원산지
		재경부 관세협력과장	통 관
무역구제		산자부 조사총괄과장 재경부 관세제도과장 외교부 한미FTA 국내대응팀장	무역구제
위생검역(SPS)		농림부 FTA2과장	위생검역
기술장벽(TBT)		산자부 기술규제대응팀장	기술표준
투 자		외교부 FTA 제1교섭관 산자부 투자정책팀장	투 자
서비스		재경부 통상조정과장 외교부 FTA서비스교섭과장	서비스/ 인력 이동
금융서비스		재경부 국제금융심의관	금융서비스
통 신/ 전자상거래		외교부 FTA 제2교섭관	통신서비스
		외교부 FTA 제2교섭관 산자부 디지털전략팀장	전자상거래
경 쟁		외교부 FTA서비스교섭과장 공정위 국제협력팀장	경 쟁
정부조달		외교부 다자통상국장 재경부 회계제도과장	정부조달
지재권		외교부 지역통상국장 문화부 저작권과장	지재권
노 동		외교부 국제경제국장 노동부 국제협상팀장	노 동
환 경		외교부 국제경제국장 환경부 지구환경담당관	환 경
분쟁해결/ 투명성/총칙		외교부 FTA총괄팀장장	정의/분쟁해결 위원회/투명성 예외/최종 조항

(2) 제1차 공식 협상

(가) 일시 및 장소: 2006. 6. 5.~9.,  미국 워싱턴 DC

(나) 협상 내용

양측 입장 파악 및 쟁점 정리, 양측이 각각 준비한 협정문 초안 통합 작업

의약품 작업반에 미국측 수석대표 웬디 커틀러(Wendy Cutler)가 이례적으로 참석하여, 우리 정부가 발표한 “약제비 적정화 방안”(포지티브 방식 도입)에 대한 미국 정부의 강한 유감과 우려 전달하고 포지티브 방식을 전제로 한 논의에 임할 의사가 없다는 점을 밝힘.

우리측은 “약제비 적정화 방안”은 건강보험제도의 건전성 유지, 의약품 안전성·유효성 강화 및 부적절한 의약품 유통관행 척결 등을 위해 필요한 개혁 조치임을 설명.

양측이 각자 마련한 협정문 초안을 교환하고, 향후 협상의 기초가 될 통합협정문 작성(통합협정문 미작성 분과 4개: 농업, 위생검역(SPS), 섬유, 무역구제)

※ 한편 제1차 공식협상이 끝난 후 문화체육관광부가 작성한 ‘한미 FTA 저작권 협상 전망과 대책’ 문건에 따르면, 주요 예상쟁점 및 대응방향은 다음과 같았다.

- 저작권 보호기간 연장 : 보호기간 연장은 사회·경제적 파급효과가 매우 크므로 불수용.

- 일시적 저장 : 일시적 저장에 대한 복제권 인정의 부정적 효과(이용활성화에 저해, 정보 접근 제한)를 고려하여 불수용.

- 접근 통제의 기술적 보호조치 우회 금지 : 접근통제의 우회를 금지하면 디지털 네트워크 환경에서 이용자에 비해 저작자를 지나치게 보호할 수 있으므로 불수용.

- 온라인서비스제공자(OSP)의 책임 제한 : 권리 소명절차의 일부 단순화는 검토 가능, OSP의 정보제공 의무 부여는 법무부 등과 협의 후 공동 대응

- 비친고죄 도입 : 디지털 환경에서 보다 용이해진 저작권 침해에 대한 효과적인 대응을 위해 일부 비친고죄 도입 필요.

(3) 제2차 공식 협상

(가) 일시 및 장소: 2006. 7. 10.~14., 서울(신라호텔)

(나) 우리측 협상 대응 방향

1차 협상 결과를 감안하여 쟁점별 우리 입장 재점검

민간전문가 자문단 회의(14개 분과, 2개 작업반 개최) 및 각 부처별로 유관업계와 협의 개최

관계부처 전체대책회의(7. 3.), FTA 추진위원회(7. 4.) 및 대외경제장관회의(7. 5.)를 통해 제2차 협상 대응방향 수립

지재권 관련 국내 법령 테두리 내에서 협상을 진행한다는 원칙 유지.

(다) 지재권 분과 협상 내용

양측 이견을 모두 포함하는 느슨한 형태의 통합협정문(Consolidated Text) 초안에 일단 합의하였으며, 문안별 협의를 통해 상호간 이견을 좁혀가는 방식으로 협상 진행.

지재권 분야 협상은 별도의 양허안 교환없이 협정문(Text)을 중심으로 진행되는 협상이므로, 1~2차 협상에서는 상호 법령 및 관행 설명과 차이점 파악이 논의의 초점이었음.

미국은 저작권 보호 기간 연장(자연인의 경우 50년에서 70년으로 법인(음반제작자 등)인 경우에는 발행 후 95년, 창작 후 120년까지 연장 요청, 미국은 저작물의 일시적 저장도 저작권(복제권)으로 인정해야 한다고 주장하고, 우리측은 이미 전송권, 복제권, 기술적 보호조치 등을 통해 충분히 보호받을 수 있고 일시적 복제권까지 인정할 경우 사용자에 대한 과도한 권리제한 소지가 있다는 이유로 반대, 기술적보호조치에 대해 미국측은 저작물에 대한 접근을 통제하는 기술적 보호조치(access control)의 우회 행위(circumvention) 금지 및 처벌 조항 도입 요구, 우리측은 기술적 보호조치는 디지털 환경에서 저작권자가 효과적으로 권리를 행사할 수 있기 위한 보조 수단에 그쳐야 하며, 접근 통제형 기술적 보호조치에 대한 우회 금지시 이용자의 정보 접근권 저해 등 이용자에 비해 저작권자를 지나치게 보호하게 된다며 반대 입장.

법정손해배상제도에 대해 미측은 저작권법, 특허법 및 상표법의 특칙을 통해 법정손해배상제도를 도입할 경우 지재권 침해 소송시 손해배상액이 적게 산정되는 경우를 방지하고 소규모 침해자에 대한 효과적인 억제책이 될 수 있다는 입장인 반면, 우리측은 지재권 침해 민사소송시 배상액은 실손해보전 원칙에 입각하여 산정하기 때문에 수용이 어렵다는 입장임.

비친고죄 적용 분야 확대와 관련하여, 미국측은 지재권 침해행위는 사회 공익에 반하는 행위이며 특히 대규모의 상표권 및 저작권 침해는 사익 침해에 그치지 않기 때문에 비친고죄 적용 범위 확대를 요구한 반면, 우리측은 당시 국회 계류중인 저작권법 개정안(우상호 의원대표발의안)이 “영리를 위하여 반복적으로 저작재산권 등을 침해하는 경우 권리자의 고소 없이 형사 처벌 할 수 있는 지재권 침해행위에 포함)이 통과될 경우 양측 입장 차이가 크게 좁혀질 것으로 봄.

특허 등록 지연을 보상해 주는 특허권 존속기간 연장 제도 도입에 관해서, 미국측은 특허청의 귀책사유로 인해 특허등록이 지연될 경우 특허권 존속기간을 지체된만큼 연장할 필요가 있다는 입장인 반면, 우리측은 이 제도를 도입할 경우 외국기업들이 출원하는 원천특허의 존속기간이 연장되어 우리 기업들이 지불해야 하는 특허실시료(로열티) 및 분쟁가능성 증가를 고려하여 소극적인 입장 견지.

예외없는 특허출원 공개 문제는 우리측이 제안(잠수함 특허(submarine patent) 방지 효과 등의 목적으로)을 하였으나, 미국측은 선출원제도가 아닌 선발명주의가 기본원칙인 국가인만큼 일부 중소기업을 위해 특허출원 비공개제도를 유지되고 있다는 입장임.

특허출원에 대한 심사청구제도 도입은 우리측이 특허제도 개선 차원(심사 적체 해소 및 출원인 만족도 제고)에서 제안하였으나, 미국측은 우리가 미국에서 불편을 겪는 이슈도 아니고 미국의 관련 제도와 상충되는 제안인만큼 수용할 수 없다는 입장.

상표권의 전용사용권(exclusive license) 등록 요건 폐지는 미국측이 주장(상표침해자가 악용할 수 있고, 등록 비용이 수반되고 상표권자와 사용권자의 거주 국가가 다를 경우 사용권 등록 절차가 번거롭다는 등의 이유로) 하였으나, 우리측은 공시제도(public notice)에 반하고 선의의 제3자 피해가 발생할 수 있으며, 사용권 등록은 절차도 간단하고 비용도 얼마들지 않으며, 특허권, 디자인권은 사용권 등록이 요구되는데 유독 상표권만 등록요건을 폐지할 경우 법적 혼란이 생길 수 있다는 이유로 반대 입장 견지.

온라인서비스제공자(OSP) 면책 조항과 관련하여, 미측은 온라인서비스제공자를 유형별로 나누고 면책요건도 달리 정해야 한다는 입장이며, 온라인서비스 이용자가 저작권을 침해한 경우 해당 이용자의 개인정보를 온라인서비스제공자가 저작권자에게 제공하도록 의무화해야 한다는 입장인 반면, 우리측은 새로운 유형의 서비스를 고려하여 온라인서비스제공자를 유형별로 나눌 필요가 없고 이용자의 개인정보 제공 의무화는 OSP의 사업 기반이 위태로울 수 있다는 우려가 있다는 입장임. 다만 개인정보 보호와 저작권자 보호를 함께 고려하여 미국 문안의 장단점에 대해 면밀히 검토할 필요가 있다는 입장.

미국측은 지재권 침해에 대한 법집행 강화를 주장하였고, 저작권 보호 강화에 대해 우리측 입장은 WTO 지재권 협정(TRIPS) 수준(50년)의 현행 보호기간 견지(주: 트립스 협정에 저작권 보호 기간에 관한 규정은 없고, 베른협약을 원용하고 있으며 이 베른협약에서 보호기간을 최소한 50년으로 정하고 있다).

(라) 의약품 작업반 협상 내용

미국측 수석대표인 웬디 커틀러(Wendy Cutler)가 기조발언을 통해 약제비 적정화 방안과 관련된 협의가 있을 때까지 어떠한 절차 진행도 중단할 것을 요구, 우리측은 추진 불가피성을 재차 강조하며 7월중 시행규칙(국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 및 신의료기술 등의 결정 및 조정기준 중 개정안 입법예고(7.26.~9.24.) 입법예고 계획을 표명.

미측은 우리측이 FTA 차원에서 논의없이 “약제비 적정화 방안” 시행을 위한 입법예고 강행에 강하게 반발하며 의약품작업반의 협상 진행을 중단하고 일부 분과(서비스, 무역구제) 분과회의에도 참가를 거부함. 우리측은 이에 대응하여 상품무역 및 환경분과 회의를 취소함. * 약제비 적정화 방안이 국민건강보험재정의 건전성 유지를 위해 반드시 필요한 개혁조치이며, 포지티브 방식 자체는 FTA 협상의 대상이 아님을 강조.

신약 등 품목허가시 제출된 자료 독점권과 관련하여, 미국측은 자료 독점(data exclusivity)을 유사 품목(similiar product)으로 확대 요구, 우리측은 유사 품목의 정의가 모호하여 자료보호 대상 범위가 불명확하며 국내 중소 제약회사를 중심으로 반발이 있을 것으로 예상.

의약품 품목허가와 특허 연계와 관련하여, 미국측은 오리지널 의약품 특허기간 중 복제의약품(generic drugs)의 품목허가 금지 및 특허기간 중 복제의약품의 품목허가 신청사실 및 신청자 신원을 특허권자에게 통보할 것을 요구하였고, 우리측은 특허 침해에 대한 구제는 특허 소송 등을 통해 가능함을 미측에 설명함. 의약품 허가 특허 연계에 대해 우리측은 수용 곤란 입장이었고 미측은 의약품 허가시 특허심사체계의 개선을 요구함.

※ 제2차 공식 협상 후 정부는 소위 ‘대내협상’ 목적으로 ‘한미 FTA 지원위원회(위원장: 한덕수)’를 통한 국민 여론 수렴 및 갈등관리 강화.

(4) 의약품 작업반 별도 협상

(가) 제1차 별도 협상

일시 및 장소: 2006. 8. 21.~22. 싱가포르

미국측이 16개 요구사항 제시

독립적 이의신청 기구에 대해 미국측이 강한 요구(미측이 지난달 싱가포르에서 열린 한미 자유무역협정(FTA) 의약품 분야 협상에서 우리측의 포지티브 리스트(의약품 선별등재방식)를 수용하는 대신 신약의 허가와 보험 등재, 경제성 평가 및 가격협상 등의 절차에서 독립적인 제3의 이의기구 설치를 요구)

미국 측은 신약의 보험가격을 결정할 때 물가상승률을 반영해 달라는 요구까지 하였음.

당시 보건복지부 한미 FTA 협상단장 전만복 국장 인터뷰) 출처: SBS 뉴스 http://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1000156986&plink=OLDURL&plink=COPYPASTE&cooper=SBSNEWSEND

※ 미국의 16가지 요구안에는 지재권과 직접 관련된 용어는 등장하지 않지만, 한미 FTA 협상 과정에서 미국측은 혁신적 신약을 특허 의약품과 동일하게 취급하였고, 실제 협정문 제5장에도 혁신 의약품과 특허 의약품을 혼용하고 있습니다. 따라서 의약품 분과의 별도 협상은 지재권 관련 협상이라 할 수 있습니다. 예컨대, 협정문 제5.2조는 제목이 “혁신에의 접근(Access to Innovation)”으로 되어 있고, 나목 1호는 “특허 의약품 또는 의료기기의 가치를 자국이 제공하는 급여액에 있어 적절히 인정한다(appropriately recognize the value of the patented pharmaceutical product or medical device in the amount of reimbursement it provides)”고 되어 있습니다.

(나) 제2차 별도 협상

2006. 10. 17. 화상회의로 진행: "이번 회의에서 복지부는 '(건강보험) 약값 적정화 방안'을 연내에 시행하겠다는 의지를 재차 강조했으며, 미국 측도 한국정부의 이런 방침을 분명히 인식하고 있음을 표명했다"고 밝혔다.

복지부는 "이번 회의에서 우리 측은 성장호르몬 등 생물의약품(에 대한 복제약) 허가 절차의 마련, 우수의약품의 생산 및 품질 관리기준(GMP), 제네릭의약품(복제약) 허가의 상호인정(MRA) 등을 미국 측에 적극적으로 검토해달라고 촉구했다"고 밝혔다.

복지부는 "이번 화상회의에서 10월 23일부터 제주에서 열리는 4차 협상의 효율성을 제고하고 건설적 협상이 되도록 협상의 속도를 내자는 데 양국이 인식을 같이 했다"고 밝혔다.(출처: 프레시안 2006. 10. 18.자 기사 한미FTA 의약품 별도협상…"협상속도 올리자" https://m.pressian.com/m/pages/articles/33494_

(다) 3차 별도 협상

일시 및 장소: 2006. 11. 12.~13. 서울 하얏트 호텔

미국측 협상단은 우리측 약값 적정화 방안이 다국적 제약회사의 신약을 차별하는 일이 발생하지 않도록 제도적인 대책을 마련해 달라고 요구하고, 우리나라에서 판매되는 다국적 제약회사들의 신약 가격을 미국 수준으로 높여 달라고 요구하는 등 자국 제약업계의 요구사항들을 재차 밀어붙임.

보건복지부는 이번 협상이 ‘의약품의 건강보험 선별 등재를 내용으로 하는 약제비 적정화 방안의 연내 실시를 앞두고 양국간 이견을 좁혀 FTA 협상의 원만한 타결을 위한 것’이라며 협상의 배경을 설명함.

또한 미국 협상단이 혁신적 신약의 특허권 강화, 신약에 대한 차별 금지 및 환자의 접근권 보장, 독립적 이의신청기구 설립, 신약의 건강보험 등재 및 가격 결정시 다국적 제약사에 대한 사전통보제 등을 요구하고 있음을 밝힘.

나아가 한국 협상단은 국산 의약품 제조시설 기준(GMPㆍ우수의약품제조 및 품질관리 기준)을 미국에서도 상호 인정하고 일반의약품과 생물학적 제제를 미국에서 별도 허가절차를 거치지 않고 판매할 수 있도록 허용하는 한편 의료진의 한국 면허를 미국에서 동일하게 인정해줄 것 등을 요구함.

(5) 제3차 공식협상

(가) 일시 및 장소: 2006. 9.6.~9., 미국 시애틀

(나) 우리측 협상 대응 방향

3차 협상에 대비하여 민간전문가 자문단 회의 23회, 관계부처별 유관 관계와 협의를 통해 협상 전략 재점검

김현종 특위 보고(6차 특위 회의록 4면): “일시적 복제, 기술적 보호조치 등 지재권 관련 주요 쟁점에 대해서는 국내 법령 테두리 안에서 협상해 나가겠습니다”

(다) 지재권 분과 협상 내용

저작권 보호기간 연장에 대해 양측은 기존 입장을 반복.

일시적 저장에 대해 우리측은 전송권과 복제권을 통해 보호가 가능하다고 주장하고 미국측에 일시적 저장을 인정하지 않아서 발생하는 피해 사례의 제시를 요구함. 저작인격권에 대해서는 우리측은 미국은 주법 및 상표법 등에 흩어져 있어서 보호가 미흡하다고 보고 저작인격권 조항 도입을 주장했으며 미국측은 저작인격권 문제로 인한 피해 사례의 제시를 우리측에 요구함.

저작물의 병행수입 금지를 미국측 협상 대표가 강조(우리측 입장은 중국을 통해 수입되는 것을 막을 수 있는 효과도 있지만 일반화되어 있지 않은 것을 특별히 받아들일 이유는 없다는 입장(특위 제5차 회의록 33면, 문화체육관광부 문화산업국장 위옥환 답변)

OSP 책임 제한에 대해 우리측은 침해자의 신상정보 제공 의무에 대해서도 고려할 수 있다는 입장이었고, 미측은 이에 대한 입장을 밝히지는 않음.

지재권 침해에 대한 집행강화에 대해서는 국내법을 개정하지 않고 수정가능한 사항에 대해서 합의 도출.

(라) 의약품 작업반 협상 내용

양측은 연내 시행 예정인 “약제비 적정화 방안”의 시행관련 세부내용(의약품 등재, 약가 결정방법 등) 우리측 관심사항(의약품/의료기기 상호인정 문제)에 대한 협의 진행.

보건복지위원회 보건복지부장관 유시민 한미 FTA 제3차 협상 국회보고: 우리측은 국내 제약기업의 대미 진출 확대기반 마련을 위해 의약품 비임상시험관리기준, 의약품·의료기기 제조품질관리기준, 복제의약품 허가 분야의 상호 인정을 요구하였으며 유사생물의약품에 대한 미국 내 약식 허가 절차 마련 방안도 요구하며 통합협정문에 포함하여 논의하기로 합의함. 약제비 적정화 방안과 관련하여 미국측은 포지티브 방식의 도입 자체에는 동의하지만 약제비 적정화 방안의 구체적인 내용에 대해서는 좀 더 충분한 논의가 이루어져야 한다는 입장을 표명. 혁신 신약 가치 및 특허의약품과 복제의약품 간 동일한 절차·기준 적용에 대해서 미국측은 혁신적 의약품의 가치 인정을 위해 모든 특허대상 의약품을 혁신적 의약품으로 분류하고 제네릭 의약품에 대해서도 경제성 평가 및 약가 협상을 하여 등재여부 및 약가를 결정해 줄 것을 요청함. 이에 대해 우리측은 혁신성 개념이 모호하고 특허의약품 모두가 혁신적 개선이 이루어진 것은 아니며, 제네릭 의약품은 오리지널 의약품과 달리 이미 경제성이 확인되었기 때문에 동일한 절차·기준을 적용하는 것이 불필요하다는 입장을 견지함. / 의약품 관련 지재권에 관련해서 의약품의 허가-특허 연계와 관련해서 우리 측은 권리범위확인심판 소송을 통해서 의약품 특허여부를 사전에 검토할 수 있고 특허 침해 시 소송을 통한 구제가 가능하므로 불필요하다는 입장을 설명. 품목허가시 제출된 자료 보호와 관련하여 미국측은 의약품 품목허가 시 제출된 자료를 제3자가 원용하여 후발 품목에 대한 품목허가를 받을 수 없도록 규정해 줄 것을 요구하였고 우리측은 의약품의 안전성·유효성 심사에 관한 규정에 이미 충분할 정도로 보호되고 있으므로 수용하기 어렵다는 입장을 표명. / 강제실시 제한과 관련해서 우리 측은 미국측의 강제실시요건이 우리 특허법상 규정하고 있는 사유보다 그 범위가 좁으므로 수용 불가하다는 입장을 견지하였으나 미국측은 존치를 주장함.

의원 질의에 대한 유시민 장관의 답변 중: GMP, GLP나 제네릭 의약품 허가 상호 인정, 유사생물의약품 약식 허가 절차 이게 우리나라에 엄청난 실리를 줄 것으로 보지는 않고요 ... 의약품 분야는 우리의 열세분야이기 때문에 ... 축구를 할 때 저희가 한 10개 부처 넘게 관련이 되어 있기 떄문에 어떤 부처는 포워드나 원톱을 하기도 하고요, 어떤 부처는 윙백은 하기도 합니다. ... 그러니까 저희 부의 현재 상황은 골을 덜 먹기 위해서 윙백을 하는 것과 비슷한 상황이기 때문에 골 넣는 목표를 제시해라 이러시면 곤란합니다.

외교통상부 한미 FTA 협상단 수석대표 김종훈 국회 보고(특위 7차 회의록) 7면: “의약품 작업반에서 양측은 연내 시행 예정인 약제비 적정화 방안의 시행에 필요한 의약품 등재, 약가 결정방법 등의 내용과 우리 측이 관심 있는 의약품·의료기기 상호인정 문제 등은 협의를 진행하였고 더불어 의약품 허가 시 특허침해 여부의 연계 검토와 같이 의약품과 관련한 지재권의 보호를 강화하자는 미측의 요구가 있었고 우리 측은 반대입장을 전달하였습니다.” 8면 “지재권 분과에서 일시적 복제 인정 등에 대해 양측은 기존 입장을 반복하면서 지재권 침해에 대한 집행 강화에 대해서만은 국내법을 개정하지 않고 수정가능한 사항에 일부 합의를 도출하였습니다.”

(6) 제4차 공식 협상

(가) 일시 및 장소: 2006. 10. 23.~27. 제주도

(나) 우리측 협상 대응 방향

분과별 대책회의, 민간전문가 자문단, 관계부처별 유관 업계와 협의를 통해 협상 전략 재점점

관계부처 전체대책회의, FTA 추진위원회 및 대외경제장관회의 심의를 통해 4차 협상 대응방향 확정

핵심 쟁점을 제외한 이견 사항들에 대한 “가지 치기” 작업을 통해 4차 협상 후에도 각 분과별로 회기간 접촉을 적극 활용.

(다) 지재권 분과 협상 내용

국내법 개정 논란이 예상되는 핵심 쟁점 이외의 여타 사안에 대해서는 합의가능한 방안을 적극 모색.

가처분제도, 소송절차에 앞서 분쟁조정 제도를 두는 데에 합의(김현종 특위 10차 회의록 7면: “지재권 집행과 관련하여 가처분제도, 소송절차를 대체할 수 있는 분쟁조정제도에 대해 합의하는 성과가 있었습니다만 저작권 보호기간 연장 등 핵심 쟁점에 대해서는 양측에 이견이 있었습니다.”).

(라) 의약품 작업반 협상 내용

“약제비 적정화 방안”의 연내 시행방침을 재확인하고, “약제비 적정화 방안” 시행계획과 관련하여 미측의 구체적인 입장에 대한 설명 요구 및 세부내용 협의 지속.

특위 10차 회의록 14면: 보건복지부 한미자유무역협정 담당 국장 전만복 “    보건복지부 한미 FTA 담당국장, 의약품의료기기분과장 전만복입니다. 안명옥 위원님 질의 주신 사항에 대해서 답변을 드리겠습니다. 첫 번째 사항으로 11월 13일 추가협상을 서울에서 합니다. 의제 여부를 말씀을 하셨는데 의제는 저희가 12월 연내로 시행하기로 한 약제비 적정화 방안에 대한 구체적인 내용을 중심으로 협의, 협상을 하는 것으로 추진을 하고 있습니다. 그다음에 세 번째 질의해 주신 중에 약제비 적정화 방안 관련해서 ‘미 측이 충분히 이해를 한다’ 합의 여부를 말씀하셨는데 이 부분은 저희가 8월 싱가포르협상을 하기 이전에 2차 협상에서 파행으로 가면서 그 이후에 한미 간에, 양국 정부 간에 협의해서 싱가포르협상이 재개됐는데 그때 재개되는 과정에서 미 측은 우리 선별등재방식을 미 측이 동의를 하고 약제비 적정화 방안 연내 시행에, 정확한 표현은 ‘레코그나이즈(recognize) 한다’ 이렇게 돼 있습니다. 이렇게 말씀드리고요. 제주도 협상에서 이 부분에 대해서 우리 보건복지부는, 한국 정부는 우리 추진일정대로 가고 있다 해서 그런 설명이 됐고 미 측은 그 부분에 대해서 연내 시행하는 것에 대해서 아까 말씀 주신대로 ‘컴플리틀리 언더스탠드(completely understand)한다’ 하는 표현을 썼습니다. 그리고 그런 가운데서 지금 약제비 적정화 방안이 연내에 실행될 수 있도록 하기 위해서 그 부분 중심으로 해서 내주에, 그러니까 현재 하고 있는 것은 12일 오후부터 하는 걸로 돼 있습니다. 12일, 13일 추가협상을 서울에서 하도록 돼 있고요. 그다음에 네 번째 주신 질의는 결국 약제비를 논의하냐 하는 말씀인데 그것을 중심으로 논의할 예정입니다.

(7) 제5차 공식 협상

(가) 일시 및 장소: 2006. 12. 4.~8., 미국 몬타나

(나) 우리측 협상 대응 방향

관계부처 장관급 협의, 한미 통상장관회담(11. 16.~17.), 분과별 대책회의 및 민간자문단 회의를 통해 우리 협상 전략 재점검, 분과장 대책회의(11. 23.), FTA 추진위원회 및 대외경제장관회의를 통해 5차 협상 대응 방향 수립

협정문 관련 쟁점에 대해서는 적극적인 대안 제시를 통한 타협안 도출 추진

지재권 분야는 국내법 개정 논란이 예상되는 핵심 쟁점 이외의 여타 사안에 대해서는 건설적 의견교환을 통해 합의가능한 방안을 적극 모색.

(다) 지재권 분과 협상 내용

우리측 우려가 컸던 저작물 병행수입 문제를 인격권 조항(우리측 제안사항)과 연계하여 함께 삭제하는 데에 합의.(특위 제13차 회의록 6면 김종훈 답변 “지재권 분과에서 여러 가지 이슈 중에 몇 가지 진전이 있었습니다. 우리 국내에서, 시민단체에서도 저작물의 병행수입이 금지될 경우에 상당히 우리한테 피해가 클 수 있다는 그런 주장들이 많았습니다. 이 부분을 저작물의 병행수입을 금지하지 않는 쪽으로, 병행수입을 할 수 있는 쪽으로 합의를 했습니다. 그것과 함께 우리는 갖고 있는데 미국이 저작권상에 갖고 있지 않는 인격권 조항, 즉 저작권자의 이름을 쓴다는 등의 인격권이 미국의 법제에서는 상당히 생소한, 그래서 미국이 상당히 받아들이기가 어려운 그러한 내용이었기 때문에 이것을 미국이 저작물 병행수입 금지를 포기를 하는 것에 대응해서 우리도 인격권의 주장을 드롭을 하는 쪽으로 서로 주고받는 식의 해결을 이뤘습니다.”)

지재권 집행 관련, 형사처벌시 적용가능한 양형기준을 도입하라는 미측 요구를 완화하여, 일반적 권고사항으로 수정하여 합의(특위 제13차 회의록 6면 김종훈 답변 “저작권 집행과 관련해서 형사처벌할 때에 그 양형기준을 협정 사항에 명시를 하자는 미측의 주장이 계속 있었습니다마는 이러한 양형기준을 협정문에 박지 않고, 다만 양형기준을 구체적으로 갖는 것이 중요하다는 일반적인 권장사항의 표현으로 협정문에 담기로 합의를 하였습니다.”)

특허출원시 특허청구범위 기재요건, 저작물의 고정요건(fixation) 관련, 우리측이 제안한 수정문안으로 합의.(특위 제13차 회의록 6면 김종훈 답변 “그 외에 아주 기술적인 이슈가 되겠습니다마는 특허를 청구할 때 특허청구 범위의 기재요건을 합의를 하고 또 저작물의 고정 여건, 특히 저작물이 어떤 유형물 형태로 고정이 되느냐 마느냐 하는 것을 갖고 굉장히 논리적인 논쟁이 계속 됐습니다마는 이것은 양국이 갖고 있는 각 국의 국내법에 따라서 처리를 한다는 쪽으로 합의가 되었습니다”)

<양형기준 관련 특위 제13차 회의록 14면 이하>

◯최재천 위원

지적재산권 분야에서 말입니다. 제 일관된 문제의식에서 같은 맥락입니다. 지금 까지 미국 쪽은 형사 처벌 시에 적용 가능한 양형기준을 도입해라 이걸 완화해서 일반적 권장사항으로 수정해서 합의를 했다 이랬는데 구체적인 합의 내용이 뭡니까?

◯외교통상부한미자유무역협정협상단수석대표 김종훈

거기에 양형기준을 그대로 죽 설정하는 것은 아니고요. 구체적인 양형기준을 관련 법규에 두도록 권장하는 그런 표현입니다.

◯최재천 위원

구체적인 법규 어디에 둘 겁니까?

◯외교통상부한미자유무역협정협상단수석대표 김종훈

그것은 제가 조금, 우리 지재권분과장께 좀……

◯최재천 위원

그래요. 지재권 분과장, 어디에 둘 겁니까?

◯외교통상부지역통상국장 이건태

지재권 분과장을 맡고 있는 외교부지역통상국장 이건태입니다.

법규에 두는 것이 아니고요. 미국이 요청한 것은 형사재판에 있어서 양형기준에 관한, 그러니까 일관되게 어느 정도의 처벌이 주어진다는 것을 명확히 하기 위해서 일종의 가이드라인을 만들라는 얘기였습니다. 그러니까 법규에 들어가 있는 것은 아닙니다.

◯최재천 위원

좋아요. 그러면 그런 양형의 가이드라인이 효과가 있겠어요, 없겠어요? 실효성이 있겠습니까, 없겠습니까? 그리고 양형의 가이드라인을 누가 만들어야 됩니까? 행정부가 만들어야 됩니까, 미국이 만들어야 됩니까, 사법부가 자체적으로 만들어야 됩니까?

◯외교통상부지역통상국장 이건태

그것은 사법부 자체적으로 만드는 것을 얘기하는 겁니다.

◯최재천 위원

그러면 사법부가 이 문제에 대해서 여기까지 합의했다고 서로 문서로 주고받고 합의했습니까?

◯외교통상부지역통상국장 이건태

아니, 미국이 드래프트(draft)에서 요청한 것이 그러한 양형기준에 관한 가이드라인을 만든다 하는 내용이었는데 미국에는, 자기네들은 그런 것을 갖고 있다고 그러고요. 그리고 바인딩(binding)이든 논 바인딩(non binding)이든 상관없이…… 그런데 저희가 그것에 대해서 받아들이지 않고, 그것은 우리가 바인딩이든 논 바인딩이든 상관없이 우리로서는 그런 가이드라인을 각 판사가 독립적으로, 자체적으로 판단하는 사안에 대해 그런 가이드라인을 만든 적도 없고 앞으로 만들 수도 없다 해서 그것은 드롭(drop)을 시킨 겁니다.

◯최재천 위원

아니, 양형기준 도입에 대해서 일반적 권장사항으로 수정해서 합의를 했다면서요. 일반적 권장사항의 의미가 뭡니까?

◯외교통상부지역통상국장 이건태

일반적 권장사항을 만들라고 한 것이 아니고요. 영어로 하면 인커리지(encourage)하는 것으로 해 가지고 그것이 구체적으로 우리 사법부나 다른 검찰 같은 데서 그런 양형기준에 관한 가이드라인을 만들어야 된다는 의무를 부과하지 않은 겁니다.

◯최재천 위원

그러면 미측의 요구를 하나도 받아들이지 않는 건데 이게 왜 완화된 겁니까? 아주 무의미한 건데. 미국 측 입장은 지금 현 상황에서 하나도 진전된 게 없는데……

◯외교통상부지역통상국장 이건태

진전된 게 아니고요. 미국 문안상에 그러한 가이드라인을 만들게 하려던 그 문안을 뺀 거지요. 삭제한 겁니다.

◯최재천 위원

그러면 양형기준 자체가 일체 도입된 바 없다, 이러면 맞는 말입니까?

◯외교통상부지역통상국장 이건태

도입된 바는 당연히 우리나라에서 없었고요. 앞으로 도입될 필요가 없다 이런 말씀입니다.

◯최재천 위원

도입될 수도 없다 이 말이에요?

◯외교통상부지역통상국장 이건태

그렇습니다.

◯최재천 위원

그러면 현실적으로 미국 측의 요구가 거절된 거예요?

◯외교통상부지역통상국장 이건태

그렇습니다.

◯최재천 위원

그런데 ‘미국 측 요구를 완화해 가지고 일반적 권장사항으로 수정해서 합의’라고 되어 있잖아요. 그러면 이 문맥은 뭐예요? 이것은 못 받아들이겠다, 거절했다, 포기됐다 이러면 되지요.

◯외교통상부지역통상국장 이건태

지금 영어를 써서 죄송합니다만 ‘each party shall’ 하고 나가지 않습니까? ‘쉘(shall)’ 하면 그게 의무가 되지 않습니까? 의무가 되면, 그 문장을 그대로 받아들이면 우리가 그런 가이드라인을 만들어야 되는 그런 상황이지 않습니까? 그 문안을 빼버리고 단순히 인커리지라고만 해 가지고, 인커리지라는 게 권장한다 뿐이지 의무를 부여하는 것이 아니니까 미국이 자기네 요구사항을 철회한 겁니다. 삭제를 한 것입니다.

◯최재천 위원

좋습니다.

저는 완화해서 수정해서 합의했다고 그래서 일종의 타협이 이루어진 것으로 보고 질의를 던진 건데, 그러면 이런 논의 상황에 대해서 우리 대법원은 잘 알고 있습니까? 계속 의견을 교환하고 있습니까?

◯외교통상부지역통상국장 이건태

예, 그 회의에 나가기 전에 법무부에서 검찰, 사법부, 대법원 행정처하고 같이 협의를 해서 저희가 안을 만들어서 나가는 겁니다.

◯최재천 위원

그때 대법원 의견은 뭐였습니까?

◯외교통상부지역통상국장 이건태

그것은 말씀드린 대로 저희는 그런 것은 곤란하다……

◯최재천 위원

결코 받아들일 수 없다?

◯외교통상부지역통상국장 이건태

예, 그렇습니다.

◯최재천 위원

알겠습니다.

(라) 의약품 작업반 협상 내용

반덤핑 관련 우리 요구(산업피해 누적 평가 제외, 한미 무역구제 협렵위원회 설치, 조사전 통보 및 사전협의, 가격 약속 및 수량 제한, 이용가능한 사실) 관철하기 위하여 무역구제 분과 협상 중단, 이와 연계하여 미측 관심분야인 의약품 작업반 및 자동차 작업반도 협상 중단

(8) 제6차 공식 협상

(가) 일시 및 장소: 2007. 1. 15.~19. 서울(신라호텔)

(나) 우리측 협상 대응 방향

관계부처 장관급 협의, 한미 고위급 회담, 분과별 대책회의 및 민간자문단 회의를 통해 협상안 준비.

소관부처별 협상안 보고(1.9.~10.), 한미 FTA 차관회의(1. 11.), 대외경제장관회의(1. 12.)를 통해 6차 협상 대응방향 수립.

핵심 쟁점을 제외한 일반 쟁점들의 합의 도출에 집중하고, 각 분야별로 쟁점들의 주고받기 타결을 통해 전체 협상의 실질적인 진전 달성.

지재권 분야는 국내 지재권 법제도 체계 내에서 수용가능한 사안에 대해서는 연계 타결하는 방안을 모색.

(3) 지재권 분과 협상

저작권 보호기간 연장, 기술적 보호조치, 일시적 저장 등 주요 쟁점에 대해서는 절충 노력이 있었으나 입장을 좁히지는 못함.

특위 제15차 회의록 김종훈 발언 6면: 지재권 분과에서는 저작권 보호기간의 연장 또 기술적 보호조치, 일시적 저장 등 주요 쟁점에 대한 절충 노력이 있었습니다마는 대부분 쟁점에서 양측 간의 이견이 좁혀지지 못했습니다.

(라) 의약품 작업반 협상 내용

무역구제, 자동차, 의약품 분야는 5차 협상 이후 중단 상태를 유지

<특위 제15차 회의록 31~32면>

◯심상정 위원  잠깐 나오시지요. 시간이 없으니까 간단하게 답을 해 주세요.

국장님, 특허 연장 문제하고 그다음에 재심위원회 이것 기존 방침에 변화가 있습니까? 특허 연장할 의사를 갖고 있습니까?

◯보건복지부한미자유무역협정담당국장 전만복  제가 아시는 대로 5차 협상과정에서……

◯심상정 위원  결과만, 결론만 얘기하세요. 특허 연장과 재심위원회에 대한 보건복지부 방침만 이야기해 주세요.

◯보건복지부한미자유무역협정담당국장 전만복  제가 사안별로 검토한 부분은 있습니다마는 지금까지 협상한 부분하고 차이가 나는 부분이 없습니다.

◯심상정 위원  아니, 그러니까 차이가 나는……

제 질의에 답을 하세요. 특허 연장 가능성이 있습니까, 없습니까?

◯보건복지부한미자유무역협정담당국장 전만복  링키지(linkage) 문제라든가 이런 부분들은 사안에 따라서 틀린 부분들인데 그 부분들은 현재로서 지금까지 그 입장을 그대로 가지고……

◯심상정 위원  연장하지 않는다?

◯보건복지부한미자유무역협정담당국장 전만복  안 된다, 지금까지의 입장을 가지고……

◯심상정 위원  그러니까 지금까지의 입장이 뭐예요?

그러니까 가부만 분명히 얘기를 하시지 자꾸만 복잡하게 이야기하시려고 하네.

◯보건복지부한미자유무역협정담당국장 전만복  특히 허가와 특허 부분 그런 부분은 저희가 수용하기 어렵다 하는 그런 확고한 입장을 표시했습니다.

◯심상정 위원  특허 연장은 안 한다?

◯보건복지부한미자유무역협정담당국장 전만복 링키지 연계문제……

◯심상정 위원  재심위원회……

◯보건복지부한미자유무역협정담당국장 전만복  재심위원회라는 것은 이의신청 기구 말씀하시는 거라고 이해를 하면 되겠습니까?

◯심상정 위원  예.

◯보건복지부한미자유무역협정담당국장 전만복  그런 부분은 저희가 미 측에 그린(green) 입장을 표명한 것은 아니지만 내부적으로는 우리 국내의 업계를 위해서라도 그런 부분은 이의신청 절차기구는 있어야 된다 하는 관점에서 접근하고 있습니다.

(9) 제7차 공식 협상

(가) 일시 및 장소: 2007. 2. 11.~14. 워싱턴 DC

(나) 우리측 협상 대응 방향

쟁점별 협상안을 관계 부처, 업계 등과 협의를 통해 재점검, 전체 협상의 진전 추진

관계부처간 협의, 분과별 관계부처 대책회의 및 민간자문위원단 회의를 통해 우리 협상안 준비

분과장 대책회의(2. 5.), FTA 추진위원회(2. 6.), 대외경제장관회의(2. 7.)를 통해 제7차 협상 대응방향 수립

협상목표: 핵심 쟁점에 대한 타결 가능한 구체적인 방안 모색: 각 분야별로 쟁점들의 연계 타결 및 수정안 마련 추진

의약품/의료기기 분야에서 “약제비 적정화방안” 관련 미측의 주요 관심사항 중 수용 가능한 사항 협의: 우리측 관심내용이 의료분야 MRA 추진에 대해서도 미측의 전향적인 검토를 요구하고 구체적인 추진 방안을 모색

지재권 분야는 국내 법체계의 기본틀을 훼손하는 내용을 제외한 쟁점에 대해서는 전향적인 타결을 추진하고, 주요 쟁점에 대해서는 양측 관심사항을 상호반영하는 연계 타결 방안 모색

3월말 협상 타결하고 8차 협상 전에 고위급간 협의를 활용하여 주요 쟁점에 대한 사전 조율작업 진행

(다) 지재권 분과 협상 내용

특허권, 저작권, 상표, 집행 보호 등 분야별로 주요 쟁점 위주로 집중 협의하면서, 절출안 마련 작업을 진행(특위 제17차 회의록 5면 김종훈: 지재권 분과에서는 특허권, 저작권, 상표, 집행 보호 등 분야별로 주요 쟁점 위주로 협의가 집중적으로 진행이 되고 양측 간에 절충을 이루고자 하는 노력이 많이 있었습니다마는 아직 이견을 좁히고 있지 못하고 있는 상황입니다.)

(라) 의약품 작업반 협상 내용

투명성 조항, 윤리적 영업행위, 의약품 위원회, 의료분야 상호인정(MRA) 등에 대해 이견 축소 및 절충안 모색

(10) 제8차 공식 협상

(가) 일시 및 장소: 2007. 3. 8.~12. 서울

(나) 우리측 협싱 대응 방향

잔여 쟁점별 최종 협상안을 관계 부처, 업계 등과 협의를 통해 전향적으로 마련

분과장 대책회의(3. 3.), 관계부처 회의(2. 22.~23.), 대외경제장관회의(3. 6.) 등을 통해 제8차 협상 대응방향 수립

모든 쟁점들에 대한 합의 도출 추진(소수 미타결 쟁점이 있을 경우, 3월말 이전에 고의급 협의를 통해 최종 합의 도출)

의약품/의료기기 분야에서 “약제비 적정화 방안” 관련, 독립적 이의신청 절차, 의약품·의료기기 위원회 등 쟁점에 대해 합의 추진, 우리측 관심내용인 의료분야 MRA 추진에 대해 구체적인 합의문안 마련

지재권 분야는 국내 법제도의 근간을 이루는 쟁점에 대해서는 우리측 입장 반영을 추진하되, 지재권 보호강화에 도움이 되는 여타 쟁점에 대해서는 전향적으로 합의 추진

김현종 특위 제19차 회의록 2면: 앞으로 실무급 추가 협의와 고위급 협의를 통해 타결을 추진할 계획입니다. 다만 농업, 섬유, 자동차, 무역구제, 방송․통신, 개성공단, 지재권 분야는 양측 간 이견이 존재하여 향후 고위급 협의를 통해 타결 방안을 모색할 계획입니다.

(다) 지재권 분과 협상 내용

저작권 보호기간 연장 등 주요 쟁점을 제외하고, 상당부분 합의 도출(특허 분야에서는 일괄 타결)

특허존속기간 연장은 심사청구 후 3년 기준으로 우리측 입장 반영

김현종 특위 제19차 회의록 3면: 지재권 분과에서 저작권 보호기간 연장 등 주요 쟁점을 제외하고 상당 부분 합의를 도출하였습니다. 특허 분야는 일괄적으로 타결되었는데 주요 쟁점이었던 특허 존속기간 연장은 심사청구 후 3년 기준으로 하기로 합의하여 우리 측 입장이 반영되었습니다.

김현종 외통위(17대 266회 1차 회의 2007. 3. 14.) 회의록 3면 “지재권 분과에서 저작권 보호기간 연장 등 주요 쟁점을 제외하고 상당 부분 합의를 도출하였습니다. 특허 분야는 일괄적으로 타결되었는데 주요 쟁점이 된 특허 존속기간 연장은 심사청구 후 3년 기준으로 하기로 합의하여 우리 측 입장이 반영되었습니다.”

(라) 의약품 작업반 협상 내용

의약품 위원회 설치, 윤리적 영업관행 등 약제비 적정화 방안 시행과정에서의 투명성 제고를 위한 절차적 방안에 대해 상당 부분 합의하였으나, 핵심쟁점에 대해서는 계속 협의 필요

※ 8차 협상 전체 결과

최종 타결: 통관, 경쟁, 정부조달

사실상 타결(한 두가지 확인사항을 전제로 협상 마무리): 기술장벽(TBT), 전자상거래, 환경

중대한 진전 달성(소수 잔여 쟁점만 남은 분야): 투자, 통신, 의약품, 상품, 위생검역(SPS), 원산지, 서비스, 금융, 노동, 총칙

양측간 이견이 존재하고, 향후 고위급 협의가 필요한 분야: 농업, 섬유, 자동차, 무역구제, 방송·통신, 개성공단, 지재권

(11) 고위급 회담

일시 및 장소: 2007. 3. 19.~22. 워싱턴

김현종 책 209~210면: 2007. 3. 30. 김현종이 대통령 보고 내용을 설명하며 “우리는 지재권 분야에서 일괄타결안을 제시했는데, 저작권 보호 기간을 50년에서 70년으로 연장하는 것을 수락했으며 미국 측은 법정손해배상제도와 자료 보호를 수용했습니다. 지금 문제는 지재권 분야의 비위반제소에 대해 미국이 계속 요구하고 있다는 점입니다.”

(12) 협상 타결 후 제1차 재협상 및 법률검토회의

협상 타결 공식 발표: 2007. 4. 2.

미국 의회 신통상정책 발표: 2007. 5. 10.

법률검토회의 2007. 5. 29.~6. 6. 워싱턴

재협상(추가협의) 2007. 6. 21.~22. 워싱턴

법률검토회의 후 수정된 협정문 내용

<5. 25. 협정문 공개 이후 문안이 수정된 주요 사례(예시)>

ㅇ 협정문의 표현이 WTO 협정 등 다자협정과 다를 경우 이를 모두 다자협정의 표현에 일치시킴.

-예) 지재권 chapter에서 “intentional trademark counterfeiting”를 WTO 지적재산권협정(TRIPS)와 일치하도록 "willful trademark counterfeiting“으로 수정

-예) 정부조달 chapter에 개정 WTO 정부조달협정(GPA) 내용 반영

ㅇ 의미 명확화

- 예) 지재권 서한에서 “양 당사국은 저작물의 무단 복제, 배포 또는 전송을 허용하는 인터넷 사이트를 폐쇄하고, ...는 목적에 동의한다”는 문장을 “....폐쇄하는 목적과,...는 목적에 동의한다”고 “목적”을 반복 적시하여 수식관계를 보다 명확히 함.

재협상 타결 내용 중 허가-특허 연계 관련

◦ 양 당사국은 WTO의 “지적재산권 협정(TRIPS)과 공중보건 선언“상 의무를 확인하고, FTA의 의약품 관련 조항이 각 당사국이 동 선언에 따른 공중보건 보호조치를 취하는 것을 방해하지 않는다는 점을 확인

◦ 부속서한을 통해 복제약 시판허가·특허연계 이행의무를 협정발효 후 18개월 동안 유예(주: 외교부의 이 설명은 정확하지 않습니다. 당시 1년 6개월은 유예 기간이 아니라 국가간 분쟁해결절차를 미국이 이용하지 않겠다는 확인에 불과합니다(한미 FTA 협정문 제18장의 마지막 부속서한)).

김현종 책 238면 “슈워브 대표와 바티아 부대표는 미국 측이 제기한 추가 내용이 전체적인 협상 결과의 균형을 깨뜨리지는 않는 수준이라며 6월 30일 서명시 반영할 것을 강력히 희망했다.” 239면 “서명하기 전에 추가 제안을 모두 포함실 수 있는지 여부는 당신들에게 달렸습니다. 단, 내가 요구하는 조건을 모두 충족해야 합니다. 첫째, 너무도 잘 알고 있겠지만, 의약품 특허와 시판 허가 간 연계 의무는 기존 FTA 협상의 뜨거운 감자 가운데 하나입니다. 따라서 그 연계 조항을 일정 유예기간을 미국 측이 부여해야 합니다” “기간은요?” “3년이 필요합니다” “3년이나요? 유예기간을 줄 수 없습니다.” 242면 “미국의 답은 28일 전달되었다. 환경과 노동 분쟁해결절차 남용을 방지하기 위해 무역에 미치는 영향을 입증해야 한다는 문구는 수용하겠다고 했다. 무비자 입국과 전문직 비자쿼터 서한도 제공하겠다는 내용이었다. 그리고 의약품 복제약 특허와 시판 허가 연계 의무는 1년 유예해 주겠다고 제안했다. 나는 시간이 없으니 우선 무비자와 전문직 비자쿼터 서한을 보내라고 답변했다. 그리고 의약품 유예기간 1년은 수용할 수 없다고 받아쳤다. 바티아 부대표는 내부 절차를 거쳐 자기가 최선을 다해 얻은 결과에 대해 내가 제동을 걸자 섭섭함을 표했다. 243면: 미국이 보내 온 수정안을 검토해보니 무비자 문안은 수용할 수 있는 수준이었다. 복제약품 특허와 시판 허가 연계 의무 유예기간을 1년 6개월로 늘렸지만 전문직 비자쿼터 서한 내용이 우리 기대에 못 미쳤다. 나는 바티아 부대표에게 다시 전화하여 우리가 요구하는 문구를 직접 전했다. 바티아 부대표는 유예기간 1년 6개월이 미국이 양보할 수 있는 최대치라고 설명했다. 물론 3년을 받으면 좋았겠지만 1년 6개월이면 나름대로 괜찮은 타협안이라고 생각했다.

(13) 제2차 재협상(추가협상)

한미 FTA 비준동의안 제18대 국회 소관상임위원회(통일외교통상위원회) 통과(2009. 4. 22.) 후 미국의 요구로 다시 재협상.

한미간 자동차 교역 불균형 문제가 미국 내에서 제기되어 재협상, 자동차와 쇠고기 문제로 국한하여 미국측이 제안. 2010. 11. 11. 한미 정상회담 전에 상호 수용 가능한 합의를 도출하기 위하여 협상을 벌임. 실패하자 양국 통상장관 추가 협상을 진행하여 합의에 도달.

2010. 10. 26. 한미 통상장관회의 샌프란시스코

위 장관관 협의를 위한 2차례 비공식 접촉(9. 23. 센다이, 10. 7. 파리)

실무급 협의 2010. 11. 4.~7. 서울

한미 FTA 통상장관회의 2010. 11. 30.~12. 3. 매릴랜드주 콜롬비아시

재협상 내용 중 지재권 관련: 미국측의 요구를 수용하는 대가로 돼지고기 관세철폐기간 2년 연장, 의약품 허가 특허 연계 의무 이행을 3년 유예함. 당초에는 18개월 동안 분쟁해결절차에 회부할 수 없도록 하였으나, 추가 협의를 통해 이해 자체가 3년 유예되도록 함.

(14) 이행점검협의

2011. 12. 5.~6. 워싱턴 이행준비상황점검협의(워싱턴)

2011. 12 .19.~20. 워싱턴 이행준비상황점검협의(워싱턴)

2012. 1. 27.~1. 28. 이행점검협의(LA)

2012. 2. 19.~20. 이행준비상화점검협의(시애틀)

지재권 관련 협의 내용: 미국측이 일시적 저장의 복제권(협정 제18.4조 제1항과 미국「저작권법」제101조), 기술적보호조치(협정 제18.4조 제7항과 미국「저작권법」제1201조), 위조 서류 또는 포장(협정 제18.10조 제28항과 미국「형법」제2318조)를 이행하고 있는지 여부 등.

한미 FTA 협정문 조문별 해설

총칙

제18.1조 일반 규정

일반 규정은 일종의 총칙으로 크게 6가지를 정한다: ① 지재권 장의 효력 규정, ② 지재권 관련 국제협정에 관한 조치, ③ 일종의 래칫 조항으로 협정보다 더 강한 보호와 집행, ④ 내국민 대우, ⑤ 기존 대상물에 대한 협정의 효력, ⑥ 투명성.

다른 FTA나 트립스 협정과 비교할 때, 지재권 제도의 핵심인 보호와 이용 간의 균형에 관한 내용도 없고, 목적이나 원칙에 관한 조항도 없어서 총칙이라 하기에는 미흡한 점이 많다. 총칙 규정은 실체 규정을 적용할 때 해석 지침이 된다는 점에서 목적이나 원칙 조항이 없는 한미 FTA는

CPTPP는 목적 조항(제18.2조)을 두어 지재권의 보호와 집행은 기술혁신의 촉진과 기술이전과 확산을 목적으로 하며, 기술지식의 생산자와 이용자 모두에게 이익이 되며 사회경제적 복지에 이바지하고, 권리와 의무간의 균형에 기여해야 한다는 점을 명시한다. 그리고 원칙(제18.3조), 지재권 장에 대한 양해(제18.4조), 의무의 성격과 범위(제18.5조), 공중보건 조치에 관한 양해(제18.6조)를 두고 있어서 한미 FTA와는 뚜렷한 차이를 보인다.

총칙 규정이 이런 형식을 취한 이유는 미국이 맨 처음 제안한 한미 FTA 지재권 협정문안을 그대로 채택했기 때문이다. 미국은 지재권 장을 제안할 때, 목적이나 원칙 조항은 포함시키지 않았고, 한국 측도 목적이나 원칙 조항을 넣자고 제안하지 않았다. 2006년 5월 26일자 미국측 최초 제안은 현행 제18.1조와 동일하게 6가지 사항만 제안하였다.

도하선언문을 포함한 공중보건조치에 대해서는 제18.11조에 양 당사국이 서로 양해한다는 확인 규정이 전부이다.

효력 규정 (제1항)

지재권 장의 효력 규정(제18.1조 제1항)은 “각 당사국은 최소한 이 장에 효력을 부여한다”(영문: “Each Party shall, at a minimum, give effect to this Chapter”)고 하여 당사국에게 지재권 장에서 규정한 내용이 발효되도록 할 의무를 지운다.

국제협정 (제2항)

국제협정에 관한 당사국의 권리‧의무는 3개의 항으로 나누어 정한다. 첫째, 기존 국제협정상의 권리‧의무를 단순히 확인하는 조항(제18.1조 제2항), 둘째, 한미 FTA 발효일 전에 비준 또는 가입할 의무를 부과하는 조항(동조 제3항), 셋째, 협정의 비준이나 가입을 위한 노력 조항(동조 제4항).

먼저, 확인 조항은 트립스 협정에만 적용되는데, 상대국에 대한 트립스 협정 상의 권리와 의무를 확인하는 조항이다. 트립스 협정에 관한 제2항은 조항은 “협정 제1.2조에 더하여”라는 표현을 사용하고 있는데 제1.2조 제1항은 WTO 협정을 포함하여 양 당사국이 당사국인 양자 조약과 다자 조약 상의 권리‧의무를 확인하기 때문에 트립스 협정 상의 권리‧의무를 확인하는 제18.1조 제2항 제1.2조 제1항에 비해 추가를 더 확인한다고 보기는 어렵다.

다음으로, 의무 조항인 제18.1조 제3항에서 비준 또는 가입 의무를 부과한 조약 10개와 한‧미 각국이 해당 조약에 가입한 내역은 아래와 같다.

1979년에 개정된 특허협력조약(1970년) (한국: 미국: )

산업재산권 보호에 관한 파리협약 (한국: 1984. 8. 10., 미국: 1978. 1. 24.)

문학·예술 저작물의 보호를 위한 베른협약 (한국: 미국: )

위성에 의하여 송신되는 프로그램 전달 신호의 배포에 관한 협약 (한국: 미국: )

표장의 국제등록에 관한 마드리드 협정에 대한 의정서 (한국: 1980. 5. 4., 미국: 1887. 5. 30.)

1980년에 개정된 특허절차상 미생물 기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트 조약 (한국: 1988. 3. 28., 미국: 1980. 8. 19.)

식물신품종보호를 위한 국제협약(1991년) (한국: 미국: )

상표법 조약 (한국: 2003. 2. 25, 미국: 2000. 8. 12.)

세계지적재산권기구 저작권 조약(1996년) (한국: 미국: )

세계지적재산권기구 실연‧음반 조약(1996년)  (한국: 미국: )

이 가운데 한미 FTA 서명 당시 가입하지 않는 조약은 ***이었고,

애초 미국이 의무 조약으로 제안한 조약은 모두 8개였으나, 파리협약과 베른협약을 한국측이 제안하여 모두 10개로 합의되었다.

1979년에 개정된 특허협력조약(1970년), 위성에 의하여 송신되는 프로그램 전달 신호의 배포에 관한 협약, 표장의 국제등록에 관한 마드리드 협정에 대한 의정서, 1980년에 개정된 특허절차상 미생물 기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트 조약, 식물신품종보호를 위한 국제협약(1991년), 상표법 조약, 세계지적재산권기구 저작권 조약(1996년), 세계지적재산권기구 실연‧음반 조약(1996년).

한미 FTA 협상 당시 양국이 이미 가입한 조약에 대해 비준이나 가입 의무를 부과한 것은 해당 조약의 탈퇴를 방지하려는 의도. 위 표에서 보는 것처럼, 한미 FTA 협상 당시 양국이 이미 가입한 조약에 대해 비준 또는 가입을 의무화하고 있어서 의미가 없는 것처럼 보일 수 있지만, 앞으로 해당 조약의 탈퇴를 못하게 하는 점에서는 의의가 있다. 한편 해당 조약이 별도의 비준으로 발효됨을 전제로 개정된 경우 개정 조약에 대한 비준의무가 발생하는지가 문제이다.

마지막으로, 제4항의 노력 조항에 해당하는 조약 3개와 양측의 가입 현황은 아래와 같다.

특허법 조약 (한국: 가입전, 미국: 2013. 12. 18.)

산업디자인의 국제 등록에 관한 헤이그 협정 (한국: 2014. 7. 1., 미국: 2015. 5. 13. )

상표법에 관한 싱가포르 조약 (한국: 2016. 7. 1., 미국: 2009. 3. 16.)

이 조항은 미국이 맨 처음 제안한 그대로 합의되었는데, 당초 한국측은 로마협약과 WIPO실연음반 조약을 포함시키자는 제안을 했었다. 로마협약은 결국 빠졌고, WIPO은 의무 조항에 포함되었다.

래칫 조항 (제5항)

5. 당사국은 지적재산권에 대하여 이 장이 요구하는 것보다 더 광범위한 보호 및 집행을 자국법으로 규정할 수 있다. 다만, 그러한 더 광범위한 보호는 이 장에 저촉되지 아니하여야 한다.

래칫이란 ...

내국민대우 (제6항~제8항)

6. 이 장의 적용대상이 되는 모든 범주의 지적재산에 관하여, 각 당사국은 그러한 지적재산권과 그러한 권리로부터 파생되는 모든 혜택의 보호2) 및 향유에 대하여 자국의 국민3)에게 부여하는 것보다 불리하지 아니한 대우를 다른 쪽 당사국의 국민에게 부여한다. 다만, 아날로그 통신, 아날로그 무료 공중파 라디오 방송, 그리고 아날로그 무료 공중파 텔레비전 방송의 수단에 의한 음반의 이차적인 사용에 대하여는, 당사국은 다른 쪽 당사국의 실연자와 음반제작자의 권리를 다른 쪽 당사국의 영역에서 자국의 인에게 부여되는 권리로 제한할 수 있다.

2) 제6항의 목적상, “보호”는 다음을 포함한다. (1) 구체적으로 이 장의 적용대상이 되는 지적재산권의 사용에 영향을 미치는 사안뿐만 아니라 지적재산권의 이용가능성·취득·범위·유지 및 집행에 영향을 미치는 사안, 그리고, (2) 제18.4조제7항에 규정된 효과적인 기술조치의 우회 금지와 제18.4조제8항에 규정된 권리관리정보에 관한 권리 및 의무

3) 제6항, 제7항, 제18.2조제14항가호 및 제18.6조제1항의 목적상, 당사국의 “국민”은 관련 권리에 관하여 제3항에 열거된 협정 및 무역관련 지적재산권에 관한 협정에 규정된 그 권리의 보호를 위한 적격성 기준을 충족하게 될 그 당사국의 (제1.4조(정의)에서 정의된) 모든 인을 포함한다.

6. In respect of all categories of intellectual property covered in this Chapter, each Party shall accord to nationals2 of the other Party treatment no less favorable than it accords to its own nationals with regard to the protection3 and enjoyment of such intellectual property rights and any benefits derived from such rights. With respect to secondary uses of phonograms by means of analog communications, analog free over-the-air radio broadcasting, and analog free over-the-air television broadcasting, however, a Party may limit the rights of performers and producers of phonograms of the other Party to the rights its persons are accorded in the territory of the other Party.

2 For purposes of paragraphs 6 and 7 and Articles 18.2.14(a), and 18.6.1, a “national” of a Party shall include, in respect of the relevant right, any person (as defined in Article 1.4 (Definitions)), of that Party that would meet the criteria for eligibility for protection of that right provided for in the agreements listed in paragraph 3 and the TRIPS Agreement.

3 For purposes of paragraph 6, “protection” includes: (1) matters affecting the availability, acquisition, scope, maintenance, and enforcement of intellectual property rights as well as matters affecting the use of intellectual property rights specifically covered by this Chapter; and (2) the prohibition on circumvention of effective technological measures set out in Article 18.4.7 and the rights and obligations concerning rights management information set out in Article 18.4.8.

내국민대우는 WTO 무역체제의 핵심 원칙인 비차별대우 원칙 중 하나다. 무역규범의 원칙 중 하나로 외국인을 내국민에 준하는 대우를 하라는 것이다. 내국민대우는 외국인을 내국민과 동일한 또는 동등한 대우를 해야 한다고 규정하지 않고 불리하지 않은 대우(no less favorable treatment)라고 하였기 때문에, 외국인을 내국민보다 우대하는 것은 가능하다.

내국민 대우는 제18장에서 포괄하는 모든 유형의 지재권에 대해 적용되고, 내국민에게 적용하는 지재권의 보호와 향유(enjoyment) 및 지재권으로부터 파생되는 이익(국문은 영문과 다른데??? 번역 오류 – 김현철은 이렇게 번역 “한미 FTA의 지적재산권에 관한 장에 포함된 모든 유형의 지적재산권에 대해서는 권리의 보호, 향유 및 권리로부터 파생하는 모든 이익에 관하여 상대방 국민을 자국민보다 불리한 대우를 해서는 안된다” 9면)

이게 조약에 규정된 특정 권리에 대해서만 내국민 대우를 규정하는 방식과 조약에 특정된 권리 뿐만 아니라 향후 체약국이 추가로 부여하는 권리에 대해서도 내국민대우를 요구하는 방식이 있는데 한미 FTA는 후자라고 하면서 그 근거가 “한미 FTA는 지적재산권의 내국민 대우와 관련하여 “지적재산권의 장에 규정된 모든 유형의 지적재산”이라고 규정하고 있기 때문“이라는 견해가 있다(김현철, 9면).

과연 그런가? 한미 FTA의 내국민대우 규정과 보호에 관한 단서는 트립스 협정에서 따온 것이다.

트립스 협정 각주 3) For the purposes of Articles 3 and 4, "protection" shall include matters affecting the availability, acquisition, scope, maintenance and enforcement of intellectual property rights as well as those matters affecting the use of intellectual property rights specifically addressed in this Agreement.

한미 FTA 각주 3) For purposes of paragraph 6, “protection” includes: (1) matters affecting the availability, acquisition, scope, maintenance, and enforcement of intellectual property rights as well as matters affecting the use of intellectual property rights specifically covered by this Chapter; and (2) the prohibition on circumvention of effective technological measures set out in Article 18.4.7 and the rights and obligations concerning rights management information set out in Article 18.4.8.

이건 협정에서 정한 보호기준을 상회하는 수준의 보호를 제공할 경우 내국민대우가 적용된다는 의미이고 여기서 다루지 않은 유형의 지재권에 대해서는 내국민대우를 적용하지 않아도 된다. 예를 들어 저작권법에 초상재산권을 신설하여 초상(이름이나 얼굴)을 상업적으로 활용할 권리를 주는 경우 초상재산권에는 내국민대우가 적용되지 않고, 상호주의에 따라 외국인을 보호할 수도 있다.(2020년 정부가 준비했던 저작권법 전부개정안도 이렇게 되어 있다).(Peter-Tobias Stoll, Jan Busche, Katrin Arend, WTO: Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights, BRILL, 2009, 152면)

해외 출원할 때 특허청이나 지자체에서 지원하는 경우, 금융 혜택을 주는 경우, 외국에서 분쟁이 발생할 경우 소송 비용 일부를 지원하는 경우 이를 외국인에게도 적용하지 않으면 내국민대우 위반인가?

[트립스 협정은 제3조에서 내국민대우를 규정하면서, 실연자와 음반제작자, 방송사업자의 권리(저작인접권)에 대해서는 트립스 협정에서 규정한 권리로 한정하고 있다(“In respect of performers, producers of phonograms and broadcasting organizations, this obligation only applies in respect of the rights provided under this Agreement.”) 저작인접권에 대한 내국민대우를 이렇게 한정한 이유는 트립스 협상 당시 대륙법계 국가와 영미법계 국가간의 저작권 제도의 차이와 그로 인한 저작인접권의 차이(대륙법계는 저작권과 다르게 취급하는 반면 영미법계는 저작권과 차등을 두지 않는 차이) 때문이다(Gervais 1998, 49-50면)

음반의 2차적 사용(secondary use)이란 음반을 방송이나 공중전달에 사용하는 것을 말한다.  대한 예외는 미국이 제안한 최조 협정문안에는 없었고, 제8차 공식 협상이 끝날 때까지 통상협정문안에도 없었다. 공식협상이 끝난 후 고위급 회담에서 추가되었는데, 협상 기록을 제대로 공개하지 않아 취지는 알 수 없다.

내국민대우의 3번째 예외인 제8항 “제6항은 지적재산권의 획득 또는 유지와 관련하여 세계지적재산기구의 주관 하에 체결된 어느 한 쪽 당사국이 당사국인 다자 협정에 규정된 절차에는 적용되지 아니한다.”는 트립스 협정 제5조에서 따온 것이다. 이 예외는 특허협력조약(PCT: Patent Cooperation Treaty), 마드리드 조약(Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the Protocol to that Agreement), 헤이그 조약(Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Design)에 따른 국제출원은 체약국 국민이나 체약국에 주소를 가진 자에게만 허용된다는 점을 고려한 것이다. 주의할 점은 이 예외는 지재권의 “획득”(국문 획득은 취득이 더 적합하다) 또는 “유지”와 관련된 절차에만 적용되고 보호에 관한 실체 규범에는 적용되지 않는다는 점이다(Antony Taubman, Hannu Wager & Jayashree Watal, A handbook on the WTO TRIPS Agreement, Cambridge University Press, 2012, 18면)

최혜국대우(MFN) 조항은 한미 협정문에는 없지만, 트립스 협정 제4조는 제한적 예외 하에서 최혜국 대우를 부여하도록 의무화하고 있고, 한미 제18.1조 제2항은 트립스 협정상의 권리와 의무를 확인하고 있으므로

지재권에 관한 MFN 조항을 명시적으로 두고 있는 FTA로는 유럽-세르비아 FTA (제40.2조), 일본-멕시코 FTA(제73.2조)가 있다.

기존 대상물에 대한 적용 (제9항~제11항)

투명성 (제12항)

12. Further to Article 21.1 (Publication), and with the object of making the protection and enforcement of intellectual property rights transparent, each Party shall ensure that all laws, regulations, and procedures concerning the protection or enforcement of intellectual property rights are in writing and are published,4 or where publication is not practicable made publicly available, in its national language in such a manner as to enable governments and right holders to become acquainted with them.

국제 협정, 더 광범위한 보호 및 집행(래칫 조항과는 다름, 한 번 강화하더라도 되돌릴 수 있음), 내국민 대우

일반 규정은 지적재산권과 관련된 국제조약상의 의무 확인과 양국이 비준에 노력해야 할 국제협정을 명시하고 무역자유화를 위한 대표적인 원칙인 내국민 대우가 지적재산권에 적용된다는 점, 지적재산권 보호의 소급 금지, 투명성 관련 규정을 정하고 있다.

협정문 제2항은 세계무역기구설립협정의 부속협정 중 하나인 ‘무역관련지적재산권협정(TRIPS 협정)’의 권리와 의무가 한미 FTA에도 그대로 적용된다는 점을 명시하고 있는데, 지적재산권 보호에 관한 실체적 내용은 TRIPS 협정 보다 더 강화되었기 때문에 한미 FTA는 ‘트립스 플러스’라고 할 수 있다.

제4항에서는 지적재산권의 보호와 집행 수준에 대해서는 협상문에 규정된 것 보다 더 강화하는 것을 허용하고 있다. 이것은 보호와 집행 수준을 약화하는 것을 금지하는 일종의 ‘역진금지조항’이다. 예를 들어, 협상문에는 저작권 보호 기간을 저자 사후 70년으로 하여 현행 한국 저작권법의 저자 사후 50년을 20년 더 연장하였는데, 저작권 보호기간을 80년이나 100년으로 늘리는 것은 협정 위반의 문제가 되지 않지만, 보호기간을 70년 이하로 줄이면 협정 위반이 된다.

상표 및 도메인 이름

제18.2조 지리적 표시를 포함한 상표

상표의 보호와 지리적 표시의 보호에 관한 일반적인 사항을 정하고 있다. 특기할 점은 2가지이다. 첫째, 시각적으로 인식할 수 있는 것만 상표로 보호하는 것을 금지한다(제1항). 따라서, 제1항 후단에서 언급한 소리 상표와 냄새 상표 뿐만 아니라, ‘맛 상표’, ‘촉감 상표’까지 상표등록을 받을 수 있게 된다. 둘째, 현행 상표법은 ‘전용사용권’의 경우 특허청에 등록을 해야 효력이 발생하도록 하고 있는데, 협정문 제13항은 이를 폐지하도록 하였다.

제1항: 비시각적 상표

2016년 10월 현재 국내에 출원, 등록된 비시각적 상표의 현황은 아래와 같다.

구 분			2012	2013	2014	2015	2016
출원	계(냄새상표 건수)		77(3)	8	2	6	18
	내국인		72(1)	5		3	2
	외국인	룩셈부르크				1
		미국	2	1
		스위스			1
		일본	3(2)	2	1	1
		중국				1
등록	계				29		2
	내국인				27		1
	외국인	미국			2
		일본					1

제2항: 증명표장과 지리적 표시

제3항:

제4항: 상표권의 효력

동일 표장이 사용되는 경우에는 혼동우려가 추정된다(제4항 후문).

제5항: 상표권의 제한

기술적 표장의 공정이용과 같은 예외적인 제한만 허용되고 제한 규정은 상표권자와 제3자의 합법적 이익을 고려하여야 한다.

제6항: 유명 상표

협정문 제6항은 ‘유명 표장’에 대해서는 등록이 되지 않았을 경우에도 보호를 하도록 정하고 있으므로 이것은 현행 ‘부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률’과 관련이 있다.

(1), (2) 협정문 제18.2조 제8항과 관련 거절 현황

□ 유명 상표권자와 연관시킬 위험이 있을 가능성 이유

구 분	2012	2013	2014	2015	2016
거절 건수	79	100	158	88	92

* 관련 조항 : 상표법 제34조 제1항 제11호

제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표) 11. 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하거나 그 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표

□ 유명상표에 명성에 대한 불공정한 이용을 구성 이유

구 분	2012	2013	2014	2015	2016
거절 건수	79	100	158	88	92

* 관련 조항 : 상표법 제34조 제1항 제11호

제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표) 11. 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하거나 그 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표

(3) 상표법 제7조제1항제10호(저명상표와 혼동)로 인한 무효심판 인용현황

(단위 : 건)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016.6
상표법 제7조1항10호로 인한 무효심결(인용)	4	1	3	8	8	3

* 특허청 전산시스템 데이터에 의하며, 실제 심결문의 관련 법조문과 다를 수 있음

제18.3조 인터넷상 도메인 이름

도메인 이름과 상표권 분쟁을 해결하는 절차에 관한 규정(제1항)과 도메인 이름 등록자의 연락 정보 공개 의무(제2항)를 규정하고 있다.

저작권

제18.4조 저작권 및 저작인접권

저작권과 저작인접권(실연자와 음반제작자)의 보호에 관한 일반적인 사항과, 일시적 저장(전자적 형태의 일시적 저장 포함)에 대한 복제권 인정(제1항), 저작권 보호기간의 사후 70년 이상 인정(제4항, 최대 2년 유예조항은 경과규정 제2항), 접근통제형 기술적 보호조치에 대한 규정(제7항), 권리관리정보(제8항), 중앙 정부기관의 정품 저작물 사용 의무(제9항), 저작권 제한에 대한 3단계 테스트 적용(제10항) 등을 정하고 있다.

한미 FTA에서 실연은 생실연은 제외하고 음반에 고정된 실연을 말한다(제18.4조 제1항 각주 8 “저작권 및 저작인접권에 대하여, 달리 명시되지 아니하는 한, 이 장의 목적상 실연이라 함은 음반에 고정된 실연을 말한다.”

복제권과 일시적 저장: 제1항

1. 각 당사국은, 저작자․실연자 및 음반제작자7)가 어떠한 방식이나 형태로,

영구적 또는 일시적으로(전자적 형태의 일시적 저장을 포함한다), 그의 저작물·

실연8) 및 음반의 모든 복제를 허락하거나 금지할 권리9)를 가지도록 규정10)한다.11)

7) 이 장의 “저작자” , “실연자” 및 “음반제작자”는 권리승계인도 지칭한다.

8) 저작권 및 저작인접권에 대하여, 달리 명시되지 아니하는 한, 이 장의 목적상 실연이라 함은 음반에 고정된 실연을 말한다.

9) 저작권 및 저작인접권에 대하여, 이 장의 목적상 “허락하거나 금지할 권리”는 배타적 권리를 지칭한다.

10) 양 당사국은 저작물과 음반이 어떠한 유형의 형태로 고정되지 아니하는 한, 저작권에 의하여 보호되지 아니한다고 규정하는 것은 각 당사국 법의 사안임을 재확인한다.

11) 각 당사국은 제1항에서 기술된 권리에 대한 제한 또는 예외를 그 저작물.실연 또는 음반의 통상적인 이용과 충돌하지 아니하고, 그 권리자의 정당한 이익을 불합리하게 저해하지 아니하는 특정한 경우로 한정한다. 보다 명확히 하기 위하여, 각 당사국은 공정이용을 위하여 제1항에서 기술된 권리에 대한 제한 또는 예외를 채택하거나 유지할 수 있다. 다만, 그러한 제한 또는 예외는 이전 문장에서 기술된 대로 한정되어야 한다.

12) 제2항에서 사용된 대로, 이 항의 배포권의 적용대상인 “복제물”과 “원본과 복제물”은 유형물로 유포될 수 있는 고정된 복제물만을 지칭한다.

일시적 저장을 복제권에 원칙적으로 포함되도록 하였는데, 이를 한미 FTA와 우리 저작권법과 관련하여 가장 중요한 부분이란 평가가 있다(박덕영·이일호, 국제저작권과 통상 문제, 세창출판사, 2009, 392면). 한미 FTA를 통해 저작권법이 개정되기 전에는 일시적 저장 가령 컴퓨터 메모리에 저작물이 잠깐 저장되는 것은 저작권법상 복제가 아니라는 것이 대체적인 학설의 흐름이었고(박성호 책 2014, 315면), 우리 정부도 국제 무대에서 일시적 저장을 복제권에 포함시키는 데에 부정적인 입장을 견지하고 있었다.

일시적(temporary) 저장을 순간적인(transitory) 저장과 구분하여 순간적인 저장은 일시적 저장과 달리 장래 반복하여 사용될 가능성이 없다는 점에서 유형물에 고정하거나 재제(再製)하는 것으로 평가할 수 없으므로 저작권법상 복제에 해당하지 않고 따라서 저작권법 제35조의2는 순간적인 저장에는 적용될 여지가 없다는 견해(박성호 2014, 319면)

단서의 해석

2007년에 제출된 저작권법 개정안 1차 초안에는 “불법복제물로부터 일시적 복제가 일어나는 경우에는 그러하지 아니하다”는 단서가 있었지만, 2008년 1월에 제출된 개정안에는 “다만, 해당 이용자가 불법복제물을 알았거나 알 수 있었던 경우에는 그러하지 아니하다”는 문구로 변경되었고,(박덕영·이일호 국제저작권과 통상문제, 395면), 현행 법에는 “다만, 그 저작물의 이용이 저작권을 침해하는 경우에는 그러하지 아니하다”로 규정되었다.

박성호 2014년 책에는 단서에 대한 언급이 없음.

2007년 김현철의 연구결과물로 제안된 일시적 복제 규정은 현행 제35조의2와 다르게 규정(아래 박스 참조)

제35조의2(저작물의 적법한 이용과정의 일시적 복제) ① 컴퓨터 등을 통해 저작물을 이용하는 기술적 과정의 일부로서 부수적으로 복제물이 만들어지는 것이 필수적으로 요청되는 경우에는 이를 일시적으로 복제할 수 있다.

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항의 규정은 이를 적용하지 아니한다.

1. 저작권 침해물로부터 일시적 복제가 일어난 경우

2. 저작물을 이용하는 것이 저작권 침해에 해당하는 경우

각주에 공정이용 조항 삽입

협상 경위

미국이 처음 제안한 협정문안에는 일시적 저장에 관한 조항은 있지만, 공정이용 없음. 2006. 5. 26.자 텍스트

ARTICLE XX.4: COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS

1. Each Party shall provide that authors, performers, and producers of phonograms7 have the right8 to authorize or prohibit all reproductions of their works, performances, and phonograms,9 in any manner or form, permanent or temporary (including temporary storage in electronic form).

7 References to “authors, performers, and producers of phonograms” refer also to any successors in interest.

8 With respect to copyrights and related rights in this Chapter, the “right to authorize or prohibit” and the “right to authorize” refer to exclusive rights.

9 With respect to copyright and related rights in this Chapter, a “performance” means a performance fixed in a phonogram unless otherwise specified.

2006. 9. 21. 통합협상문에는 없음

2007. 3. 21.자 텍스트 = 2007. 2. 21.자 = 2007. 1. 25.자 = 2006. 10. 27. - 이 문구는 2006. 9. 21. 이후에 추가

ARTICLE XX.4: COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS

1. Each Party shall provide7 that authors, performers, and producers of phonograms8 have the right to authorize or prohibit9 [US: all] reproductions of their works, performances, and phonograms,10 in any manner or form[ROK: 11] [US: , permanent or temporary (including temporary storage in electronic form)].

7 The Parties reaffirm that it is a matter for each Party’s law to prescribe that works and phonograms shall not be protected by copyright unless they have been fixed in some material form.

8 References to authors, performers, and producers of phonograms in this Chapter refer also to any successors in title.

9 With respect to copyrights and related rights in this Chapter, the right to authorize or prohibit refers to exclusive rights.

10 With respect to copyright and related rights in this Chapter, a performance means a performance fixed in a phonogram unless otherwise specified.

11 For the purpose of this Chapter, the reproduction right, and the exceptions permitted hereunder, fully apply in the digital environment, in particular to the use of works in digital form. It is understood that the storage of a protected work in digital form in an electronic medium constitutes a reproduction within the meaning of Article XX.4.1.

2006. 9. 21.자 통합협정문안

ARTICLE XX.4: COPYRIGHT [US: AND RELATED RIGHTS]

1. (a) [ROK: Each Party shall provide to authors the right to claim authorship of the work and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, which would be prejudicial to his honor or reputation.]

(b) [ROK: The rights granted to the author in accordance with the paragraph (a) shall, after his death, be maintained, at least until the expiry of the economic rights, and shall be exercisable by the persons or institutions authorized by the legislation of the country where protection is claimed.]

2. Each Party shall provide[ROK: ] that authors [US: , performers, and producers of phonograms] have the right to authorize or prohibit [US: all] reproductions of their works, [US: performances, and phonograms,] in any manner or form[ROK: ] [US: , permanent or temporary (including temporary storage in electronic form)].

협상에 참여했던 김현철도 복제권을 일시적 저장을 확대하면서 발생할 부작용을 우려하여 공정이용을 도입하는 각주를 두었다고 한다(김현철, 한미 FTA 이행을 위한 저작권법 개정 방안 연구, 한국저작권위원회, 2007, 73면).

배포권: -제2항

저작자와 저작인접권자 간의 서열관계: 제3항

보호기간: 제4항

소급보호에 관한 준용: 제5항

이용허락: 제6항

기술적보호조치: 제7항

7가지 예외 역분석, 정보의 스크램블링 또는 디스크램블링을 위한 기술의 취약성 등 암호 연구, 미성년자 보호, 컴퓨터 안정성의 시험, 개인정보의 수집 및 배포 방지, 법집행, 정보수집 및 기타 정부활동, 비영리 도서관 및 기록보존소에서의 구입의사결정 등을 위한 예외가 허용되는데 영역별로 차이가 있다(박덕영·이일호 책, 387면)

권리관리정보: 제8항

정부기관의 정품 소프트웨어 사용 의무: 제9항

미국은 당초 적용 대상을 중앙정부 뿐만 아니라 중앙정부 산하 교육 기관까지 확대할 것을 요구하였다(관계부처합동, 한미 FTA 상세설명자료 (2007. 05.) 224면).

실제로 미국이 2006. 5. 26. 제안한 지재권 협정문 초안의 해당 조문

Each Party shall issue appropriate laws, orders, regulations, or administrative or executive decrees mandating that its agencies, as well as educational institutions and enterprises belonging to or owned by the Party, make only noninfringing use of computer software and other materials protected by copyright, and that the computer systems and networks of such entities are not used for or to facilitate copyright infringement. These measures shall actively regulate the acquisition and management of software and other materials for government use that are protected by copyright or related rights.

권리의 제한과 예외(3단계 테스트): 제10항

제10항은 2개의 호로 이루어져 있는데 가호는 3단계를 나호는 텔레비전 신호에 대한 예외를 규정하고 있다.

먼저 가호는 권리에 대한 제한과 예외는 이른바 3단계를 충족하는 경우에만 허용되도록 한다. 여기서 권리란 “배타적 권리”만 의미하고, 제한과 예외의 적용범위도 제18.4조, 제18.5조 및 제18.6조로 한정된다.

나호는 텔레비전 신호의 인터넷 재송신을 전면 금지한다. “가호와 제18.6조 3항 나호에도 불구하고, 어떠한 당사국도 텔레비전 신호(지상파, 케이블 또는 위성을 불문한다)를, 신호 내용의 권리자, 그리고 신호 그 자체에 대하여 권리자가 있는 경우 그 권리자의 허락없이, 인터넷상에서 그 신호의 재송신을 허용할 수 없다.15)” 해당 각주 15는 “나호의 목적상 그리고 보다 명확히 하기 위하여, 당사국의 영역 밖으로부터 접근 불가능한 폐쇄적이고 한정된 가입자망을 통한 그 당사국 영역 내에서의 재송신은 인터넷상에서 재송신을 구성하지 아니한다.”고 하여, (한-EU FTA에도 실질적으로 동일한 조항이 있다, 제10.7조 제2항) 한 국가 내에서 한정된 가입자를 상대로 한 폐쇄적 네트워크를 통하여 방송 신호를 재송신하는 것은 이 조항의 “인터넷을 통한 방송 신호의 재송신”이 아닌 것으로 정의하고 있는데, 그 취지에 대해 김현철은 우리 방송법이 난시청 해소 등의 목적으로 일정한 공중파 TV는 유선방송 등이 의무적으로 재송신하도록 하고 있으며, IPTV와 관련해서도 의무재송신을 하도록 할 예정이기 때문이라고 한다(26면). 또한 이 조항은 방송 신호를 인터넷을 통해 상업적으로 전달하는 것을 면책시켜서는 안된다는 것이지, 공익 목적의 의무재전송까지 염두에 둔 것은 아니므로 IPTV를 통한 방송 신호의 의무재송신은 가능하다고 설명하면서 각주가 바로 그러한 취지라고 한다(27-28면). 최경수 역시 IPTV를 통한 재송신은 허용된다고 주장한다(Kyong-Soo Choe (2013), Protection of broadcast signals in Korea from the Perspective of Copyright Law, The Asian Business Lawyer Vol. 11, 122). 이 단서 규정은 인터넷 재송신을 전면 금지하는 다른 FTA에는 없는 것이다(인터넷 재송신 금지 조항은 미-호주 FTA 제17.4조 제10항(b), 미국-도미니카-중미 FTA 제15.5조 제10항(b), 미국-바레인 제14.4조 제10항(b), 미국-모로코 제15.5조 제11항(b), 미국-파나마 FTA 제15.5조 제10항(b), 미국-페루 FTA 제16.7조 제9항.

신호 그 자체에 권리를 가진 자란 어떤 의미인가? 저작권법상 보호되지 않는 방송 가령 단순한 사실의 전달에 불과한 시사보도 프로그램까지 포함.

제18.5조 저작권

공중전달권

제18.6조 저작인접권

저작인접권과 관련된 용어의 정의와 일반적 보호 사항을 정하고 있다. 저작인접권자는 해당 당사국에서 고정된 것만 보호의 대상이 되지 않고 다른 당사국에서 최초로 발행되거나 최초로 고정된 경우에도 보호의 대상이 되도록 하고 있다.

제18.7조 암호화된 프로그램 전달 위성 및 케이블 신호의 보호

위성이나 케이블 방송 프로그램을 해독하는 장치의 제조 행위 등을 형사 처벌 대상으로 하고, 이러한 방송 프로그램을 사적 시청을 목적으로 수신하여 사용하는 행위는 물론 방송 프로그램을 무단으로 재배포하는 행위도 형사 처벌의 대상이 되도록 한다.

특허

개관

제18.8조 특허

보호대상: 제1항

제18.8조 특허

1. 각 당사국은, 모든 기술분야에서 물건 또는 방법에 관한 어떠한 발명에 대하여도 특허가 가능하도록 한다. 다만, 발명이 신규성이 있고 진보성을 수반하며 산업상 이용가능하여야만 한다. 이에 추가하여, 각 당사국은 알려진 물건의 새로운 용도 또는 사용방법에 대하여 특허가 가능하다는 것을 확인한다.19)

19) 제18.8조의 목적상, 당사국은 “진보성” 및 “산업상 이용가능성”이라는 용어를 각각 “비자명성” 및 “유용성”과 동의어로 취급할 수 있다.

1. Each Party shall make patents available for any invention, whether a product or process, in all fields of technology, provided that the invention is new, involves an inventive step, and is capable of industrial application. In addition, each Party confirms that patents shall be available for any new uses or methods of using a known product.19

19 For purposes of Article 18.8, a Party may treat the terms “inventive step” and “capable of industrial application” as synonymous with the terms “non-obvious” and “useful” respectively.

제1항 본문은 트립스 협정과 동일하고 단서는 용도 특허를 인정한다는 것으로 트립스 협정에는 없는 것이다.

용도 특허에 대해 국문본에서는 “특허가 가능하다는 것을 확인”한다고 하지만 여기서 “가능하다”는 “가능해야 한다”는 의미이다(영문본의 “shall be available”).

보호대상 제외: 제2항

제18.8조 특 허

2. 각 당사국은 다음 사항만을 특허 대상으로부터 제외할 수 있다.

가. 인간·동물 또는 식물의 생명이나 건강을 보호하거나 환경에의 심각한 피해를 회피하기 위한 것을 포함하여, 공공질서 또는 선량한 풍속을 보호하기 위하여 상업적 이용을 자국의 영역 안에서 금지하는 것이 필요한 발명. 다만, 그러한 제외는 그 이용이 자국 법으로 금지되어 있다는 이유만으로 이루어져서는 아니된다. 그리고

나. 인간 또는 동물의 치료를 위한 진단방법·치료방법 및 외과적방법

2. Each Party may only exclude from patentability:

(a) inventions, the prevention within its territory of the commercial exploitation of which is necessary to protect ordre public or morality, including to protect human, animal, or plant life or health or to avoid serious prejudice to the environment, provided that such exclusion is not made merely because the exploitation is prohibited by its law; and

(b) diagnostic, therapeutic, and surgical procedures for the treatment of humans or animals.

이 조항은 한미 양 당사국이 특허 대상으로부터 제외할 수 있는 대상을 정한 것이다. 그런데 트립스나 다른 FTA와 달리 제외 대상을 제한적으로 열거함으로써 이것 외에는 특허 대상에서 제외할 수 없도록 하였다. 국문에서 “특허 대상”은 영문 “patentability”를 번역한 것인데, 정확한 번역일까? 저작권위원회 프로젝트 참고할 것. --> 먼저 소프트웨어 관련 발명이 특허법상 발명 개념에 해당하는지를 표현하는 용어와 관련하여 ‘발명의 성립성’, ‘특허 대상성’, ‘특허 적격성’ 등의 용어가 사용되고 있는데, ‘발명의 성립성’은 일본의 영향을 받은 한국 특허청에서 주로 사용하는 용어로, 현행 특허 심사기준은 “특허출원된 발명이 특허법 상의 발명이 되기 위”한 요건을 “발명의 성립요건”이라고 부른다. 설민수 판사는 ‘특허적격성’은 미국의 용어를 번역한 것이며, 특허법 제29조 제1항이 특허 적격으로 보는 ‘산업상 이용 가능한 발명’은 특허의 대상을 구별하는 기준으로 사용되기 때문에 더욱 보편적인 용어는 ‘특허대상성’이라고 한다. 특허법상 발명에 해당하는지는 “자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작”이라는 특허법 조문의 미시적 해석의 문제가 아니라, 특허 제도를 통해 특허권을 부여하는 취지와 목적에 적합한지의 문제 즉, 특허받을 자격이 있는지의 정책적 문제라고 보고, 여기서는 ‘특허적격성’이란 용어를 사용한다.

제2항 본문은 “다음 사항만을 특허 대상으로부터 제외할 수 있다”고 하여 각호의 사항만 제한적으로 제외할 수 있도록 하였다(영문은 Each Party may only exclude from patentability). 이에 비해 트립스 협정 제27조 제2항과 제3항은 특허 대상에서 제외되는 대상을 제한적으로 열거하지 않고 있다(제2항 Member may exclude, 제3항 Members may also exclude). CPTPP도 트립스 협정처럼 예시적 열거 방식을 따른다(CPTPP 제18.37조 제3항).

특허심사기준 제3부 특허요건, 3102. 한편, 일본 특허청의 심사기준(부속서B ‘컴퓨터 소프트웨어 관련 발명’)에서는 ‘발명의 성립성’ 대신 ‘발명 해당성’(発明該当性)이란 용어를 사용한다.

설민수 (2012) 소프트웨어 특허대상성 논의의 역사적 전개와 한국에서의 시사점, 사법 제19호, 107면.

한편, 이 조항에 열거되지 않았다고 하여 모두 특허대상으로 삼아야 하는 것은 아니다. 왜냐하면 이 조항은 특허를 부여할 수 있는 요건에 해당하는지 아닌지에 관한 문제 즉, “patentability”의 문제만 다루고 있기 때문이다. 따라서 발명 그 자체에 해당하지 않는다면, 이를 국내법에 열거하여 특허 대상에서 제외하는 것도 가능하다. 예를 들어 대부분의 나라에서 특허 대상이 아닌 것으로 열거하는 단순한 발견이나 추상적인 아이디어, 수학적 방법은 특허 대상에서 제외된다는 점을 법률로 명시할 수 있다.

SCP/6/2,6/3 DRAFT SUBSTANTIVE PATENT LAW TREATY

http://www.wipo.int/eng/document/scp_ce/index_6.htm

2001년 11월에 개최된 제6회 SCP 의회에 있어서 WIPO 국제 사무국에 의해 제시된 조약안에서는 제12조에서 “특허성이 있는 주제에는 규칙으로 정해지는 경우를 제외하고, 모든 활동분야에 있어서 생산 및 사용 가능한 제품 및 방법 (products and processes which can be made and used in any field of activity)이 포함됨.” 이라고 규정되어, 제13규칙에서 “(ⅰ)단순한 발견, (ⅱ)추상적인 아이디어 자체, (ⅲ)과학 이론 및 수학 방법 자체, (ⅳ)미적 창조물”이 제외되는 것이 규정되어 있다.

다른 FTA와 달리 한미 FTA에서 특허 대상을 제한적으로 열거한 것은 정책재량권을 지나치게 제한하였다는 비판이 가능하다. 그리고 국제적인 동향에 비추어 보더라도 문제가 있다.

먼저 정책재량권 제한 문제를 살펴보면, 특허제도는 그 자체로 의미가 있다기보다는 산업정책, 과학기술정책의 하위 제도로서 의미를 가진다. 어떤 대상에 특허를 부여할지 말지는 그 특허가 작동하는 사회의 산업 구조나 경제 현실에 따라 달라져야 한다. 미국의 경우에도 앨리스 판결 이후 컴퓨터 프로그램 발명의 특허적격성이 문제자 되자 다양한 해법이 제시되고 있는데 그 가운데는 유럽 특허협력조약을 참조하여 특허 제외 대상을 열거하는 방식(List of exclusion)이 제안되기도 하는데, 이 과정에서 한미 FTA 위반 문제는 거론되지 않는다. [앨리스 판결 이후 2015년 CAFC가 Sequenom 사건에서 태아 진단 테스트 발명에 대해 Mayo 판결을 좁게 해석하여 특허 적격성을 부인하는 판결을 내렸고, 2016년 6월 대법원이 이에 대한 상고를 허락하지 않자, 이제 연방대법원은 특허적격성에 대한 법리를 다시 다루지 않겠다는 의지를 표명하였다고 보고, 의회를 통한 특허법 개정으로 문제를 풀려는 시도가 이어졌다. Lefstin, Menell & Taylor는 이러한 법 개정 시도를 크게 6개의 범주로 구분한다.]

Sequenom v. Ariosa Diagnostics 788 F.3d 1371 (Fed. Cir. 2015).

Lefstin, Jeffery A., Menell, Peter S, & Taylor, David O. (2017) Final report of the Berkeley Center for Law & Technology Section 101 Workshop: Addressing patent eligibility challenge, Berkeley Technology Law Journal, 2018 Forthcoming, Retrieved from SSRN: https://ssrn.com/abstract=3050093.

둘째 국제 동향을 살펴보면, 특허에서 제외되는 대상에 관한 입법례는 세계지적재산권기구(WIPO)에서 2차례 조사한 바 있다.

1987년 WIPO는 97개 파리협약 회원국과 9개 비회원국을 상대로 특허 대상에서 제외되는 대상이 무엇인지 조사했는데, 그 결과는 아래 표와 같다. 아래 표에서 보는 것처럼, 컴퓨터프로그램을 특허 대상에서 제외하는 국가는 32개국으로 상당히 많다.

WIPO Standing Committee on Patents, “SCP/15/3 - Experts' Study on Exclusions from Patentable Subject Matter and Exceptions and Limitations to the Rights”, Annex I, p. 16.

<표 > 특허에서 제외되는 대상

의약품	49
제약 방법	10
동물	45
치료 방법	44
식물	44
동물 또는 식물의 생산을 위한 생물학적 방법	42
음식물	35
음식 방법	10
컴퓨터프로그램	32
화학 물질	22
원자력 발명	14
미생물	9
화장품	2(불가리아 대한민국)
비료	2(멕시코, 유고슬라비아)
농업용 기계	1(태국)
농사 방법	1(인도)

WIPO는 2010년에 이러한 조사를 한 차례 더 실시했는데, 그 결과에 따르면 “컴퓨터프로그램 및/또는 소프트웨어(computer programs and/or software)”를 특허 대상에서 제외한 국가는 모두 64개국이며, 아프리카 지적재산권기구(African Intellectual Property Organisation), 유라시아 특허기구(Eurasian Patent Organisation), 유럽특허청도 컴퓨터 프로그램을 발명에서 제외하는 규정을 두고 있다. 그리고 알고리즘을 특허 대상에 제외하도록 명시한 국가도 아르메니아, 벨라루스, 에스토니아, 조지아, 인도, 키르기즈 공화국, 몰도바, 몽고, 우즈베키스탄 등 9개국이라 한다.

Id. at 21. 이들 64개국은 다음과 같다. 알바니아, 알제리아, 안도라, 아르헨티나, 호주, 벨라루시, 벨기에, 볼리비아, 보스니아 & 헤르체고비나, 브라질, 불가리아, 콜롬비아, 코스타리카(as such), 크로아티아, 키프로스, 에콰도르, 에스토니아, 에티오피아, 핀란드, 프랑스, 조지아, 독일, 가나, 그리스, 과테말라, 헝가리, 아이슬란드, 인도(자체), 아일랜드, 이탈리아, 키르기즈 공화국, 라티비아, 리투아니아, 룩셈부르크, 몰타, 멕시코, 몰도바, 몽고, 모로코, 모잠비크, 네덜란드, 니카라과, 노르웨이, 파나마, 페루, 필리핀, 폴란드, 포르투갈(자체), 카타르, 루마니아, 러시아 연방, 산타 루치아, 세르비아, 슬로바키아 공화국, 슬로베니아, 남아프리카 공화국, 스페인, 스리랑카, 스웨덴, 태국, 마케도니아, 튀니지, 터키, 영국, 우루과이, 우즈베키스탄 등이다.

Ibid.

이러한 전 세계적인 동향을 살펴보면, 컴퓨터 프로그램 그 자체를 공식적으로 발명에서 제외하는 것이 점차 국제적 합의(consensus)를 형성해가고 있으며, 컴퓨터 프로그램은 특허받을 수 있는 대상에서 제외되어야 한다는 공통된 인식이 많은 국가의 특허법에서 공유되고 있다고 평가할 수 있다.

WIPO Standing Committee on Patents, “SCP/15/3 - Experts' Study on Exclusions from Patentable Subject Matter and Exceptions and Limitations to the Rights”, Annex II “Computer Programs As Excluded Patentable Subject Matter”, p. 1.

특허에서 제외되는 대상은 2가지인데, 첫째, 공공질서 또는 선량한 풍속을 보호하기 위하여 상업적 이용을 자국의 영역 안에서 금지하는 것이 필요한 발명, 둘째, 인간 또는 동물의 치료를 위한 진단방법·치료방법 및 외과적 방법. 모두 트립스 협정에서 가져온 표현.

첫 번째 제외 대상은 우리 특허법 제32조에

“공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명에 대해서는 제29조 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다.”

“제29조 제1항에도 불구하고”라는 표현을 쓰고 있기 때문에, 특허법 제32조의 특허를 받을 수 없는 발명은 특허법상 발명으로 볼 수 없는 또는 특허법상 발명이 아닌 것을 말하지 않고 특허요건에 해당하지 않는 것을 말한다고 할 수 있다.

제18.8조 특 허

2. 각 당사국은 다음 사항만을 특허 대상으로부터 제외할 수 있다.

가. 인간·동물 또는 식물의 생명이나 건강을 보호하거나 환경에의 심각한 피해를 회피하기 위한 것을 포함하여, 공공질서 또는 선량한 풍속을 보호하기 위하여 상업적 이용을 자국의 영역 안에서 금지하는 것이 필요한 발명. 다만, 그러한 제외는 그 이용이 자국 법으로 금지되어 있다는 이유만으로 이루어져서는 아니된다. 그리고

두 번째 제외 대상 즉, “인간 또는 동물의 치료를 위한 진단방법·치료방법 및 외과적 방법”은 특허법에는 명시적인 규정이 없고, 실무상 산업가능성이 없다는 이유로 특허를 주고 있지 않을 뿐이다. 이러한 실무가 유지되는 것은 일본의 실무를 무비판적으로 수용한 탓이다.

< 특허‧실용신안 심사기준(제3부제1장제5절) >

5.1 의료행위

(1) 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당하지 않는 유형

① 인간을 수술하거나 치료하거나 또는 진단하는 방법의 발명, 즉, 의료 행위에 대해서는 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당되지 않는 것으로 한다.

의사(한의사 포함) 또는 의사의 지시를 받은 자의 행위가 아니라도, 의료기기(예: 메스 등)를 이용하여 인간을 수술하거나 의약품을 사용하여 인간을 치료하는 방법은 의료행위에 해당하는 것으로 본다.

또한, 이화학적 측정 또는 분석, 검사 방법 등 각종 데이터를 수집하는 방법의 발명에 있어서, 그 방법이 질병의 진단과 관련된 것이더라도 그 방법 발명이 임상적 판단을 포함하지 않는 경우에는 산업상 이용할 수 있는 발명으로 인정한다. 다만, 그 발명의 구성이 인체에 직접적이면서, 일시적이 아닌 영향을 주는 단계를 포함하는 경우에는 산업상 이용가능성이 없는 것으로 취급한다.

관련 판결

대법원 1991. 3. 12. 선고 90후250 판결: 사람의 질병을 진단, 치료, 경감하고 예방하거나 건강을 증진시키는 의약이나 의약의 조제방법 및 의약을 사용한 의료행위에 관한 발명은 산업에 이용할 수 있는 발명이라 할 수 없으므로 특허를 받을 수 없는 것이나, 다만 동물용 의약이나 치료방법 등의 발명은 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 특허의 대상이 될 수 있는바, 출원발명이 동물의 질병만이 아니라 사람의 질병에도 사용할 수 있는 의약이나 의료행위에 관한 발명에 해당하는 경우에도 그 특허청구범위의 기재에서 동물에만 한정하여 특허청구함을 명시하고 있다면 이는 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 특허의 대상이 된다.

대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후1936 판결: “편작온구기를 사용한 경혈치료전 기(氣), 혈(血) 소통치료 방법” → 특허청 심사-출원발명이 의료행위에 해당하여 산업상 이용가능성이 없다는 이유로 거절

특허법원 2004.7.15.선고 2003허6104 판결: 인체를 필수 구성요건으로 하는 발명이 인체에 행하여지는 수술 또는 치료방법 등이 의료행위에 해당하지 않는 경우, 산업상 특허로서 보호받을 수 있으며, 인체를 필수 구성요건으로 하는 '모발의 웨이브 방법'에 관한 출원발명은 '산업상 이용할 수 있는 발명'에 해당되어 특허대상이 된다.

특허법원 2005. 6. 23. 선 고 2004허7142 판결 산업상 이용가능성이 없어 특허를 받을 수 없는 의료행위에 해당하는지는, 인간의 수술, 치료, 진단 방법 등의 의료행위에 대하여 특허를 부여하지 아니하는 주된 이유가, 인간의 생명이나 건강을 유지, 회복하기 위한 방법에 관하여 배타적, 독점적 지위를 부여함으로써 질병의 치료, 진단, 예방행위를 자유로이 할 수 없도록 하는 것은 인간의 존엄, 건강의 유지 또는 생존을 제한할 우려가 있어 특허제도의 목적에 우선하는 인간의 존엄이라는 절대적 가치에 반하기 때문이라는 점

특허법원 2018.12. 14. 선고 2018허3062 판결: 출원발명의 명칭 “미용 또는 치료 조성물에서의 천연 활성물질의 사용” | 판결 내용 | 관련 법리 특허법 제29조 제1항은 ‘산업상 이용할 수 있는 발명’으로서 신규성 및 진보성이 부정되지 않는 것은 특허를 받을 수 있다고 하여 산업상 이용가능성을 특허요건의 하나로 규정하는데, 인간을 수술하거나, 치료하거나, 진단하는 방법, 즉 의료행위의 발명은 산업상 이용가능성이 없으므로 특허의 대상이 될 수 없으며(대법원 1991. 3. 12. 선 고 90후250 판결 참조), 인간을 치료하는 방법에는 직접적 치료방법뿐만 아니라 치료를 위한 예비적 처치방법, 건강상태를 유지하기 위한 처치방법, 인체가 질병에 걸릴 가능성을 방지 또는 감소시키는 예방방법 및 간호방법도 포함된다(대법원 2006. 11. 9. 선고 2006재후43 판결 참조). 한편 청구항에 의료행위를 적어도 하나의 단계 또는 불가분의 구성요소로 포함하는 방법의 발명은 산업상 이용 가능한 것으로 인정되지 않으며(특허법원 2005. 6. 23. 선고 2004허7142 판결 참조), 인체를 처치하는 방법이 치료 효과와 미용효과 등의 비치료 효과를 동시에 가지는 경우에 치료 효과와 비치료 효과를 구별 및 분리할 수 없으면 그러한 방법은 치료방법에 해당하므로 산업상 이용 가능한 것으로 인정되지 않는다. 2) 검토 ) 이 사건 제25항 출원발명은 ‘피부, 점막, 또는 피부 부속기의 보습; 피부, 점 막, 또는 피부 부속기의 리페어링(repairing) 향상; 진피 퍼밍(firmness) 향상; 노화방지 효과; 피지 분비 조절, 및 비듬(dandruff) 감소’ 중 적어도 하나를 위한 방법으로 이 사 건 제1항 출원발명 등의 조성물을 ‘피부, 피부 부속기, 점막, 또는 머리카락에 접촉시키 는 단계’를 포함하는 것을 특징으로 하는 것이다. … 25항 출원발명이 1항 출원발명의 미용 조성물을 사용하는 방법이라고 하더라도, 다음과 같은 사정, 특히 25항 출원발명의 조성물이 활성물질, 적용 부위, 적용 방법 면에서 치료 조성물과 동일할 뿐 아니라 미용치료 방법으로 사용되어 치료 효과와 미용 효과가 구별되거나 분리되지 아니하는 점 등에 비추어 보면, 25항 출원발명은 ‘건강상태를 유지하기 위한 처치방법’ 또는 ‘인체가 질병에 걸릴 가능성을 방지 또는 감소시키는 예방방법’으로서 의료행위에 해당한다고 봄이 타당하다.

대법원 2015. 5. 21. 선고 2014후768 판결(전원합의체): 의약이라는 물건의 발명에서 투여용법과 투여용량은 의료행위 그 자체가 아니라 의약이라는 물건이 효능을 온전하게 발휘하도록 하는 속성을 표현함으로써 의약이라는 물건에 새로운 의미를 부여하는 발명의 구성요소가 될 수 있다고 판시 | 투여용법, 투여용량에 관한 의약용도의 발명의 진보성 판단 기준에 대해서는 대법원 2017. 8. 29. 선고 2014후2702 판결 참조(구성의 곤란성에 대해서는 언급하지 않고 효과의 현저성만으로 진보성 판단)

의료산업화가 진행되면서 진단방법이나 치료방법이 산업상 이용가능성이 없는 발명이라는 논리는 점차 허약해 지고 있다. 특히 유전자 치료. 따라서 현행 특허 실무는 한계가 있다. [같은 주장: “현재와 같이 의료행위의 특허대상성을 산업상 이용가능성의 문제로 다루는 체계는 의료행위의 공공성과 그 파급효과, 급속하게 진행되고 있는 기술발전의 방향, 그리고 의료산업을 미래의 중심 산업분야로 목표하고 있는 한국의 사정에 비추어 문제가 있을 수밖에 없다.” (설민수, 의료행위의 특허대상성: 산업상 이용가능성의 한계를 넘어, 인권과정의 2012년 5월호, 65면)

최근 10년간 식물 및 동물 특허현황〉

(기간 : 2006.1.1. ～ 2016.8.31.)

구분	출원건수	등록건수	내국인 출원	외국인 출원
식물	1,697	883	1,317	380
동물	876	326	700	176

※ 관련 수치는 국제특허분류(IPC)의 A01H(신규 식물 및 육종·증식), A01K 67(신규 동물 및 사육·번식)에 분류되어 있는 건수.

특허권의 제한: 제3항

3. 각 당사국은 특허에 의하여 부여되는 배타적 권리에 대하여 제한적인 예외를 규정할 수 있다. 다만, 그러한 예외는 제3자의 정당한 이익을 고려하여 특허의 통상적인 이용에 불합리하게 저촉되지 아니하고 특허권자의 정당한 이익을 불합리하게 저해하지 아니하여야 한다.

3. Each Party may provide limited exceptions to the exclusive rights conferred by a patent, provided that such exceptions do not unreasonably conflict with a normal exploitation of the patent and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the patent owner, taking account of the legitimate interests of third parties.

이 조항은 트립스 협정과 동일하다.

특허취소: 제4항

4. 각 당사국은 특허 허여의 거절을 정당화하였을 근거에 의하여만 특허가 취소될 수 있도록 규정한다. 또한 당사국은 사기, 허위진술 또는 불공정 행위가 특허를 취소하거나 특허를 행사할 수 없도록 하는 사유가 될 수 있음을 규정할 수 있다. 당사국이 특허 허여에 대하여 제3자가 이의신청을 할 수 있도록 하는 절차를 규정하는 경우, 그 당사국은 특허의 허여 이전에는 그러한 절차가 이용가능하지 아니하도록 한다.

4. Each Party shall provide that a patent may be revoked only on grounds that would have justified a refusal to grant the patent. A Party may also provide that fraud, misrepresentation, or inequitable conduct may be the basis for revoking a patent or holding a patent unenforceable. Where a Party provides proceedings that permit a third party to oppose the grant of a patent, the Party shall not make such proceedings available before the grant of the patent.

NAFTA 2.0과 비교할 것

Article 20.38: Patent Revocation

1. Each Party shall provide that a patent may be cancelled, revoked, or nullified only on grounds that would have justified a refusal to grant the patent. A Party may also provide that fraud, misrepresentation, or inequitable conduct may be the basis for cancelling, revoking, or nullifying a patent or holding a patent unenforceable.

2. Notwithstanding paragraph 1, a Party may provide that a patent may be revoked, provided it is done in a manner consistent with Article 5A of the Paris Convention and the TRIPS Agreement.

이 조항은 트립스 협정에는 없는 것으로(확인 필요), 3가지를 규정하고 있다. 먼저 특허권의 취소 요건을 제한하여 특허등록의 거절 사유 이외의 사유로는 특허권을 취소하지 못하도록 하였다(제4항 1문). 다만, 사기, 허위진술 또는 불공정 행위가 있으면 특허를 취소할 수 있는데(제4항 2문 전단), 이 규정은 미국 특허법의 규정을 반영한 것이다. 둘째, 특허권 행사를 제한할 수 있는 근거 규정으로 사기, 허위진술 또는 불공정 행위가 있는 경우이다(제4항 2문 후단). 이 역시 미국 특허법의 규정을 반영한 것이다. 불공정 행위는 영문 “inequitable conduct”를 번역한 것인데 적절한 용어인지는 아래에서 살펴본다.

특허 취소

특허 취소 요건을 제한한 제4항 1문을 이행한다는 이유로 우리 특허법이 개정되어(법률 제11117호, 2011. 12. 2.) 특허권 취소에 관한 제116조를 삭제하였다. 다만, 취소사유가 개정법 시행 전(즉, 2012년 3월 15일) 이전에 발생한 경우에는 종전 규정에 따른다(부칙 제5조).

구 특허법 제116조는 이른바 강제실시권이 부여된 이후에도 특허권자가 특허발명을 실시하지 않을 때 특허권을 취소할 수 있도록 하는 규정이다. 이 규정은 모든 강제실시에 대해 적용되지는 않고 등록 후 특허권자가 3년간 국내에서 특허발명을 실시하지 않았을 때 발동되는 강제실시(특허법 제107조 제1항 제1호에 따른 강제실시)에만 적용되며, 그것도 강제실시가 발동된 후에도 특허권자가 2년간 특허발명을 실시하지 않아야 특허권의 취소가 가능하다.

제116조(특허권의 취소)

① 특허청장은 제107조 제1항 제1호의 사유로 인한 재정이 있은 날부터 계속하여 2년이상 그 특허발명이 국내에서 실시되고 있지 아니하는 경우에는 이해관계인의 신청에 의하여 또는 직권으로 그 특허권을 취소할 수 있다.

② 제108조·제109조·제110조제1항 및 제111조제1항의 규정은 제1항의 경우에 이를 준용한다.

③ 제1항의 규정에 의한 특허권의 취소가 있는 때에는 특허권은 그때부터 소멸된다.

특허취소 요건을 등록요건으로 제한한 것은 등록 후에 발생한 사후적 요인으로는 특허를 취소하지 못하도록 하여 정책자율성을 훼손하였다는 비판을 면하기 어렵다.

정부 발표에 따르면, 한미 FTA 협상문 제18.8조 제4항은 이러한 규정을 폐지하도록 하였다고 한다. 그리고, 정부는 이를 폐지한 이유에 대해 특허권자의 권리를 부당하게 제한할 소지가 있어 과잉금지의 원칙에 위배될 가능성이 있고 형평성 문제가 있다는 것이다.

그러나, 특허권을 취득한 후 제3자의 이용만 금지하고 특허권자 스스로는 아무런 사용을 하지 않으면 그러한 특허는 사회에 아무런 기여를 하지 못하는 것이어서 일종의 권리 남용에 해당한다. 이러한 특허를 취소하도록 하는 규정은 오히려 형평성에 비추어 타당한 것이므로, 정부에서 과잉금지 원칙에 위배된다고 주장하는 것은 논리적인 근거가 없다.

정부의 주장과는 달리 협상문 제18.8조 제4항에는 특허권자의 불공정 행위로 인해 특허권을 취소할 수 있도록 하고 있으므로, 일정 기간 이상 특허발명을 전혀 사용하지 않은 특허권자가 제3자를 상대로 권리침해를 주장하는 것을 불공정 행위로 취급하여 특허권 취소의 대상으로 할 수 있다. 따라서, 현행 특허법에 규정되어 있는 불실시에 의한 특허취소제도를 폐지하지 않아도 되므로, 이와 관련된 정부의 주장은 잘못 되었다.

특허권의 행사 제한

조배숙 의원 질의에 대한 특허청의 2016년 9월 답변서 16면 “미국은 ① 심사 중 출원인이 인지한 중요한 선행기술을 특허청에 제출하지 않거나, ② 대기업이 수수료 할인을 받기 위하여 중소기업인 것으로 주장하거나, ③ 반독점법에 위반하는 불공정행위를 하는 경우 등 해당 특허의 효력을 정지시키고 있음”

미국은

28 USC 2201 무효확인소송에 의한 특허 취소

35 USC 302 등 재심사 등에 의한 특허 취소

37 CFR 156 출원인은 특허청에 정직 및 선의 의무가 있음

등록전 이의신청의 폐지

조배숙 의원 요청에 대한 특허청의 2016년 9월 답변

동 조항은 특허 허여에 대한 제3자의 이의 신청이 특허의 허여 후에만 가능하도록 하여 심사 중 제3자의 이의신청으로 인하여 등록이 지연되는 것을 방지하기 위한 규정임

o 우리나라의 경우 1998년 이전에는 등록 전 이의신청 제기가 가능하였으나, 제3자의 악용의 가능성을 차단하고 등록을 신속화하기 위하여 1998. 3. 1.시행 법 개정을 통하여 이의신청이 등록 후 가능하도록 함 [이건 설명이 잘못된 1999. 1. 1. 시행법이 맞음 – 이것도 아니네. 특허법

[시행 1997. 7. 1.] [법률 제5329호, 1997. 4. 10., 일부개정]

【제정·개정이유】 제정·개정문보기     전체 제정·개정문보기

[일부개정]

특허심사제도를 개선하여 심사처리기간을 단축하고 특허절차를 간소화하는 한편 특허권의 보호를  강화함으로써 산업의 기술개발을 촉진하여 경쟁력을 높이려는 것임.

①특허심사기간을 단축하기 위하여 종전에 특허사정전에 하던  출원공고제도를 폐지하고,출원공고제도가 폐지됨에 따라 종전에 출원공고후 특허등록전에 하도록 하던 특허이의신청을 특허등록후에 하도록 조정함.]

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※ ’07. 7. 1.시행 법 개정을 통하여 이의신청제도를 폐지하고 그와 유사한 주장을 무효심판에서만 가능하도록 함

o 따라서 등록전 이의 신청 금지 관련 규정은 한-미 FTA 협정과 관계없이 이전부터 존재했던 규정이며, 미국측과 수정 논의의 필요성은 없는 것으로 판단함

□ 한편, TPP에는 관련 규정은 없지만 미국이 체결한 FTA 중 미국-오만 FTA(제15.8.4조), 미국-싱가포르 FTA(제16.7.4조)에는 유사한 조항이 규정되어 있음

그런데 한미 FTA 이후 미국은 TPP 협상 도중 등록전 이의신청을 금지하던 입장을 철회했다. 미무역대표부(USTR)는 2013년 11월 27일 보도자료 (Stakeholder input sharpens, focuses U.S. work on pharmaceutical intellectual property rights in the Trans-Pacific Partnership)에서 특허등록 전 이의신청 제도를 지지한다고 발표한 것이다.

https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/blog/2013/November/stakeholder-input-sharpens-focuses-us-work-on-pharmaceutical-IP-in-TPP

“Reflecting input from stakeholders, the U.S. now supports patent pre-grant opposition procedures. These procedures, available in some countries, allow third parties to formally object to a patent at the initial application phase. Based on stakeholder input and ongoing discussions with TPP countries, we believe that other elements in TPP will meet the larger goals of ensuring that patents are of high quality and provide appropriate incentives for innovation, while ensuring access to medicines.”

참고로, 일본은 등록 전 이의신청 제도를 없앴다가 다시 복원했다는 점이다. 일본은 2015년4월 이의신청 제도를 다시 도입하였다.

일본의 제도 변천은 일본특허청 심판부에서 발행하는 ‘특허이의신청제도 실무지침서’를 한국지식재산연구원에서 번역한 것을 참조했다.

https://www.kiip.re.kr/board/data/view.do?bd_gb=data&bd_cd=3&bd_item=0&po_item_gb=2&po_item_cd=&po_no=12226

Bolar exception: 제5항

5. 제3항과 합치하게, 당사국이 제3자가 의약품의 시판허가의 신청을 뒷받침하는 데 필요한 정보를 생산하기 위하여 존속하는 특허의 대상물을 사용하도록 허용하는 경우, 그 당사국은 그러한 허용에 따라 생산된 제품이 그 당사국의 시판허가 요건을 충족하기 위한 신청을 뒷받침하기 위하여 그러한 정보를 생산하는 것과 관련된 목적 이외에는 그 당사국의 영역에서 제조‧사용 또는 판매되지 아니하도록 규정하며, 그 당사국이 그러한 제품의 수출을 허용하는 경우, 그 당사국은 자국의 시판허가 요건을 충족하기 위한 신청을 뒷받침하기 위하여 정보를 생산하는 목적으로만 그 제품이 그 당사국 영역 밖으로 수출되도록 규정한다.

5. Consistent with paragraph 3, if a Party permits a third person to use the subject matter of a subsisting patent to generate information necessary to support an application for marketing approval of a pharmaceutical product, that Party shall provide that any product produced under such authority shall not be made, used, or sold in its territory other than for purposes related to generating such information to support an application for meeting marketing approval requirements of that Party, and if the Party permits exportation of such product, the Party shall provide that the product shall only be exported outside its territory for purposes of generating information to support an application for meeting marketing approval requirements of that Party.

특허연장(특허심사 지체에 따른 연장): 제6항

6. 가. 각 당사국은 특허를 허여하는 데 발생한 불합리한 지연을 보상하기 위하여, 특허권자의 요청이 있는 경우 특허존속기간을 조정한다. 이 호의 목적상, 불합리한 지연이란 당사국 영역에서 출원일로부터 4년 또는 출원에 대한 심사청구 후 3년의 기간 중 더 늦은 기간을 초과하는 특허설정등록의 지연을 최소한 포함한다. 특허출원인의 행위에 기인하는 기간은 그러한 지연의 결정에 포함될 필요가 없다.20)

나. 당사국의 영역에서 시판이 허가된 신규 의약품21) 및 당사국의 영역에서 시판이 허가된 신규 의약품의 제조 또는 사용방법을 대상으로 하는 특허에 대하여, 각 당사국은 특허권자의 요청이 있는 경우, 그 당사국 영역에서 신규 의약품의 최초의 상업적 사용과 관련된 시판 허가 절차의 결과로 유효한 특허존속기간이 불합리하게 단축된 데 대하여 특허권자에게 보상하기 위하여, 신규 의약품, 그것의 허가된 사용방법 또는 그 제품의  제조방법을 대상으로 하는 특허의 특허존속기간 또는 특허권의 기간 조정을 가능하게 한다. 이 호에 따른 모든 조정은, 동일한 제한과 예외에 따라, 원래 설정등록된 특허에서의 제품·사용방법 또는 제조방법에 대한 특허청구범위의 모든 배타적인 권리를 적용가능한 대로 그 제품과 그 제품의 허가된 사용방법에 부여한다.22)

20) 제18.1조 제9항에도 불구하고, 가호는 2008년 1월 1일부터 제출되는 모든 특허출원에 적용된다.

21) 보다 명확히 하기 위하여, 나호에서 신규 의약품이라 함은 그 당사국의 영역에서 이전에 의약품으로 허가된 적이 없는 적어도 하나의 신규화학물질을 포함한 제품을 말한다.

22) 나호의 목적상, 유효한 특허존속기간이라 함은 제품의 허가일로부터 특허의 원래의 만료일까지의 기간을 말한다.

6. (a) Each Party, at the request of the patent owner, shall adjust the term of a patent to compensate for unreasonable delays that occur in granting the patent. For purposes of this subparagraph, an unreasonable delay shall at least include a delay in the issuance of the patent of more than four years from the date of filing of the application in the territory of the Party, or three years after a request for examination of the application, whichever is later. Periods attributable to actions of the patent applicant need not be included in the determination of such delays.20

(b) With respect to patents covering a new pharmaceutical product21 that is approved for marketing in the territory of the Party and methods of making or using a new pharmaceutical product that is approved for marketing in the territory of the Party, each Party, at the request of the patent owner, shall make available an adjustment of the patent term or the term of the patent rights of a patent covering a new pharmaceutical product, its approved method of use, or a method of making the product to compensate the patent owner for unreasonable curtailment of the effective patent term as a result of the marketing approval process related to the first commercial use of that pharmaceutical product in the territory of that Party. Any adjustment under this subparagraph shall confer all of the exclusive rights, subject to the same limitations and exceptions, of the patent claims of the product, its method of use, or its method of manufacture in the originally issued patent as applicable to the product and the approved method of use of the product.22

20 Notwithstanding Article 18.1.9, subparagraph (a) shall apply to all patent applications filed on or after January 1, 2008.

21 For greater certainty, new pharmaceutical product in subparagraph (b) means a product that at least contains a new chemical entity that has not been previously approved as a pharmaceutical product in the territory of the Party.

22 For purposes of subparagraph (b), effective patent term means the period from the date of approval of the product until the original expiration date of the patent.

특허 심사 지연으로 인한 특허권 존속기간 연장(제6항 가호)

우리 정부는 이 제도가 “특허 등록지연에 대해 발명자 또는 출원인에게 합리적인 보상책이 될 수 있다는 점을 고려하여” 미국의 요구를 수용하였다고 하며, 특허청의 심사처리기간 단축(2006년말 9.8개월)으로 동 제도가 적용되는 2008. 1. 1. 이후 출원의 경우 연장대상이 거의 없을 것으로 보이므로 실질적인 경제적 영향은 미미할 것으로 예상“(2007년 위원요구자료 II 603면). 경제적 영향 분석을 위해 당시 특허청은 2007년 2월 한달간 등록된 특허 10,649건을 대상으로 분석한 결과 등록지연으로 인한 존속기간 연장가능 건이 32건(0.3%)이라고 보고 2006년말 기준 특허심사착수기간 9.8개월, 종결처리기간 19.6개월, 향후 종결처리기간이 더욱 단축되는 것을 고려한다면 동 제도 적용시점(2008. 1. 1.) 이후 출원건에 대해서는 영향이 더욱 미미할 것으로 예상(2007년 위원요구자료 II 612면).

존속기간 연장 제도는 특허청의 심사기간 단축을 강요하는 역효과가 있음.

아래는 특허청이 김진표 의원실에 제출한 답변 자료(2010년 10월 제294회 국회(정기회) 국정감사 지식경제위원회 )

가. 심사관 규모(인원 및 부족률 수준), 1인당 평균 심사업무량 (‘09년 기준)

구 분		한국(’09)	미국(’09)	일본(’09)	EPO(’09)
특허 심사관		652명* (721명, ‘10)	6,143명	1,692명	3,969명
부족인원**(‘11년)		91명	-	-	-
심사관 1인당 평균 심사업무량	특․실 + PCT (특․실 환산건수***)	188건 (227건)	80건	231건	46건

* 특․실 심사국 내 국․과(팀)장과 정책․지원부서 인원을 제외한 순수심사관 정원

** 2011년 특허심사처리기간 16개월 달성 기준

*** PCT와 특·실의 심사부담을 비교하여 PCT를 특·실로 환산한 건수

나. 심사관 1인당 창출 부가가치 수준 (‘09년도 특허·실용신안·PCT 기준)

구 분	금 액
심사관 1인당 창출 수수료 = {(특·실수수료*+PCT 국제조사료**)÷(심사관(652명))}	약 320백만원

* ’09년 특·실처리건(105,508건)에 대한 출원료, 심사청구료 및 등록료(예상) : 약 2천억원

** ’09년 PCT 국제조사 처리건(16,926건)에 대한 국제조사 수수료 : 약 140억원

다. PCT 심사수요 추이 (최근 5년간 PCT 국제조사 국내의뢰건 기준)

구 분	2006	2007	2008	2009	2010.8.
내국(건)	5,163	6,071	7,165	7,090	5,482
외국(건)	735	2,853	11,653	13,978	9,155
계(건)	5,898	8,924	18,818	21,068	14,637

라. 심사관 전문성
(‘10. 8월 현재 특․실 심사국 내 국․과(팀)장과 정책․지원부서 인원을 제외한 실근무 인원(계약직 포함) 기준)

□ 경력별 심사관 현황

구분	수석심사관 (10년 이상)	책임심사관 (7~10년)	선임심사관 (4~7년)	심사관 (4년 미만)	계
인원	49명	59명	242명	319명	669명

□ 출신별 심사관 현황

구분	특별채용				기술고시	내부승진	계
	박사	기술사	변리사	기타
인원	354명	20명	20명	4명*	134명	137명	669명

* 기타 : 변호사 1명, 계약직 석사 3명

의약품 시판허가 절차 지연으로 인한 특허권 존속기간 연장(제6항 나호)

1986~7년 미국의 통상압력으로 도입한 제도.

우리 법원은 이 제도의 취지에 대해 “의약품 등의 발명을 실시하기 위해서는 국민의 보건위생 증진 및 안정성과 유효성을 확보하기 위하여 약사법 등에 따라 허가 등을 받아야 하고, 특허권자는 이러한 허가 등을 받는 과정에서 특허발명을 실시하지 못하게 되는데, 특허법은 이와 같은 상황을 구제하고 의약품 등의 발명을 보호․장려하기 위해 약사법 등에 의한 허가 등을 받기 위해 특허발명을 실시할 수 없었던 기간만큼 특허권의 존속기간을 연장해 주는 제도를 마련하였다(대법원 2017. 11. 29. 선고 2018후844, 851, 868, 875 판결 등 참조).”라고 함((특허법원 2019. 7. 5. 선고 2018허2243 판결)).

마약류 관리법에 따른 품목허가에도 적용된다는 특허법원 판결(특허법원 2019. 7. 5. 선고 2018허2243 판결)

특허권 존속기간을 연장할 수 있는 특허발명에는 약사법 제31조 및 제42조에 의해 품목허가를 받아야 하는 의약품의 발명뿐만 아니라, 마약류 관리법 제18조 및 제21조에 따라 품목허가를 받아야 하는 마약류 관리법 제2조 제3호 라목에 해당하는 향정신성의약품의 발명도 포함되는 것으로 해석할 수 있고, 이 사건 시행령 조항이 마약류 관리법 제18조 및 제21조 따라 품목허가를 받아야 하는 마약류 관리법 제2조 제3호 라목에 해당하는 향정신성의약품에 관한 발명을 규정하지 않은 것은 입법의 미비로 볼 수 있다. ... 라) 특히 이 사건 의약품인 벨빅정®의 경우, 원고는 2013. 11. 25. 처음 수입품목허가를 신청할 당시에는 약사법에 의한 의약품에 해당하여 약사법 제42조 제1항에 따라 수입품목허가를 신청하였고, 관련 기준 및 시험방법, 안전성·유효성에 대한 순환계약품과의 검토 결과 협의 회신은 2014. 10. 10. 완료되었으며, GMP 자료에 대한 의약품품질과의 검토 결과 회신은 2015. 1. 6. 완료되었다. 그러나 2014. 12. 23. ‘마약류 관리법 시행령’이 일부 개정되면서이 사건 의약품의 유효성분인 ‘로카세린’이 마약류 관리법 제2조 제3호 라목의 향정신성의약품으로 지정되었고, 이와 같은 사정변경으로 인해 원고는 2015. 1. 9. 이 사건 의약품에 대해 마약류 관리법 제18조 제2항 및 같은 법 시행규칙 제32조에 따라 수입품목허가를 다시 신청하였다. 이와 관련하여, 원고는 마약류 관리법에 따른 품목허가를 다시 신청하면서 약사법에 따라 품목허가를 신청할 당시 제출한 자료 외에 다른 추가 자료들의 제출을 요청받거나 별도로 제출하지 않았고, 식약처는 약 1개월 후인 2015. 2. 2.자로 이 사건 의약품인 벨빅정에 대해 마약류 관리법에 의한 수입품목허가를 하였다.

마) 향정신성의약품 지정은 의약품 품목허가 이전에 지정되는 것이 일반적이나, 약사법에 의한 의약품 품목허가를 받은 이후에 향정신성의약품으로 지정되기도 하고, 반대로 품목허가 당시에는 마약류 관리법에 의한 향정신성의약품으로 지정되었다가 그 이후 약사법에 의한 일반 의약품으로 지정이 변경되는 경우도 있을 수 있는데, 특허권 존속기간의 연장제도에서 ‘약사법에 의한 일반적인 의약품’과 ‘마약류 관리법에 의한 향정신성의약품’을 달리 취급할 경우, 특허권 존속기간 연장제도의 운용상 불안정과 일반 의약품 제조업자(또는 수입업자)와 향정신성의약품 제조업자(또는 수입업자) 사이에 불평등을 초래할 수 있다.

바) 1987년 ‘특허권 존속기간 연장제도’의 도입을 위해 법령 개정을 추진한 주무관청인 특허청이 국회에 제출한 자료에는 회복기간을 5년 넘지 않게 하고, 국내시험절차에 소요된 기간만을 산정하여 국내 임상시험의 활성화를 도모하는 등에 대한 논의만 있었고, 향정신성의약품이 정신적 및 신체적 의존성을 일으킬 우려가 있는 의약품이라는 이유로 특허권 존속기간의 연장대상에서 제외한다는 내용 등에 대한 논의는 없었던 것으로 보인다. 나아가 특허권 존속기간 연장제도의 도입 과정 및 변천 과정 중 향정신성의약품을 다른 의약품 발명과 차별하여 특허권 존속기간의 연장대상에서 원천적으로 제외시키고자 하는 내용이나 논의는 없었던 것으로 보인다. 따라서 입법자의 의도가 마약류 관리법에 의한 향정신성의약품에 관한 발명을 일부러 배제한 것이라 보기 어렵다.

특허법원 2016허4498 판결: 요지 “특허법 제89조 제2항은 특허권자 등에게 책임 있는 사유로 인하여 소요된 기간을 특허발명을 실시할 수 없었던 기간에서 제외하고 있는데, 여기서 ‘책임 있는 사유로 인하여 소요된 기간’이란 특허권자 등의 귀책사유로 인하여 약사법 등의 허가 등이 실제로 지연된 기간, 즉 특허권자 등의 귀책사유와 약사법 등에 의한 허가 등의 지연 사이에 상당인과관계가 인정되는 기간을 의미한다. // 그런데 식품의약품안전처 내의 의약품 허가에 관한 심사부서는 각 담당부서별로 심사업무가 분장되어 있고, 제출된 자료에 대한 각 심사는 식품의약품안전처 내 각 담당부서에서 독립적으로 진행되므로, 특별한 사정이 없는 한 어느 한 부서의 보완요구로 인하여 그 부서의 심사가 중단되더라도 다른 부서에서는 심사가 계속 진행되는 경우가 일반적이다. 이와 같이 어느 한 부서의 보완요구로 인하여 보완기간이 소요되었다 하더라도, 다른 부서에서 심사가 진행되고 있는 경우에는 적어도 그 보완기간 중 다른 부서에서 심사가 진행되고 있는 기간과 중첩되는 기간에 관한 한, 특허권자 등의 책임 있는 사유로 인하여 허가가 지연되었다고 볼 수 없으므로, 위와 같이 중첩되는 기간은 이 사건 연장발명을 실시할 수 없는 기간에서 제외할 수 없다.”

신약이 아니라 자료제출의약품도 연장등록 대상이 될 수 있다(특허법원_2015허1256(존속기간_연장)[1].pdf)

grade period: 제7항

7. 각 당사국은 공지가 다음에 해당하는 경우, 발명이 신규성 또는 진보성이 있는지 여부를 결정하기 위하여 사용되는, 공지에 포함된 정보를 무시한다.

가. 공지가 특허출원인에 의하여 실시 또는 승인되거나, 특허출원인으로부터 기인한 경우, 그리고

나. 공지가 당사국의 영역에서 출원일 이전 12월 이내에 발생한 경우23)

23) 제18.1조 제9항에도 불구하고, 제7항은 2008년 1월 1일부터 신청된 모든 특허출원에 적용된다.

7. Each Party shall disregard information contained in public disclosures used to determine if an invention is novel or has an inventive step if the public disclosure:

(a) was made or authorized by, or derived from, the patent applicant, and

(b) occurred within 12 months prior to the date of filing of the application in the territory of the Party.23

23 Notwithstanding Article 18.1.9, paragraph 7 shall apply to all patent applications filed on or after January 1, 2008.

공지예외를 기존 6개월에서 12개월로 늘렸다.

각주 23은 이 조항을 한미 FTA 발효 시점으로 하지 않고 2008년 1월 1일부터 출원된 특허출원에는 모두 적용되도록 의무화(영문본의 “shall apply”)하였다. 적용 시점을 2008년으로 한 것은 한미 FTA 협상이 2007년 6월에 마무리되면서 당시 협상단은 적어도 1년 안에는 발효될 것으로 기대하였기 때문으로 짐작된다. 하지만, 실제 발효일은 이보다 5년이 지난 2012년 3월 15일이었고, 발효 이후 우리 특허청은 적용시점을 소급하지 않았고, 당시 개정법(법률 제1117호, 2011. 12 2. 개정)은 부칙 제2조에서 “제2조(공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우에 관한 적용례) 제30조의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 출원하는 특허출원부터 적용한다.”

원래 한미 FTA 이행을 위한 특허법 개정안에는 부칙 제2조에서 공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우에 관한 적용례란 제목으로 특허법 “제30조의 개정규정은 2008년 1월 1일 이후 최초로 출원하는 특허출원부터 적용한다”고 되어 있었으나, 김경재 의원이 발의한 수정안에서 “이 법 시행 후 최초로 출원하는 특허출원부터 적용한다”로 수정하였고 이 수정안이 국회 본회의를 통과하였다.

The additional grace period means that, for others working in the same area of medicines or medical technology, there would be additional uncertainty as to whether they can work on or produce a particular medicine or medical technology disclosed by any person for fear that a patent application may be filed 12 months later(UNITAID, 2014, p. 25.).

UK Patent Office, 2012. According to the analysis of the UK office, the main views from the respondents are that a grace period is not required partly because the grace period would allow “someone to restrict the use of publicly available information by patent applications even though people would not realize that the information is the subject of a patent application until later when the application is actually published”

보정기회 제공: 제8항

8. 각 당사국은 특허출원인에게 자신의 출원과 관련하여 보정, 정정 및 의견진술을 할 수 있는 기회를 최소 1회 제공한다.

8. Each Party shall provide patent applicants with at least one opportunity to make amendments, corrections, and observations in connection with their applications.

실무상 보정은 출원 과정에서 이루어지는 것을 말하는 반면, 정정은 등록 후를 말하는데, “특허출원인에게 자신의 출원과 관련하여”라고 하여 모두 등록 전 출원 과정에서 제공될 기회를 의미한다.

발명의 개시 요건: 제9항

9. 각 당사국은 청구된 발명의 개시(開示)가 출원일 현재 그 분야의 기술자에 의하여 과도한 실험없이 그 발명이 이루어져 사용될 수 있도록 하는 정보를 제공하는 경우 그 개시(開示)가 충분히 명확하고 완전한 것으로 간주되도록 규정한다.

9. Each Party shall provide that a disclosure of a claimed invention shall be considered to be sufficiently clear and complete if it provides information that allows the invention to be made and used by a person skilled in the art, without undue experimentation, as of the filing date

발명의 개시 요건이란 특허 제도의 핵심 기능인 공개 기능을 확보하기 위해 요구되는 요건이다.

과도한 실험은 미국 법률에는 없고, 미국 대법원 판결: Mineral Separation v. Hyde, 242 U.S. 261, 270 (1916); In re Wands, 858 F.2d 731, 737, 8 USPQ2d 1400, 1404 (Fed. Cir. 1988).

이 규정은 미국 특허법 제112조 제1항보다 기재 요건 자체도 완화되어 있고, 최선의 실시 형태는 제외되어 있다.

청구항 기재 요건: 제10항

10. 각 당사국은 다음을 규정한다.

가. 청구된 발명의 개시(開示)가 그 분야의 기술자로 하여금 그 기재된 내용을 특허청구범위의 전체 범위로 확장할 수 있도록 하고, 그렇게 함으로써 출원인이 출원일에 인지하여 기술하지 아니하였거나 완성하지 아니하였던 대상을 청구하지 아니한다는 것을 보여주는 경우, 청구된 발명은 그 개시(開示)에 의하여 충분히 뒷받침된다. 그리고

나. 청구된 발명이 구체적이고 실질적이며 신뢰할 수 있는 유용성이 있는 경우, 산업상 이용가능하다.

10. Each Party shall provide that a claimed invention:

(a) is sufficiently supported by its disclosure if the disclosure allows a person skilled in the art to extend the teaching therein to the entire scope of the claim, thereby showing that the applicant does not claim subject matter which the applicant had not recognized and described or possessed on the filing date; and

(b) is industrially applicable if it has a specific, substantial, and credible utility.

국문본만으로는 의미를 알기 어려운 대표적인 조항 중 하나이다.

특허법원 2018허7996 판결 “특허법 제42조 제4항 제1호는 특허청구범위에 보호받고자 하는 사항을 기재한 청구항이 발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것을 규정하고 있는데, 이는 특허출원서에 첨부된 명세서의 발명의 설명에 기재되지 아니한 사항이 청구항에 기재됨으로써 출원자가 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막으려는 데에 취지가 있다. 따라서 특허법 제42조 제4항 제1호가 정한 위와 같은 명세서 기재요건을 충족하는지는 위 규정 취지에 맞게 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 특허청구범위에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지에 의하여 판단하여야 하므로, 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 보더라도 발명의 설명에 개시된 내용을 특허청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 또는 일반화할 수 없는 경우에는 그 특허청구범위는 발명의 설명에 의하여 뒷받침된다고 볼 수 없다(대법원 2006. 5. 11. 선고 2004후1120 판결, 대법원 2014. 9. 4. 선고 2012후832 판결, 대법원 2016. 5. 26. 선고 2014후2061 판결 등 참조).”

“의약용도 발명에 있어서 약효성분 자체는 특정되었다고 하더라도 발명의 설명의 기재만으로는 투여량의 범위, 구체적인 투여방법, 투여대상의 규모, 이 가운데 치료가 되었다고 평가한 비율, 투여 전과 투여 후의 상태를 비교하여 치료효과를 얻었다고 판단한 근거 등을 알 수 없는 경우에는 여전히 약리데이터 등이 나타난 시험예 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적인 기재가 있다고 볼 수 없다(대법원 2015. 4. 23. 선고 2013후730 판결 참조).

특허청간 심사업무 협력 조항: 제11항

11. 양 당사국은 검색 및 심사업무의 상호 이용을 위한 진전의 기초로서 양국의 특허기관간 협력을 위한 틀을 수립하기 위하여 노력한다.

11. The Parties shall endeavor to establish a framework for cooperation between their respective patent offices as a basis for progress towards the mutual exploitation of search and examination work.

한미 양국 특허청간의 업무 협력을 위한 근거 조항으로, 여기서 ”노력한다“는 단순한 권고가 아니라 의무사항이다(영문의 ”shall endeavor“).

한미 양국은 특허청간 특허공동심사 프로그램(CSP: Collaborative Search Program)을 운영하고 있는데, 1차 시범사업은 2015. 9. 1.~2017. 8. 31., 2차 시범사업은 2017. 11. 1.에 시작하여 2020. 10. 31.까지 시행할 계획이다. (한국 특허청의 관련 홈페이지 http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.html.HtmlApp&c=80791&catmenu=m06_02_16, 미국특허청은 https://www.uspto.gov/patents-getting-started/international-protection/collaborative-search-pilot-program-csp - 미국 특허청은 일본특허청과도 공동심사 프로그램을 운영 중이다.) 미국 특허청은 이 프로그램이 심사품질 개선을 위해 진행한다. 미국 특허상표청의 관보 [Docket No.: PTO–P–2017–0036] Expanded Collaborative Search Pilot Program https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2017-10-30/pdf/2017-23661.pdf

이 사업은 2014년 9월 IP5 WG3 회의에서 한국이 제안하여 시작되었다고 한다. 특허청 CSP 특허공동심사프로그램의 CSP 경과 http://www.kipo.go.kr/csp/sub/state.html#point1 시행배경으로 IP5간 교차출원량이 많고(약 38%), 출원인들이 빠르고 강한 특허를 일관된 심사결과로 도출되기 바라며 심사결과예측가능성을 확보할 필요가 있다고만 하고, 한미 FTA에 관한 언급은 없음.

02/19/2018	Petitions Granted to Date	Remaining Slots this Fiscal Year
JPO 10/1/17-9/30/20 * 400 Petitions Per Office Per Year	42	378
KIPO 10/1/17-9/30/20 * 400 Petitions Per Office Per Year	101	341

운영 결과를 보면 등록률은 더 높아지고, 심사결과 일치율도 일반심사보다 더 높지만 차이가 10%에 불과하다. http://www.kipo.go.kr/csp/sub/statistics.html#point1 참조.

의약품 시장 독점 제도

개관

A Comparison of Negotiated Antiretroviral Prices in Countries With, and Without, Trade Agreements with the U.S.

[Mike Palmedo] This post presents data comparing branded antiretroviral medicine prices in countries which have entered into free trade agreements with the U.S. containing TRIPS-Plus intellectual property obligations, to the prices for the same drugs in other countries. According to publicly available data from the World Health Organization’s Global Price Reporting Mechanism (GPRM), prices of branded antiretrovirals negotiated by large institutional purchasers (like UNITAID and the Clinton Foundation) were more than twice as high between 2004 and 2014 when the sale took place in countries with U.S. FTAs. If one controls for per capita income, inclusion in international HIV/AIDS treatment guidelines, and the year of purchase, the average difference between the negotiated price of branded drugs in countries with and without FTAs in force is 57%. Click here for more.

자료독점권

제18.9조 특정 규제제품과 관련된 조치

범위를 축소하려고 노력함. 2007년 3월 21일자 통합협정문에 드러난 바에 따르면, 안전성 유효성에 관한 시험성적 자료를 미국은 단순히 정보(information)라고 제안한 반면 우리측은 미공개 시험 또는 기타 자료(undisclosed test or other data)라고 하여 공개된 자료나 정보는 제외하려고 했고, 새로운 적응증에 관한 자료도 자료 생성에 상당한 노력이 수반되는 것으로 한정하려고 했다(the origination of which involves a considerable effort).

다. 한미 FTA의 자료 독점권 제도와 문제점

(1) 한미 FTA 자료 독점권 제도의 내용

협상문 제18.9조 제1-3항에서 자료 독점권 제도를 규정하고 있다. 제1항은 신약에 대한 5년, 신농약에 대한 10년의 자료 독점권에 관한 것으로, 상당한 노력이 든 자료에 대해서만 보호가 되고, 보호의 범위는 동일 의약품 뿐만 아니라 유사 의약품도 포함하며, 자료의 공개 여부를 묻지 않는다. 제1항 ‘가호’는 당사국에 제출된 자료에 대한 보호, ‘나호’는 상대국에 제출된 자료에 대한 보호(상대국에 제출된 자료에 대한 보호는 현재 적용되지 않는다는 확인 각주)이다.

협상문 제18.9조 제2항은 새로운 임상정보에 대한 3년(의약품) 및 10년(농약) 자료 독점권에 관한 것인데, 신약에 대한 5년 자료 독점권과 달리 ‘상당한 노력’을 요하지 않는다. 보호 범위는 신약과 마찬가지로 동일 의약품과 유사 의약품을 포함한다. 제2항의 ‘가-나호’는 의약품, ‘다-라호’는 농약에 관한 것이고, ‘가호’, ‘다호’는 당사국에 제출된 자료, ‘나호’, ‘라호’는 상대국에 제출된 자료에 대한 보호이다.

제3항은 자료 독점권과 특허의 관계를 정하고 있는데, 자료 독점권이 끝나기 전에 특허권이 만료하더라도 자료 독점권의 기간을 줄일 수 없도록 하여 양자가 서로 별개임을 명시하고 있다.

(2) 문제점

◯ 공개된 자료의 보호

협상문 제18.9조는 자료가 비록 공개되었다 하더라도 의약품 허가 당국의 후발 의약품의 허가에 이용하지 못하도록 하였는데, 자료가 이미 공개된 경우에는 TRIPS 협정 상의 자료 보호 의무조차 발생하지 않는다. 왜냐하면, TRIPS 협정에서 보호 대상이 되는 자료는 기밀성을 전제로 하기 때문에, 잘못된 주장이기는 하지만 미국의 주장처럼 한미 FTA의 자료 독점권이 TRIPS 협정에 따른 의무 이행이라면, 공개된 자료를 보호하는 것은 TRIPS 협정 상 이행 의무를 벗어난다.

◯ ‘상당한 노력이 든 자료’

협상문은 신약에 대해서만 ‘상당한 노력이 든 자료’일 것을 요구하고 ‘새로운 임상 정보’에 대해서는 ‘상당한 노력’ 요건을 삭제하였다. ‘새로운 임상 정보’에 대한 자료 독점권을 인정할 경우 제약사에 의한 제도 악용의 염려가 크므로, ‘상당한 노력’을 요구할 필요성이 신약보다 더 크다고 할 수 있는데, 정작 필요성이 큰 부분에서는 이러한 요건을 삭제한 것은 문제이다.

◯ 자료 독점권 제한에 관한 규정이 없음

특허권이나 저작권의 경우 공공의 이익을 위해 권리를 제한하는 규정들이 있는데, 자료 독점권에 대해서는 공익을 위한 권리 제한 규정이 전혀 없다. 미국의 신통상정책에서는 ‘도하 선언문’에 합치하는 조치를 위한 독점권 제한이 포함될 것을 요구하고 있다.

The Parties ... (3) include an exception to the data exclusivity obligation for measures to protect public health in accordance to Doha Declaration and subsequent protocols for its implementation.

◯ 새로운 독점권을 창설하여 의약품의 접근권을 제한하고 경쟁을 차단하는 효과

2003년 한국 식약청의 조사에 따르면, 신약에 대한 특허권이 만료되었으나 신약재심사제도(PMS)로 보호되는 품목은 물질 특허 26건(한국글락소스미스클라인의 항파킨스치료제 ‘리큅정’ 등), 방법 특허 81건(한국릴리의 당뇨병 치료제인 ‘액토스정’, 항암제 ‘젬자’, 한국노바티스의 ‘트리렘탈필림코팅정’ 등)으로 모두 100건이 넘는다. 이러한 상황은 미국도 마찬가지이다. 1998년에서 2004년 2월까지 미국 식약청에서 허가한 137개의 의약품을 조사한 결과, 17%에 달하는 23개 의약품이 이미 특허 보호기간이 만료되었지만 자료 독점권 보호 기간이 남은 것이었다. 이 23개 의약품 중 22개는 ‘오렌지북’에 등재된 특허가 없는 경우이다.

http://www.pharmalaw.org/marketing%20exclusivity%CC20dates%20(12.3.04).doc

이처럼 자료 독점권은 특허권과 별개로 다국적 제약사의 시장독점을 보장하여 제네릭 제약사의 시장 진입을 막는 장벽의 역할을 할 뿐이다. 그 결과 고가의 의약품 독점 가격이 최소한 5년 동안 유지되어 환자들의 의약품 접근권을 심각하게 침해한다.

◯ 의약품 특허의 강제실시를 무력화 하는 문제

2006년 3월 3일 개정된 현행 특허법에 따르면, (i) 공공의 이익을 비상업적으로 실시할 필요가 있는 경우에는 정부 등이 특허발명을 강제실시할 수 있고(특허법 제106조 제1항), (ii) 특허발명이 3년 동안 국내에서 실시되지 않거나 적당한 규모로 실시되지 않는 경우, (iii) 공공의 이익을 위해 특히 필요한 경우, (iv) 불공정거래행위를 시정할 필요가 있는 경우, (iv) 의약품 수출을 위해 필요한 경우에는 특허법 제107조 규정에 따라 누구든지 특허발명의 강제실시를 청구할 수 있다. 그런데, 특허발명이 의약품인 경우 이 의약품이 자료 독점권을 보호받고 있다면 그 기간 동안에는 강제실시권을 얻더라도 품목허가를 받을 수 없기 때문에, 특허발명의 강제실시 제도가 자료 독점권 제도에 의해 쓸모없게 되는 결과가 생긴다.

◯ 트립스 협정 이상의 불필요하고 비윤리적인 보호

앞에서 본 것처럼, 트립스 협정 제39.3조는 특정 데이터를 영업비밀로 보호할 의무를 회원국에게 부과할 뿐이므로 이를 독점적 권리의 하나로 인정할 필요가 없다.  또한, 자료 독점권을 인정하면, 후발 제약사들도 모두 임상시험을 반복해야 하는 결과가 되는데, 이것은 불필요한 중복 시험을 강제하는 것이고, 의학적으로도 비윤리적이다.  왜냐하면, 이미 안전하고 유효하다고 밝혀진 의약품에 대해 중복 시험을 강요하는 것은 사회적인 낭비이고, 환자들은 반복 시험의 대상이 되어야 하며, 일정 기간 동안 제네릭 의약품의 시장 진입을 막아 환자들이 의약품을 값싸게 구입할 기회를 차단하기 때문이다.  미국 식약청 조차도 제네릭 의약품이 안전하고 유효하다면 이것을 다시 시험하게 하는 것은 쓸모없고 비윤리적이라고 한 바 있다.

The FDA considered retesting of generic drugs to be wasteful if the underlying drug is safe and effective. Moreover, such retesting is unethical because it requires that some risk patients take placebos and be denied treatment known to be effective. See H.R. REP. No. 8-857, Part I at 16 (1984).

허가-특허 연계

5. 당사국이 의약품의 시판을 허가하는 조건으로, 안전성 또는 유효성 정보를 원래 제출한 인 이외의 인이 그러한 정보 또는 그 당사국의 영역 또는 다른 영역에서의 이전 시판허가의 증거와 같이 이전에 허가된 제품의 안전성 또는 유효성 정보의 증거에 의존하도록 허용하는 경우, 그 당사국은

가. 그 제품 또는 그 제품의 허가된 사용방법을 대상으로 하는 것으로 허가당국에 통보된 특허의 존속기간 동안 시장에 진입하기 위하여 시판허가를 요청하는 모든 그러한 다른 인의 신원을 특허권자가 통보받도록 규정한다. 그리고

나. 그 제품 또는 그 제품의 허가된 사용방법을 대상으로 하는 것으로 허가당국에 통보된 특허의 존속기간 동안 특허권자의 동의 또는 묵인없이 그러한 다른 인이 제품을 시판하는 것을 방지하기 위한 자국의 시판허가 절차에서의 조치를 이행한다.

5. Where a Party permits, as a condition of approving the marketing of a pharmaceutical product, persons, other than the person originally submitting safety or efficacy information, to rely on that information or on evidence of safety or efficacy information of a product that was previously approved, such as evidence of prior marketing approval in the territory of the Party or in another territory, that Party shall:

(a) provide that the patent owner shall be notified of the identity of any such other person that requests marketing approval to enter the market during the term of a patent notified to the approving authority as covering that product or its approved method of use; and

(b) implement measures in its marketing approval process to prevent such other persons from marketing a product without the consent or acquiescence of the patent owner during the term of a patent notified to the approving authority as covering that product or its approved method of use.

특정 공중보건 조치에 관한 양해

제18.11조

특정 공중보건조치에 관한 양해

1. 양 당사국은 무역관련 지적재산권에 관한 협정 및 공중보건에 관한 선언(WT/MIN(01)/DEC/2)에 대한 약속을 확인한다.

2. 양 당사국은 이 장에 관하여 다음의 양해에 도달하였다.

가. 이 장의 의무는 당사국이, 특히 극히 긴급한 상황 또는 국가 비상사태뿐만 아니라 인간면역결핍바이러스/후천성면역결핍증, 결핵, 말라리아 그리고 그 밖의 전염병과 같은 경우에 관하여, 모두를 위한 의약품에 대한 접근을 증진함으로써 공중보건을 보호하는 조치를 취하는 것을 금지하지 아니하며 금지하지 아니하여야 할 것이다. 이에 따라, 이 장에 대한 양 당사국의 약속을 재강조하면서, 양 당사국은 이 장이 공중보건을 보호할 각 당사국의 권리, 그리고 특히 모두를 위한 의약품에 대한 접근을 증진할 각 당사국의 권리를 지지하는 방식으로 해석되고 이행될 수 있음을, 그리고 그리하여야 할 것임을 확인한다.

나. 무역관련 지적재산권에 관한 협정 및 공중보건에 관한 도하선언의 제6항의 이행에 관한 2003년 8월 30일자 일반 이사회의 결정(WT/L/540)과 그 결정에 수반되는 세계무역기구 일반이사회 의장의 성명서(JOB(03)/177, WT/GC/M/82)(총칭하여 “무역관련 지적재산권/보건해결”)에 따라 공급되는 의약품에 대한 접근에 관한 약속을 인정하면서, 이 장은 무역관련 지적재산권/보건해결의 효과적인 이용을 금지하지 아니하며 금지하지 아니하여야 할 것이다.

다. 앞서 언급된 사안에 대하여, 무역관련 지적재산권에 관한 협정의 개정이 양 당사국에 대하여 발효되고 당사국이 그 개정에 합치되게 조치를 적용하는 것이 이 장에 위반되는 경우, 양 당사국은 그 개정에 비추어 이 장을 적절하게 조화시키기 위하여 즉시 협의한다.

ARTICLE 18.11: UNDERSTANDINGS REGARDING CERTAIN PUBLIC HEALTH MEASURES

1. The Parties affirm their commitment to the Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health (WT/MIN(01)/DEC/2).

2. The Parties have reached the following understandings regarding this Chapter:

(a) The obligations of this Chapter do not and should not prevent a Party from taking measures to protect public health by promoting access to medicines for all, in particular concerning cases such as HIV/AIDS, tuberculosis, malaria, and other epidemics as well as circumstances of extreme urgency or national emergency. Accordingly, while reiterating their commitment to this Chapter, the Parties affirm that this Chapter can and should be interpreted and implemented in a manner supportive of each Party’s right to protect public health and, in particular, to promote access to medicines for all.

(b) In recognition of the commitment to access to medicines that are supplied in accordance with the Decision of the General Council of 30 August 2003 on the Implementation of Paragraph Six of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health (WT/L/540) and the WTO General Council Chairman’s statement accompanying the Decision (JOB(03)/177, WT/GC/M/82) (collectively, the “TRIPS/health solution”), this Chapter does not and should not prevent the effective utilization of the TRIPS/health solution.

(c) With respect to the aforementioned matters, if an amendment of the TRIPS Agreement enters into force with respect to the Parties and a Party’s application of a measure in conformity with that amendment violates this Chapter, the Parties shall immediately consult in order to adapt this Chapter as appropriate in the light of the amendment.

제18.11조 특정 공중보건조치에 관한 양해

지적재산권의 대상이 되는 발명·저작물의 사회적 이용의 장려를 도모한다는 원칙에 대해서는 일반 규정에는 아무런 언급이 없고, 미국 통상법(19 USC §3802(b)(4)(C))에도 명시되어 있는 ‘도하선언문’에 관한 내용을 반영하였다. ‘도하선언문’은 공중의 건강을 보호하기 위한 각국의 조치를 TRIPS 협정이 방해할 수 없다는 원칙을 천명한 2001년 세계무역기구의 각료선언으로서, 건강권이 지적재산권 보다 우선한다는 점을 확인한 최초의 각료선언이다. 미국은 한미 FTA 협정 타결 후 민주당이 의회 다수석을 차지하면서 신통상정책을 채택하여 이 조항을 포함시켰다. 다만 다른 조항과 달리 이 조항은 의무 조항이 아니라, 도하선언문 및 후속 협정을 존중한다는 점을 확인하는 정도에 그치고 있어서 실체규범으로서의 의미는 약하다.

지재권 집행

개요

집행 조항은 제18장(지적재산권)의 거의 절반을 차지하는 방대한 분량으로 일반적 의무(제1~3항)와 민사 집행(제4~15항), 대체적 분쟁해결제도(제16항), 잠정조치(제17~18항), 국경조치(제19~25항), 형사 집행(제26~29항), 온라인서비스제공자의 면책 규정(제30항)으로 구성되어 있다. 전체적으로 집해 조항은 트립스 협정 논의 당시 미국이 관철하지 못했던 내용을 포함하고 있고, 지적재산권자를 위한 많은 특혜를 두고 있다. 저작권의 민사, 행정, 형사 절차에서 권리자와 권리를 추정하는 규정, 저작권 침해와 상표권 침해에 적용되는 법정손해배상제도, 저작권 및 상표권 침해혐의 상품과 증거서류의 압수명령 제도, 지재권 침해품의 생성에 사용된 재료나 도구의 폐기, 정보제공 명령 권한, 소송비용에 전문가 비용 추가, 일방적 구제 조치(inaudita altera parte), 세관을 통한 국경조치(수입자가 역담보를 제공하는 경우에도 통관 불허, 환적 물품에 대한 압류 등), 저작권 침해죄의 비친고죄화, 상표권 및 저작권 침해가 아닌 행위에 대한 처벌 확대(위조 라벨, 서류 또는 포장), 형사처벌에 관한 양형, 침해에 사용된 재료와 도구, 증거 서류 및 자산의 압수, 도촬 금지 규정(녹화장치를 사용하거나 사용하려고 시도하는 인에 대한 형사절차) 등 우리 법체계와 맞지 않은 이질적인 내용이 상당히 포함되어 있다.

제18.10조 제1항

지재권의 집행과 관련된 법원의 판결이나 행정부의 결정은 서면으로 해야 하고 사실관계와 이유, 법적 근거를 밝히도록 의무화한다. 그리고 판결과 결정은 당사국 정부와 지재권자가 이를 알 수 있을 정도로 공개하여야 한다. 판결과 결정의 공개는 자국 언어로 해도 된다.

제18.10조 제2항

당사국이 민사, 행정, 형사 제도에서 지재권의 효과적인 집행을 제공하기 위해 취한 조치에 관한 정보를 공개해야 한다. 이 정보에는 당사국이 통계 목적으로 해당 정보를 수집할 수 있도록 통계 정보가 포함되어야 한다.

제18.10조 제3항 (추정 규정)

추정 규정은 저작권과 상표권, 특허권 각각에 대해 다르게 정하고 있다. 먼저 저작권에 관해서는 민사·행정·형사 절차에 적용되는 2가지 추정 규정을 두어야 한다. 첫째, “저작물·실연 또는 음반의 저작자·제작자·실연자 또는 출판자(publisher)”로 통상적인 방식으로 그 성명이 표시된 자를 저작권자로 추정한다(협정문은 “지정된 권리자(the designated right holder)”라고 되어 있는데, 여기서 지정된 권리자가 어떤 의미인지? 우리 저작권의 법문과 비교하면 협정문 국어본에서 publisher를 출판자로 번역한 것은 오류이다. 출판자가 아니라 공표자로 번역하여야 한다. 한미 FTA 협정문도 공표자 중 유독 출판자만 포함시키겠다는 의지가 있지 않으면). 둘째, 대상물에 저작권 또는 저작인접권이 존재한다고 추정한다. 상표권의 경우 민사·행정·형사 절차에서 등록 상표권이 유효하다는 추정 규정을 두어야 한다. 마지막으로 특허권의 경우에는 형사 절차는 제외하고(형사 절차가 제외된 이유는 미국은 특허 침해를 형사로 처벌하지 않기 때문이다), 민사·행정 절차에서 등록 특허권이 유효하다는 추정 규정과 특허권의 청구항이 다른 청구항의 유효 여부와 무관하게 독자적으로 유효하다는 추정 규정을 두어야 한다. 이 추정들은 반증에 의해 번복될 수 있다(번복 가능성에 대해 협정문은 저작권의 경우 “반대의 증거가 없는한 a presumption that, in the absence of proof to the contrary”라고 되어 있고, 상표권과 특허권의 경우에는 “반증가능한 추정 a rebuttable presumption”이라고 되어 있음 – 차이점에 대한 분석 필요).

추정 규정은 지재권자에게 입증 책임을 줄여주는 효과가 있고, 그만큼 침해 혐의자에게 입증책임이 전가된다고 할 수 있다. 특히 형사절차에서 저작자를 추정하고 저작권의 존재까지 추정하는 것은 무죄추정의 원칙에 반할 수 있다. 형사사건에서 문제가 된 창작물이 저작권법상 저작물에 해당하는지는 사안에 따라 쟁점이 될 수 있는데, 가령 광어회 사진이나 건축도면 작업 사진 사건, 남부햄 광고 사진 사건이나 해운대 찜질방 사진 사건에서 보는 것처럼 법원은 창작자의 창조적 개성이 표현되지 않았다는 이유로 사진의 저작물성의 부인한 바 있다. 그리고 음란물의 경우에도 모든 음란물을 저작물로 볼  수 있는지 논란인데, 저작권이 존재한다는 추정 규정은 저작물이 아니라는 입증책임을 피고인이 부담하도록 하여 피고인이 자신이 유죄가 아니라는 것을 입증하도록 하는 것과 같다. 이는 무죄추정의 원칙에 반하는 것이다. 한-캐나다 FTA 제16.13조 제5항은 저작자의 추정과 저작권의 존재 추정은 민사 절차에만 적용되도록 하고 있다(캐나다 저작권법은 제53조에서 저작권 등록을 한 경우 권리의 유효성을 추정한다. 미국 저작권법은 추정 규정이 있나? 미국법 제501조는 침해 소송에서 이기기 위해 원고는 자신에게 저작권이 있다는 점을 입증해야 한다고 규정한다. 저작권이 있다는 점을 입증하려면 저자로서의 창작성과 보호받는 저작물에 해당한다는 점(그런 것 없는데?)

한미 FTA에 규정되어 있는 추정 규정이 한미 양국의 국내법에 어떻게 반영되어 있는지 살펴보자.

국내법에는 추정 규정이 모두 반영되어 있지 않다. 우선 저작권법은 제8조에서 “저작물의 원본이나 그 복제물에 저작자로서의 실명 또는 이명(예명, 아호, 약칭을 말함)으로서 널리 알려진 것이 일반적으로 표시된 자”와 “저작물을 공연 또는 공중송신하는 경우 저작자로서의 실명 또는 저작자의 널리 알려진 이명으로 표시된 자”는 저작자로서 그 저작물에 대한 저작권을 가지는 것으로 추정하고(제1항 제1호) , 저작물에 저작자 표시가 없는 경우에는 발행자, 공연자, 공표자로 표시된 자가 저작권을 갖는 것으로 추정한다(제1항 제2호). “공표자”에 대한 추정 규정은 2009. 4. 22. 개정법에 신설되었다. 그리고 저작인접권자에 대해서는 제64조의2에서 저작자 추정 규정과 동일한 방식의 추정 규정을 두고 있다.  발행자, 공연자, 공표자에게 저작권을 갖는 것으로 추정하는 규정에 대해 저작권은 저작재산권과 저작인격권을 모두 포함하므로, 저작인격권의 일신전속성에 대한 예외 규정이라는 주장이 있다(허희성 117면). 하지만 저작물이나 복제물에 성명이 표시되었다는 사실만으로 저작권의 중대 원칙에 대한 예외가 설정되었다고 보기는 어렵다고 생각한다.

베른협약의 저작권 추정 규정(허희성 베른협약축조해설, (1994년) 일신서적출판사 155면 이하: 협약에서는 저작자를 정의하지 않았지만 저작자는 저작물에 관하여 저작권을 주장하기 위한 소송을 제기할 수 있는 사람이라고 간주하고 있으며, 그리고 저작자의 성명이 일반적인 방법으로 저작물에 표시되어 있으면 충분하다고 하였다.

구 저작권법은 저작물에 실명 등이 표시된 자를 저작자로 추정한다는 표현을 사용하고 있었으나, 현행법(2011. 6. 30. 개정법)은 저작자에 대해서는 “저작자로서 그 저작물에 대한 저작권을 가지는 것으로 추정”한다는 표현으로 수정하여 엄밀히 말하면 저작자 추정 규정이 아니라 저작권자 추정 규정으로 바꾸었다. 저작자를 추정하는 것과 저작권자를 추정하는 것은 차이가 있다. 우리 저작권법은 창작자 원칙에 따라 저작권은 창작 행위를 한 저작자에게 원시적으로 귀속되도록 하고 업무상 저작물에 대해서는 예외적으로 사용자가 저작자가 되도록 한다. 그리고 저작자의 자신의 권리를 양도할 수 있으므로, 저작권은 창작자가 아닌 양수인이 가질 수 있다. 특히 구 저작권법에서 저작자를 추정하는 취지에 대해 저작자가 자신이 저작자임을 입증하기 어려울 수 있는 현실의 문제를 고려한 입증의 용이성(박성호 196면, 이해완 226면), 저작자의 소송 편의를 위한 것(허희성, 113면)이라고 한다. 하지만 저작권자를 입증하는 문제는 저작자 *** 영국 저작권법(1968년) 제126조는 민사 소송에서 피고가 문제의 저작물에 저작권이 존재하는지를 다투지 않는 경우에 한하여 저작권의 존재를 추정하고 저작권의 존재를 입증한 경우에는 원고가 저작권자(the owner of copyright)로 추정한다. 이 경우에도 피고가 저작권자임이 다투지 않아야 하고 원고가 자신이 저작권자임을 주장해야 한다.

한편 특허법과 상표법에는 한미 FTA 규정에도 불구하고 권리의 유효성에 대한 추정 규정은 두고 있지 않다. 대신 특허법은 침해자에게 과실이 있음을 추정하는 규정을 두고 있다(제130조).

미국의 경우 저작자 추정이나 저작권의 존재를 추정하는 규정은 존재하지 않는다. 다만, 저작권 고지를 한 경우(), 피고의 선의의 항변에 영향을 주는 조항을 둘 뿐이다(미국 저작권법 제401조, 402조, 제405조). 심지어 등록한 경우에도? 베른협약은 제15조 제1항에서 저자가 저작물에 대한 보호를 베른협약에 따라 받기 위해서는 가맹국에서 침해 소송을 진행할 수 있다고 규정하고(In order that the author of a literary or artistic work protected by this Convention shall, in the absence of proof to the contrary, be regarded as such, and consequently be entitled to institute infringement proceedings in the countries of the Union, it shall be sufficient for his name to appear on the work in the usual manner. This paragraph shall be applicable even if this name is a pseudonym, where the pseudonym adopted by the author leaves no doubt as to his identity.), 제2항에서는 영화 저작물의 경우 통상의 방법으로 표시된 자를 제작자로 추정한다. 트립스 협정은 제9조에서 1971년 베른협약 제1조에서 제21조까지와 부속서(Appendix)를 준수할 의무를 부과하고 한미 FTA는 제18.1조 제2항에서 당사국은 트립스 협정상의 권리의 의무를 확인하여 트립스 이행 의무를 부과하고 있다.

제18.10조 제4항

각 당사국은 모든 지적재산권 집행에 관한 민사 사법절차를 권리자(주27)에게 이용가능하도록 한다. (주27) 제18.10조의 목적상 ‘권리자’는 그러한 권리를 주장할 수 있는 법적 지위와 권한을 가진 협회 또는 조합을 포함하고, 지적재산에 포함된 하나 이상의 지적재산권을 배타적(exclusive)으로 가지고 있는 인을 포함한다.

저작권법의 배타적 발행권은 이를 이행하기 위하여 신설되었다고 한다(박성호 저작권법 442-443면)

제18.10조 제5항

제18.10조 제6항 법정손해배상 제도

미국 저작권법의 법정손해배상 제도 입법취지 – 1961년 의회에 제출한 저작권청의 보고서 Report of the Register of Copyrights on the General Revision of the U.S. Copyright Law,102-103 (House Comm. Print 1961)

협상 당시 미국은 특허 침해에 대해서는 징벌적 손해배상 규정을 두자고 요구하였고, 한국은 특허 침해 저지를 위한 필요성은 공감하였지만 우리 법제와는 맞지 않는다는 입장을 고수하여 협정문에 포함되지는 않았다(김용진, 정차호(특허청 연구용역과제보고서), 한미 FTA 지적재산권 분야 이행방안에 관한 연구(2007), 299면). 그리고 미국은 손해에 산정되지 않은 침해자의 이익까지 손해배상으로 청구할 수 있도록 하는 ‘중복손해배상제도’의 도입을 주장하였으나 협상 과정에서 택일적 손해배상제도를 관철하여 실손해만은 전보하는 우리나라 제도의 근본원칙을 재확인하였다고 한다(Ibid 299-300면).

국내 저작권법 개정에서 법정손해액의 상한만 정하고 하한을 정하지 않은 이유에 대해 정부는 하한까지 정할 경우 실제 피해와 배상액 간의 현저한 차이가 발생할 수 있기(온라인에서의 침해는 “많게는 수만 건의 저작물이 관련되는 경우가 있어”(평가: 저작물이 아니라 복제물이지) 때문이라고 한다(문화체육관광부·한국저작권위원회 ‘한·미 FTA 이행을 위한 개정 저작권법 설명자료 (2011. 12. 14.) 43면).

정부는 한미 FTA가 타결 된 직후에는 법정손해배상 제도를 도입한 취지가 “상표권 및 저작권 침해 사건은 실손해 입증이 용이치 않으며, 민사소송시 받을 수 있는 배상액이 충분하지 못하다는 지적 감안”이라고만 설명하였다가(관계부처합동, 한미 FTA 상세설명자료 (2007. 05.) 228면), 국회 비준절차가 시작될 시점에서는 “손해배상의 실효성을 보장하고 장래의 침해를 억제할 수 있다”는 점을 추가하였다(외교통상부, 한미 FTA 상세설명자료 2010. 1. 152면)

저작권법 제125조의2에서는 침해된 각 저작물마다 1천만원 이하의 범위에서 당상한 금액을 배상을 청구할 수 있도록 하고, 영리를 목적으로 고의로 침해한 경우에는 상한을 5천만원으로 정하였다(제1항). 법정손해배상은 사실심의 변론이 종결되지 전까지 실손해액과 선택적으로 청구할 수 있다(제1항). 법정손해배상을 청구하려면, 침해행위가 일어나기 전에 저작권등록을 마쳐야 한다. 한편 둘 이상의 저작물을 소재로 하는 편집저작물과 2차적 저작물은 침해된 저작물을 계산할 때 하나의 저작물로 본다는 간주 규정이 있다(제2항). 상표법은 5천만원, 동일성이 인정되는 범위 내에서만 인정, 저작권법과의 차이점은 (1) 의도적 침해에 대한 상한의 가중이 없고, (2) 침해 행위 전반에 적용되는 것이 아니라 위조행위로 국한된다는 점 등이다(김원오, ‘상표법상 법정손해배상제도의 위상정립과 입법론적 과제’, 지식재산연구 제11권 제1호(2016년 3월) 13면).  달리

한편 한미 FTA에는 각주 29를 두어 법정손해배상은 당사국을 상대로 한 침해 소송이나 당사국의 허락이나 동의를 득한 제3자를 상대로 한 침해 소송에 적용할 것으로 요구되지 않는다고 한다. 이 각주의 예외 규정은 이른바 정부 사용에 대한 예외이다. 하지만 이 예외는 국내법에는 반영되어 있지 않다. 그 이유에 대해 우리 정부는 ***

* 개인정보보호 관련법의 법정손해배상 정보통신망법 제32조의2, 신용정보법 제43조의2 – 개인정보유출로 인한 피해의 구제를 강화하기 위해 (최경진, ‘새로 도입된 법정손해배상에 관한 비판적 검토 – 개인정보보호 관련법에서의 법정손해배상을 중심으로)

미국 저작권법은 상한과 하한을 명시하고 있지만, 선의의 침해인 경우에는 법원이 하한 이하의 배상액을 인정할 수 있도록 하고(제504조(c)(2), 비영리 교육기관의 이용자나 공중 방송사에 대해서도 비침해라고 믿을 합리적인 이유가 있는 경우에는 적용에서 제외하고, 공표 후 3개월 이내에 저작권 등록을 한 경우에만 법정손해액을 청구할 수 있도록 제한(제412조)(이러한 법 개정으로 신속한 저작권 등록이 확대되었는데, 보통 개인 창작자는 공표 후 3개월 안에 등록을 마치지 않으므로 이로 인해 법정손해제도가 법인 저작자에게만 유리하다는 비판이 있음 -  John Tehranian, The Emperor Has No Copyright: Registration, Cultural Hierarchy and the Myth of American Copyright Militancy 8-18 (Aug. 4, 2009)). 다만, 법 제106A조에 따른 저작인격권을 행사하는 경우에는 적용되지 않으며, 저작권 침해 행위가 일어나기 전에 공표되지 않은 저작물에는 적용되지 않는다(Samuelson 452 본문 및 FN 51). 미국은 1909년 저작권법에서는 “per infringement” rule이었으나 1976년 저작권법에서 “per infringed work”로 변경

상한과 하한의 지속적인 증액: 미국의 경우 1989년 하한을 250달러에서 500달러로, 상한을 1천 달러에서 2천 달러로 증액했고, 고의 침해인 경우에는 상한 5천 달러를 1만 달러로 올렸다. 이를 1999년에는 50%씩 올렸고, 최근에는 다시 100% 인상했다.

대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712 판결 “구 상표법 제67조의2 제1항은, ‘상표권자는 자기가 사용하고 있는 등록상표와 같거나 동일성이 있는 상표를 그 지정상품과 같거나 동일성이 있는 상품에 사용하여 자기의 상표권을 고의나 과실로 침해한 자에 대하여 손해액의 추정 등에 관한 제67조에 따른 손해배상을 청구하는 대신 5천만 원 이하의 범위에서 상당한 금액을 손해액으로 하여 배상을 청구할 수 있고, 이 경우 법원은 변론전체의 취지와 증거조사의 결과를 고려하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다’는 취지로 규정하고 있다. 이는 위조상표의 사용 등으로 인한 상표권 침해행위가 있을 경우에 손해 액수의 증명이 곤란하더라도 일정한 한도의 법정금액을 배상받을 수 있도록 함으로써 피해자가 쉽게 권리구제를 받을 수 있도록 하는 예외적 규정이므로, 그 적용요건은 법문에 규정된 대로 엄격하게 해석하여야 한다. 따라서 상표권자가 이 규정에 의한 손해배상을 청구하려면, 상표권 침해 당시 해당 등록상표를 상표권자가 실제 사용하고 있었어야 하고, 침해자가 사용한 상표가 상표권자의 등록상표와 같거나 동일성이 있어야 하며, 동일성 요건을 갖추지 못한 경우에는 통상의 방법으로 손해를 증명하여 배상을 청구하여야지 위 규정에서 정한 법정손해배상을 청구할 수는 없고, 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 동일하게 적용된다.”

참고문헌:

이종구, “한미FTA의 이행에 따른 미국의 법정손해배상제도의 도입과 그 한계,” □산업재산권□ 제23호(2007.8), 635-638면.

Pamela Samuelson and Tara Wheatland, “Statutory Damages in Copyright Law: A Remedy in Need of Reform,” William & Mary Law Review, Vol.51, p.439, 2009, UC Berkeley Public Law Research Paper No. 1375604.

정태호, “개정 상표법의 주요 문제점들에 대한 고찰,” □산업재산권□ 통권 제38호(2012년 8월), 210면

차상육, “저작권법상 법정손해배상제도의 비교법적 고찰,” □法學論攷□ 第47輯(2014년),

제18.10조 제8항(침해품, 도구의 압류 명령)

제18.10조 제9항 (폐기)

당시 상표법 제65조는 침해를 조성한 물건의 폐기 및 침해에 제공된 설비의 제거를 청구할 수 있으나, 침해에 사용된 재료의 폐기는 불가능하고 물건, 재료 및 설비의 압류를 청구할 수는 없다는 것이 특허청의 입장이었다(위원요구자료 II 2007년 605-606면). 당시 법무부의 집행 TF는  저작권법의 입법례를 고려하여 상표법에도 동일한 취지의 규정을 신설함이 상당하다는 의견을 제시(위원요구자료 II 2007년 606면: 저작권법 제91조 제3항(제1항 및 제2항의 경우 또는 이 법에 의한 형사의 기소가 있는 때에는 법원은 원고 또는 고소인의 신청에 의하여 보증을 세우거나 세우지 않게 하고, 임시로 침해행위의 정지 또는 침해행위로 의하여 만들어진 물건의 압류 기타 조치를 명할 수 있음.)

국경조치

A Trade Agreement Creating Barriers toInternational Trade?: ACTA Border Measures andGoods in TransitHenning Grosse Ruse – Khan http://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1711&context=auilr

국경조치는 지재권 침해물품이 국경을 통과하는 관문, 주로 세관에서 취하는 조치를 말한다. 지재권의 속지주의 원칙을 고려하면 국경조치는 수입품에 대해서만 취하는 것이 원칙이다. 국경조치를 수출품이나 환적품에 대해서도 적용되도록 확대하려면 해당 물품이 유통될 국가(최종 수입국)의 법률에 따라 지재권 침해 여부를 판단해야 하는 어려움이 있기 때문이다. 하지만 한미 FTA는 국경조치를 수출품과 환적품에도 적용하도록 의무화하고 있다(직권 국경조치인 경우). 그리고 국경조치를 피해자의 신청이 있는 경우에만 할 수 있는지, 아니면 세관이 직권으로 할 수 있도록 할 것인지 문제인데, 한미 FTA를 양자를 모두 의무화하고 있다. 특히 집행기관인 관세청은 지재권 문제에 대한 전문성이 없고 절차적 권리의 보장이 어렵다는 단점이 있다는 점에서 세관조치의 남용을 방지하기 위하여 세관장의 단독 결정보다는 준사법적 절차로 구성할 필요가 있다는 의견이 유력하다(최계영 59-61면).

우리나라는 관세법 제235조에 세관에 의한 통관보류제도, 무역위원회의 지적재산권 침해 물품에 대한 조사 제도와 잠정 조치(불공정무역행위 조사 및 산업피해구제에 관한 법률 제4조에서 제14조의3)

제18.10조 제19항(권리자의 신청에 따른 국경조치)

제20항

역담보 제공 통관보류 요청 금지

한편 역담보 통관보류 요청 금지가 위조 의심 상품이나 혼동을 일으킬 정도로 유사한 상표 상품으로 의심되는 상품에 적용된다는 점에는 의문의 여지가 없지만 저작권 침해의 경우에는 다르다. 협정문은 “불법복제된 저작권 상품”이라고 하여 suspected란 수식어가 없다. 영문에도 “of suspected counterfeit or confusingly similar trademark goods, or of pirated copyright goods”라고 하였다. 당시 번역 오류 또는 영문본의 오류 가능성기 제기되었지만, 한국 정부의 통상교섭본부는 저작권 침해의 경우에는 상표권 침해와 달리 침해가 확실한 상품에 대해서만 한정적으로 역담보 제공 금지를 규정한 것이라고 한 바 있다.(외교통상부 2011. 8. 16. 보도자료 “야당공동정책협의회의 한미 FTA  한글본상 오역 주장에 대한 검토 결과, 첨부 문서 항목 4, “동 항의 마지막 문장에서 “of pirated copyright goods”에서 “of” 다음에 “suspected”라는 단어가 없는 것은 오류가 아니며 “의심되는”이 생략되었다는 주장은 근거가 없음. - 동 항은 저작권자의 담보제공시 저작권 침해 의심상품의 통관을 보류시킬 수 있도록 규정한 후, 마지막 문장에서 수입자가 역담보를 제공하는 경우에도 통관을 시켜서는 안되는 상품의 범위를 한정적으로 규정한 것인 바, 저작권 침해가 단순히 의심되는 경우가 아닌, 저작권 침해가 확실한 상품에 대해서만 한정적으로 역담보 제공 금지를 규정한 것임.”) 이는 당시 한미 FTA 비준동의안에 다수의 번역 오류가 발견되어 곤경한 입장에 있던 정부가 최대한 번역 오류를 줄이려는 의도였지만, 한미 FTA 협정문 해석에 대해서는 권위있는 해석을 할 권한이 있고(협정문 제22.2조 제3항 라호에 따르면 양국 통상장관이 공동의장을 맡는 공동위원회가 협정문의 해석 권한을 가진다), 한국 정부의 해석론에 따를 경우 저작권 침해품에 대해서는 아직 저작권 침해의 의심만 있고 침해 사실이 확정되지 않은 경우에는 수입업자가 역담보를 제공하고 통관보류를 요청할 수 있다. 하지만 이것이 과연 협정문의 본래 의도와 맞는지는 의문이다. ACTA는 제18조에서 ...

제21항

제18.10조 제22항 (직권 국경조치)

우리 관세법 제235조의 통관보류 조치는 원칙적으로 수입과 수출에 대해 적용된다. 다만, 환적에 대해서도 유치는 가능하도록 하고 있었다(관세법 제231조 제7항: 세관장이 유치를 한 경우 당해 권리의 보유자에게 유치사실을 통보한 후 권리보유자가 통보를 받은 날로부터 10일 이내에 법원에 손해배상을 청구하지 아니한 때에는 물품의 유치를 해제하여야 한다. 수출입에 대한 통관보류 조치와 비교하면, 권리자(지적재산권자가 아니라 침해 협의품에 대한 권리자를 말함)는 담보를 제공하더라도 통관보류를 요청할 수 없고, 화주 또한 소명자료를 제출할 기회가 없을 뿐만 아니라 담보를 제공하더라도 통관허용을 요청할 수 없다. 이렇게 수출입과 환적을 달리 규정한 이유는 수입업자가 외국에 거주하고 있어 통관보류 사실을 통보하는 등 후속절차를 진행하기 어렵기 때문이라고 한다(최계영, ‘위조 및 불법복제에 관한 세관절차, 61-62면) Law & Technology 제6권 제5호 (2010. 9.)

제23항

제24항

제25항

형사 집행

Criminal Enforcement of IP (Geiger ed.) https://books.google.co.kr/books?id=vQQCAQAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

형사 절차 및 처벌 대상 (제18.10조 제26항)

미국 법무부 - 1851. Copyright Infringement -- Fourth Element -- Commercial Advantage Or Private Financial Gain

비친고죄(제18.10조 제27항 바호)

친고죄의 범위에 대해 국내에서 2차례 논란이 된 적이 있다. 2007년 당시 정보통신부는 한미 FTA를 이행하기 위한 컴퓨터프로그램보호법 개정안을 마련하면서 컴퓨터프로그램 저작권 침해죄를 6개월간 100만원 이상의 피해가 있는 경우에는 종전의 친고죄를 비친고죄로 변경하려고 했다. 이에 대해 소프트웨어 산업계는 반대 의견을 냈는데, 주된 근거가 바로 한미 FTA의 직권 조치는 직권 수사까지 포함하며 우리법에서 친고죄인 경우에도 수사기관이 직권으로 수사에 착수할 수 있으므로, 한미 FTA 이행을 위해 비친고죄를 확대할 이유가 없다는 것이었다.

2015년에는 이른바 ‘100만원 저작권법’이 국회 법제사법위원회에서 논의될 때 일부 의원들이 이러한 입장을 취하였다. 한편 이 과정에서 산업통상자원부는 친고죄 범위를 확대하는 안은 한미 FTA 위반 소지가 있다는 의견을 국회에 전달한 바 있다(법사위 전문위원 검토보고서: 산업자원부 : 법사위 수정안은 한미 FTA 위반 가능. O 한미 FTA 제18.26조 가호는 “직접적 또는 간접적인 금전적 이득의 동기가 없는 중대한 고의적인 저작권 또는 저작인접권의 침해”에 대한 비친고죄 적용을 의무화함. O 법사위 수정안은 한미 FTA의 비친고죄 관련 조항을 충분히 이행하지 못할 가능성이 있는 것으로 판단됨.).

협상 과정에서 미국 대표단은 “어떤 때는 수사를 의미하는 것으로, 어떤 때는 기소를 의미하는 것으로 답변하였지만 이를 확인한 공식 문건은 존재하지 않는다”고 하지만(김현철 2007, 223면), 한미 FTA 협상 문서가 공개되어야 진위여부를 알 수 있고, 2007년 이후에 있었던 한미 FTA 이행협의 과정에서 또는 발효 후 한미 양측의 회합 과정에서 이와 관련된 논의가 있었는지 알 수 없다.

캠코더 조항(제18.10조 제29항)

이 조항은 미국의 2005년 저작권법 개정(이 아니라 형법 개정)(U.S. Family Entertainment and Copyright Act of 2005)으로 신설된 제2319B조를 반영한 것이다. 우리 저작권법에는 2개의 조항으로 도입되었다. 먼저, 제104조의6(영상저작물 녹화 등의 금지)은 도촬을 금지행위로 규정하고(“누구든지 저작권으로 보호되는 영상저작물 상영 중인 영화 상연관 등에서 저작재산권자의 허락 없이 녹화기기를 이용하여 녹화하거나 공중송신하여서는 아니된다”), 제137조는 도촬 행위를 한 자를 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처할 수 있도록 하면서(제1항 제3의3호), 다른 저작권 위반죄와 달리 미수범 처벌 규정을 별도로 두고 있다(제2항).

여기서 “영화 상영관 등”이란  “영화상영관, 시사회장, 그 밖에 공중에게 영상저작물을 상영하는 장소로서 상영자에 의하여 입장이 통제되는 장소”를 말한다(저작권법 제2조 제36호)

한미 FTA 제18.10조 제29항

Each Party shall also provide for criminal procedures to be applied against any person who, without authorization of the holder of copyright or related rights in a motion picture or other audiovisual work, knowingly uses or attempts to use an audiovisual recording device to transmit or make a copy of the motion picture or other audiovisual work, or any part thereof, from a performance of the motion picture or other audiovisual work in a public motion picture exhibition facility.

18 U.S. Code § 2319B. Unauthorized recording of Motion pictures in a Motion picture exhibition facility

(a) Offense.—Any person who, without the authorization of the copyright owner, knowingly uses or attempts to use an audiovisual recording device to transmit or make a copy of a motion picture or other audiovisual work protected under title 17, or any part thereof, from a performance of such work in a motion picture exhibition facility, shall—

(1) be imprisoned for not more than 3 years, fined under this title, or both; or

(2) if the offense is a second or subsequent offense, be imprisoned for no more than 6 years, fined under this title, or both.

The possession by a person of an audiovisual recording device in a motion picture exhibition facility may be considered as evidence in any proceeding to determine whether that person committed an offense under this subsection, but shall not, by itself, be sufficient to support a conviction of that person for such offense.

(b) Forfeiture and Destruction of Property; Restitution.—

Forfeiture, destruction, and restitution relating to this section shall be subject to section 2323, to the extent provided in that section, in addition to any other similar remedies provided by law.

(c) Authorized Activities.—

This section does not prevent any lawfully authorized investigative, protective, or intelligence activity by an officer, agent, or employee of the United States, a State, or a political subdivision of a State, or by a person acting under a contract with the United States, a State, or a political subdivision of a State.

(d) Immunity for Theaters.—With reasonable cause, the owner or lessee of a motion picture exhibition facility where a motion picture or other audiovisual work is being exhibited, the authorized agent or employee of such owner or lessee, the licensor of the motion picture or other audiovisual work being exhibited, or the agent or employee of such licensor—

(1) may detain, in a reasonable manner and for a reasonable time, any person suspected of a violation of this section with respect to that motion picture or audiovisual work for the purpose of questioning or summoning a law enforcement officer; and

(2) shall not be held liable in any civil or criminal action arising out of a detention under paragraph (1).

(e) Victim Impact Statement.—

(1) In general.—

During the preparation of the presentence report under rule 32(c) of the Federal Rules of Criminal Procedure, victims of an offense under this section shall be permitted to submit to the probation officer a victim impact statement that identifies the victim of the offense and the extent and scope of the injury and loss suffered by the victim, including the estimated economic impact of the offense on that victim.

(2)Contents.—A victim impact statement submitted under this subsection shall include—

(A)producers and sellers of legitimate works affected by conduct involved in the offense;

(B)holders of intellectual property rights in the works described in subparagraph (A); and

(C)the legal representatives of such producers, sellers, and holders.

(f)State Law Not Preempted.—

Nothing in this section may be construed to annul or limit any rights or remedies under the laws of any State.

(g)Definitions.—In this section, the following definitions shall apply:

(1)Title 17 definitions.—

The terms “audiovisual work”, “copy”, “copyright owner”, “motion picture”, “motion picture exhibition facility”, and “transmit” have, respectively, the meanings given those terms in section 101 of title 17.

(2)Audiovisual recording device.—

The term “audiovisual recording device” means a digital or analog photographic or video camera, or any other technology or device capable of enabling the recording or transmission of a copyrighted motion picture or other audiovisual work, or any part thereof, regardless of whether audiovisual recording is the sole or primary purpose of the device.

(Added Pub. L. 109–9, title I, § 102(a), Apr. 27, 2005, 119 Stat. 218; amended Pub. L. 110–403, title II, § 204, Oct. 13, 2008, 122 Stat. 4261.)

영화상영관에서의 행위를 문제삼기 때문에 가정에서 TV로 상영되는 영화를 녹화하는 경우 또는 학교 강의에서 상영된 영화 일부를 녹화하는 경우에는 대상에서 제외된다. 그리고 TV 판매상이 매장이 전시된 TV의 capabilities of a widescreen television을 설명하기 위하여 영화의 일부를 녹화하는 것은 처벌 대상에서 제외하려는 입법 취지임을 분명히 하고 있다(미국 하원 의회보고서 109-33 1면, <https://www.congress.gov/congressional-report/109th-congress/house-report/33/1> 2016년 8월 25일 최종접속.

[U.S. Congress, Congressional Record (Bound Volumes): Volume 150, Part 19, Government Printing Office, 2009 – Senate November 20, 2004 at page 25920 “the possession by a person of an audiovisual recording device in a motion picture exhibition facility may be considered as evidence in any proceeding to determine whether that person committed an offense under this subsection, but shall not, by itself, be sufficient to support a conviction of that person for such offense.” If you possess a pencil or photocopying machine, or printer does not constitute an evidence for supporting your unauthorized reproduction of works

House Report 109-33 page 1 “This new provision deals with the very specific problem of illicit “camcording” of motion pictures in motion picture exhibition facilities. Typically, an offender attends a pre-opening “screening” or a first-weekend theatrical release, and uses sophisticated digital equipment to record the movie. A camcorded version is then sold to a local production factory or to an overseas producer where it is converted into DVDs or similar products and sold on the street for a few dollars per copy. This misuse of camcorders is a significant factor in the estimated $3.5 billion in annual losses the movie industry suffers because of hard-goods piracy. // Causing greater financial harm, these camcorded versions are posted on the Internet through certain peer-to-peer networks and made available for millions of users to download. According to studies by the Motion Picture Association of America(“MPAA”'), camcorded versions of movies in theatrical release account for more than 90 percent of the first copies of motion pictures illegally distributed on the Internet. S. 167 will provide prosecutors with resources to stem the piracy of commercially valuable motion pictures at its source. // The Act would not, and is not intended to, reach the conduct of a person who uses a camera, picture phone, or other photographic device to capture a still photo from an exhibition of a motion picture. Rather, the Act reaches the conduct of a person who uses an audiovisual recording device to capture or transmit a “series of related images that are intrinsically intended to be shown by the use of machines or devices such as projectors, viewers, or electronic equipment, together with accompanying sounds, if any.”

영화상영관에서 녹화기기를 소지하는 행위는 범죄의 증거는 될 수 있지만 그 자체만으로 처벌할 수는 없다. 가령 고성능 카메라와 녹화장비를 극장에 몰래 가지고 들어왔다면 범행 의도(고의, the intent to camcord)의 유력한 증거가 될 수 있다고 한다. 하지만 당시 미국 의회 위원회(The Committee on the Judiciary)는 가령 관광객이 극장에 캠코더를 극장에 갖고 와서 영화를 녹화하거나 전송하려고 시도하지 않은 자는 처벌대상이 아니라고 한다. “사용하려고 시도”라는 문구를 사용한 취지는 바로 이러한 불합리를 방지하려는 것이다(Ibid).

영화를 저작권자의 허락 없이 녹화하거나 공중송신하는 행위는 이 조항이 없더라도 복제권 침해와 공중송신권 침해로 규율할 수 있는데, 왜 이런 규정을 만들었을까? 2가지 점에서 의미가 있다. 첫째 녹화기기를 사용하려고 시도하는 행위까지 처벌하는 것이다. 둘째, 저작재산권의 제한 규정이 적용되지 않는다.

우리 정부는 저작재산권 제한 규정이 당연히 적용되는 것처럼 설명하고 있으나(문화체육관광부·한국저작권위원회 ‘한·미 FTA 이행을 위한 개정 저작권법 설명자료 (2011. 12. 14.) 40면: “또한, 우리 저작권법에서는 사적복제의 예외 규정을 두고 있어, 영화관 내에서 개인적으로 영화가 너무 좋아서 개인적으로 다시 보기 위해서 촬영했다고 항변할 수도 있음”) 이런 해설로 미루어 짐작컨대, 한미 FTA 협상 당시 우리 측은 이 규정에는 저작재산권 제한 규정이 적용되지 않는다는 사실을 몰랐던 것으로 보인다. 만약 알았다면, 해당 조문에 저작권 제한 규정이 적용된다는 점을 명시하자고 하였을 것이다. (협정문 제18.4조 제10항 가호는 권리에 대한 제한 또는 예외를 정할 수 있도록 하면서 권리를 “배타적 권리(exclusive rights)”로 제한하였다. 요컨대, 배타적 권리로 규정되어 있지 않고 벌칙 조항으로 규정된 캠코더 조항에는 권리에 대한 제한 또는 예외를 정할 수 있다는 협정상의 재량권은 존재하지 않는다. 저작권의 지분권 침해가 아니라 그 자체를 별개의 범죄 행위로 구성하는 것이다. 그래서 이 조항은 저작재산권 제한 규정이 적용되지 않는다. 미국의 경우에도 공정이용은 이 조항 위반에 대한 항변이 되지 않는다고 하며 다만 의회는 공정이용에 해당하는 경우에는 기소를 하지 않도록 재량권을 행사해야 한다고 권고할 뿐이다(위 하원보고서 2면 “The Committee will oversee the Justice Department to ensure that it exercises appropriate prosecutorial discretion when enforcing Sec. 102 of S. 167. While “fair use” is not a defense against a Sec. 2319(B) violation, Federal prosecutors should use their discretion not to bring criminal prosecutions against activities within movie theaters that would constitute fair use under the copyright laws.”)

이 캠코더 조항은 반도체 배치설계법과 비슷한 운명인 것 같다. 경각심을 주는 정도에 그치거나 영화관 출입이나 시사회장에서 휴대폰을 소지하지 못하도록 하는 근거 정도. MPAA는 캠 버전이 DVD로 복제되어 불법 판매되고 이러한 hard-goods piracy로 인한 연간 피해 35억 달러의 상당 부분이 캠 버전 때문이라고 한다(이 수치는 미하원 보고서에도 인용(1면). 그리고 캠 버전이 인터넷으로 불법 공유되는 피해도 크다고 하면서 불법 공유되는 최초 복제본의 90% 이상이 캠 버전이라고 MPAA는 주장한다. 하지만 AT&T Labs이 2003년 movie piracy에 대한 연구 결과는 실제로 pirated movies의 77%는 영화산업 내부자에 의한 것이고 캠 버전보다 먼저 이루어진다고 한다(Not surprisingly, none of these figures have been subject to independent audit or review. In fact, AT&T Labs, which conducted the last major public study on movie piracy in 2003, concluded that 77 percent of pirated movies actually originate from industry insiders and advance screener copies provided to movie reviewers. <-- Michael Geist (BBC News), 6 February 2007, The fact and fiction of camcord piracy <http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/6334913.stm>

관련 자료 더 볼 것: http://lorrie.cranor.org/pubs/drm03-tr.pdf http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cb.357/full

ACTA는 제2.14조 제3항에서 캠코딩 행위에 대한 형사 처벌을 의무화하지 않고 권고 규정으로 두었으며, 한미 FTA와 달리 사용하려고 시도하는 행위는 대상을 하지 않고 복제하는 행위만 처벌 대상으로 명시하고 있다(Each party may provide criminal procedure and penalties in appropriate cases for the unauthorized copying of cinematographic works from a performance in a motion picture exhibition facility generally open to public).

캠코더 조항은 미국식 FTA에 있던 것인데, 다른 나라간의 FTA에서 논의되기도 한다. 가령 유럽연합-캐나다 FTA (CETA: Comprehensive Economic and Trade Agreement between the EU and Canada)의 2013년 10월 유출본 제5.6조는 :Article 5.6 – Camcording Each Party may provide for criminal procedures and penalties to be applied in accordance with its laws and regulations against any person who, without authorisation of the theatre manager or the holder of copyright in a cinematographic work, makes a copy of that work or any part thereof, from a performance of the work in a motion picture exhibition facility open to the public. (출처: Bilaterals.org http://bilaterals.org/IMG/pdf/ceta_consolidated_texts__20.12.13_.pdf)

TPP는 권리자에게 심각한 손해를 준 경우로 제한함(제18.77조 제4항 4. Recognising the need to address the unauthorised copying [Footnote 131: For the purposes of this Article, a Party may treat the term “copying” as synonymous with reproduction.] of a cinematographic work from a performance in a movie theatre that causes significant harm to a right holder in the market for that work, and recognising the need to deter such harm, each Party shall adopt or maintain measures, which shall at a minimum include, but need not be limited to, appropriate criminal procedures and penalties.

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부속서한 1

부속 서한 1은 협상문 제18.10조 제30항에 규정된 서비스 제공자에게 권리자가 통보해야 할 절차적 요건을 정하고 있다.

부속서한 2

부속 서한 2는 대학가의 불법 복제에 대한 단속 활동을 더 강화하겠다는 한국의 양허를 주된 내용으로 하고 있다. 이러한 내용의 부속 서한은 미국이 체결했던 다른 FTA에는 없다.

수업목적 저작물 이용 가이드라인 (2015. 06) - http://center.hanyangcyber.ac.kr/FilePds/Etc/%EB%B6%99%EC%9E%84.%EC%88%98%EC%97%85%EB%AA%A9%EC%A0%81%20%EC%A0%80%EC%9E%91%EB%AC%BC%EC%9D%B4%EC%9A%A9%20%EA%B0%80%EC%9D%B4%EB%93%9C%EB%9D%BC%EC%9D%B82015.06.pdf

교육목적 저작물 이용지침 -

부속서한 3

부속 서한 3은 저작물의 무단 복제와 전송을 허용하는 인터넷 사이트를 폐쇄하겠다는 내용으로, 전례가 없는 강력한 표현을 사용하고 있다.

피고는 이 사건 제3 정보에 대해 양국이 단순한 정책목표를 제시한 것에 불과하다고 합니다. 하지만 부속서한은 단순한 정책목표를 제시하는 데에 그치지 않습니다.

부속서한에는 “~ 목적에 동의한다”는 문구 다음에 “이러한 목적으로, 대한민국은 대한민국에서 지적재산권의 집행을 강화할 것이고, 대한민국은 인터넷 불법복제를 방지·조사 및 기소하기 위하여 노력할 것이다”라고 하여 구체적인 인터넷 집행 강화를 하기로 약속하였습니다. 그것도 우리나라만 일방적으로 약속하였습니다. 여기서 더 나아가, 우리나라는 “민간부문, 그리고 미합중국 및 그 밖의 외국 당국과 협력할 것”이라는 약속까지 하였습니다.

여러 나라도 아니고 두 나라가 협정을 체결하면서 유독 한쪽만 이행을 약속을 하는 경우는 거의 없습니다. 형식만 이례적인 것이 아니라 약속의 내용도 전례가 없는 것입니다. 인터넷을 통한 저작권 침해 문제는 우리나라만의 문제가 아닙니다. 미국에서도 음반사들이 일반인을 상대로 수만 건의 소송을 제기한 바 있습니다. 그런데도 인터넷 지재권 집행 강화를 유독 우리만 미국에게 약속을 해 주었고, 그것도 수사기관이 민간부문은 물론 미국의 당국, 심지어 한미 FTA의 당사국도 아닌 외국의 당국과도 협력하겠다는 약속을 한국 정부가 하였던 것입니다.

또한 부속서한의 정책목표는 협정 본문의 정책과도 맞지 않습니다. 부속서한에서 말하는 인터넷 사이트는 한미 FTA 협정 제18.10조 제30항에서 말하는 서비스 제공자(우리 저작권법 제102조의 온라인서비스제공자)에 해당합니다. 그런데 협정 제30항은 서비스 제공자가 일정한 요건을 충족한 경우(가령 침해 사실을 권리자로부터 통지받고 침해물을 삭제한 경우)에는 저작권 침해의 책임을 지지 않도록 하고 있습니다. 그런데 부속서한은 이러한 면책요건을 따지지 않고 인터넷 사이트를 폐쇄하겠다는 것을 정책목표라고 밝히고 있습니다.

이 부속서한에 대해 2007. 5. 26. 공개된 미국 자문위원회(ITAC-15) 검토보고서는 “한국의 광대역 인터넷을 고려할 때 ... 이 부속 서한은 FTA 규범에 대한 매우 환영할만한 보충(very welcome supplement)”이라고 평가한 바 있습니다. 즉, 부속 서한에서 한국이 일방적으로 양보하고 미국에게 이행을 약속한 사안은 FTA 협정 본문에 없는 새로운 약속이자 의미입니다.

Side Letter 3 responds to the ongoing problem of on-line piracy in Korea. This side letter confirms the parties’ commitment to augment enforcement against online piracy of all copyrighted works, including, of course, sound recordings and against the growing phenomenon of p2p piracy. It also ensures that, in appropriate circumstances, liability will attach for those who profit from unauthorized downloading regardless of whether they are directly involved in the infringement, as well as for those who induce the online infringement of others. Moreover, this side letter affirms that Korea will issue a policy directive that establishes clear jurisdiction for effective enforcement against online piracy, including the formation of a division or joint investigation team; that it will take criminal action for online piracy ex-officio; and will afford transparency to right holders. Given Korea’s extensive broadband Internet capacity, which provides for the increased capacity for data transmission, coupled with the rapid global growth of Internet piracy, this side letter is a very welcome supplement to the FTA disciplines.

http://www.state.gov/documents/organization/96620.pdf

Side letter of Russia to USTR (between Susan C. Schwab and H.E. GermanGref, Ministry of Economic Development and Trade of the Russian Federation, dated November 19, 2006, “in connection with the bilateral negotiations on the Russian Federation’s accession to the WTO”, Russia conceded to improve the protection and enforcement of IPRs in Russia. The letter includes four concessions: (1) destroying plants engaging in production of optical discs and other optical media containing pirated and counterfeit material; shutting down pirate web sites and reinforcing criminal investigation and prosecuting pirate companies; (3) change of the Supreme Court of the Russian Federation in criminal sanctions against piracy and counterfeiting; (4) strengthening border measures by the Russia’s customs office against piracy and counterfeiting; and (5) data exclusivity for at least 6 years for pharmaceutical product and agricultural and chemical products. Concerning the website blocking:

“with regard to websites that work by means of technical devices (servers) situated on the territory of Russia and with the objective of shutting down websites that permit illegal distribution of content protected by copyright and related rights and providing for more effective enforcement of IPRs in relation to the Internet, the Government of the Russian Federation will:

· continue to take actions against the operation of websites with servers located in Russia that promote illegal distribution of content protected by copyright or related rights, such as phonogram (sound recordings).

· Investigate and prosecute companies that illegally distribute objects of copyright or related rights on the Internet;

· Work actively with the Duma to enact by June 1, 2007:

o Amendments to the law to provide that collecting societies may act only on behalf of rights holders that explicitly authorize such action; and

o Provisions needed to implement that WCT and WPPT.

한-EU FTA 지적재산권 협정문 조문별 해설

한EU FTA

서론

한-EU FTA는 한미 FTA에 비해서는 실체적 조항이 적고, 트립스 플러스 조항도 강도가 약하지만 일부 조항은 한미 FTA에는 없는 내용도 많다. 하지만 한미 FTA에서 미국 법률을 그대로 수용한 것과 마찬가지로 한-EU FTA에는 유럽연합의 법률과 동일한 조항들이 많다.

유럽연합의 통상 정책과 지적재산권

협상 경과

한-EU FTA는 2006년 5월 15일 필리핀에서 개최된 한-EU 통상장관회담에서 한-EU FTA 추진 가능성을 검토하자는 합의를 기점으로 논의가 시작되었다. 당시 한미 FTA 협상 출범 발표 후 1차 공식 협상(2006년 6월 5~9일)을 목전에 둔 상태였다. 당시 외교통상부의 공식 발표에 따르면, 유럽연합은 당초 도하개발의제(DDA: Doha Development Agenda) 우선정책이었으나 DDA 협상이 오랫동안 교착 상태였고 한미 FTA 협상 출범에 자극을 받아 우리나라와의 FTA 체결에 적극적인 입장이었다고 한다(외교통상부 2006. 7. 18. 보도자료 “제1차 한-EU FTA 예비협의 개최”). 이 합의를 기반으로 양측은 2005년 7월 한-EFTA(유럽자유무역연합) 타결 1년 뒤인 2006년 7월과 9월 브뤼셀에서 2차례 예비협의를 통해 양측의 상호 관심 사항을 확인하였다. 지재권은 2차 예비협의에서 논의하였는데 자세한 내용은 알 수 없고, 우리 정부는 양측이 과거 제3국과 체결한 FTA 협정문의 주요 내용을 중심으로 상호 관심사항에 대해 논의하였다는 정도만 공개했다(외교통상부 2006. 9. 25.자 보도자료 “제2차 한-EU FTA 예비협의 개최”). 예비협의 결과 2006년 10월 4일 EU측이 ASEAN, 인도와 함께 한국을 유력한 FTA 추진 후보국으로 선정하고 2007. 4. 23. EU 일반이사회 계기 협상 지침을 최종 부여하였고, 우리나라는 2007. 5. 1. 대외경제장관회의에서 한-EU FTA 출범을 결정하여 한-EU FTA를 출범하게 되었다(한-EU FTA 협상 개최 보도자료, 첨부자료 [1] <한-EU FTA 추진 경과>. 2007년 5월 3일 공식 협상 출범을 선언하였는데, 당시 양측의 FTA 추진현황은 아래와 같다(외교통상부 2007. 5. 6.자 보도자료 “한-EU FTA 협상 공식 출범 선언”)

2001년 11월 카타르 도하에서 열린 세계무역기구 각료회의에서 채택된 의제로 개도국의 무역 환경을 개선하는 것을 주된 목적으로 하며, 서비스, 지재권, 투자 등 약 20개의 영역을 다룬다. ‘트립스 협정과 공중보건에 관한 도하 선언문’도 여기서 채택되었다.

우리나라 타결 및 발효

- 칠레(‘04.4월 발효)

- 싱가포르(’06.3월 발효)

- EFTA('06.9월 발효)

- ASEAN(상품무역협정, ‘07.6월 발효 예정)

- 미국(’07.4월 타결)

EU 타결 및 발효

- 멕시코(‘00.10월 발효)

- 남아프리카(’04년.4월 발효)

- 칠레(‘05.3월 발효)

- EuroMed Association* Agreements

* 알제리, 이집트, 이스라엘, 요르단, 레바논, 모로코, 팔레스타인자치정부, 시리아, 튀니지, 터키 등 9개국과 EU와의 협정

우리나라 협상 진행

- ASEAN(서비스/투자협상)

- 캐나다(‘05.7월 협상 개시)

- 인도(’06.3월 협상 개시)

- 일본(’03.12월 개시, 현재 중단 상태)

- 멕시코(‘06.2월 협상 개시, 현재 중단 상태)

EU 협상 진행

- GCC('90년 협상 개시)

- Mercosur(‘'00년 협상 개시)

당시 공식출범을 발표한 공동선언문은 한-EU FTA가 WTO  규범과 일치하는 수준높은 FTA 추진하는 것처럼 묘사하고, 지재권은 규제 이슈의 하나로 보고 있다(공동선언문 국문본에는 빠져 있으나 지재권은 정부조달, 경쟁 정책과 함께 규제 이슈로 언급되어 있다 “regulatory issues, such as intellectual property rights, government procurement and competition”)

협상 공식 출범은 2007. 5. 6.에 있었고, 2007. 5. 7.~11. 1차 협상에 이어 2009. 3. 23.~24. 제8차 협상 이후 2009. 7. 13. 한-스웨덴 정상회담에서 협상 타결을 선언하고 그해 10. 15. 가서명하였으며, 2010. 10. 6. 정식서명을 통해 2011. 7. 1. 잠정발효되었다. 2015. 12. 13. 공식발효되었다.

협상 타결 후 정부가 발표한 자료에 따르면, 지재권 분야 협상의 의의는 아래 8가지로 밝히고 있다.

지적재산권의 보호 및 집행 수준을 TRIPS 협정(무역관련지적재산권협정)보다 강화

저작권의 보호를 기술환경 변화에 맞게 강화(한미 FTA 수준)

상표등록절차와 관련된 의무를 명확하게 규정

등록디자인 및 미등록외관(미등록디자인)에 부여되는 보호수준을 명확히 규정

의약품 특허존속기간 연장 및 자료보호는 국내법 및 제도상 이미 시행하고 있는 범위 내에서 한미 FTA와 동일한 수준으로 규정

협정 부속서에 기재된 지리적 표시(한국: 64개, EU: 162개)를 상호 보호하기로 함으로써 우리나라 특산품의 고유한 브랜드가 EU역내에서 보호될 수 있게 됨. - 국내에서 EU의 지리적 표시와 동일·유사한 신규상표의 사용 금지

지재권 침해에 대한 민사·형사 구제절차를 명확히 규정함으로써 지재권 보호의 예측가능성 및 법적안정성 제공

국경조치의 적용대상 및 적용절차를 확대함으로써, 지재권 침해 상품의 국경 간 유통 억제

1차 공식협상 2007. 5. 7~11. (서울): 4개 분과를 설치하고(상품(제조업 및 농수산업), 서비스·투자, 기타규범(지재권, 경쟁, 정부조달), 분쟁해결 및 지속가능발전(환경, 노동, 분쟁해결)) 협상의 기본방향, 주요원칙 및 분야별 협정문 구조 등에서 상당한 진전(외교통상부 2007. 7. 13.자 보도자료 “한-EU FTA 제2차 협상 개최”). 우리측 협상의 수석대표는 김한수 외교통상부 FTA 추진단장이 맡았고, 지재권을 포함한 규범이슈는 남영숙 외교통상부 FTA 교섭관이 맡았다.

회기간 협상 2007. 6. 5.

2007. 6월말-7월초: 각 분과별 민간 자문위원회 개최(7. 11. 전문가 자문단 발족식 개최)

2차 공식협상 2007. 7. 16.~20. (브뤼셀)

아래 표 (특허청 제269회 국회(정기회) 국정감사 산업자원위원회, 산업자원위원 요구자료 II (2007. 10. 26.) 611면

주요 의제	EU 입장	우리 입장	비 고
상표법에 관한 싱가폴조약 준수	EC와 한국은 싱가폴 조약 준수	아직 발효되지 않은 조약이고, EC 일부 국가만이 가입한 조약으로 수정 필요
미등록 디자인 보호	공중에 공지된 미등록 디자인 독점권 부여	협정문에 명시할 실익이 없음
디자인 보호 기간 연장	최소 5년, 5년마다 갱신하여 최장 25년	TRIPs 협정에 따른 수정 필요
특허법 조약 준수	EC와 한국은 특허법 조약 준수	EU국 중 영국만이 가입한 상태로 수정 필요
증거보전조치	소송 개시 전 증거 보전을 위한 잠정조치 보장	유보
회복조치	사법당국이 지재권 침해 물품의 회수 등 명령 보장	삭제/유보

3차 공식협상 2007. 9. 17.~21. (브뤼셀): 2차 협상까지 유럽연합의 입장은 기 FTA와 크게 다르지 않았으나 3차 협상에서 새로운 이슈(공연보상청구권과 추급권)를 제기(외교통상부 2007. 10. 12. 보도자료 “제3차 한-EU FTA 협상 참고자료(기타 참고자료) 23면). 지재권 통합협정문은 우리측 수정안을 담아 2007. 9.4.~6. EU측에 송부(외교통상부 2007. 10. 12. 제3차 한-EU FTA 협상 기자브리핑 참고자료(협상개요)). ”쟁점별로 우리측 기본입장을 설명하고, 집행 분야에 대해서는 EU측 제도파악에 주력, EU측이 제시한 협정문 초안에 대해 전문가 자문, 이해관계가 의견 수렴, 관계부처 대책회의 등을 통하여 우리측 counter proposal을 마련, 통합협정문 형식으로 전달(9.4.) * 주요쟁점: 추급권, 공연보상청구권 수용여부, GI 문제(EU 측의 구체적인 문안은 아직 제시되지 않음, 외교통상부 자유무역협정추진단 한-EU FTA 제3차 협상 준비현황(2007. 9. 14.) 7면 // (문화관광부 저작권정책팀, ‘한-EU FTA 협상 현황 보고 (2007. 10.) 추급권 관련(철회 합의)

4차 공식협상 2007. 10. 15.~19. (서울): “지재권 분야에서는 ①지리적 표시 ②의약품 자료독점 ③공연보상청구권 ④지재권 집행범위가 핵심쟁점이라는 점에 양측의 공감대가 이루어졌으며” 외교통상부 2007. 10. 19.자 보도자료 “한-EU FTA 제4차 협상 결과”)

5차 공식협상 2007. 11. 19.~23. (브뤼셀): 지재권 분야에서는 저작권과 관련, 핵심 쟁점인 공연보상청구권에 대해 상호 의견 차이를 좁히지 못하였으나, 잔여 쟁점에 대해서는 상당한 의견접근을 이룸 (외교통상부 2007. 11. 27.자 보도자료 “한-EU FTA 제5차 협상 결과”)

6차 공식협상 2008. 1. 28.~2.1. (서울): 지재권 분야에서는 지리적 표시를 제외하고는 사실상 완전히 합의된 문안 도출, 논의가 미진했던 분과는 회기간 회의(intersessional meeting) 또는 화상회의 등을 통해 이슈를 정리하고 차기 협상에서는 상품양허, 자동차 비관세, 원산지 등 핵심쟁점을 집중 논의하기로 함(외교통상부 2008. 2. 4.자 보도자료 “한-EU FTA 제6차 협상 결과”)

통상장관회담 2008. 4. 22. (동경) 김종훈 통상교섭 본부장과 Peter Mandelson EU집행위 통상담당집행위원(한-EU FTA협상의 조기타결을 위해 상품양허, 원산지 규정, 서비스 분야 등 주요 쟁점에 대한 양측간 이견 조정 노력을 가속화할 필요가 있다는데 인식을 같이하고)

7차 공식협상 2008. 5. 12.~15. (브뤼셀) “원산지, 비관세조치, 지리적 표시 등 핵심쟁점에 대해서도 진전을 이루어 협상 타결을 위한 기본틀을 만든다는 우리의 협상 목표를 달성한 것으로 평가”(외교통상부 2008. 5. 19.자 보도자료 “한-EU FTA 제7차 협상 결과”)

수석대표간 협의 2008. 6. 9. (동경) 이혜민 FTA교섭대표는 6.9(월) 동경에서 「베르세로(Ignacio Garcia Bercero)」EU집행위 통상총국 동아시아국장과 한-EU FTA 수석대표간 협의를 갖고, 한-EU FTA 협상 주요 이슈에 대한 의견을 교환할 예정입니다. 2. 당초 OECD각료회의(6.4-5, 파리) 계기 한-EU 통상장관회담을 파리에서 개최할 예정이었으나 우리측 사정으로 연기됨에 따라 수석대표간 회의를 별도 개최키로 하였습니다.

통상장관 회담 2008. 7. 1. 김종훈 통상교섭본부장은 7.1(화) 파리에서 「피터 만델슨(Peter Mandelson)」EU집행위 통상담당집행위원과 한-EU 통상장관회담을 갖고, 한-EU FTA에 대해 협의

한-EU Troika 외교장관 회담 유명환 외교통상부장관은 싱가포르 ARF 참석 계기에 7.24(목) 16:30-17:15간 Rama Yade EU 의장국(프랑스) 외교부 외무·인권담당 국무장관과 한-EU Troika 외교장관회담을 개최하였습니다.

한-EU FTA 확대 수석대표간 협의 2008. 8. 27.~29. (서울) 양측은 연내 협상타결을 목표로 이견이 계속 되고 있는 쟁점에 대해 내부 검토후 9월중순부터 원산지, 지재권, 농수산물, 서비스 등에 대한 분과 협의를, 10월중에는 수석대표간 협의 및 통상장관회담을 개최키로 하였습니다.

통상장관회담 2008. 11. 18. (파리) 자동차관련 관세 및 비관세 문제, 서비스 등 한-EU FTA의 핵심쟁점에 대해 심도있는 논의. 동 회담에 앞서 11월말 농업 및 수산업양허, 지리적 표시, 원산지 및 비관세분야에 대한 회기간 협상을 개최키로 함.

제2차 확대 수석대표회담 2008. 12. 15.~18 (오스트리아 비엔나) 상품양허, 비관세조치, 원산지ㆍ통관, 서비스, 지재권 분야 분과별 협상도 병행 개최.

통상장관회담 2009. 1. 19.~20. (서울)

수석대표간 협의 2009. 3. 2. (브뤼셀) 한-EU FTA 8차 협상을 앞두고 잔여 쟁점에 대해 협의

8차 공식협상 2009. 3. 23.~24. 한-EU FTA 협상의 거의 모든 쟁점에 대하여 협상단 차원에서 잠정적인 합의를 도출하였으며, 동 내용을 통상장관들에게 보고하기로 하였습니다. o 금번 8차 협상에서 관세환급, 일부 원산지 관련 쟁점 등 정치적 성격의 이슈에 대해서는 합의에 이르지 못함

통상장관회담 2009. 5. 25. (서울)

제1차 법률검토회의 2009. 7. 27.~29. (브뤼셀)

제2차 법률검토회의 2009. 8 24.~26. (서울)

한-EU FTA 가서명 2009. 10. 15.

국문본 공개 2009. 11. 13.

수석대표회담 2010. 3. 12.~13. (파리) 한·EU FTA 정식서명 준비 관련 사항을 협의하고, 리스본 조약 발효에 따른 일부 용어 수정 및 관세감축방식 조정 등 한·EU FTA 가서명본에 대한 수정 사항을 합의의사록(Agreed Minutes) 형식으로 확정할 예정

정식서명 2010. 9. 17.

제8차 한-EU FTA 공동위원회 개최 2010 3. 10. 우리측은 ‘09.7년 EU 집행위의 다기능 휴대폰 관련 규정에 따른 관세 환급, 한국산 소나무 분재 수입허용기간 자동연장, 특허 등록료 일괄납부제도 도입 등의 문제를 제기하였으며, 지적재산권 침해 단속 입법 및 집행 현황, 자동차 연비/온실가스 배출기준 개선방안 등을 EU측에 설명하였습니다.

비준동의안 국회 제출 2010. 10. 25.

비준동의안 제재출 2011. 2. 28. 국문본 번역오류로 기존 동의안 철회하고 다시 제출.

비준동의안 3차 제출 2011. 4. 6. 국문본 번역 오류로 또 제출

국회 본회의 통과 2011. 5. 4. (출석의원 169명 중 찬성 163, 반대 1, 기권 5) 2011. 2. 17. 유럽의회 통과

잠정발효 2011. 7. 1.

제1차 한-EU 무역위원회 개최 2011. 10. 12. (서울)

--- 외교부 보도자료 중

(기사 내용) 지적재산권 분야에서는 세계무역기구의 지적재산권협정(TRIPS)을 넘어서는 보호장치가 마련됐다.

(사실 관계)

① 스카치 위스키, 코냑, 샴페인 등 EU의 지리적 표시가 보호되더라도 한·EU FTA는 선행상표의 계속 사용을 보장하고 있으므로 국내 업계 피해가 거의 없고 소비자 입장에서도 상품 출처에 대한 혼동이 줄어드는 긍정적 효과가 있음.

② 한·EU FTA에 기재된 우리의 지리적표시 품목도 한·EU FTA 지리적표시 규정에 따른 혜택를 받게 됨. (이상 외교통상부 2010. 10. 26.자 보도자료 “10. 26.자 한겨레신문의 한-EU FTA 기사(독소조항) 관련”)

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2. 한·EU FTA와 공연보상청구권

(기사내용)

o “정부가 임의로 한·EU FTA 효력을 발효시킨 사례는 더 있다는 평가다. 한·EU FTA의 경우 공연보상청구권이 이에 해당된다.”

(사실관계)

o 한·EU FTA에는 공연보상청구권 규정이 없음에 따라, 한·EU FTA와 공연보상청구권은 무관함.

※ 공연보상청구권 : 음식점, 커피숍 등공개된 장소에서 음원을 재생해 주는 경우, 실연자 및 음반제작자가 그 음원 사용(공연)에 대하여 보상을 청구할 수 있는 권리

o 한·EU FTA와는 무관하게, 공연보상청구권은 의원입법*으로 저작권법이 개정(2009.3.25 개정, 2009.9.26 시행)되면서 우리나라에 도입되었음.

- 한·EU FTA는 2009.10.15 가서명되고, 2010.10.6 서명

* 2008.7.24 김소남 의원, 2008.11.6 정병국 의원, 2008.11.14 김창수 의원이 각각 대표발의한 ‘저작권법 일부개정법률안’을 병합 심사한 후, 2009.2월 문화체육관광방송통신위원회 대안으로 확정·국회 통과 (이상 외교통상부 2011. 3. 17.자 보도자료 “한-EU FTA에 대한 3.16.자 프레시안 및 3.1 7.자 한겨레 기사 관련”)

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특허청, 한-EU FTA 협상에 따른 상표, 디자인 분야 제도 정비 방안에 관한 연구 (2009. 8. 31. 주관연구기관 인하대학교 법학연구소, 김원오 교수)163-164면

나. 협상경과 과정과 절차

(1) 형사집행 조문의 뒤늦은 제시

애초 EU측이 제시한 협상문 초안에는 형사조치 제24조에서 형사제재(Criminal sanctions)라는 타이틀하에서 1개조항으로 간단하게 언급한 채 구체적 협상문 제시가 없어 8차까지 진행된 협상까지 공식협상 문안에서 배제되어 있었다.

우리측은 EU측이 제시하기로 한 형사 규제(Criminal sanctions) 규정에 대한 내부적 논의 절차 및 검토 시간이 필요하기 때문에 EU측에게 조속히 내용을 송부해 줄 것을 계속 요청하였다. 이에 대해 EU측은 형사절차에 관한 지침(Directive)이 아직 EU 이사회에서 채택되지 않아 형사 제재(Criminal sanctions)에 관한 문안을 빠른 시일 내에 제시하기는 어렵다고 답변하면서 협상문안의 제시를 늦추어 왔다.

’09. 03. 24.  제8차 협상을 끝으로 실무 협상 완료된 이후인 2009. 04. 20. 자로  EU가 형사집행 관련 문안을 이메일로 보내옴으로써 뒤늦게 추가협상 방식으로 화상회의 등을 통해 급속하게 진행하였다. 후술하는 바와 같이 촉박한 시간 관계로 대체적인 윤곽만 잡고 구체적인 사항은 3년 이내에 재협상의 대상으로 미루기를 제안하였으나 결국 최종 문안의 마련으로 마무리 지어진 것으로 보인다.

(2) 지재권 형사집행 분야 협상진행 경과

실무협상이 끝났지만 EU의 요구로 추가 협상이 다음과 같이 진행되었다.

-  ’09. 03. 24.  제8차 협상을 끝으로 실무 협상 완료

-  ’09. 04. 20.  EU가 형사집행 관련 문안을 이메일로 보내옴

-  ’09. 05. 07.  형사집행 분야는 협정 발효 후 3년 이내에 재협상을 하자는 수정안을 우리가 제시

-  ’09. 05. 26.  형사집행은 한-EU FTA 협정문에 반드시 포함되어야 한다는 EU 회원국의 의견을 담은 편지를 의장국에서(체코) 보내옴

-  ’09. 06. 5.  한-EU 양측 수석대표간 전화통화에서 형사집행 문안 관련 화상회의를 진행키로 함

- ‘09.09  ? : 협상문안에 합의

다.  협상 기본 방향

(1) 우리는  국내 제도 변경이 없는 수준에서 문안 합의한다는 기본 방침하에 협의에 임하였다. 형사집행 부분은  실무협상 종료 후 EU가 요구한 사항이며, 향후 형사집행은 국제적으로 추진 중에 있는 ‘위조 및 불법복제 방지협약(ACTA: Anti-counterfeiting Trade Agreement)’ 논의에 따라 그 추이를 봐 가면서 동 조약의 규정과 지침에 따라 국제적으로 통일화된 규범을 준수하는 것이 바람직한 것으로 보고 협상에 임하였다.

166면

< 표5-1> 형사집행 분야 협상의 주요쟁점

분야	쟁 점 사 항	협상대응
형사집행	§10.24.1 형사집행을 적용해야 하는 지재권 범위 o 상업적 규모의 상표침해 및 저작권 해적물에 대해서 적용	o 수용 가능 -국내법에 이미 반영
	§10.24.2 형사집행에 포함될 수 있는 지재권의 추가적인 범위 o 지리적 표시, 디자인, 저작권, 저작인접권	o 수용불가 입장을 견지하되 탄력적으로 대응 - 저작권 및 저작인접권은 이미 형사집행이 반영되어 있으므로 조문에서 삭제 - 지리적 표시에 대한 국내의 통일된 체계가 없고 권고조항이므로 전체 문안 삭제 요구
	§10.24.3 위조 상표레이블의 수입 및 사용 대한 형사집행 적용 여부	o 수용 불가 - 현행 상표법에서 위조 상표레이블은 간접침해며, 간접침해에 대한 형사적용 여부가 명확하지 않음 - 또한 EU가 요구한 “수입“은 상표법에 없음
	§10.24.4 법인의 책임 여부 o 개인에 대한 형사책임 및 법인에 대해서도 형사책임 부여	o 수용 가능 - 국내법에 이미 반영 - 상표법 및 저작권법에 양벌 규정 있음
	§10.24.5 교사 및 방조에 대한 책임 여부	o 수용 가능 -형법에 이미 반영
	§10.24.6 침해 물품의 압류	o 수용 가능 - 한미 FTA 18.10.27(b)와 유사
	§10.24.7 벌금 o 침해에 대해서 벌금 및 징역 가능	o 수용 가능 - 한미 FTA 18.10.27(a)와 유사
	§10.24.8 몰수 o 침해 물품 및 이와 관련된 물품에 대해서 몰수 가능	o 수용 가능 - 한미 FTA 18.10.27(c)와 유사
	§10.24.9 피고 및 제3자의 보호	o 수용 가능 - 피고 및 제3차 대한 보호는 이미 우리법에 반영
	§10.24.10 재협상 조항 o 협정 발효후 3년 이내 문안 재검토	o 수용 불가 - 지재권 분야는 변경사항에 대해서 Joint W/G에서 해결 가능

앞부분에는 이런 내용(ix-x) 한-EU간 FTA 지적재산 협상분야 중 형사집행 분야는 ’09. 03. 24.  제8차 협상을 끝으로 실무 협상 완료된 이후인 2009. 04. 20. 자로  EU가 형사집행 관련 문안을 이메일로 보내옴으로써 뒤늦게 추가협상 방식으로 화상회의 등을 통해 급속하게 진행하였다. 협상과정에서 2개의 조문이 삭제되고 아래와 같이 8개의 조문으로 성안된 형사집행은 집행분야의 제2관으로 협정문에 공식적으로 포함되게 되었다. ⅰ) §10.54  형사집행을 적용해야 하는 지재권 범위 :  상업적 규모의 상표위조행위 및 저작권 불법복제에 대해서만 적용 ⅱ) §10.55  형사집행에 포함될 수 있는 지재권의 추가적인 범위 :  지리적 표시 및 디자인 ⅲ) §10.56  법인의 양벌책임 :  개인에 대한 형사책임 및 법인에 대해서도 형사책임 부여 ⅳ) §10.57  교사 및 방조에 대한 책임 여부 ⅴ) §10.58  침해 물품의 압류 ⅵ) §10.59  형벌 :  침해에 대해서 벌금 및 징역 가능 ⅶ) §10.60  몰수 :  침해 물품 및 이와 관련된 물품에 대해서 몰수 가능 ⅷ) §10.61  제3자의 보호 등이다. 형사집행 분야의 협상에 있어 우리는  국내 제도 변경이 없는 수준에서 문안 합의한다는 기본 방침하에 협의에 임하였다. 그 결과 역시 형사집행 부분에서 협정조문 이행을 위해 법개정이 필요한 것은 없는 것으로 확인된다.  더욱이 향후 형사집행 관련 이슈는 국제적으로 추진 중에 있는 ‘위조 및 불법복제 방지협약(ACTA: Anti-counterfeiting Trade Agreement)’ 논의에 따라 그 추이를 봐 가면서 동 조약의 규정과 지침에 따라 국제적으로 통일화된 규범을 준수하는 것이 바람직한 것으로 보인다.

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한-EU FTA의 발효와 관련된 문제

한․EU FTA 협정문에는 협정의 발효에 대해 2가지 조항을 두고 있는데, 하나는 정식 발효에 관한 조항(제15.10조 제2항)이고, 다른 하나는 잠정 발효에 관한 조항(제15.10조 제5항)이다. 정식 발효에 관한 조항에는 협정문의 일부 조항의 적용을 배제할 수 있는 내용이 없는 반면, 잠정 발효에 관한 조항에는 일부 조항의 적용을 배제할 수 있는 절차 규정과 그 효과에 대한 규정이 있다.

7월 1일은 한․EU· FTA의 정식 발효가 아닌 잠정발효일이 될 수밖에 없다. 왜냐하면, 유럽연합은 협정문 전체를 발효시키지 않고, 일부를 제외하고 발효시키기 때문이다. 유럽연합은 2010년 9월 16일 유럽 이사회의 결정에 따라 아래 17개 조항을 잠정발효에서 제외하기로 하였고, 이를 이미 한국 정부에 통보하였다(결정문 제3조 제1항). (유럽연합의 통보일은 2011년 6월 1일 경으로 추정).

유럽연합이 FTA에 잠정 발효에 관한 규정을 두는 이유는 대외협상에 대한 유럽연합 기구와 회원국 간의 권한 배분 때문이다. FTA 협정에 포함된 일부 사안에 대해서는 회원국들이 유럽연합 기구에 대외협상을 할 권한을 부여하지 않았기 때문에, 이 조항은 모든 개별 회원국의 국내 절차에 따른 승인을 거쳐야만 발효될 수 있다. 가령 저작권을 침해한 자를 형사처벌할 것인지는 회원국의 국내법으로 정할 사안이기 때문에 이와 관련된 협정문의 조항은 유럽연합 기구에서 외국과의 통상협정으로 발효시킬 수가 없다. 이처럼 잠정발효에 관한 조항이 유럽연합의 특수한 사정을 고려한 것이지만, 이 조항이 유럽연합에만 적용되고 한국에는 적용되지 않는다고 보기는 어렵다. 조약법에 관한 비엔나 협약에 따르면, 협정문은 “문맥에 부여되는 통상적인 의미에 따라 성실하게 해석”하여야 하는데, 협정문은 유럽연합에만 잠정발효 규정이 적용된다고 해석할만한 어떠한 용어도 사용하지 않았다. 그리고 조약의 교섭 기록을 참조하여 협정문을 해석하는 것은 조약문의 통상적인 의미에 따라 해석할 때 조약문의 의미가 모호해지거나 애매지는 경우, 또는 명백히 불투명하거나 불합리한 결과를 초래하는 경우에 적용되는 보충적인 해석 기준이다.

지재권 형사집행 관련 조항: 한-EU FTA 협정문 제10.54조∼제10.61조.

문화협력 관련 조항: 문화협력의정서 제4조제3항, 제5조제2항, 제6조제1항, 제6조제2항, 제6조제4항, 제6조제5항, 제8조, 제9조, 제10조.

잠정발효를 위해 한국의 국내 절차는 무엇이 필요한가?

잠정 발효에 관한 협정문 제15.10조 제5항 가목에 따르면, 한․EU FTA는 “대한민국과 유럽연합 당사자가 그들 각각의 관련 절차의 완료를 상호 통보한 날의 다음달 첫째일로부터 잠정적으로 적용”된다. 여기서 “당사자 각각의 관련 절차”란 협정의 발효를 위해 필요한 국내 절차의 완료를 의미하고, 한국의 경우 한․EU FTA 협정으로 인해 제정 또는 개정해야 하는 국회 절차가 완료되어야 국내 절차가 완료되었다고 할 수 있다.

이처럼 국회에서 관련 법률의 제·개정 절차가 완료되어야 하기 때문에, 7월 1일 잠정발효를 목표로 했던, 정부 여당은 지난 4월 임시국회에서 한․EU FTA 비준동의안을 서둘러 처리하려고 했고, 이것이 무산되자 5월에는 국회 사상 전례가 없는 단독 사안 국회를 임시로 개회하였고, 5월 4일 본회의에서 비준동의안을 처리하였던 것이다.

또한 잠정발효를 위해 국회 절차가 완료되어야 한다는 점은 정부의 공식 입장이다.

외교통상부 보도자료 제11-400호에 첨부된 문서 「관계부처합동, “한.EU FTA에 대한 오해, 사실은 이렇습니다” 2011년 5월」6면에서 정부는 아래와 같이 밝힌 바 있다.

국내 법규 개정을 위한 절차는 제대로 진행되고 있지 않다.

그런데 정부는 협정문의 내용을 잘못 파악하여 관련 아래에 열거한 8개의 관련 법률의 개정안을 국회에 제대로 제출하지 않았다.

정부가 국회에 제출한 법률 현황

국회에 계류 중인 법률

우편법

세무사법

자유무역협정의 이행을 위한 관세법의 특례에 관한 법률

공인회계사법

외국법자문사법

디자인보호법

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률

저작권법

자유무역지역의 지정 및 운영에 관한 법률

상표법

국회를 통과한 법률

외국법자문사법

전파법

관세법

자동차관리법

발효 후 제출할 법률

전기통신사업법 (협정발효 2년 후 이행 의무가 발생함)

국내 절차 완료를 위해 필요한 법률 중 국회 절차를 밟지 않은 관련 법률

국회에 개정안을 제출하지 않은 관련 법률

특허법

실용신안법

반도체집적회로의 배치설계에 관한 법률

농산물품질관리법

종자산업법

국회에 제출은 했으나 관련 개정 내용이 누락된 법률

저작권법

디자인보호법

관련 법률의 개정안이 미제출 또는 누락되었다고 보는 근거

협정문의 관련 규정 및 해설

협정문 제10장(지적재산) 제3절(지적재산권의 집행) 제10.41조(일반적 의무)에 따르면, 양 당사자는 이 협정의 적용대상이 되는 지적재산권의 침해행위에 대하여 효과적인 대응조치가 허용되도록 다음의 보완적 조치, 절차 및 구제가 각자의 법령에 따라 이용 가능하도록 보장하여야 한다. 여기서 지적재산권이란 협정문 제10.2조 제2항 가~아호에 정의된 지적재산권을 말하는데(제10.41조 제1항의 각주 19), 이는 미공개정보의 보호(자호)를 제외한 “컴퓨터 프로그램 및 데이터베이스 저작권을 포함한 저작권과 저작인접권(가호), 특허와 관련된 권리(나호), 상표(다호), 서비스표(라호), 디자인(마호), 집적회로 배치설계(바호), 지리적 표시(사호), 식물품종(아호)”를 말한다.

그런데 지재권 집행 중 민사적 조치에 관한 제10.47조(시정조치) 제1항은 “각 당사자는 권한 있는 사법당국이, 신청인의 요청이 있는 경우, 침해로 인하여 권리자에게 야기된 어떠한 손해도 저해함이 없이, 그리고 어떠한 종류의 보상도 없이, 지적재산권을 침해하는 것으로 밝혀진 상품의 폐기 또는 그러한 상품을 상거래로부터 확실히 제거하기 위한 그 밖의 조치를 명령할 수 있도록 보장한다. 적절한 경우 권한 있는 사법당국은 그러한 상품의 생성 또는 제조에 주로 사용된 재료 및 도구의 폐기도 명령할 수 있다”고 규정한다.

여기서 제1항의 후단은 지재권을 침해하는 것으로 밝혀진 상품만 폐기하는 것이 아니라, 지재권 침해품의 생성이나 제조에 주로 사용된 재료 및 도구의 폐기를 법원이 명령할 수 있어야 한다는 것이다. 현재 지적재산권 관련 법률 중 침해품의 생성·제조에 주로 사용된 재료 및 도구의 폐기가 가능하도록 하는 조항은 없다. 따라서 한·EU FTA 협정문 제10.47조 제1항을 이행하려면 관련 법률의 개정이 필요하다.

개정이 필요한 국내 법률

협정문 제10.47조 제1항의 이행을 위해 개정이 필요한 국내법은 다음과 같다.

저작권법(협정문 제10.2조 제2항 가호: 컴퓨터 프로그램 및 데이터베이스 저작권을 포함한 저작권과 저작인접권)

특허법(협정문 제10.2조 제2항 나호: 특허와 관련된 권리)

실용신안법(협정문 제10.2조 제2항 나호: 특허와 관련된 권리)

상표법(협정문 제10.2조 제2항 다호: 상표, 서비스표)

디자인보호법(협정문 제10.2조 제2항 라호: 디자인)

반도체집적회로의 배치설계에 관한 법률(협정문 제10.2조 제2항 마호: 집적회로 배치설계)

농산물품질관리법(협정문 제10.2조 제2항 바호: 지리적 표시)

종자산업법반도체지(협정문 제10.2조 제2항 사호: 식물신품종)

개별 법률의 검토

(1) 저작권법

현행 저작권법 제123조 제2항은 “저작권 그 밖에 이 법에 따라 보호되는 권리를 가진 자는 제1항의 규정에 따른 청구를 하는 경우에 침해행위에 의하여 만들어진 물건의 폐기나 그 밖의 필요한 조치를 청구할 수 있다”고 하여, 침해품의 폐기나 그 밖의 조치를 청구할 수 있을 뿐, 침해품의 생성·제조에 주로 사용된 재료, 도구에 대해서는 폐기 청구를 보장하지 않는다.

정부가 국회에 제출한 저작권법 개정안에는 이와 관련된 내용은 없고, 방송사업자의 권리 강화를 위한 개정 내용만 포함되어 있다.

따라서 정부의 저작권법 개정안에는 협정문 제10.47조 제1항의 이행을 위한 내용이 누락되어 있다.

저작권법 개정안의 또 다른 누락사항

협정문 제10.53조는 민사절차에 적용되는 권리자 추정 규정을 두고 이것이 저작권자 뿐만 아니라, 저작인접권자에게도 적용되어야 한다고 규정하고 있다.  현행 저작권법 제8조는 이러한 권리 추정 규정을 저작권자에게만 적용하고 있는데, 이에 대해 정부는 저작인접권자의 권리추정 규정을 신설할 필요가 있다고 밝힌 바 있다(관계부처합동, “한·EU FTA 주요 내용”, 2010년 10월(국회 상세설명자료), 394면). 그런데 정부가 제출한 저작권법 개정안에는 저작인접권자의 권리 추정을 위한 법 개정 내용이 포함되어 있지 않다.

(2) 특허법

현행 특허법 제126조 제2항은 “특허권자 또는 전용실시권자가 제1항의 규정에 의한 청구를 할 때에는 침해행위를 조성한 물건(물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 침해행위로 생긴 물건을 포함한다)의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거 기타 침해의 예방에 필요한 행위를 청구할 수 있다”고 하여, 침해품 이외에도 침해행위에 제공된 설비를 청구대상에 포함시키고 있다. 그러나 ‘침해행위에 제공된 설비’는 협정문 제10.47조 제1항에서 말하는 재료나 도구가 아니다. 또한 특허법은 ‘침해행위에 제공된 설비’의 ‘제거’를 청구할 수 있다고 하여, ‘설비의 폐기’를 청구할 수 있도록 보장하고 있지 않다.

따라서 협정문 제10.47조 제1항의 이행을 위해서는, 특허법 제126조를 개정하여야 하는데, 정부는 특허법 개정안을 국회에 아직 제출하지 않았다.

(3) 실용신안법

실용신안법 제30조는 특허법 제126조를 준용하도록 하고 있다. 그런데 앞에서 살펴본 것처럼 특허법 제126조에 대한 개정안이 국회에 제출되지 않았기 때문에 현행 실용신안법은 협정문 제10.47조 제1항의 이행을 위해 필요한 절차를 밟지 않고 있다.

※ 실용신안권이란 일명 ‘소(小)특허권’이라고도 하는데, 협정문 제10.2조 제2항 나호의 “특허와 관련된 권리”는 실용신안권을 포함한다.

(4) 상표법

현행 상표법 제65조 제2항은 “상표권자 또는 전용사용권자가 제1항의 규정에 의한 청구를 할 때에는 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거 기타 침해의 예방에 필요한 행위를 청구할 수 있다”고 하여 침해행위에 주로 사용된 재료나 도구의 폐기 청구를 보장하고 있지 않다.

그런데 정부가 제출한 상표법 개정안에도 재료나 도구의 폐기 청구에 대한 내용이 포함되어 있지 않다. 한편 정부 제출 상표법 개정안은 제97조의 2를 개정하여 “침해품 제작에 주로 사용하기 위하여 제공된 제작 용구 또는 재료”를 몰수할 수 있도록 하였는데, 이는 협정문 제10.47조 제1항의 이행과는 관련이 없고, 형사집행에 관한 협정문 제10.60조 제1항의 이행과 관련된 것에 불과하다.

※ 협정문 제10.2조 제2항 다호에서 말하는 “서비스표”는 현행 상표법에 포함되는 개념임.

(5) 디자인 보호법

현행 디자인 보호법 제62조 제3항은 “디자인권자 또는 전용실시권자는 제1항의 규정에 의한 청구를 할 때에는 침해행위를 조성한 물품의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거 기타 침해의 예방에 필요한 행위를 청구할 수 있다”고 규정한다.

여기서 “기타 침해의 예방에 필요한 행위”가 “침해품의 생성 또는 제조에 주로 사용된 도구나 재료”까지 포함하는지는 분명하지 않다. 현행법이 침해행위에 제공된 설비에 대해서도 폐기가 아닌 제거만 청구할 수 있도록 하였기 때문에, 재료나 도구에 대한 폐기 청구는 인정되지 않을 가능성이 높다.

따라서 현행 디자인 보호법은 협정문 제10.47조 제1항의 시정조치를 충분하게 보장하고 있지 않다. 그런데 정부가 제출한 디자인 보호법 개정안에는 협정문 제10.47조 제1항의 시정조치와 관련된 내용이 누락되어 있다.

(6) 반도체 집적회로 배치설계에 관한 법률

현행 법 제35조 제2항은 “배치설계권자나 전용이용권자는 제1항에 따른 청구를 하는 경우에는 침해 행위에 의하여 만들어진 반도체집적회로 등의 폐기나 그 밖에 침해 예방에 필요한 조치를 함께 청구할 수 있다”고 하여 침해품에 대한 폐기 등의 청구만 보장하고 있다.

(7) 농산물품질관리법

농산물품질관리법 제8조의4는 “지리적표시권는 자신의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에게 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다”고만 하여 침해품의 폐기는 물론 침해에 주로 사용된 도구나 재료에 대한 폐기 청구가 가능한지 아무런 규정을 두고 있지 않다.

(8) 종자산업법

종자산업법 제6절(품종보호권자의 보호)에는 권리침해에 대한 금지청구권(제84조), 침해 간주 규정(제85조), 손해배상청구권(제86조), 과실의 추정(제87조) 등을 두고 있을 뿐 식물신품종권을 침해하는 침해품이나 침해 행위에 사용된 재료는 도구의 폐기 청구를 보장하는 조항은 없다.

제3절 지재권 교역

그림  출처: 주한 유럽연합대표부, ‘유럽연합-한국, 무역과 투자 FTA 발효 5주년 2016’ 13면 https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_factfilegugmun_0909.pdf

조문별 해설

총칙

제10.1조 목적

제10장의 목적에 대해 제10.1조는 2가지를 천명한다. 첫째, 양 당사국 내에서 혁신적이고 창의적인 제품의 생산 및 상업화를 촉진하는 것, 둘째 충분하고 효과적인 수준의 지재권 보호 및 집행을 달성하는 것. 협정문 한글본에서 “혁신적이고 창의적인 제품”이라고 한 것은 영문본의 “innovative and creative products”를 잘못 번역한 것이다. 영문본은 하나의 제품이 혁신적이면서 창의적인 것으로 대상을 제한하는 것이 아니라 2개의 제품 즉, 혁신적인 제품과 창의적인 제품을 말하기 때문이다. 그리고 창의적인 작품은 저작물을 말하는 것으로 보이므로 창작물이라고 하는 편이 더 낫다. 가령 “혁신품과 창작물”

이 조항에서 천명한 목적은 매우 편향적이라고 평가할 수 있다. 목적 조항은 실체 조항의 해석지침으로 작용할 수 있다.

제10.2조 의무의 성격 및 범위

이 조는 모두 3개의 항으로 이루어져 있는데, 제1항은 트립스 협정을 포함한 국제조약의 적절하고 효과적인 이행의 보장을 의무화하고 한-EU FTA 제10장이 트립스 협정 상의 양 당사국의 권리와 의무를 보충하고 구체화하는 것이라는 점을 명시한다.

제2항은 한-EU FTA 지재권 장의 대상이 되는 지적재산권의 정의 규정이라 할 수 있는데, 저작권(컴퓨터 프로그램과 데이터베이스 포함)과 저작인접권, 특허권, 상표권, 서비스표권, 디자인, 반도체 배치설계, 지리적 표시, 식물신품종, 미공개 정보 등 매우 넓게 정의된다. [지식재산기본법의 정의 규정과 비교]

제3항은 파리협약 제10조의2에 따른 부정경쟁행위에 대한 보호를 포함한다.

제10.3조 기술의 이전

제10.4조 권리소진

트립스 협정과 마찬가지로 권리소진에 대해서는 양 당사국이 자신의 제도(regime)를 수립할 자유가 있다고 천명.

저작권

제10.5조 부여되는 보호

각 당사자는 다음을 준수한다.

로마협약 제1조부터 제18조(가호), 베른협약 제1조부터 제18조(나호), WCT 제1조부터 제14조(다호), WPPT 제1조부터 제23조(라호)

제10.6조 저작자 권리의 존속기간 Duration of Author’s Rights

이 조항은 저작물에 대한 보호기간을 자연인의 수명에 근거하여 산정하는 경우 그 기간이 저작자의 생존기간과 사후 70년 이상이 되도록 의무화한다. 이 의무의 이행은 우리나라의 경우 협정 발효 2년 후로 유예되었다(제10.14조).

한미 FTA나 한-페루 FTA(2011. 8. 1. 발효)와 달리 한-EU FTA는 실연, 음반의 보호기간에 대해서는 아무런 규정이 없고(방송사업자의 권리는 제10.7조에서 50년 보장), 업무상 저작물에 대해서도 아무런 규정을 두지 않는다. 협상 당시 유럽연합은 저작인접권 보호기간 연장에 대한 지침 개정을 논의 중이었다.

제10.7조 방송사업자

제1항은 방송사업자의 권리 존속기간을 규정한다. 방송의 최초 송신 후 50년. 방송의 개념은 제10.9조 제1항에 정의되어 있는데 “소리, 또는 이미지와 소리, 또는 그 표현물을 공중의 수신을 위해 무선수단에 의해 송신하는 것(transmission by wireless means for public reception of sounds or of images and sounds or of the representations thereof)”을 말하며, 위성에 의한 송신(transmission by satellite)과 암호화된 신호의 송신(암호를 풀 수 있는 복호화 수단을 방송사업자 또는 방송사업자의 동의를 받은 자가 공중에 제공하는 경우, transmission of encrypted signals is broadcasting where the means for decrpyting are provided to the public by the broadcasting organisation or with its consent)도 방송에 포함된다.

* 방송법상 방송은 “방송 프로그램을 기획, 편성 또는 제작하여 이를 공중에게 전기통신설비에 의하여 송신하는 것”으로 정의. 지상파(공중파라고도 함. 지상의 송신탑(보통 산 꼭대기에 있음)을 통해 전파를 보내기 때문에 지상파라고 부름), 케이블 방송(CATV, 아날로그, 디지털 2 종류가 있는데 아날로그는 암호가 없지만 디지털은 암호가 걸려 있고 셋탑박스가 있어야 함. 아날로그는 지상파와 신호 형식이 같지만 디지털은 다름. 시청자 입장에서는 디지털 CATV는 IPTV와 같음), IPTV (인터넷 회선을 통해 방송신호를 전송), 위성방송(우리나라에 Skylife만 있음. 셋탑박스가 있어야 함)

제2항은 텔레비전 신호(지상파, 케이블 또는 위성을 불문함)의 인터넷 재송신을 금지한다. 다만, 폐쇄 가입자망을 통한 재송신은 인터넷 재송신에서 제외된다(제2항의 각주 1 For the purposes of this paragraph, retransmission within).

2가지 문제.

첫째, 유럽연합 법률에 방송의 인터넷 재송신을 전면 금지하는 법률이 존재하는지?

전면 금지하는 법률은 없는 듯. 유럽연합은 저작권 지침의 공중전달권을 통해 문제 해결. 유럽법원은 C-607/11 사건에서 지상파 방송을 인터넷을 통해 live 스트리밍 서비스한 피고(TVCatchup Ltd), 이 사건에서 문제는 지상파 방송을 볼 수 있는 공중을 상대로 한 인터넷 재송신을 침해로 판단. 새로운 공중이 아닌데? 이에 대해 법원은 새로운 공중 여부는 판단할 필요가 없다고 봄(판결문 단락 39: By contrast, the main proceedings in the present case concern the transmission of works included in a terrestrial broadcast and the making available of those works over the internet. As is apparent from paragraphs 24 to 26 above, each of those two transmissions must be authorised individually and separately by the authors concerned given that each is made under specific technical conditions, using a different means of transmission for the protected works, and each is intended for a public. In those circumstances, it is no longer necessary to examine below the requirement that there must be a new public, which is relevant only in the situations on which the Court of Justice had to rule in the cases giving rise to the judgments in SGAE, Football Association Premier League and Others and Airfield and Canal Digitaal.). 공중이 아닌 경우에는 어떻게 되지? 방송 신호를 이메일로 친구에게 보내는 행위는? FTA에 따라 금지되어야 하나? ECJ는 공중에 대한 전송인 경우에만 금지하므로 허용하는 셈인가?

둘째, 저작권의 제한 및 예외에 관한 조항(제10.11조)과의 관계.

제10.9조 방송 및 공중전달

(1) 조항의 구성

이 조항은 방송과 공중전달의 개념을 정의하고(제1항), 실연자에게 실연의 방송과 공중전달권 보장(제2항), 실연자 및 음반제작자에게 음반의 방송과 공중전달에 대한 보상청구권 인정(제3항), 사용자를 상대로 한 실연자와 음반제작자에 대한 보상청구권(제4항), 방송사업자에 대한 방송의 재방송, 고정 및 공중전달(입장료를 받는 경우로 제한)에 대한 배타적 권리 보장(제5항)으로 구성되어 있다.

이 조항은 WPPT를 반영한 유럽연합의 대여권 지침(Council Directive 2006/115/EC) 제8조를 수용한 것이다.

(2) 방송

(3) 공중전달

베른협약과 로마협약, WCT, WPPT 및 유럽연합 지침상의 공중전달 개념부터 살펴본다.

베른협약에서 공연권이란 공중이 있는 장소 또는 공중에게 개방된 장소에서 저작물을 공연하는 것을 말한다. 공연권과 관련된 베른협약상의 규정은 제11조(1)(i) (공연에 대한 저자의 배타적 권리), 제11조의3(1)(i) (public reciation에 대한 저자의 배타적 권리), 제14조(1)(i) (영상저작물의 각색 및/또는 복제에 대한 저자의 배타적 권리), 제14조의2(1) 영상저작물의 저작권자에 대한 앞 조항과 동일한 권리)

* 한미 FTA 제18.4조 제2항은 이용제공권을 저자, 실연자, 음반제작자에게 부여할 것을 의무화하고 있지만 여기서 말하는 이용제공권은 우리 저작권법상의 공중송신권 또는 조약상의 공중전달권(communication to the public)에 포함되는 이용제공권과는 다른 개념이다. 즉, 한미 FTA에서 말하는 이용제공은 배포에 가깝다.

(4)

공중전달은 우리 저작권법의 공중송신 중 방송을 제외한 개념인데, 유의할 점은 동일한 표현 “communication to the public”이 공연을 포함하느냐 아니냐는 조약에 따라 차이가 있다. 로마협약에

“공중전달”이란 번역어가 정확한지는 의문: 공연을 제외한 송신(transmission)의 의미로 사용되는 communication to the public은 공중전달이란 표현보다는 공중송신이란 표현이 더 적합할 것이다. 다만 우리 법에서 공중송신은 방송까지 포함하는 개념인데 반해 조약 상의 공중송신은

공연보상청구권

공연권은 베른협약 제11조, 제11조의3, 제14조, 제14조의2에 규정(제11조: (1) Authors of dramatic, dramatical-musical and musical works shall enjoy the exclusive right of authorizing: (i) the public performance of their works, including such performance by any means or process; (ii) any communication ot the public of the performance of their works. (2) Authors of dramatic or dramatic-musical works shall enjoy, during the full term of their rights in the original works, the same rights with respect to translations thereof. 제11조의3 (1) Authors of literary works shall enjoy the exclusive right of authorizing: (i) the public recitation of their works, including such public recitation by any menas or process; (ii) any communication to the public of the recitation of their works. 공연권과 공중송신(전달)권의 차이점은 공연이 이루어지는 공간에 공중이 있는 경우를 말하는 반면, 공중송신은 공중과 전달자가 서로 다른 공간에 있는 경우를 말한다는 점이다.

유럽연합은 공중전달권 또는 공중송신권에 대해서는 통일된 규범을 갖고 있지만, 공연권(the right of performance, recital or display)에 대해서는 아직 통일된 규범이 없다(예외는 데이터베이스).(Ansgar Ohly, Economic rights, 226면 in Estelle Derclaye ed. Research Handbook on the Future of EU Copyright 2009년 Edward Elgar) 그 이유는 저작권 지침이라 할 수 있는 정보사회지침(Infosoc Directive)가 WCT와 WPPT를 유럽연합법으로 수용한 것이기 때문이다(지침 설명문 15). 공중전달권에 관한 정보사회지침 제3조는 WCT 제8조를 가져온 것인데 이 조항은 전통적 의미의 공연은 제외하였다

제10.10조 예술가의 예술저작물에 대한 재판매권 Artists’ Reslae Right in Works of Art

추급권이라 부르는 권리에 관한 것이다. 애초 유럽연합은 추급권 의무화 규정을 요구하였으나 제3차 공식협상에서 이를 철회하고 양국이 추급권에 관한 관행과 정책에 관한 견해와 정보를 교환하기로 합의하고, 협정 발효 후 2년 이내에 추급권 도입의 타당성 및 실행가능성을 검토하기 위한 협의를 개시하기로 의무화하였다. 아직 추급권에 관해 양국이 협의를 하지 않고 있다.

한-EU FTA 협상 당시 국내 원로화가들이 한국미술추급권협회를 설립하고 추급권 도입을 찬성하는 성명을 발표하여 화가들의 생존권 보장을 요청한 반면, 대형 화랑이나 오프라인 경매회사 등은 미술추급권 도입에 반대하였다. 반대측은 추급권을 도입하면 미술거래가 음성화될 수 있다고 우려한다.

추급권은 저작권자가 저작물을 판매한 이후에도 저작물이 다시 매매되는 경우 계속 일정한 이익금을 받을 수 있도록 하는 권리를 말한다. 저작권에 관한 기본협약인 베른협약 제14조의3 제1항에는 추급권(droit de suite)에 대해 “저작자나 또는 국내법으로 권한을 받은 자연인이나 단체에 대하여 미술저작물의 원본이나 어문저작물이나 음악저작물의 원고가 저작물의 최초 이전 후에 전매될 경우 그 이익에 대하여 양도할 수 없는 권리를 향유한다”고 규정하고 있다. 트립스 협정도 제9조 제1항에서 “회원국은 베른협약(1971) 제1조 내지 제21조 및 그 부속서를 준수하여야 한다"고 하여 추급권을 의무 사항의 하나로 정하고 있다.

artists reslae right라도고 함.

최경수, 국제지적재산권법, 한울아카데미(2001), 195면. (1) The author, or after his death the persons or institutions authorized by national legislation, shall, with respect to original works of art and original manuscripts of writers and composers, enjoy the inalienable right to an interest in any sale of the work subsequent to the first transfer by the author of the work.

그러나 추급권을 인정할 것인지, 보호수준은 어떻게 할 것인지 등은 국내법에 맡겨져 있으며, 한국 저작권법은 추급권을 인정하지 않고 있다. 미국도 추급권을 인정하지 않으며, 그래서 미국식 FTA에는 추급권을 언급하지 않으며 한미 FTA도 마찬가지이다. 그러나 유럽연합은 추급권에 관한 지침을 따로 두고 있다.

Pedro Roffe, Bilateral agreements and a TRIPS-plus world: the Chile-USA Free Trade Agreement, QUIP TRIPS Issue Paper (2004): Neither NAFTA nor CAFTA have provisions that limit the freedom of contract or the automatic transferring of authorship that rests with the employer. Although the US agreement with Australia does not have droit de suite(Article 17.4.6(b), US-Australian FTA) it left that option open by appropriate reference to the Berne Convention.

Directive 2001/84/ EC - Directive on the resale right for the benefit of the author of an original work of art.

저작권을 포함한 지적재산권 제도의 주요 원칙 중 하나는 권리자가 자신의 저작물을 적법하게 판매한 경우에는 판매물에 대한 권리가 소진되어 더 이상 권리를 주장할 수 없는 이른바 ‘최초판매원칙’인데, 추급권은 이에 대한 예외로 볼 수 있다. 추급권을 인정하는 근거는 “많은 저작자들은 생계 유지를 위하여 자신의 저작물을 헐값에 파는 반면, 저작물의 유통에 간여하는 사람들은 오히려 큰 수입을 얻는 일이 적지 않다. 저작자가 이러한 수입에 대하여 일부 몫을 가질 수 있도록 한다는 취지에서 추급권 제도가 생겨났다”고 한다.

[최경수: 2001].

추급권이 미술가 개인의 권익을 위한 필요한 제도라고 하지만, 1996년에 프랑스 경매시장에서 매매된 미술품의 수익금 70% 중 추급권의 혜택을 본 미술가는 7명에 불과하고, 1998년에는 불과 3%의 미술작품만 추급권의 혜택을 보았다는 점에서 창작자 개인을 위한다는 제도의 효율성은 높지 않아 보인다. 또한, 추급권을 도입하면 추급권을 인정하지 않는 국가로 미술품이 이동하는 역효과가 생긴다는 분석도 있으나, 미술품의 매매에는 추급권의 인정 여부 보다는 각국의 과세 제도나 수출입 관련 규제가 더 큰 영향을 미친다는 점에서 이 또한 큰 설득력이 없다.

추급권과 관련하여 유럽연합과 논의한 것은 아직 알 수 없고, 주무부처인 문화체육관광부는 2012. 12. 20. ‘미술과 저작권’ 토론회를 개최하였는데 개최 이유의 하나로 한-EU FTA 협정 발효에 따른 추급권 협의를 2013년에 개시해야 하기 때문이라고 밝힌 바 있다(문화체육관광부 2012. 12. 20. 보도자료 “미술과 저작권 토론회 개최” <http://www.mcst.go.kr/web/s_notice/press/pressView.jsp?pSeq=12508>.

제10.11조 권리의 제한과 예외 Limitations and Exceptions

저작권의 제한과 예외에 대해 국제조약(베른협약과 트립스 협정)의 3단계를 그대로 옮겨놓았다. 특이한 점은 이 제한과 예외가 제10.5조(로마, 베른, WCT, WPPT의 권리), 제10.6조(보호기간), 제10.7조(방송사업자), 제10.8조(권리관리정보를 위한 협력), 제10.9조(방송과 공중통신권), 제10.10조(추급권)에 대해 적용된다고 규정하고 있다.

문제는 보호기간과 방송사업자의 권리에 대한 제한과 예외도 가능한지다. 제한과 예외를 제10.6조에도 적용할 수 있다면, 3단계를 만족하는 경우에는 보호기간에 대한 제한이나 예외가 가능하다는 것으로 보인다.

방송사업자의 권리에 대해서는 검토가 필요하다. 제10.11조는 제한과 예외를 “제10.5조부터 제10.10조까지에 언급된 권리자에게 부여된 권리(the rights granted to the right holders referred to in Article 10.5 through 10.10)”라고 명시하고 있다. 그런데 방송사업자의 권리에 관한 제10.7조 제2항은 권리 부여 형식이 아니라 허용 금지 형식으로 규정하고 있다. 즉, 텔레비전 신호에 대해서는 인터넷을 통한 재송신을 전면 금지하고 있는데

제10.12조 기술조치의 보호

상표

제10.15조 등록절차

제10.16조 국제협정

상표법 조약 준수 및 상표법에 관한 싱가포르 조약을 준수하기 위한 합리적 노력 의무

제10.17조 상표에 의하여 부여되는 권리에 대한 예외

지리적 표시

아래 특허청 제284회 국회(정기회) 국정감사 지식경제위원회 서면답변자료 2009. 10. 91-92면

2. 한-EU FTA 협상시 지리적 표시와 관련한 특허청의 역할 및 국내 농가·식품 관련 기업에 대한 보호대책(우제창 위원)

□ 지리적 표시와 관련한 특허청의 역할과 관련하여

o (협상경과) 한-EU FTA 협상은 13차례의 협상과정과 3차례의 대외경제장관 회의를 통한 내부 의견 조율을 거쳐 타결되었습니다.

- 특허청은 처음부터 끝까지 협상과정에 적극적으로 참여하여 지리적 표시 관련 의견 반영을 위해 최선을 노력을 기울였으나

- 우리의 핵심요구사항인 자동차, 가전제품 등 다른 분야의 협상 타결을 위해 보호품목수의 불균형 등 불가피하게 양보한 측면이 있었습니다.

o (피해최소화) 국내 기업의 피해를 최소화하기 위하여 유관 업종단체 등을 방문하여 의견을 수렴(2회)하였고, 이를 협상에 반영하도록 노력하였습니다.

* '보르도 TV', '샴페인 홈씨어터’는 포도주와 관련없는 품목이므로 사용가능

* ‘까망베르, 모짜렐라 등’은 치즈의 일반명칭이므로 사용가능

* ‘비엔나 소시지’는 EU 지리적 표시로 등록된 바 없으므로 비보호대상임

o (보호품목수) 한-EU FTA에서 교환되는 지리적 표시 품목수는 우리나라 지리적 표시 총 64개와 EU 지리적 표시 162개로 품목수에 있어서 EU의 품목수가 2.5배 정도 많은 것이 사실이나

- EU측의 지리적 표시 보호요구 품목수는 협상을 통해 당초 2,900여개에서 162개로 축소된 것이고,

- 또한, EU의 회원국은 27개 국가인 점과, EU가 다른 나라와의 포도주 협상을 통해 교환한 품목수를 고려하였습니다.

* EU 와인․증류주 협정: (’06년) EU(1685개)-미국(690개), (’08년) EU(1,750개)-호주(109개), (’03년) EU(1633개)-캐나다(9개), (’02년) EU(202개)-멕시코(2개) 등

□ 피해 및 보호대책으로,

o (피해문제) 유럽 지리적 표시 162개와 저촉될 가능성이 있는 선행상표도 그대로 보호되기 때문에, 본 협정으로 크게 영향받을 피해사례는 많지 않을 것으로 보입니다.

- 다만, 협정 발효일 이후 유럽 지명이 포함된 지리적 표시를 사용할 수는 없으나, 이는 특정시점에 협정이 맺어진 결과 나타나는 불가피한 상황입니다.

* WTO TRIPS 협정에 따라 모든 회원국은 지리적 표시 보호할 의무가 있음

o (보호대책) 현재로서는 피해대책에 따른 지원예산이 반영되지 않았으나, 구체적인 피해사례가 있을 경우에는 농림수산식품부와 긴밀히 협조하여 국내기업의 피해가 최소화되도록 노력하겠으며,

- 나아가 지리적 표시 관련 국내 고유 브랜드 개발 및 등록지원 등도 강화해 나가겠습니다.

제10.21조 보호의 범위

제10.23조 상표와의 관계

제10.24조 보호를 위한 지리적 표시의 추가

제10.25조 지리적 표시 작업반

디자인

제10.27조 등록된 디자인의 보호

제10.28조 등록에 의해 부여되는 권리

디자인에 관한 권리는 디자인 그 자체가 아니라 디자인이 구현된 물품에 대한 간접적인 권리다. 이 권리는 해당 물품을 제작, 판매를 위한 제공, 판매, 수입, 수출 또는 사용하는 행위가 상업적 목적으로 행하여지거나, 디자인의 통상적인 사용을 부당하게 저해하거나 또는 공정한 무역관행과 양립하지 아니하는 경우

협정문 국문본은 영문본의 “offering for sale”을 “판매를 위한 제공”으로 번역하는데 이는 오역이다. “청약”으로 옮겨야 한다.

수출은 국내법에 명시되지 않았는데 한-EU FTA에 포함되어 국내법을 개정하였다. 트립스 협정에도 수출은 없음. 트립스 협정은 디자인이 적용된 물품을 제작, 판매, 수입하는 행위를 금지할 권리만 부여함.

제10.29조 미등록 외관에 부여되는 보호

미등록 디자인(unregistered design)과 미등록 외관(unregistered appearance)은 유사한 의미이며(각주 12), 한국은 부정경쟁방지법에서 미등록 외관을 보호하고 유럽연합은 디자인 규정(Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community Design as last amended by Council Regulation (EC) No 1891/2006 of 18 December 2006.

금지 행위는 물품의 외관을 모방한 경우(국문본은 영문본의 copying을 복제라고 오역), 외관을 사용 행위로 규정한다. 외관의 사용이란 최소한 상품의 제시, 수입, 수출을 포함한다. 여기서는 물품이란 표현 대신 상품이란 표현을 쓰고 있는데, 별도의 의미를 갖는지는 의문이다. 상품의 제시(presenting)가 어떤 의미인지에 대해 각주13에서는 우리나라의 경우 “양도, 대여 또는 양도나 대여를 위한 전시”로 간주하고, 유럽연합은 “제공(offering)” 또는 “출시(putting on the market)”로 간주한다.

제10.30조 보호기간

등록 디자인은 최소 15년, 미등록 디자인은 최소 3년의 보호기간을 의무화한다. 트립스 협정은 디자인 보호기간을 최소한 10년으로 정하고 있다.

등록디자인의 보호기간에 대해 유럽연합은 최소 25년을 요구하였으나 3차 공식협상에서 이 입장을 철회하고 한국 협상단이 요구한 15년으로 합의하였다.

특허

제10.33조 국제협정

특허법조약(2000년) 제1조부터 제16조까지를 준수하기 위해 모든 합리적인 노력을 해야 한다고 규정한다. 특허법 조약은 모두 27개 조문으로 되어 있는데 제1~16조는 실체 규정 전체다. 협상 초기 유럽연합은 노력 의무가 아닌 준수 의무를 부과하고 대신 유예기간을 두는 것을 주장하였으나 우리측의 요구로 현재와 같이 노력 의무로 되었다(특허청 한-EU FTA 지적재산권 분야 이행방안 연구 (2009. 9.) 4면).

제10.34조 특허와 공중보건

◘■

제1항은 도하 선언문(트립스 협정과 공중보건에 관한 세계무역기구의 2001년 선언) 존중과 한-EU FTA 제5관(특허) 상의 권리, 의무를 해석하거나 이행할 때 도하 선언문을 원용할 권한이 있다는 점을 확인한다. 제2항은 도하 선언문 후속 조치인 WTO의 수출을 위한 강제실시 관련 결정과 트립스 개정 의정서를 존중할 의무와 이행에 기여할 의무를 부과한다.

공중보건에 관한 조항을 두었다는 점은 긍정적인 평가를 할 수 있으나, 다른 권리 보호 조항의 의무화에 비해 중요성을 인정해야 한다거나 이행할 의무가 아니라 이행에 기여할 의무(shall contribute to implement)라는 표현을 사용하고 있다는 점에서 여전히 권리 보호보다는 약하다. 그리고 도하 선언문 원용할 권리를 제5관(특허)으로 한정한 것은 문제이다. 제5관에는 모두 6개 조항만 있고, 제10.34조를 제외하면 조문수가 5개밖에 되지 않는데... 결국 의약품이나 농약의 시판 허가 절차에서 지연된 기간 보상을 위한 특허권 존속기간 연장(제10.35조)과 의약품과 농약의 자료 독점권 조항(제10.36조, 제10.37조)에 대해서만 도하 선언문을 원용할 권리가 있는 것으로 제한 해석된다. 그리고 도하 선언을 원용할 수 있는 주체는 당사국으로 제한되어 있어서 가령 자료 독점권 제도가 공중보건에 대한 조치를 취할 당사국의 권리를 제한한다는 항변을 개별 소송에서 당사자가 이 조항을 원용할 수는 없다. 특히 유럽연합의 경우 한-EU FTA에 대한 직접 적용성 또는 자기집행성을 전면 부인하고 있기 때문에 유럽연합 내에서 이 조항이 실질적인 의미를 가진다고 보기는 더 어렵다. [참고 한-캐나다 FTA 제16.5조 In interpreting and implementing the rights and obligations under this Chapter, the Parties are entitled to rely on the Doha Declaration.]

그리고 이 조항은 국내 법령에 전혀 반영되어 있지 않다.

제10.35조 특허보호에 의해 부여되는 권리의 존속기간 연장

이 조항은 의약품과 농약처럼 시판을 위해 행정적 허가를 받아야 하는 경우 허가절차에 소요된 기간에 대해 특허권 존속기간을 연장해 주도록 의무화한다. 농약에 대해 협정문은 식물보호제품(plant protection product)

유효한 특허존속기간의 단축을 초래한 경우 이를 보상하기 위한 기간 연장을 의무화, 유효한 특허존속기간의 단축을 초래했다고 볼 수 있는지 의문. 왜냐하면 특허권은 특허발명을 사용할 적극적인 권리가 아니라 타인의 사용을 금지할 소극적·배타적 권리이기 때문이다.

연장 기간은 다른 조항의 최소보호기준과 달리 5년을 넘지 못하도록 제한하였다.

제10.36조 의약품에 대한 시판허가를 획득하기 위해 제출되는 자료의 보호

자료독점권 조항으로 의약품 시판허가를 위해 제출한 시험성적 자료(협정문은 트립스 협정 제39조를 원용하면서 안전성, 유효성에 관한 자료로 특정, data, as referred to in Article 39 of the TRIPS Agreement, concerning safety and efficacy) 트립스 협정 제39조는 “작성에 상당한 노력이 소요될 것(origination which involves a considerable effort)”을 요구하고 있음.

대상은 제1항과 제2항이 다르다. 제1항은 의약품(a pharmaceutical product)의 시판허가를 얻기 위한 목적으로 제출된 자료(data)에 대해 3가지를 보장하도록 의무화한다(자료의 비밀성, 비공개성, 비원용성). 보장 주체는 명시되어 있지 않은데, 조문상 허가 당국을 말하는 것으로 해석된다. 따라서 허가당국은 시판허가를 위해 제출된 자료를 비밀로 유지해야 하고, 공개해서는 안되며, 다른 의약품의 허가에 원용해서는 안된다.

제2항은 신약에 국한되는 것으로 다른 의약품의 시판허가에 원제출자의 시험성적 자료를 사용하지 못하도록 법령(legislation)에 규정할 것을 의무화한다. 여기서 문제는 legislation을 법령으로 볼 것인지 입법부가 제정한 법률로 볼 것인지인데, 법률로 본다면 우리나라는 협정을 준수하지 못하는 셈이다. 협정문 국문본은 “legislation”을 “법령”으로 번역하였다. 여기서 말하는 자료는 트립스 협정을 원용하고 있으므로 상당한 노력이 소요된 것으로 안전성, 유효성에 관한 자료를 말한다.

자료독점권(협정문은 자료보호(data protection)란 용어를 사용하고 있으나 이는 잘못이다) 기간은 최소 5년이다(제3항). 유럽연합은 당초 10년을 요구하였으나 우리측의 반대로 협정문에는 최소 5년으로 규정되었다.

제10.37조 식물보호제품에 대한 시판허가를 획득하기 위해 제출되는 자료의 보호

식품보호제품(제초제와 같은 농약만 말하는 것이 아니라, 영양제 이외에 식물의 생명 과정에 영향을 주는 물질, 식물제품을 보존하는 것까지 포함함(각주 16))에 대해 적용.

농약관리법 제2조 제1호 “농약"이란 다음 각 목에 해당하는 것을 말한다.

가. 농작물[수목(樹木), 농산물과 임산물을 포함한다. 이하 같다]을 해치는 균(菌), 곤충, 응애, 선충(線蟲), 바이러스, 잡초, 그 밖에 농림수산식품부령으로 정하는 동식물(이하 "병해충"이라 한다)을 방제(防除)하는 데에 사용하는 살균제·살충제·제초제

나. 농작물의 생리기능(生理機能)을 증진하거나 억제하는 데에 사용하는 약제

다. 그 밖에 농림수산식품부령으로 정하는 약제(1. 기피제 2. 유인제 3. 전착제)

보호대상이 되는 자료의 범위가 의약품에 비해 더 넓다. 시험, 연구보고서 또는 정보(tests, study reports or information)

금지 범위에도 의약품과 차이가 있다. 의약품의 경우에는 다른 의약품의 시판허가에 사용하지 못하도록 하여 허가당국의 사용을 금지하는 데에 반해, 농약의 경우에는 제3자 또는 관련 당국(third parties or relevant authorities)이 농약의 시판허가를 얻으려는 다른 사람의 이익을 위해서는 사용하지 못하도록 한다.

보호기간도 의약품의 2배로 최소 10년이다.

제6관 그 밖의 규정

제10.39조 식물품종

식품품종 보호를 규정할 의무를 부과하고 식물신품종의 보호를 위한 국제협약(1991년) 준수 의무를 부과한다.

제10.40조 유전자원·전통지식 및 민간전승물

한-페루 FTA 제17.5조 제1항 “양 당사국은 2001년 11월 14일 세계무역기구 각료회의에서 채택된 무역관련 지적재산권에 관한 협정과 생물다양성협약 간의 관계 및 유전자원,전통지식 및 민간전승물의 보호에 관한 각료선언(WT/MIN(01)/DEC/1) 제19항을 인정한다.”

지적재산권 집행

제10.41조 일반적 의무

그러한 조치, 절차 및 구제에 대해 제2항은 가호부터 라호까지 모두 4가지를 의무화한다. (1) 침해에 대한 신속한 구제와  추가 침해에 대한 억제력이 있는 권리구제를 제공할 것, (2) 공정하고 공평할 것, (3) 불필요하게 복잡하거나 비용이 많이 들거나 불합리한 기한 또는 부당한 지체를 수반하지 말 것, (4) 효과적이고, 비례적이며 억제적이어야 하고, 정당한 무역에 대한 장벽의 설치를 피하고 그 남용으로부터 보호장치를 제공하는 방식으로 적용될 것. 상당부분은 유럽연합의 지재권 집행 지침 조항을 그대로 가져다 온 것.

각주 19에서는 제10.2조 제2항 가호부터 아호까지로 제한하고 있으므로 자호의 미공개정보의 보호는 제외되는 것으로 해석된다. 이것이 어떤 의미인지, 미공개 정보의 보호는 왜 제외했는지 협상자들의 의도는 명확하지 않다.

제10.42조 자격있는 신청자

제1관 민사조치·절차 및 구제 Civil Measures, Procedures and Remedies

제10.43조 증거 Evidence

소송 당사자의 신청이 있는 경우 은행, 재정 또는 상업 서류의 제출을 법원이 명령할 수 있도록 조치를 취하도록 의무화한다. 다만 지재권 침해가 상업적 규모이어야 하고, 비밀정보 보호를 조건으로 해야 하며, 해당 서류에 대한 통제권이 소송 상대방에게 있어야 하고, 적절한 경우이어야 한다. 첫 번째 조건 ‘상업적 규모의 지재권 침해’에 비추어, 서류 제출을 신청할 수 있는 일방 당사자는 지재권자(제10.42조에 따른 라이선스를 가진 자, 집중관리단체, 협회, 조합도 포함)이고 제출 의무자인 소송 상대방은 지재권 침해로 지목된 피고이다. 민사조치 전체에 적용되는 것으로 했으므로, 가령 특허청 심판원을 1심으로 하는 특허심판(권리범위확인심판 등)은 제외되고, 지재권 침해를 전제로 하지 않은 결정계 심판이나 상표취소심판 등은 제외된다. 최종 소비자가 선의로 한 침해도 제외된다고 해석할 수 있다(유럽연합의 집행지침 설명문 제14문도 같은 취지)

협정문 국문본에서 “은행, 재정 또는 상업 서류”라고 한 것은 “은행거래문서, 회계 및 상업 장부” 이는 유럽연합 집행지침 제6조 제1항을 모델로 삼은 것이다.

제10.44조 증거보전을 위한 잠정조치 Provisional Measures for Preserving Evidences

제10.45조 정보권 Right of Information

제10.46조 잠정적 및 예방적 조치 Provisional and precautionary Measures

제1항 후단은 중개자를 상대로 한 조치를 의무화한다.

각주 20 이 항의 목적상 “중개자”의 범위는 각 당사국의 법령에서 결정한다. 그러나 침해상품을 배달하거나 배포하는 인, 그리고 적절한 경우, 온라인 서비스 제공자도 포함한다.

제10.47조 시정조치 Corrective Measures

협정문 제47.47조 제1항은 유럽연합의 지재권 민사집행 지침에서 따온 것이다. 유럽연합의 지재권 민사집행 지침 제10조 제1항은 다음과 같다.

DIRECTIVE 2004/48/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights

1. Without prejudice to any damages due to the rightholder by reason of the infringement, and without compensation of any sort, Member States shall ensure that the competent judicial appropriate measures be taken with regard to goods that they have found to be infringing an intellectual property right and, in appropriate cases, with regard to materials and implements principally used in the creation or manufacture of those goods. Such measures shall include:

(a) recall from the channels of commerce;

(b) definitive removal from the channels of commerce; or

(c) destruction.

즉, 유럽연합의 지침은 지재권 침해품과 침해 재료/도구를 동일하게 취급하고 있으며, 한․EU FTA와 다른 점은 법원의 명령이 폐기 이외에도 리콜 조치나 상거래로부터 영구적인 제거도 가능하다는 점 뿐이다. 지침의 설명(Recital 24, 아래 참조)에도 침해품과 침해 재료/도구에 대한 동일한 조치가 가능해야 함을 분명히 하고 있다.

Recital (24) Depending on the particular case, and if justified by the circumstances, the measures, procedures and remedies to be provided for should include prohibitory measures aimed at preventing further infringements of intellectual property rights. Moreover there should be corrective measures, where appropriate at the expense of the infringer, such as the recall and definitive removal from the channels of commerce, or destruction, of the infringing goods and, in appropriate cases, of the materials and implements principally used in the creation or manufacture of these goods. These corrective measures should take account of the interests of third parties including, in particular, consumers and private parties acting in good faith.

제10.48조 금지명령 Injunctions

제10.49조 대체조치 Alternative Measures

제10.50조 손해배상 Damages

제3항은 법정손해배상에 관한 것인데 의무규정이 아니라 권고 규정으로 되어 있고(may establish or maintain), 적용대상도 상표모방행위(trademark counterfeit)와 일부 저작권 침해 행위(저작물, 음반, 실연만 포함하고 방송은 제외?)

제10.53조 저작자 또는 소유권자의 추정 Presumption of authorship or ownership

저작권 + 저작인접권

형사집행

제10.54조 형사집행의 범위

최소한 상업적 규모의 고의적인 상표위조와 저작권, 저작인접권 침해 행위

제10.55조 지리적 표시 및 디자인 위조

형사집행 자체를 의무화하지 않고, 형사책임을 묻는 조치의 채택을 고려할 의무만 부여하고 그것도 자국의 헌법과 법률에 따라서 하도록 재량권을 인정하고 있다.

제10.58조 압수 Seizure

상표나 저작권 침해 혐의품이나 위법혐의 행위에 주된 사용이 된 재료나 도구, 침해행위로 인한 직간접 자산이나 서류 증거를 압수할 수 있다.

현행 저작권법 제123조 제3항에 따르면, 형사 기소가 있는 때에는 법원은 고소인의 신청에 따라 담보를 제공하거나 제공하지 아니하게 하고, 임시로 침해행위의 정지 또는 침해행위로 말미암아 만들어진 물건의 압류 그 밖의 필요한 조치를 명할 수 있다. 따라서 저작권법 위반 혐의가 있는 경우 침해물을 압수할 수는 있지만 침해행위에 사용된 재료나 도구는 압수할 수 없다. 한편 상표법의 경우에도 위 저작권법 조항과 같은 내용의 개정안이 2007. 8. 3. 입법예고되었으나 법 개정에는 이르지 못하였기 때문에, 상표권 침해로 인한 기소 단계에서 침해품 또는 재료나 도구의 압수 절차는 상표법에 규정되어 있지 않다.

최성준, 위조·불법복제에 관한 민사절차, Law & Technology 제6권 제1호 (2010년 1월), 11면.

제10.59조 벌칙 Penalties

제10.60조 몰수 Confiscation

상표나 저작권 침해품 또는 침해행위에 주된 사용이 된 재료나 도구, 침해행위로 인한 직간접 자산을 몰수할 수 있다. 형법 제48조 제1항 제1호 ‘범죄행위에 제공하였거나 제공하려고 한 물건은 몰수할 있다.

이 의무에 따라 저작권법 제139조가 개정되어(2011. 6. 30. 법률 제10807호), 종전 “저작권 그 밖에 이 법에 따라 보호되는 권리를 침해하여 만들어진 복제물로서 그 침해자·인쇄자·배포자 또는 공연자의 소유에 속하는 것은 이를 몰수한다”를 “저작권 그 밖에 이 법에 따라 보호되는 권리를 침해하여 만들어진 복제물과 그 복제물의 제작에 주로 사용된 도구나 재료로서 그 침해자·인쇄자·배포자 또는 공연자의 소유에 속하는 것은 이를 몰수한다”로 변경되었다.

온라인서비스제공자의 책임

제10.63조 온라인서비스제공자의 책임: “단순도관”

제10.64조 온라인서비스제공자의 책임: “캐싱”

제10.65조 온라인서비스제공자의 책임: “호스팅”

제10.66조 “감시할 일반적 의무의 면제”

국경조치

제10.67조 국경조치

적용대상은 위조상품, 불법복제된 저작권 상품 뿐만 아니라 특허, 식물품종권, 등록디자인, 특허 침해품으로 확대. 수입수출 외에도 환적 절차까지 포함.

특허 및 등록디자인에 대해서는 협정 발효 후 2년의 유예기간 설정.

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한중 FTA와 지적재산권

한중FTA

개요

한중 FTA 지재권 장은 제15장에 총 11개의 절과 31개의 조항으로 구성되어 있다. 모든 유형의 지재권에 대한 절차 규정과 실체 규범 및 민사 형사 소송에 관한 집행 규정을 두고 있다.

총칙(제1절): 목적과 일반원칙, 국제협정, 더 광범위한 보호, 지식재산과 공중보건

저작권(제2절): 저작권 및 저작인접권의 보호, 방송 및 공중전달, 기술조치의 보호, 권리관리정보의 보호, 제한 및 예외

상표(제3절): 상표 보호, 상표권의 예외, 유명 상표, 상표의 등록 및 출원

특허(제4절): 특허 보호, 실용신안

유전자원, 전통지식 및 민간전승물(제5절): 유전자원, 전통지식 및 민간전승물

식물품종 보호(제6절): 식물품종 보호

미공개 정보(제7절): 미공개 정보

산업디자인(제8절): 산업디자인,

지식재산권의 취득 및 유지(제9절): 지식재산권의 취득 및 유지

지식재산권의 집행(제10절): 일반 의무, 저작자 또는 권리자의 추정, 민사 및 행정 절차와 구제, 잠정조치, 국경조치와 관련된 특별 요건, 형사절차와 구제, 인터넷상 반복적인 저작권 침해에 대한 조치, 침해혐의자에 대한 정보 요청

그 밖의 규정(제11절): 협력, 지식재산권위원회

제

2. 정부 자료 및 설명

협상 타결 선언 직후 정부 보도자료 중 지재권 분야(2014. 11. 10.): 한류 콘텐츠 보호, 우리 기업의 상표권 보호 장치 마련, 권리 침해에 대한 신속하고 효과적인 권리구제 장치 확보 등 4개 단락.

(2014. 11. 26.): “짝퉁 등 지재권 침해 물품의 압류·폐기 명문화, 외국 유명 상표 보호 강화, 식물 신품종(개량 화훼 제품 등) 지재권 보호 수준을 강화”

한중 FTA 상세설명자료(2015. 3.)

중국의 짝퉁 국가 이미지를 부각하여 우리 권리자의 효과적인 보호를 강화했다는 내용으로 포장: “개요 - WTO 지재권 협정(TRIPS) 수준을 상회하는 조항 등을 통해 지재권을 폭넓게 보호하는 한편, 높은 수준의 집행 절차를 규정하여 중국내 우리 권리자의 보호를 강화하고 권리 침해시 효과적으로 대응할 수 있는 제도적 장치를 마련함.”

일부 조항(27개)에 대한 3~4줄의 간략한 설명이 전부.

3. 평가

한미 FTA 협상 과정에서 지재권 챕터는 미국의 제도를 거의 그대로 수용한 것임. 당시 정부는 “제도선진화”라고 포장하였지만 이는 협상 성과를 포장하기 위한 정치적 수사였음.

실제로는 미국이 체결한 어떤 FTA보다 미국의 요구를 가장 많이 수용한 것으로, TPP보다 더 강력한 지재권 보호·집행 조항을 두고 있음.

한미 FTA 지재권 챕터는 미국의 제약자본과 문화자본의 이해가 편향적으로 반영되어 있고 지재권의 보호와 사회적 이용 간의 균형은 무시하고 지재권의 보호와 일방적으로 강화하는 내용으로 되어 있음.

한미 FTA 이후 한국의 통상관료들은 후속 FTA에서 한미 FTA 조항들을 상대국에 강요하고 있음. 이는 미국 제약자본과 문화자본의 이해를 전세계에 전파하는 전도사 또는 판매상 역할을 하는 셈. 한중 FTA에서도 마찬가지였음. 심지어 한미 FTA보다 더 강화된 내용도 포함되어 있음.

보호 강화만 인정: 제15.4조 “각 당사국은 지식재산권에 대하여 이 장이 요구하는 것보다 더 광범위한 보호 및 집행을 자국법으로 규정할 수 있으나, 그렇게 할 의무를 지지는 아니한다.”

저작권자의 복제권: 제15.6조 제2항 “각 당사국은 저작자, 실연자, 음반제작자 및 방송사업자가 방식과 형태를 불문하고(in any manner or form) 자신의 저작물, 실연, 음반 및 방송의 복제를 허락하거나 금지할 권리를 가지도록 규정한다”(강조는 추가). 이는 일시적 저장까지 폭넓게 보호하려는 것(정부 2014. 11. 20. 보도자료 “* 디지털 기술 발달로 인한 권리 침해를 효과적으로 방지하기 위해 일시적 복제권을부여하고 기술적 보호조치 및 인터넷상 반복적 침해 방지 조항 도입”). ➪ 일시적 복제는 디지털 환경의 일상적인 행위에 수반됨(검색 결과를 보는 행위, 사이트를 방문하여 내용을 보는 행위). 컴퓨터 프로그램을 실행할 때에도 일시적 복제가 일어남. 아래한글 프로그램에 들어 있는 글꼴을 다른 프로그램(그림편집)에서 사용하면? 일시적 복제권 침해가 될 수 있음.

음반에 대한 권리 강화(제15.7조 제1항): 음반의 직접 이용 뿐만 아니라 간접 이용에 대해서도 가수와 음반제작자가 보상금 청구권을 갖도록 함. 스트리밍 매장 음악에 대한 보상 청구 가능.

저작권 보호를 위한 기술적보호조치 강화(제15.8조 제2항): 권리보호를 위한 조치 + 저작물에 대한 접근을 금지하거나 제한하는 접근 통제형 조치까지 포함.

상표 대상 확대(제15.11조 제2항): 문자나 도안 상표 외에 소리 상표, 냄새 상표까지 인정

식물신품종 보호 강화(제15.18조): 상업적 마케팅 목적의 생산·증식, 상업적 번식 목적의 조제 등을 모두 금지.

법정손해배상제도(제15.24조 제3항)

침해품 생성에 사용된 재료, 도구, 침해 관련 증거서류의 압류(제15.24조 제5항)

캠코더 규정(제15.27조 제2항)

인터넷상 반복적 저작권 침해(제15.28조): “각 당사국은 인터넷이나 그 밖의 디지털 네트워크에서 저작권과 저작인접권의 반복적인 침해를 줄이기 위한 효과적인 조치를 한다” - 저작권 삼진아웃제 관련 조항으로 입법권 침해의 문제가 있음.

4. 협정문의 오역 문제

한미 FTA 제24.6조에 따르면 한국어본은 영어본과 동등한 정본임. 한-EU FTA도 마찬가지.

한중 FTA는 한국어본, 중국어본, 영어본 협정문 중 영어본이 우선함(한중 제22조.5조 “이 협정은 한국어, 중국어 그리고 영어로 작성한다. 그 세 가지 협정문은 동등하게 유효하며 정본이다. 불일치가 있는 경우, 영어본이 우선한다.”)

4-1. 창의적인 작업 : creative works

제15.1조(목적) 1. 가.

아이디어, 기술 및 창의적인 작업의 확산을 통한 국제 무역 및 경제적, 사회적 및 문화적 발전의 원활화

to facilitate international trade and economic, social and cultural development through the dissemination of ideas, technology and creative works

영문 creative works는 행위를 말하는 것이 아니라 작품과 같은 물건을 말함. 지재권 챕터의 저작권 분야를 염두에 둔 것으로 “저작물” 또는 “창작물”로 번역해야 함.

4-2. 권리자의 적법한 이익과 대중 간에 균형 : a balance between the legitimate interest of the right holders and the public at large

제15.1조 제2항

양 당사국은 지식재산권의 보호와 집행이 권리자의 적법한 이익과 대중 간의 균형을 달성해야 함을 인정한다.

The Parties recognize that the protection and enforcement of intellectual property rights should strike a balance between the legitimate interest of the right holders and the public at large.

지재권 제도의 균형은 권리자의 이익과 공중의 이익 간의 균형을 말함.

4-3. 판매를 위한 제공 : offering for sale

제15.18조 제3항 다.

판매를 위한 제공

offering for sale

영문 offering for sale은 청약을 말함. 판매를 위해 식물신품종의 번식재료를 판매 목적으로 제공하는 행위를 말하는 것이 아님. 판매를 위한 제공과 청약은 법률적으로 다른 의미임.

정부는 정작 해당 조항을 설명할 때에는 “청약”이란 용어를 사용함(“식물신품종과 관련해서 상업적 목적의 종자 생산·증식, 판매를 위한 청약·판매·수출·수입 등에 대해서는 해당 종묘업자의 승인을 얻도록 의무화)

TPP/CPTPP, RCEP, TTIP, NAFTA 2.0

TPP CPTPP RCEP TTIP USMCA

환태평양경제동반자협정 TPP/CPTPP

개요

TPP

2016년 2월 4일 뉴질랜드 오클랜드에서 서명

2017년 1월 미국 트럼프 행정부에서 탈퇴. 그 뒤 1년이 지난 2018년 1월 스위스 다보스 포럼에 참석한 트럼프 대통령은 미국이 그 전보다 훨씬 더 좋은 양보를 받아낸다면 재참여를 고려할 수 있다고 함.

전체 30개의 장

전통적으로 민사 문제였던 영업비밀을 형사 문제로 바꿈, 분쟁해결절차를 통해 (TPP 18.78조) UN High level panel report 25쪽 및 각주 122. (Dispute resolution under the TPP has turned what were previously civil infractions, such as trade secret theft, into criminal offenses. 122)

미국과 중국 간의 사이버절취(cyber theft)와도 관련이 있어 보임[아래 박스는 박노형 정명현 2018 디지털통상과 국제법의 발전, 國際法學會論叢 | 第63卷 第4號(通卷 第151號)_ 211-2면]

최근 미국과 중국의 관계에서 소위 ‘유해한 사이버 조작’malicious cyber operations)이 불공정한 무역행위로서 부각되기 시작하였다. 미국 정부는 유해한 사이버 활동이 미국 경제에 미치는 비용이 2016년에만 570억 달러에서 1천9십억 달러 사이로 추산한다.60) 특히 중국이 미국의 지재권을 절취하는 주된 국가로 지목된다. 2015년 이전에 중국은 미국에 대한 지재권 등의 절취를 포함한 사이버첩보(cyber espionage)의 절반에 책임이 있다고 알려졌다. 수치로는 연간 2백억 달러의 피해를 야기한 것인데, 2014년에 1천억 달러에 상당하는 사이버범죄의 피해는 금융범죄, 복구비용 및 사이버범죄 대응비용으로 구성되었다.61) 중국 인민군(People’ Liberation Army: PLA)이 이들 중국 해커들과 연계되어 있다는 것이 일반적으로 인정되고 있었다.62) 이에 미국 오바마 정부는 2014년 5월 5명의 중국 PLA 장교들을 사이버첩보 혐의로 기소하였다.63) 물론 이들은 미국에 소재하지 않아서 실제 기소 결과는 기대되지 않았지만, 중국에 대한 미국의 불만이 명백하게 전달되었다.64) 이에 2015년 9월 오바마 대통령과 시진핑 주석은 사이버절취(cyber theft)에 관하여, “양국 정부는 기업이나 상업적 부문에 경쟁적 이득을 제공할 의도로 영업비밀또는 다른 기밀의 사업정보를 포함하여 지식재산권의 ‘사이버기반 절취’cyber-enabled theft)를 수행하거나 알면서 지원하지 않을 것”이라고 합의하였다.65) 중국의 사이버 첩보의 3/4이 상업적 목적임을 고려할 때 2015년 미ﾷ중의 합의로 미국은 연간 150억 달러의 피해를 방지할 수 있다고 추정되었다.66) 이러한 정부 차원의 사이버절취의 수행이나 이에 대한 지원 금지는 중국-캐나다, G20등 국제사회에서도 확인되었다.67) 한편, 미국 국가정보국(Director of National Intelligence: DNI)을 포함하여 많은 전문가들과 기관은 중국이 미국 정부와 동맹국들 및 미국 기업에 대한 사이버첩보를 적극적으로 지속할 것이라고 예측하고 있다.68)

CPTPP

2018년 3월 8일 칠레 산티아고에서 공식 서명

서문에서 지역 무역 자유화와 투자의 가속화를 위한 기회 증진을 꼽기도 하지만, 기업의 사회적 책임, 문화 정체성과 문화 다양성, 환경 보호와 보전, 성 평등, 토착민의 권리, 노동권, 포용적 무역(inclusive trade), 지속가능한 개발과 전통 지식, 공공의 이익을 위한 국가의 규제권한과 같은 다른 가치도 언급하고 있다. 하지만 이러한 가치들을 구현할 실체 규범은 제대로 갖추고 있지 않다는 점에서 선언적인 의미에 그치고 있다.

CPTPP는 제1조에서 TPP를 일부 조항을 제외하고, TPP를 그대로 준용하면서(제1항), 양자가 저촉하는 경우 CPTPP가 우선하도록 하고(제3항), 일부 조항에 대해 적용을 유예한 Annex를 두어 TPP를 모두 발효되도록 하지는 않는다(제2조).

제30.4조(가입), 제30.5조(발효), 제30.6조(탈퇴) 및 제30.8조(정본)

유예된 조항 22개 중 절반이 넘는 11개가 지재권에 관한 것이다. TPP 협상 당시 가장 논란이 되었던 조항. 조항을 없애지 않고 그대로 둔 채 적용만 유예시킨 이유는 앞으로 미국의 재가입을 염두에 둔 것으로 보임

which was considered one of the more difficult topics during the years of TPP negotiation, William New, TPP text shows suspended IP provisions, IP-Watch November 16, 2017, https://www.ip-watch.org/2017/11/16/tpp-texts-show-suspended-ip-provisions/

유예된 조항

제5장(Customs Administration and Trade Facilitation)

제5.7조(Express Shipment) 제1항(f) 2문

제9장(투자)

9.1조(정의) 중 일부

제9.19조(중재청구서의 제출) 제1~3항 중 일부

제9.22조(중재인의 선정) 제5항

제9.25조(준거법) 제2항(각주 35 포함)

부록 9-L(투자계약) 전체

제10장(국경간 서비스)

부록 10-B(Express Delivery Service) 중 일부

제11장(금융 서비스)

제11.2조(범위) 중 일부

부록 11-E 전체

제13장(통신)

제13.21조(통신분쟁해결) 중 일부

제15장(정부조달)

제15.8조(Condition for Participation) 제5항(각주 1 포함)

제15.24조(추가 협상) 제2항 중 일부

제18장(지적재산)

Article 18.8 (National Treatment): the last two sentences of footnote 4;

(b) Article 18.37 (Patentable Subject Matter)

(i) paragraph 2: all of this paragraph;

(ii) paragraph 4: the last sentence;

(c) Article 18.46 (Patent Term Adjustment for Unreasonable Granting Authority Delays): all of this Article including footnotes 36 through 39;

(d) Article 18.48 (Patent Term Adjustment for Unreasonable Curtailment): all of this Article including footnotes 45 through 48;

(e) Article 18.50 (Protection of Undisclosed Test or Other Data): all of this Article including footnotes 50 through 57;

(f) Article 18.51 (Biologics): all of this Article including footnotes 58 through 60;

(g) Article 18.63 (Term of Protection for Copyright and Related Rights): all of this Article including footnotes 74 through 77;

(h) Article 18.68 (Technological Protection Measures (TPMs)): all of this Article including footnotes 82 through 95;

(i) Article 18.69 (Rights Management Information (RMI)): all of this Article including footnotes 96 through 99;

(j) Article 18.79 (Protection of Encrypted Program-Carrying Satellite and Cable Signals): all of this Article including footnotes 139 through 146;

(k) Article 18.82 (Legal Remedies and Safe Harbours): all of this Article including footnotes 149 through 159;

(l) Annex 18-E (Annex to Section J): all of this Annex;

(m) Annex 18-F (Annex to Section J): all of this Annex

제20장(환경)

제26장(투명성 및 부패방지)

부록 II(Schedule of Brunei Darussalam – 14 – paragraph 3)

부록 IV Schedule of Malaysia – 3 and 4 – Scope of Non-Conforming Activities

유예된 지재권 조항의 의미

Article 18.8 (National Treatment): the last two sentences of footnote 4;

Article 18.8: National Treatment

1. In respect of all categories of intellectual property covered in this Chapter, [Footnote 3] each Party shall accord to nationals of another Party treatment no less favourable than it accords to its own nationals with regard to the protection [Footnote 4] of intellectual property rights.

각주 4: For the purposes of this paragraph, “protection” shall include matters affecting the availability, acquisition, scope, maintenance and enforcement of intellectual property rights as well as matters affecting the use of intellectual property rights specifically covered by this Chapter. Further, for the purposes of this paragraph, “protection” also includes the prohibition on the circumvention of effective technological measures set out in Article 18.68 (TPMs) and the provisions concerning rights management information set out in Article 18.69 (RMI). For greater certainty, “matters affecting the use of intellectual property rights specifically covered by this Chapter” in respect of works, performances and phonograms, include any form of payment, such as licensing fees, royalties, equitable remuneration, or levies, in respect of uses that fall under the copyright and related rights in this Chapter. The preceding sentence is without prejudice to a Party’s interpretation of “matters affecting the use of intellectual property rights” in footnote 3 of the TRIPS Agreement.

(b) Article 18.37 (Patentable Subject Matter)

(i) paragraph 2: all of this paragraph;

(ii) paragraph 4: the last sentence;

Article 18.37: Patentable Subject Matter

1. Subject to paragraphs 3 and 4, each Party shall make patents available for any invention, whether a product or process, in all fields of technology, provided that the invention is new, involves an inventive step and is capable of industrial application. [Footnote 30]

2. Subject to paragraphs 3 and 4 and consistent with paragraph 1, each Party confirms that patents are available for inventions claimed as at least one of the following: new uses of a known product, new methods of using a known product, or new processes of using a known product. A Party may limit those new processes to those that do not claim the use of the product as such.

3. A Party may exclude from patentability inventions, the prevention within their territory of the commercial exploitation of which is necessary to protect ordre public or morality, including to protect human, animal or plant life or health or to avoid serious prejudice to nature or the environment, provided that such exclusion is not made merely because the exploitation is prohibited by its law. A Party may also exclude from patentability:

(a) diagnostic, therapeutic and surgical methods for the treatment of humans or animals;

(b) animals other than microorganisms, and essentially biological processes for the production of plants or animals, other than non-biological and microbiological processes.

4. A Party may also exclude from patentability plants other than microorganisms. However, consistent with paragraph 1 and subject to paragraph 3, each Party confirms that patents are available at least for inventions that are derived from plants.

(c) Article 18.46 (Patent Term Adjustment for Unreasonable Granting Authority Delays): all of this Article including footnotes 36 through 39;

Article 18.46: Patent Term Adjustment for Unreasonable Granting Authority Delays

1. Each Party shall make best efforts to process patent applications in an efficient and timely manner, with a view to avoiding unreasonable or unnecessary delays.

2. A Party may provide procedures for a patent applicant to request to expedite the examination of its patent application.

3. If there are unreasonable delays in a Party’s issuance of patents, that Party shall provide the means to, and at the request of the patent owner shall, adjust the term of the patent to compensate for such delays.Footnote36

4. For the purposes of this Article, an unreasonable delay at least shall include a delay in the issuance of a patent of more than five years from the date of filing of the application in the territory of the Party, or three years after a request for examination of the application has been made, whichever is later. A Party may exclude, from the determination of such delays, periods of time that do not occur during the processingFootnote37 of, or the examination of, the patent application by the granting authority; periods of time that are not directly attributableFootnote38 to the granting authority; as well as periods of time that are attributable to the patent applicant.Footnote39

특허청 심사 절차 지연으로 인한 특허권 존속기간 연장 제도 – 전부 적용 유예

(d) Article 18.48 (Patent Term Adjustment for Unreasonable Curtailment): all of this Article including footnotes 45 through 48;

Article 18.48: Patent Term Adjustment for Unreasonable Curtailment

1. Each Party shall make best efforts to process applications for marketing approval of pharmaceutical products in an efficient and timely manner, with a view to avoiding unreasonable or unnecessary delays.

2. With respect to a pharmaceutical product [Footnote 45] that is subject to a patent, each Party shall make available an adjustment [Footnote 46] of the patent term to compensate the patent owner for unreasonable curtailment of the effective patent term as a result of the marketing approval process. [Footnote 47], [Footnote 48]

3. For greater certainty, in implementing the obligations of this Article, each Party may provide for conditions and limitations, provided that the Party continues to give effect to this Article.

4. With the objective of avoiding unreasonable curtailment of the effective patent term, a Party may adopt or maintain procedures that expedite the processing of marketing approval applications.

의약품 허가 절차 지연으로 인한 특허권 존속기간 연장 – 전부 적용 유예

(e) Article 18.50 (Protection of Undisclosed Test or Other Data): all of this Article including footnotes 50 through 57;

Article 18.50: Protection of Undisclosed Test or Other Data [Footnote 50]

1.

(a) If a Party requires, as a condition for granting marketing approval for a new pharmaceutical product, the submission of undisclosed test or other data concerning the safety and efficacy of the product, [Footnote 51] that Party shall not permit third persons, without the consent of the person that previously submitted such information, to market the same or a similar [Footnote 52] product on the basis of:

(i) that information; or

(ii) the marketing approval granted to the person that submitted such information,

for at least five years [Footnote 53] from the date of marketing approval of the new pharmaceutical product in the territory of the Party.

(b) If a Party permits, as a condition of granting marketing approval for a new pharmaceutical product, the submission of evidence of prior marketing approval of the product in another territory, that Party shall not permit third persons, without the consent of a person that previously submitted such information concerning the safety and efficacy of the product, to market a same or a similar product based on evidence relating to prior marketing approval in the other territory for at least five years from the date of marketing approval of the new pharmaceutical product in the territory of that Party. [Footnote 54]

2. Each Party shall: [Footnote 55]

(a) apply paragraph 1, mutatis mutandis, for a period of at least three years with respect to new clinical information submitted as required in support of a marketing approval of a previously approved pharmaceutical product covering a new indication, new formulation or new method of administration; or, alternatively,

(b) apply paragraph 1, mutatis mutandis, for a period of at least five years to new pharmaceutical products that contain [Footnote 56] a chemical entity that has not been previously approved in that Party. [Footnote 57]

3. Notwithstanding paragraphs 1 and 2 and Article 18.51 (Biologics), a Party may take measures to protect public health in accordance with:

(a) the Declaration on TRIPS and Public Health;

(b) any waiver of any provision of the TRIPS Agreement granted by WTO Members in accordance with the WTO Agreement to implement the Declaration on TRIPS and Public Health and that is in force between the Parties; or

(c) any amendment of the TRIPS Agreement to implement the Declaration on TRIPS and Public Health that enters into force with respect to the Parties.

자료 독점권(신약 5년, 새로운 적응증 3년) 모두 적용 유예(자료 독점권의 적용 예외를 명시함(제3항) - 다른 FTA 분석에 참조할 것.

(f) Article 18.51 (Biologics): all of this Article including footnotes 58 through 60;

Article 18.51: Biologics [Footnote 58]

1. With regard to protecting new biologics, a Party shall either:

(a) with respect to the first marketing approval in a Party of a new pharmaceutical product that is or contains a biologic, [Footnote 59], [Footnote 60] provide effective market protection through the implementation of Article 18.50.1 (Protection of Undisclosed Test or Other Data) and Article 18.50.3, mutatis mutandis, for a period of at least eight years from the date of first marketing approval of that product in that Party; or, alternatively,

(b) with respect to the first marketing approval in a Party of a new pharmaceutical product that is or contains a biologic, provide effective market protection:

(i) through the implementation of Article 18.50.1 (Protection of Undisclosed Test or Other Data) and Article 18.50.3, mutatis mutandis, for a period of at least five years from the date of first marketing approval of that product in that Party,

(ii) through other measures, and

(iii) recognising that market circumstances also contribute to effective market protection to deliver a comparable outcome in the market.

2. For the purposes of this Section, each Party shall apply this Article to, at a minimum, a product that is, or, alternatively, contains, a protein produced using biotechnology processes, for use in human beings for the prevention, treatment, or cure of a disease or condition.

3. Recognising that international and domestic regulation of new pharmaceutical products that are or contain a biologic is in a formative stage and that market circumstances may evolve over time, the Parties shall consult after 10 years from the date of entry into force of this Agreement, or as otherwise decided by the Commission, to review the period of exclusivity provided in paragraph 1 and the scope of application provided in paragraph 2, with a view to providing effective incentives for the development of new pharmaceutical products that are or contain a biologic, as well as with a view to facilitating the timely availability of follow-on biosimilars, and to ensuring that the scope of application remains consistent with international developments regarding approval of additional categories of new pharmaceutical products that are or contain a biologic.

생물의약품에 대한 자료독점권(8년) 적용 모두 유예

(g) Article 18.63 (Term of Protection for Copyright and Related Rights): all of this Article including footnotes 74 through 77;

Article 18.63: Term of Protection for Copyright and Related Rights

Each Party shall provide that in cases in which the term of protection of a work, performance or phonogram is to be calculated: [Footnote 74]

(a) on the basis of the life of a natural person, the term shall be not less than the life of the author and 70 years after the author’s death; [Footnote 75] and

(b) on a basis other than the life of a natural person, the term shall be:

(i) not less than 70 years from the end of the calendar year of the first authorised publication [Footnote 76] of the work, performance or phonogram; or

(ii) failing such authorised publication within 25 years from the creation of the work, performance or phonogram, not less than 70 years from the end of the calendar year of the creation of the work, performance or phonogram. [Footnote 77]

저작권 보호기간 연장(저자 사후 70년 또는 발행 후 70년) 모두 적용 유예

(h) Article 18.68 (Technological Protection Measures (TPMs)): all of this Article including footnotes 82 through 95;

기술적 보호조치 모두 유예

접근통제형은 제1항 (a) “any effective technological measure that controls access to a protected work, performance, or phonogram;) + 각주 84 (Footnote 84: For greater certainty, no Party is required to impose civil or criminal liability under this subparagraph for a person that circumvents any effective technological measure that protects any of the exclusive rights of copyright or related rights in a protected work, performance or phonogram, but does not control access to such that work, performance or phonogram.) --> 저작권을 보호하지만 저작물의 접근을 통제하지는 않는 기술적 조치를 우회하는 자에게 민사 또는 형사상 책임을 지우도록 요구되지는 않는다.

(i) Article 18.69 (Rights Management Information (RMI)): all of this Article including footnotes 96 through 99;

권리관리정보 적용 모두 유예

(j) Article 18.79 (Protection of Encrypted Program-Carrying Satellite and Cable Signals): all of this Article including footnotes 139 through 146;

Article 18.79: Protection of Encrypted Program-Carrying Satellite and Cable Signals

1. Each Party shall make it a criminal offence to:

(a) manufacture, assemble, modify, [Footnote 139] import, export, sell, lease or otherwise distribute a tangible or intangible device or system knowing or having reason to know [Footnote 140] that the device or system meets at least one of the following conditions:

(i) it is intended to be used to assist;

(ii) it is primarily of assistance; or

(iii) its principal function is solely to assist,

in decoding an encrypted program-carrying satellite signal without the authorisation of the lawful distributor [Footnote 141] of such signal; [Footnote 142] and

(b) with respect to an encrypted program-carrying satellite signal, wilfully:

(i) receive [Footnote 143] such a signal; or

(ii) further distribute [Footnote 144] such signal,

knowing that it has been decoded without the authorisation of the lawful distributor of the signal.

2. Each Party shall provide for civil remedies for a person that holds an interest in an encrypted program-carrying satellite signal or its content and that is injured by an activity described in paragraph 1.

3. Each Party shall provide for criminal penalties or civil remedies [Footnote 145] for wilfully:

(a) manufacturing or distributing equipment knowing that the equipment is intended to be used in the unauthorised reception of any encrypted program-carrying cable signal; and

(b) receiving, or assisting another to receive, [Footnote 146] an encrypted program-carrying cable signal without authorisation of the lawful distributor of the signal.

암호화된 방송 신호에 대한 특칙 적용 모두 유예

(k) Article 18.82 (Legal Remedies and Safe Harbours): all of this Article including footnotes 149 through 159;

매개자 면책 조항 모두 적용 유예(온라인 서비스 제공자 유형은 미국식 4가지(제2항)

(l) Annex 18-E (Annex to Section J): all of this Annex;

앞에서 적용 유예한 제18.82조를 포함한 것이기 때문에 유예

(m) Annex 18-F (Annex to Section J): all of this Annex

인터넷 서비스 제공자에 관한 절(Section J)의 대체 이행에 관한 것이므로 유예(앞에서 적용 유예한 제18.82조를 포함한 것이기 때문에 유예한 것으로도 볼 수 있음)

RCEP (역내포괄적경제동반자협정)

개요

RCEP은 총 16개국(아세안 10개국, 한국, 일본, 중국, 인도, 호주, 뉴질랜드)이 참여하는 메가 FTA로 인구 규모에서 세계 최대인 34억명이 영향을 받는 TPP에 버금가는 경제통합체 구상이다. 2012년 11월 20일 협상을 시작한 RCEP은 국내에서 거의 주목을 받지 못하다가 2017년 1월 30일 미국이 TPP에서 공식 탈퇴한 후 국제적으로 관심이 높아졌고, 2019년 11월 인도를 제외한 나머지 협상국이 분과별 협상 종료를 선언했다.

RCEP을 중국이 주도하는 FTA라는 견해도 있으나 실제로 중국의 주도권은 발휘되지 못하고 있다. 협상을 주도하려면 의제를 설정하는 능력과 갈등이 생겼을 때 중재·조정하는 능력을 갖추어야 하는데, RCEP 협상에서 중국은 이런 능력을 발휘하지 못하였다. “중국은 동아시아 경제통합에서 주도권을 확보하고자 아세안에 한중일을 포함한 ASEAN+3 형태의 동아시아자유무역협정(EAFTA)을 제안하였으며(2004년), 일본은 이를 견제하기 위해 ASEAN+3에 인도, 호주, 뉴질랜드를 포함한 ASEAN+6 형태의 동아시아포괄적경제동반자협정(CEPEA)를 제안함(2006년). 아세안은 역내 주도권을 확보하기 위해 ASEAN+6 체제인 RCEP을 제안하였으며(2011년), 중국은 TPP에 대항할 동아시아 경제통합의 필요성을 느껴 RCEP 출범에 협력하였음“(라미령·김제국(KIEP), 2017).

RCEP은 참여국간 이해관계가 복잡하고 뚜렷한 주도 국가가 없어 협상에 난항을 겪어왔으며, 15차 협상에서 경제‧기술 협력, 16차 협상에서 중소기업 부문의 합의가 이루어졌으나, 상품‧서비스‧투자 자유화 등 주요 분야 합의가 지연되고 있는 실정임.

2019년 말 조문 중심의 논의를 이어가던 분과별 협상은 종료되었다(협정문 타결의 문제점 언급?)

RCEP 협상을 위한 지침과 목적

1. 전 문

상품, 서비스, 투자, 경제기술협력, 지재권, 경쟁, 분쟁 및 기타 이슈를 포함하는 포괄적이며 높은 수준의 상호 호혜적인 FTA 체결 추구

협상 과정에서 ASEAN 중심성을 인정하는 한편, ASEAN FTA 파트너국가의 이해관계도 인정

2. 일반 원칙

GATT 제24조 및 GATS 제5조를 포함한 WTO 협정과의 합치

참여국들의 개별적(individual)이며 다양한(diverse) 여건을 고려하면서 기체결ASEAN+1 FTA의 실질적 개선 추구

무역ㆍ투자 촉진 및 무역과 투자에서의 투명성 강화, 참여국의 전세계ㆍ역내 공급망 참여 촉진

참여국들의 상이한 개발 수준을 고려, 기존 ASEAN+1 FTA에 합치하는 방식으로 가능한 범위 내에서 S&D 및 ASEAN LDC에 대한 추가적인 신축성 부여

FTA 및 RCEP 참여국간 기존 FTA는 RCEP과 별도

가입조항 포함(가입조건 추후 협의 대상)

기존 ASEAN+1 FTA에 기준한 개도국 대상 기술지원 및 능력배양 제공

상품, 서비스, 투자 및 여타 분야 협상은 병행(parallel)하여 진행

3. 분야별 원칙

(상품) RCEP 참여국간 기존 자유화 수준에 기초하여 품목수/교역액 기준 높은 수준의자유화 추진

(서비스) 참여국간 GATS 및 ASEAN+1 FTA에 기초하여 추가적인 자유화 추진

(투자) 투자진흥, 보호, 원활화 및 자유화 분야 포함

(경제기술협력) 기존 ASEAN+1 FTA에 기초하여 관련 규정 작성

(지재권) 무역투자 장벽 완화

(경쟁) 경쟁 촉진 및 반경쟁 관행의 완화

(분쟁 해결) 별도 분쟁해결 절차 마련

(기타) RCEP 참여국간 FTA에 포함된 여타 이슈 및 신규 이슈 반영 검토

4. 일 정

2013년 초 RCEP 협상 개시

2015년 말 협상 타결 목표 시점으로 설정

지재권 분야 논의

2-*. 삼진아웃제

한국측 제안 문서

Article [X.G.7]: Measures against Repetitive Copyright Infringers on the Internet

Each Party shall take effective measures to curtail repetitive infringement of copyright and related rights on the Internet. The measures include, but are not limited to the following activities:

(a)        suspension of the accounts of reproducers and interactive transmitters which repeatedly transmitted illegal reproduction; or

(b)       suspension of the service of bulletin board which is considered to seriously damage the sound use of copyrighted works.

저작권과 관련하여, 실연자와 음반제작자의 보상청구권(right to remuneration)은 사인에게 직접 권리를 부여하는 방식으로 규정되어 있다(제11.11조). 다만, WPPT에서 양허한 사안이 있으면 그 양허는 존중된다(각주 6: “Where a Party is, or becomes, party to the WPPT, that Party’s obligations under this Article shall be subject to any commitments and reservations that that Party has made, or will make, under the WPPT.”)

트립스 플러스 조항

상표등록요건을 시각적 인식을 요건을 삼지 못하도록 하고 소리 상표의 등록을 허용하도록 명시(제11.19조)

도미노 효과와 한국 협상단의 역할

TTIP

개요

Transatlantic Trade and Investment Partnership

지재권 협상

USTR, United States-European Union Negotiations – Summary of specific negotiation objectives, January 2019, https://ustr.gov/sites/default/files/01.11.2019_Summary_of_U.S.-EU_Negotiating_Objectives.pdf, page 7

Intellectual Property (IPR):

- Seek to obtain, consistent with U.S. priorities and objectives, appropriate commitments that reflect the shared U.S.-EU objective of high-level IPR protection and enforcement and to sustain and enhance joint leadership on IPR issues.

- Seek new opportunities to advance and defend the interests of U.S. creators, innovators, businesses, farmers, and workers with respect to strong protection and effective enforcement of intellectual property rights, including their ability to compete in foreign markets.

- Prevent the undermining of market access for U.S. products through the improper use of a country’s system for protecting or recognizing geographical indications, including any failure to ensure transparency and procedural fairness, or adequately protect generic terms for common use.

NAFTA 2.0

트럼프 행정부가 협상을 벌여 개정한 북미자유무역협정은 USMCA라 부르기도 하지만 이는 미국식 명칭이다. 캐나다나 멕시코는 이렇게 부르지 않는다. 그래서 NAFTA 2.0이란 명칭이 더 중립적이다.

세계무역기구 이후 자유무역협정은 서비스, 투자, 지적재산권, 정부조달 등 그 대상을 확대해 왔는데, NAFTA 2.0은 지금까지의 어떤 FTA보다 적용 대상이 넓다.

민주당은 행정부가 서명한 NAFTA 2.0을 수정하여 생물의약품에 적용되는 10년의 자료독점권을 없애고, 노동과 환경 기준을 강화하였다.

제12장 FTA별 비교

FTA별비교

결론

결론

참고문헌